Bundesgerichtshof
Urt. v. 01.07.1993, Az.: I ZR 194/91
„Sana/Schosana“

I. Das Berufungsgericht hat die Klage als unbegründet angesehen.

1. Der Klage stehe - soweit sie auf das Wortzeichen "Sana" gestützt werde (mit dem zweiten Klagezeichen "sana" hat das Berufungsgericht sich nicht ausdrücklich auseinandergesetzt) - die Löschungsreife dieses Zeichens entgegen, weil in den nachgewiesenen Verwendungsweisen der Klägerin "Sana" keine den Anforderungen des Benutzungszwangs genügende Benutzung des Wortzeichens gesehen werden könne.

Die Klägerin habe dieses Zeichen isoliert nur in der Werbung benutzt, was keine im Sinne des Benutzungszwangs funktionsgerechte Zeichenbenutzung darstelle. Als solche komme nur die Verwendung im Zusammenhang mit der Ware in Betracht. Auf den Verpackungen habe die Klägerin aber "Sana" zunächst schon nicht zeichenmäßig benutzt, weil das Wort sich dort dem Verkehr nicht als betrieblicher Herkunftshinweis, sondern lediglich als reine Sortenbezeichnung darstelle; denn der Verkehr sehe als Herkunftshinweis die stets mitverwendete sehr bekannte Marke "Tchibo" an und wisse, daß die Klägerin daneben auf den Packungen die einzelnen Geschmacksrichtungen und Eigenschaften (Sorten) des Kaffees zu bezeichnen pflege. Zum anderen aber liege - selbst wenn man in "Sana" ein Zweitzeichen der Klägerin sehen wollte - keine Benutzung im Sinne des Benutzungszwangs vor, weil das Zeichen nur in der Form der drei Wort-/Bildzeichen, also in einer Kombination, verwendet worden und damit dem Verkehr stets mit Zusätzen entgegengetreten sei, die für den Gesamteindruck mitbestimmend seien. Damit liege eine wesentliche Abweichung von der in der Rolle eingetragenen Form vor.

2. Soweit die Klage auf Ausstattungsschutzrechte gestützt werde, scheitere sie schon am mangelnden Nachweis einer hinreichenden Verkehrsgeltung. Außerdem aber fehle es an der Verwechslungsgefahr, da "Schosana" mit der von "Tchibo Sana" geprägten Ausstattung der Klägerin nicht zu verwechseln sei.

3. Schließlich lägen - was näher ausgeführt ist - auch die Voraussetzungen eines Anspruchs gemäß § 1 UWG nicht vor.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Das Berufungsgericht hat die Teillöschungsklage, soweit sie auf das Zeichen "Sana" gestützt ist, als unbegründet angesehen, weil dieses Zeichen wegen Nichtbenutzung löschungsreif sei. Dem kann nicht beigetreten werden.

a) Zwar genügt - was das Berufungsgericht im Ausgangspunkt zutreffend gesehen hat - den Erfordernissen des Benutzungszwangs nur eine Verwendung des Zeichens, die warenzeichenmäßig erfolgt, das heißt so, daß ein nicht ganz unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in der Bezeichnung einen Hinweis auf die Herkunft der bezeichneten Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb oder ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber Waren anderer Herkunft sehen kann (st. Rspr.; vgl. BGHZ 8, 202, 206 - Kabelkennstreifen; BGH, Urt. v. 17. 5. 1984 - I ZR 5/82, GRUR 1984, 813, 814 - Ski-Delial; BGHZ 94, 218, 221[BGH 28.03.1985 - I ZR 111/82] - Shamrock I); hierfür genügt jedoch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bereits die bloße, nicht völlig fernliegende Möglichkeit eines solchen Verkehrsverständnisses (BGH aaO - Kabelkennstreifen; BGH, Urt. v. 22. 6. 1962 - I ZR 27/61, GRUR 1962, 647, 649 - Strumpfzentrale; BGH, Urt. v. 6. 7. 1989 - I ZR 234/87, GRUR 1990, 274, 275 - Klettverschluß; BGHZ 113, 115, 120 f. - SL). Eine solche Möglichkeit durfte vom Berufungsgericht unter den vorliegend gegebenen Umständen nicht ausgeschlossen werden.

Die Anbringung einer Bezeichnung unmittelbar auf der Ware oder ihrer Verpackung spricht - jedenfalls dann, wenn sie in irgendwie hervorgehobener Form nach Art einer Marke erfolgt - grundsätzlich für eine kennzeichenmäßige Benutzung (vgl. BGH, Urt. v. 10. 5. 1955 - I ZR 91/53, GRUR 1955, 484, 485 - Luxor/Luxus; BGH, Beschl. v. 21. 6. 1967 - Ib ZB 8/66, GRUR 1968, 148, 149 f. - Zwillingsfrischbeutel; BGHZ 111, 182, 186 - Herstellerkennzeichen auf Unfallwagen). Mit diesem Grundsatz hat das Berufungsgericht sich nicht ausdrücklich auseinandergesetzt. Soweit es - stillschweigend - seine Durchbrechung deshalb als gerechtfertigt angesehen hat, weil eine zeichenmäßige Benutzung jedenfalls aufgrund der von ihm angestellten Erwägungen entfalle, kann ihm nicht beigetreten werden; denn diese Erwägungen sind in mehrfacher Hinsicht von Rechtsirrtum beeinflußt.

aa) Der Annahme einer zeichenmäßigen Benutzung steht nicht entgegen, daß die Bezeichnung "Sana" vom lateinischen Adjektiv "sanus" (= gesund) - als dessen weibliche Form - abgeleitet ist und deshalb beschreibend verstanden werden kann. Einmal hat der Bundesgerichtshof wiederholt entschieden, daß selbst glatt beschreibende Angaben vom Verkehr als Herkunfts- bzw. Unterscheidungshinweise verstanden werden können, wenn sie auf der Ware oder ihrer Verpackung hervorgehoben nach Art einer Marke verwendet werden (vgl. BGH aaO - Luxor/Luxus; BGH aaO - Zwillingsfrischbeutel; BGH, Urt. v. 3.4. 1981 - I ZR 72/79, GRUR 1981, 592, 594 unter II 2 - Championne du Monde; BGHZ 113, 115, 121 - SL). Zum anderen hat das Berufungsgericht aber auch nicht hinreichend berücksichtigt, daß "Sana" nicht ohne weiteres einem (glatt) beschreibenden Begriff gleichgesetzt werden kann, sondern jedenfalls weiten Teilen als zur Unterscheidung von Waren geeignetes Phantasiewort erscheinen wird; denn der aus der lateinischen Sprache abgeleitete Sinn erschließt sich allenfalls einem Teil des Verkehrs, und auch dieser wird teilweise - als Folge der für ihn auch erkennbaren Verfremdung in die unpassende weibliche Form - den abgeleiteten Begriff nicht ohne weiteres als ungeeignet zur Kennzeichnung einer Ware ansehen. Soweit das Berufungsgericht Gegenteiliges daraus herzuleiten versucht hat, daß "Sana" von der Klägerin jeweils in Verbindung mit einem auf die besondere Bekömmlichkeit oder Gesundheit hinweisenden Textsatz gebraucht worden ist, kann dem nicht beigetreten werden; denn der Zusammenhang dieser Hinweise mit dem Begriffsinhalt von "Sana" erschließt sich wiederum nur denjenigen, die diesen Sinngehalt erkennen können.

bb) Der Annahme einer zeichenmäßigen Benutzung von "Sana" steht weiter nicht entgegen, daß die Klägerin auf der Verpackung ihrer Waren "Sana" ausnahmslos nur in Verbindung mit ihrer - sehr bekannten - Marke "Tchibo" verwendet hat. Zweitmarken sind - was auch das Berufungsgericht nicht verkannt hat - weithin üblich; diese Übung ist auch dem Verkehr bekannt (vgl. BGH, Urt. v. 19. 12. 1960 - I ZR 39/59, GRUR 1961, 280, 281 f. - Tosca; BGH, Urt. v. 10. 1. 1968 - Ib ZR 149/65, GRUR 1968, 367, 369 = WRP 1968, 193 - Corrida; BGH, Urt. v. 24. 11. 1983 - I ZR 124/81, GRUR 1984, 354, 356 - Tina-Spezialversand II; BGHZ 94, 218, 221 f.[BGH 28.03.1985 - I ZR 111/82] - Shamrock I; BGH aaO - Klettverschluß; BGHZ 113, 115, 123 - SL). Es liegt daher keineswegs fern, daß nicht unerhebliche Teile des Verkehrs "Sana" nicht - wie das Berufungsgericht angenommen hat - als bloße Sortenbezeichnung, sondern auch als (zweiten) Hinweis auf die Ware eines bestimmten Herstellers ansehen; dies um so mehr, als die Klägerin nach den Feststellungen des Berufungsgerichts (S. 13 BU) in ihrer Werbung "Sana" auch isoliert - ohne die Marke "Tchibo" - markenmäßig verwendet hat. Eine solche (rein werbemäßige) Verwendungsweise reicht zwar - wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat - allein nicht aus, um den Anforderungen des Benutzungszwangs zu genügen (vgl. BGH, Beschl. v. 29. 6. 1979 - I ZB 24/77, GRUR 1980, 52, 53 - Contiflex). Sie erscheint jedoch geeignet, die Vorstellungen des Verkehrs von der Bedeutung des verwendeten Begriffs zu beeinflussen; denn wer aus der Werbung "Sana" als Herkunftshinweis kennt, wird diesen Begriff auch dann wiederum als (Zweit-)Marke ansehen, wenn er ihm auf der Ware nur in Verbindung mit der) (Erst-Marke "Tchibo" begegnet.

cc) Daß der Verkehr tatsächlich zu nicht unerheblichen Teilen "Sana" als eine (zweite) Herkunftskennzeichnung ansieht, ergibt sich schließlich sogar aus den eigenen - allerdings in anderem rechtlichen Zusammenhang getroffenen - Feststellungen des Berufungsgerichts. Dieses hat (S. 22 BU) dem Sachverständigengutachten (Meinungsumfrage) entnommen, daß "gut ein Drittel der Bevölkerung" mit der Bezeichnung "Sana" eine Herkunftsvorstellung verbinde. Zu einer solchen - entgegen der Beurteilung des Berufungsgerichts aaO schon beachtlich breiten - Herkunftsvorstellung hätte es aber - diesen Schluß erlaubt die allgemeine Lebenserfahrung - nicht kommen können, wenn nicht (zumindest) nicht unerhebliche Teile des Verkehrs in der Verwendung von "Sana" auf den Packungen der Klägerin einen Herkunftshinweis sähen.

b) In einer Hilfsbegründung hat das Berufungsgericht ein entsprechendes Verkehrsverständnis unterstellt, eine relevante Benutzung des Klagezeichens im Sinne des Benutzungszwangs jedoch trotzdem verneint, und zwar deshalb, weil das Zeichen nicht in der eingetragenen Form, sondern lediglich im Rahmen der als eigenständige Wort-/Bildzeichen eingetragene Gesamtverpackungsaufmachungen und darin zusätzlich zusammen mit "Tchibo" verwendet worden sei. Auch dies erweist sich als rechtsirrig.

aa) Falls das Berufungsgericht, wie seine Ausführungen S. 18 Abs. 2 BU es nahelegen, davon ausgegangen sein sollte, daß eine Benutzung des Zeichens "Sana" in der eingetragenen Form schon deshalb nicht in Betracht komme, weil die Benutzung nur innerhalb ihrerseits eingetragener Kombinationszeichen erfolgt ist, könnte dem nicht beigetreten werden.

Zwar hat der Bundesgerichtshof einmal entschieden, daß eine den Benutzungsanforderungen genügende Benutzung dann in Frage gestellt werden könne, wenn ein Zeichen in einer Gesamtkombination von Merkmalen dergestalt aufgehe, daß der Verkehr es darin nicht mehr als selbständiges Warenzeichen wiedererkenne und nur die Gesamtkombination als kennzeichnend ansehe (vgl. BGH, Urt. v. 20. 6. 1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872, 873 - Wurstmühle). Jedoch ist der vorliegende Fall mit der aaO beurteilten Fallgestaltung nicht vergleichbar; regelmäßig sieht der Verkehr schon die Gestaltung einer Packung nicht als alleinige Herkunftskennzeichnung an, wenn sie ihrerseits einzelne als solche erkennbare Bezeichnungen - wie "Tchibo" und "Sana" - enthält, und vor allem kann keine Rede davon sein, daß der Verkehr das Wortzeichen "Sana" innerhalb der Gesamtaufmachung nicht mehr als selbständige Bezeichnung erkennen könnte. Dem widerspricht bereits die eigene Einschätzung des Berufungsgerichts, das selbst in den Aufdrucken "Sana" auf den Verpackungen zwar keine zeichenmäßige Benutzung, aber immerhin eine (selbständig bedeutsame) Sortenbezeichnung gesehen hat.

bb) Soweit das Berufungsgericht aber in der Verbindung von "Sana" mit "Tchibo" eine im Sinne der von ihm zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dem Benutzungszwang nicht genügende Verwendung des Zeichens in einer Form "mit Zusatz" gesehen hat (vgl. BGH, Urt. v. 17. 4. 1986 - I ZR 18/84, GRUR 1986, 892, 893 - Gaucho m.w.N.), hat es nicht beachtet, daß vorliegend nicht die Verwendung von "Tchibo" als Zusatz zu "Sana" (oder umgekehrt) zur Beurteilung steht, weil in Anbetracht der teils schriftbildlichen, teils räumlichen Distanz beide Bezeichnungen dem Verkehr nicht als eine einheitliche Kennzeichnung erscheinen können, sondern daß es ausschließlich um die - vom Berufungsgericht in anderem Zusammenhang auch zutreffend erkannte - Frage geht, ob "Sana" als selbständige zweite Bezeichnung neben der Marke "Tchibo" anzusehen ist und allein damit in einer dem Benutzungszwang genügenden Weise verwendet wird.

2. Das Berufungsgericht hätte daher der Klägerin den von ihr in erster Linie beanspruchten Zeichenschutz nicht wegen vermeintlicher Löschungsreife der Klagezeichen Nr. 947 475 "Sana" und Nr. 984 604 "sana" versagen dürfen, sondern prüfen müssen, ob die prioritätsjüngere kollidierende Kennzeichnung der Beklagten mit diesen Zeichen verwechslungsfähig ist. Eine solche Prüfung hat das Berufungsgericht bislang nicht vorgenommen; seine (Hilfs-)Erwägungen zur fehlenden Gefahr einer Verwechslung von "Schosana" mit der Ausstattung der Klägerin sind insoweit nicht einschlägig, weil dabei die verletzende Bezeichnung "Schosana" nur mit der Gesamtausstattung, insbesondere darin mit "Tchibo Sana" in Vergleich gesetzt, nicht aber auf ihre Verwechslungsfähigkeit mit den (isolierten) Klagezeichen geprüft worden ist.

Einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zur Nachholung dieser Prüfung bedarf es jedoch nicht, da das Revisionsgericht die Verwechslungsgefahr, deren Vorliegen nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Rechtsfrage ist (vgl. BGH, Urt. v. 9. 11. 1988 - I ZR 96/86, GRUR 1990, 450, 452 - St. Petersquelle m.w.N.; BGHZ 113, 115, 124 - SL; BGH, Urt. v. 31. 1. 1991 - I ZR 71/89, GRUR 1992, 48, 51 f. - frei öl; BGH, Urt. v. 14. 11. 1991 - I ZR 24/90, GRUR 1992, 110, 111 - dipa/dib), unter den vorliegend gegebenen Umständen selbst abschließend beurteilen kann.

a) Für die Bestimmung der Verwechslungsgefahr kommt es auf den Gesamteindruck an, den der Verkehr von den zu vergleichenden Zeichen gewinnt, wobei der Erfahrungssatz zu beachten ist, daß ihm die in Frage stehenden Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig gegenübertreten und oft nur flüchtig wahrgenommen werden, so daß sich die Verkehrsauffassung regelmäßig nur aufgrund eines undeutlichen Erinnerungseindrucks bildet (vgl. BGH aaO - St. Petersquelle; BGH, Urt. v. 8. 11. 1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 369 - alpi/Alba Moda, jeweils m.w.N.). Für diesen sind erfahrungsgemäß die Übereinstimmungen stärker prägend als die Unterschiede (vgl. BGH, Urt. v. 2. 2. 1973 - I ZR 81/71, GRUR 1974, 30, 31 - Erotex; BGH aaO - St. Petersquelle; BGH, Urt. v. 15. 10. 1992 - I ZR 259/90I ZR 259/90, GRUR 1993, 118, 120 - Corvaton/Corvasal), zumal wenn sie quantitativ gegenüber dem unterscheidenden Teil überwiegen (BGH aaO - Corvaton/Corvasal). Danach liegt in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem die zweisilbige Kennzeichnung der Klägerin in der dreisilbigen Bezeichnung der Beklagten identisch enthalten ist und unterscheidend somit allein die Vorsilbe "Scho" und die abweichende Silbenzahl wirken können, eine Verwechslungsgefahr schon im engeren Sinne zumindest dann sehr nahe, wenn die beiden Zeichen dem Verkehr als Bezeichnungen von Waren begegnen, die miteinander nicht nur gleichartig im weiteren Sinne, sondern - wie vorliegend - teils identisch sind und sich im übrigen auch sehr nahekommen; denn nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (zur Wechselwirkung der einzelnen Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr, vgl. dazu schon BGHZ 19, 23, 26 - Magirus und aus jüngerer Zeit wieder BGHZ 113, 115, 124 - SL; BGH aaO, GRUR 1993, 118, 119 - Corvaton/Corvasal; BGH, Urt. v. 10. 12. 1992 - I ZR 19/91I ZR 19/91, NJW-RR 1993, 553, 554 - apetito/apitta) wächst die Verwechslungsgefahr mit der Nähe der bezeichneten Waren. Sie wäre daher vorliegend nur dann auszuschließen, wenn dem Wortteil "sana" innerhalb von "Schosana" ungeachtet seiner quantitativen Dominanz eine prägende Wirkung weitgehend - wegen mangelnder Kennzeichnungskraft - abzusprechen wäre oder wenn dem Hinzutreten der abweichenden Silbe "Scho" sowohl für die Klangwirkung als auch für das Schriftbild und für den Sinngehalt eine für den Gesamteindruck besonders prägende Bedeutung beizumessen wäre. Beides ist jedoch zu verneinen.

b) Von einer Kennzeichnungsschwäche der Klagezeichen und damit des in "Schosana" enthaltenen Zeichenteils "sana", die dazu führen könnte, daß letzterer in der Gesamtbezeichnung untergeht und keine den Gesamteindruck prägende Kraft mehr hat (vgl. BGH aaO - alpi/Alba Moda; BGH, Urt. v. 25. 1. 1990 - I ZR 83/88, GRUR 1990, 453, 454 - L-Thyroxin; BGH aaO - Corvaton/Corvasal), kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Zwar hat das Berufungsgericht keine Feststellungen zum Grad der Kennzeichnungskraft von "Sana" getroffen; jedoch kann aufgrund von unbestrittenem Vortrag der Klägerin sowie aufgrund von Feststellungen, die das Berufungsgericht im Zusammenhang mit der Frage des Ausstattungsschutzes getroffen hat, in der Revisionsinstanz davon ausgegangen werden, daß dem Zeichen der Klägerin jedenfalls - mindestens - normale Kennzeichnungskraft zukommt. Dafür kann unterstellt werden, daß es wegen gewisser beschreibender Anklänge des Wortes "sana" von Haus aus nur schwach kennzeichnend wirkt; denn ungeachtet einer solchen - unterstellten - Schwäche ist die Kennzeichnung später aufgrund der von der Klägerin vorgetragenen und von der Beklagten nicht substantiiert bestrittenen umfangreichen Verwendung sowohl auf den Verpackungen ihrer Ware - mehrere hundert Millionen Packungen, jedenfalls zu erheblichen Teilen auch schon vor dem Kollisionszeitpunkt - als auch in der begleitenden Werbung mindestens zu normaler Kennzeichnungskraft erstarkt. Hierfür spricht auch, daß nach den vom Berufungsgericht aufgrund des Sachverständigengutachtens getroffenen Feststellungen mittlerweile "ein Drittel der Bevölkerung" unter "Sana" einen Herkunftshinweis versteht bzw. - so das Berufungsgericht an anderer Stelle - die "tatsächliche Bekanntheit" von "Sana" in der Bevölkerung auf den Kollisionszeitpunkt zurückbezogen bei etwa 40 %, unter den verkehrsbeteiligten Käufern von Kaffee bei etwa 45 % gelegen habe. Mögen die dabei aus den Befragungsergebnissen gezogenen Schlüsse auch im einzelnen fragwürdig sein, so lassen die Ergebnisse selbst doch - dies deutlich genug - erkennen, daß "Sana" auch schon im Kollisionszeitpunkt einen jedenfalls nicht unerheblichen Bekanntheitsgrad im Verkehr gewonnen hatte, der es - ebenso wie schon der nach der Lebenserfahrung aus dem Benutzungsumfang gezogene Schluß - rechtfertigt, von mindestens normaler Kennzeichnungskraft auszugehen.

c) Der Vorsilbe "Scho" und der durch sie veränderten Silbenzahl kommt keine den Gesamteindruck von "Schosana" so stark prägende Bedeutung zu, daß als Folge der in beiden Zeichen übereinstimmende, normal kennzeichnungskräftige Zeichenteil "sana" im Erinnerungsbild des Verkehrs auch dann untergehen könnte, wenn ihm - wie vorliegend - die Bezeichnung "Schosana" für Waren begegnet, die mit der Ware, als deren Bezeichnung er "Sana" in Verbindung bringt, identisch oder sehr ähnlich sind. Die Silbe bildet zwar den Wortanfang, dem der Verkehr nach einem vom Bundesgerichtshof mehrfach gebilligten Erfahrungssatz unter bestimmten Umständen größere Bedeutung beimessen kann als dem Wortende (vgl. zuletzt BGH aaO - Corvaton/Corvasal m.w.N.); jedoch liegen solche Umstände im vorliegenden Fall gerade nicht vor. Einmal fehlt es an der vom Bundesgerichtshof (aaO) genannten Voraussetzung der geringen Einprägsamkeit des Wortendes, weil dieses - wie ausgeführt - seinerseits normal kennzeichnungskräftig ist; und zum anderen liegt nach dem natürlichen Sprachrhythmus bei "Schosana" die Betonung nicht auf der ersten Silbe, sondern gerade auf dem verwechslungsfähigen Wortteil "sana", so daß jedenfalls für die - allein ausreichende (vgl. BGHZ 75, 7, 10 - LILA; BGH aaO - alpi/Alba Moda m.w.N.; st. Rspr.) - klangliche Verwechslungsgefahr der allein durch die zusätzliche Silbe begründete Unterschied keine entscheidende Bedeutung gewinnt.

3. Der Löschungsanspruch der Klägerin erweist sich demnach schon aufgrund ihrer prioritätsälteren "Sana"-Wortzeichen als begründet. Dies folgt zwar nicht ohne weiteres aus § 24 Abs. 2 WZG, da die Klägerin eine ihre Zeichen verletzende Benutzung des Zeichens "Schosana" durch die Beklagte für die zu löschenden Waren und einen erst hieraus folgenden Schaden nicht vorgetragen hat. Jedoch ergibt sich der Löschungsanspruch wegen Verwechslungsgefahr aus dem rechtlichen Gesichtspunkt der Beseitigung eines Störungszustands (vgl. BGH, Urt. v. 4. 2. 1993 - I ZR 42/91I ZR 42/91, GRUR 1993, 556, 558 = WRP 1993, 399, 401 f. [BGH 04.02.1993 - I ZR 42/91] - TRIANGLE).

III. Das Berufungsurteil ist demgemäß aufzuheben. Auf die Berufung der Klägerin ist das landgerichtliche Urteil abzuändern und der Klage stattzugeben.