Bundesgerichtshof
Urt. v. 04.02.1993, Az.: I ZR 42/91
„TRIANGLE“

I. Das Berufungsgericht hat die Ansprüche der Klägerin als nach § 24 WZG begründet angesehen. Es hat den - im Revisionsverfahren von der Beklagten nicht mehr erhobenen - Einwand der Löschungsreife des Klagezeichens geprüft und verworfen und - unter Feststellung einer mindestens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft des Wortes "TRIANGLE" - die Verwechslungsgefahr zwischen "BERMUDA TRIANGLE" und "TRIANGLE" bejaht. Es hat ferner die Beklagte als nach § 830 BGB mitverantwortlich für die von ihrer Tochtergesellschaft begangenen Zeichenrechtsverletzungen angesehen, weil sie durch Gestattung der Zeichenverwendung im Lizenzvertrag in erheblichem Maße zu den Verletzungshandlungen beigetragen habe.

Die Verpflichtung zur Rücknahme der Anmeldung sowie die Grundlage des Schadensersatzfeststellungsausspruchs hat das Berufungsgericht - insoweit auf Ausführungen des Landgerichts Bezug nehmend - der Vorschrift des § 24 Abs. 2 WZG entnommen. Eine von der Beklagten beantragte Verfahrensaussetzung im Hinblick auf eine etwaige Vorgreiflichkeit des Löschungsverfahrens - ein solches hat die Beklagte gegen das Zeichen der Klägerin eingeleitet - hat das Berufungsgericht mit der Begründung abgelehnt, daß die Klägerin ihre Ansprüche auch auf Verletzung ihres Rechts am Firmenbestandteil "triangle" stützen könne. Dieser sei - ungeachtet des Bestehens eines Ortes mit dem Namen "Triangel" und ungeachtet der Bedeutung des Begriffs "Dreieck" (= Triangel) für die Textilindustrie - hinreichend kennzeichnungskräftig und damit schutzfähig.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

A Verurteilung zur Unterlassung

1. Als unbegründet erweist sich die Revisionsrüge, das Berufungsgericht habe nicht erkannt, daß es sich bei der im Berufungsverfahren vorgenommenen Umformulierung des Klageantrags nicht - wie angenommen - lediglich um eine Klarstellung gehandelt habe, sondern um eine Klageänderung, für deren Zulässigkeit es einer Anschlußberufung der Klägerin bedurft hätte. Denn die in Frage stehende Umformulierung des Antrags stellt lediglich eine - einschränkende - Konkretisierung des ursprünglichen Begehrens der Klägerin, nicht aber eine Veränderung des Streitgegenstands dar und ist deshalb vom Berufungsgericht zu Recht nicht als Klageänderung behandelt worden (§ 264 Nr. 2 ZPO).

2. Auch die weitere Rüge der Revision, der Klageantrag und die ihm folgende Urteilsformel genügten nicht den Bestimmtheitsanforderungen, greift nicht durch. Entgegen der Auffassung der Revision definiert die Urteilsformel hinreichend bestimmt, was die Beklagte zu unterlassen hat. Der verwendete Begriff des "Gestattens" ist schon aus sich heraus, jedenfalls aber in Verbindung mit den zu seiner Auslegung heranzuziehenden Urteilsgründen, eindeutig. Dementsprechend hat der erkennende Senat auch schon in vergleichbaren früheren Fällen die Verwendung dieses Begriffs in Unterlassungsklageanträgen nicht beanstandet (vgl. etwa BGH, Urt. v. 21. 7. 1990 - I ZR 236/88, GRUR 1991, 138 - Flacon). Bei ihren gegen die Antragsformulierung gerichteten Rügen beachtet die Revision nicht hinreichend, daß sowohl die Frage, ob - und in welchem Umfang - die Erfüllung einer Unterlassungspflicht ein aktives Handeln des Schuldners erfordern kann (vgl. dazu näher Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 17. Aufl., Einl. UWG Rdn. 581; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 6. Aufl. 1992, Kap. 57 Rdn. 26, jeweils m.w.N.), als auch die Frage des Einstehenmüssens eines Titelschuldners für Handlungen Dritter (vgl. Baumbach/Hefermehl aaO. Rdn. 584 sowie Teplitzky aaO.) nicht durch den Verbotsausspruch zu beantworten sind, sondern vom Schuldner selbst sowie gegebenenfalls vom Vollstreckungsgericht nach den hierfür maßgeblichen, aus den Zitatstellen ersichtlichen Rechtsprechungsgrundsätzen beurteilt werden müssen.

3. Die Revision hält einen Unterlassungsanspruch auch deshalb nicht für gegeben, weil nach ihrer Auffassung die Beklagte keine Verletzungshandlung begangen habe. Eine solche könne allenfalls seitens ihrer rechtlich selbständigen Tochtergesellschaft vorliegen, der sie selbst nur eine Lizenz eingeräumt habe.

Mit dieser Auffassung setzt die Revision sich in Widerspruch zu den verfahrensfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts, wonach die Beklagte mit der ausdrücklichen Gestattung der Zeichenverwendung einen aktiven Tatbeitrag geleistet hat. Soweit die Revision dies in Frage stellt, ersetzt sie lediglich die tatrichterliche Würdigung durch ihre - abweichende - eigene Wertung; dies ist revisionsrechtlich unbeachtlich.

4. Die Revision rügt weiter, das Berufungsurteil erfasse das streitgegenständliche Verhalten der Beklagten doppelt, weil das Unterlassungsgebot jedenfalls dann ins Leere gehe, wenn die Verurteilung zur Rücknahme der Warenzeichenanmeldung aufrechterhalten werde; denn dann entfalle die rechtliche Grundlage für eine Gestattung. Auch damit bleibt die Revision ohne Erfolg.

Eine - erzwungene - Rücknahme der Zeichenanmeldung in Deutschland erscheint nicht ausreichend, um die durch die bisherigen Verletzungshandlungen (= Teilnahmehandlungen der Klägerin an Verletzungen durch die Tochtergesellschaft) begründete Vermutung der Wiederholungsgefahr auszuräumen. Hierfür bedarf es grundsätzlich einer strafbewehrten Unterlassungserklärung der Schuldnerin. Umstände, die eine solche Unterwerfung ausnahmsweise entbehrlich erscheinen lassen könnten, sind nicht ersichtlich; denn auch nach Rücknahme der Zeichenanmeldung erscheint es keineswegs ausgeschlossen, daß die Beklagte - etwa unter Berufung auf ihr Zeichenrecht in Großbritannien in Verbindung mit vermeintlichen Grundsätzen aus dem Recht der Europäischen Gemeinschaft - wiederum Dritten die Benutzung ihres Zeichens gestattet und diese damit zu Verletzungshandlungen veranlaßt.

5. Als rechtsirrig erweist sich schließlich auch die Auffassung der Revision, daß die Beschränkung der Beklagten in der Verwendung ihres in Großbritannien geschützten Zeichens gegen Art. 30 EWGV verstoße (vgl. dazu EuGH, Urt. v. 17. 10. 1990, Rs C-10/89, S.A.CNL-SUCAL N.V./HAG GF AG, GRUR Int. 1990, 960, 961 f. - HAG II, Erwägungen 21-14; v. Gamm, Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., Kap. 13 Rdn. 15 f.; Gotzen, GRUR Int. 1984, 146, 147, jeweils m.w.N.). Besondere Umstände, die vorliegend die danach grundsätzlich zulässige Berufung auf das prioritätsältere inländische Kennzeichen mißbräuchlich erscheinen lassen könnten, sind vom Berufungsgericht nicht festgestellt und auch dem Parteivortrag der Beklagten nicht zu entnehmen.

6. Das vom Berufungsgericht ausgesprochene Unterlassungsgebot erweist sich somit als begründet.

B. Verurteilung zur Rücknahme der Warenzeichenanmeldung

1. Nach Auffassung der Revision hätte das Berufungsgericht der Klage auf Rücknahme der Warenzeichenanmeldung das Rechtsschutzinteresse versagen müssen, weil das für die Prüfung der Anmeldung vorgesehene spezielle Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patentamt nicht abgeschlossen gewesen sei. Auch dem kann nicht beigetreten werden.

a) Allerdings entspricht es ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, daß gerichtliche Hilfe zur Durchsetzung eines Anspruchs im Klagewege regelmäßig nicht in Anspruch genommen werden kann, wenn ein gleichwertiger einfacherer Weg zur Durchsetzung dieses Anspruchs zur Verfügung steht (vgl. BGHZ 69, 145, 147[BGH 22.06.1977 - VIII ZR 5/76]; BGH, Urt. v. 13. 21. 1984 - I ZR 107/82, GRUR 1985, 571, 572 = WRP 1985, 212 - Feststellungsinteresse; BGHZ 111, 168, 171[BGH 24.04.1990 - VI ZR 110/89]; Zöller/Stephan, ZPO, 17. Aufl., Vor § 253 Rdn. 18, jeweils m.w.N.). An dieser Voraussetzung, die im Hinblick auf die grundsätzliche Gleichwertigkeit nebeneinander gegebener Rechtsbehelfe eindeutig erfüllt sein muß (vgl. BGH, Urt. v. 14. 3. 1979 - IV ZR 98/78, NJW 1979, 1508), fehlt es vorliegend aber schon deshalb, weil die Klägerin sich in dem vor dem Deutschen Patentamt anhängig gemachten Widerspruchsverfahren lediglich auf ihre Warenzeichenrechte berufen kann, während sie im vorliegenden Verfahren zusätzlich die Verletzung ihrer Rechte aus dem Firmenschlagwort geltend machen kann, auf die das Berufungsgericht sich im Zusammenhang mit der Frage der Verfahrensaussetzung ebenfalls bezogen hat und auf die es die Verurteilung zur Rücknahme der Warenzeichenanmeldung ebenfalls hätte stützen können. Da die Voraussetzungen für die zeichenrechtliche und firmenrechtliche Beurteilung nicht ohne weiteres identisch sind, stellt das Widerspruchsverfahren für die Klägerin keinen hinreichend gleichwertigen Rechtsbehelf dar. Auf die Frage, wie eine neben oder anstelle des Widerspruchsverfahrens erhobene, ausschließlich auf ein Zeichenrecht gestützte Widerrufsklage zu beurteilen wäre, kommt es bei dieser Sachlage nicht an.

b) Dem Vorgehen der Klägerin im Wege der Rücknahmeklage steht auch nicht der in der Rechtsprechung entwickelte Grundsatz entgegen, wonach es - ebenfalls unter dem Gesichtspunkt mangelnden Rechtsschutzbedürfnisses - grundsätzlich unzulässig ist, im Wege der Abwehrklage bestimmte Verhaltensweisen der beklagten Partei in einem laufenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren zu erzwingen (vgl. BGH, Urt. v. 9.4. 1987 - I ZR 44/85, GRUR 1987, 568 f. - Gegenangriff; Teplitzky aaO. Kap. 51 Rdn. 55 i.V. mit Kap. 19 Rdn. 16-18); denn durch diesen Grundsatz soll lediglich einem Rechtszwang zu einem Verhalten begegnet werden, das mit dem Sinn und dem Ziel des Verfahrens, in das eingegriffen werden soll, und damit mit der Rechtsordnung nicht vereinbar ist (vgl. BGH aaO.). Er findet demnach keine Anwendung, wenn - wie vorliegend - ein und dasselbe Ziel (Verhinderung der Warenzeicheneintragung) gegenüber derselben Partei mit zwei nebeneinander gegebenen Rechtsbehelfen verfolgt wird.

2. Die Revision rügt ferner, daß das Berufungsgericht die Verurteilung zur Rücknahme zu Unrecht auf § 24 Abs. 2 WZG - unter dem rechtlichen Gesichtspunkt des Schadensersatzes - gestützt habe, weil die Anmeldung eines Warenzeichens allein noch keinen Schaden und somit keinen Anspruch aus § 24 Abs. 2 WZG begründe. Auch diese Rüge bleibt im Ergebnis ohne Erfolg.

a) Allerdings hat das Berufungsgericht - durch Bezugnahme auf entsprechende Ausführungen im landgerichtlichen Urteil - die Verurteilung zur Rücknahme der Anmeldung allein auf § 24 Abs. 2 WZG gestützt, ohne sich mit der Frage zu befassen, ob die Rücknahme einer Warenzeichenanmeldung als Schadensersatz (durch Störungsbeseitigung) im Sinne dieser Vorschrift angesehen werden kann. Dies ist (entgegen RG GRUR 1942, 432, 437 - Liebig; Baumbach/Hefermehl, WZG, 21. Aufl., § 24 Rdn. 10) deshalb nicht unzweifelhaft, weil § 24 Abs. 2 WZG Schadensersatz lediglich für (Benutzungs-)Handlungen im Sinne des § 24 Abs. 1 WZG, nicht aber auch schon für die Eintragung eines Zeichens vorsieht (vgl. zur Problematik Großkomm/Teplitzky, § 16 UWG Rdn.. 311 m.w.N. in Fn. 396 sowie K. Bauer, GRUR 1965, 350 ff.; v. Gamm, WZG, § 24 Rdn. 29 sieht daher auch nur die Möglichkeit einer "vorbeugenden" Unterlassungsklage).

b) Letztlich kommt es jedoch auf die Frage einer aus § 24 Abs. 2 WZG herzuleitenden Schadensersatzpflicht als Grundlage des Rücknahmeverlangens der Klägerin nicht entscheidend an; denn die Verurteilung zur Rücknahme der Anmeldung des verwechslungsfähigen Zeichens wird durch einen anderen rechtlichen Gesichtspunkt gerechtfertigt, nämlich den der Beseitigung bzw. Verhütung eines rechtswidrigen Störungszustands.

Ein solcher Störungszustand ist für den Inhaber einer prioritätsälteren Kennzeichnung allein schon die Eintragung eines verwechslungsfähigen Warenzeichens für gleiche oder gleichartige Waren, ohne daß es darauf ankommt, ob von diesem Zeichen (im Sinne der §§ 15, 24 WZG) Gebrauch gemacht wird. In der Literatur wird zwar diskutiert, ob es sich insoweit um einen bereits - im Hinblick auf gewisse Wirkungen allein der Eintragung, neuerdings besonders auch auf die nach Neufassung des § 8 WZG bestehende Gefahr einer Lizenzierung des eingetragenen Zeichens - akuten Störungszustand handelt (so Teplitzky aaO. Kap. 25 Rdn. 1 mit Fn. 2) oder ob dieser Zustand lediglich als latent anzusehen ist (so Großkomm/Köhler, Vor § 13 UWG, B, Rdn. 141; Lindacher, GRUR 1985, 423, 424); jedoch ist dieser Meinungsstreit ohne praktische Bedeutung, weil auch nach der letztgenannten Auffassung die Möglichkeit der Beseitigungsklage außer Frage steht (vgl. Großkomm/Köhler aaO.). Der Gesetzgeber hat den störenden Charakter der bloßen Eintragung verwechslungsfähiger Zeichen selbst dadurch anerkannt, daß er dem Inhaber eines prioritätsälteren Warenzeichens für gleiche oder gleichartige Waren ein Widerspruchs- bzw. Klagerecht (§ 5 Abs. 4 und § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG) eingeräumt hat, das allein durch die Anmeldung bzw. Eintragung begründet wird, ohne daß es auf weitere Erfordernisse einer "akuten" Störung ankommt. Ist jedoch bereits allein die Eintragung als rechtswidrige Störung anzusehen, so kann der betroffene Inhaber der prioritätsälteren Kennzeichnung ihr auch mit der auf andere als zeichenrechtliche Gründe gestützten allgemeinen Abwehrklage (Unterlassung, Beseitigung) begegnen, ohne daß es hierfür weiterer besonderer Voraussetzungen bedarf.

c) Allerdings richtet sich die vorliegende Klage nicht gegen eine bereits erfolgte Eintragung; mit ihr wird vielmehr angestrebt, daß - durch Rücknahme der Zeichenanmeldung - bereits die Entstehung des Störungszustands verhindert wird. Auch diese Zielsetzung wird jedoch durch den bestehenden Abwehranspruch gedeckt.

Der Betroffene braucht eine - wie hier aufgrund der Anmeldung - bevorstehende bzw. drohende Beeinträchtigung nicht entstehen zu lassen, um gegen sie vorgehen zu können, sondern kann der Entstehung einer Störung auch vorbeugend entgegentreten (st. Rspr.; vgl. zuletzt etwa BGH, Urt. v. 26.4. 1990 - I ZR 99/88, GRUR 1990, 687, 689 = WRP 1991, 16 - Anzeigenpreis II; Urt. v. 7. 5. 1992 - I ZR 119/90I ZR 119/90, GRUR 1992, 618, 619 = WRP 1992, 640 [BGH 07.05.1992 - I ZR 119/90] - Pressehaftung II). Der hierfür eröffnete Weg ist zwar grundsätzlich der der Unterlassungsklage und nicht der einer Beseitigungsklage, da letztere im Regelfall einen - durch eine vorangegangene Verletzungshandlung - bereits geschaffenen rechtswidrigen (Störungs-)Zustand voraussetzt (vgl. Teplitzky aaO. Kap. 22 Rdn. 14 sowie - mit Einschränkungen - Großkomm/Köhler, Vor § 13 UWG, B, Rdn. 130). Jedoch würde bei der vorliegenden Fallgestaltung auch der gegebene Unterlassungsanspruch - gerichtet auf Unterlassung der Eintragungsbewirkung - nur dadurch erfüllt werden können, daß der Schuldner (jedenfalls auch) die Warenzeichenanmeldung zurücknimmt; denn nur damit könnte er sicherstellen, daß die Eintragung, deren Bewirkung ihm zu verbieten wäre, nicht vorgenommen wird. Schließt aber der Unterlassungsanspruch eine Pflicht zu einem positiven Tun ein (vgl. BGH, Urt. v. 28. 1. 1977 - I ZR 109/75, GRUR 1977, 614, 616 - Gebäudefassade; Teplitzky aaO., Kap. 1 Rdn. 11 und Kap. 22 Rdn. 5), und bezieht diese Pflicht sich - wie vorliegend - notwendigerweise auf eine ganz bestimmte Handlung, so bestehen keine Bedenken, dem Gläubiger auch einen - insoweit parallel gerichteten (vgl. Baumbach/Hefermehl aaO., Einl. UWG Rdn. 307; Großkomm/Köhler aaO. Rdn. 217) - Beseitigungsanspruch zu gewähren, mit dem die auch mit einem nur vorbeugenden Unterlassungsanspruch erzwingbare Handlung auf unmittelbarerem und unter Umständen zweckmäßigerem Wege durchgesetzt werden kann.

d) Auch die Verurteilung zur Rücknahme der Warenzeichenanmeldung erweist sich somit als im Ergebnis rechtsfehlerfrei.

C Feststellung der Schadensersatzpflicht

Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe rechtsirrig ein schuldhaftes Handeln der Beklagten bejaht. Letzterer könne kein Vorwurf daraus gemacht werden, daß sie in Übereinstimmung mit dem Deutschen Patentamt das Klagezeichen nicht für schutzfähig halte. Außerdem sei die Beklagte erst am 11. Juli 1988 abgemahnt worden. Jedenfalls für die davorliegende Zeit könne sie, weil ohne Kenntnis vom Klagezeichen, nicht schadensersatzpflichtig gemacht werden. Auch mit diesen Rügen bleibt die Revision ohne Erfolg. Es entspricht ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, daß bei - wie vorliegend - jedenfalls zweifelhafter Rechtslage der Verletzer einer fremden Kennzeichnung nicht einfach die für ihn günstigere Beurteilung aufgreifen darf (vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 27. 9. 1990 - I ZR 87/89, GRUR 1991, 153, 155 = WRP 1991, 151 - Pizza & Pasta) und daß es ihn auch nicht entlastet, wenn die von ihm vertretene Auffassung von einer - nicht höchstrichterlichen - Gerichtsinstanz vertreten wird (vgl. Teplitzky aaO. Kap. 30 Rdn. 15 m.w.N. in Fn. 33). Gleiches muß auch hinsichtlich der Auffassung des Deutschen Patentamts gelten.

Soweit die Beklagte sich für die Zeit vor der Abmahnung auf Unkenntnis des Klagezeichens beruft, vermag auch dies sie nicht vom Vorwurf der Fahrlässigkeit zu befreien; denn es gehört zu den selbstverständlichen Pflichten des Anmelders eines Warenzeichens, sich über den Rollenstand bzw. die Existenz anderer prioritätsälterer Kennzeichen hinreichend zu informieren.

D. Erfolglos bleibt weiter auch die Revisionsrüge, das Berufungsgericht hätte das Verfahren im Hinblick auf die im Widerspruchsverfahren ausgesprochene Löschung des Klagezeichens bis zum rechtskräftigen Abschluß des Löschungsverfahrens aussetzen müssen, weil die Klägerin sich entgegen der Beurteilung durch das Berufungsgericht nicht zusätzlich auf ihr Firmenschlagwort "triangle" stützen könne; denn das gleichlautende Wort "Triangel" sei im Bereich der Textilindustrie eine nicht kennzeichnungskräftige beschreibende Angabe.

Ob das Gericht gemäß § 148 ZPO aussetzt, steht - auch bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen - in seinem Ermessen (vgl. Zöller/Stephan, ZPO, 17. Aufl., § 148 Rdn. 5 m.w.N.). Eine fehlerhafte Ausübung dieses Ermessens wird von der Revision nicht aufgezeigt. Sie verkennt selbst nicht, daß für eine Aussetzung jedenfalls dann kein Grund besteht, wenn auch ein firmenrechtlicher Anspruch gegeben ist. Letzteren aber hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei bejaht. Es hat in tatrichterlicher Würdigung festgestellt, daß das Wort "triangle" ungeachtet der Existenz eines wenig bekannten Orts "Triangel" und der häufigen Verwendung von Dreiecken bei Textilien von Haus aus kennzeichnungskräftig ist. Dies kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden, da die Verfremdung des Begriffs "Dreieck" durch das in der Umgangssprache wenig gebräuchliche Fremdwort - zumal in etwas veränderter Schreibweise - ausreicht, dem Wort "triangle" jedenfalls in einer Unternehmenskennzeichnung ein gewisses Maß an Originalität und damit Unterscheidungskraft zu geben.

III. Die Revision ist daher mit der Kostenfolge gemäß § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.