Bundesgerichtshof
Urt. v. 11.05.1995, Az.: I ZR 111/93
„P3-plastoclin“

I. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche als nach § 24 Abs. 1 und § 31 WZG sowie gemäß § 242 BGB (Auskunftsbegehren) begründet erachtet.

Es hat die für die Anwendung des Warenzeichengesetzes erforderliche Warengleichartigkeit bejaht und dazu festgestellt, daß sogar von Warenidentität auszugehen sei, weil die unter der Bezeichnung "plastOclean" vertriebenen Waren solche seien, die unmittelbar unter das Warenverzeichnis der eingetragenen Marke fielen. Es handele sich insoweit nämlich um chemische Mittel zum Reinigen von Maschinen, für deren Einordnung allein auf diesen unbestrittenen Zweck und nicht auf die von der Beklagten in den Vordergrund gestellten unterschiedlichen Verfahren beim Vorgang der Reinigung abzustellen sei.

Auch eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 31 WZG hat das Berufungsgericht bejaht. Es hat angenommen, der maßgebliche Gesamteindruck des Klagezeichens werde allein durch den Bestandteil "plastoclin" geprägt, der gleichklingend und auch im übrigen weitgehend ähnlich als Bezeichnung der Beklagten wiederkehre. Die zusätzlichen Bestandteile "P3" des Klagezeichens änderten nichts an der maßgeblichen Prägung durch das Wort "plastoclin". Sie seien als reine Buchstaben-Zahlenkombination von Haus aus schutzunfähig; soweit aufgrund der vom Deutschen Patentamt bejahten Verkehrsdurchsetzung von einer solchen auszugehen sei, führe dies lediglich zu einer normalen Kennzeichnungskraft dieser Bestandteile. Dies könne aber nicht ausreichen, um die maßgebliche Prägung bzw. Mitprägung des Gesamteindrucks durch "plastoclin" auszuschließen; denn der Verkehr werde sich schon deshalb an diesem Wort orientieren, weil es im Gegensatz zu "P3" aussprechbar sei und darum dem flüchtigen Betrachter, auf den abzustellen sei, ausnahmslos allein in der Erinnerung haften bleiben werde.

Auch wenn die Verkehrsdurchsetzung von "P3", auf die das Landgericht tragend abgestellt habe, einem Bekanntheitsgrad von nicht unterhalb 50 % gleichgesetzt werde, ändere dies nichts am Ergebnis; denn einen höheren Durchsetzungsgrad als 50 % habe die Beklagte selbst trotz Hinweises auf die Erforderlichkeit nicht behaupten wollen; die danach anzunehmende Bekanntheit in der Hälfte des Verkehrs bedeute aber, daß "P3" für die andere Hälfte des Verkehrs als Herkunftshinweis unbekannt sei und deshalb keinen Einfluß auf den Gesamteindruck der Marke gewinnen könne.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Die Klage kann nach der durch Art. 1 des MarkenrechtsreformG vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082) ab 1. Januar 1995 geschaffenen Rechtslage nur Erfolg haben, wenn der Klägerin Ansprüche gemäß § 14 MarkenG zustehen (§ 152 MarkenG) und wenn ihr außerdem die Ansprüche nach den §§ 24, 31 WZG zugestanden haben (§ 153 Abs. 1 MarkenG). Solange letzteres nicht bejaht werden kann, erübrigt sich daher eine Prüfung nach der neuen Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG; insbesondere erscheint bis zu dieser Klärung ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Frage der Auslegung des letzten Halbsatzes der genannten Vorschrift des Markengesetzes entbehrlich.

2. Die Frage, ob der Klägerin Ansprüche gemäß §§ 24, 31 WZG zugestanden haben, hat das Berufungsgericht zwar bejaht. Dies beruht jedoch auf Tatsachenfeststellungen, die von der Revision teilweise zu Recht als unzureichend beanstandet werden und deshalb die Entscheidung nicht zu tragen vermögen.

a) Die für die Anwendung der genannten Vorschriften des Warenzeichengesetzes erforderliche Warengleichartigkeit hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen; es hat dazu festgestellt, die Waren seien vorliegend sogar identisch.

Dies wird zwar von der Revision mit der Rüge beanstandet, das Berufungsgericht hätte hierfür erst feststellen müssen, welche der für die Klägerin im Warenverzeichnis eingetragenen Waren von ihr tatsächlich benutzt würden, um dann erst zu prüfen, wie nahe diese tatsächlich benutzten Waren der zu vergleichenden Ware der Beklagten kämen. Hierbei vernachlässigt die Revision jedoch, daß sich der Schutz einer eingetragenen Marke - jedenfalls solange, als, wie vorliegend, die Fünfjahresfrist des § 5 Abs. 7 bzw. des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG noch nicht abgelaufen war - grundsätzlich auf alle Waren erstreckt hat, für die sie eingetragen war, und nicht nur auf solche, die tatsächlich benutzt wurden. Daher durfte das Berufungsgericht von der Übereinstimmung der Waren schon dann ausgehen, wenn sie lediglich hinsichtlich einer der verschiedenen Warenunterkategorien des Verzeichnisses zu bejahen ist. Dies aber ist mindestens hinsichtlich des Warenbegriffs der "chemischen Mittel zum Entfetten, Entölen und Reinigen von Maschinen" der Fall.

b) Dagegen werden die Feststellungen, die das Berufungsgericht im Zusammenhang mit seiner Prüfung der Verwechslungsgefahr zum Ähnlichkeitsgrad der Zeichen getroffen hat, von der Revision mit Erfolg angegriffen.

aa) Das Berufungsgericht ist allerdings ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, daß die Ähnlichkeit der Zeichen nach ihrem jeweiligen Gesamteindruck zu bestimmen ist. Dies entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Verwechslungsgefahr nach dem Warenzeichengesetz, nach der bei zusammengesetzten Zeichen wie der Marke der Klägerin ein selbständiger Schutz einzelner Bestandteile (Elemente) grundsätzlich nicht in Betracht kommt (vgl. BGH, Urt. v. 11.7.1975 - I ZR 77/74, GRUR 1976, 353, 354 - COLORBOY; BGH, Urt. v. 19.1.1989 - I ZR 217/86, GRUR 1990, 361, 363 - Kronenthaler; BGH, Urt. v. 15.11.1990 - I ZR 245/88, GRUR 1991, 319, 320 - HURRICANE m.w.N.; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichengesetz, 12. Aufl., § 31 Rdn. 68).

Den danach maßgeblichen Gesamteindruck der Marke "P3-plastoclin" der Klägerin hat das Berufungsgericht jedoch nicht fehlerfrei bestimmt.

bb) Erfolglos bleibt insoweit allerdings die Rüge der Revision, der Markenbestandteil "plastoclin" sei überhaupt ungeeignet, den Gesamteindruck der Marke der Klägerin (mit-)zuprägen, weil er von Haus aus nicht unterscheidungskräftig und somit schutzunfähig sei. Abgesehen davon, daß nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch selbständig nicht schutzfähige Bestandteile unter bestimmten Voraussetzungen durchaus geeignet sein können, zur Prägung eines Gesamteindrucks beizutragen (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 370 - alpi/Alba Moda; BGH, Urt. v. 31.1. 1991 - I ZR 71/89, GRUR 1992, 48, 51 - frei öl; weitere Nachweise bei GroßkommUWG/Teplitzky § 16 Rdn. 357 m. Fn. 454), hat das Berufungsgericht hier auch ohne Rechtsverstoß angenommen, daß dem Begriff "plastoclin" ungeachtet seiner beschreibenden Anklänge auch für das hier in Rede stehende Warengebiet nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann (vgl. zu den allgemein nur geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft zuletzt BGH, Beschl. v. 9.2.1995 - I ZB 21/92, Beschlußumdruck S. 6 m.w.N. - quattro II, zur Veröffentlichung vorgesehen).

cc) Auch die weitere Rüge der Revision, das Berufungsgericht sei fehlerhaft von einer zu geringen, nämlich nur "normalen", Kennzeichnungskraft der Markenbestandteile "P3" ausgegangen und habe schon darum deren prägende Kraft für den Gesamteindruck der Marke verkannt, erweist sich im Ergebnis als unbegründet.

Zwar hat das Berufungsgericht durch seine mißverständlichen Ausführungen auf BU 12 f. zunächst den Anschein erweckt, es gehe von einer lediglich normalen Kennzeichnungskraft aus; jedoch lassen seine späteren Ausführungen (BU 14 f.) deutlich erkennen, daß es seiner Entscheidung letztlich einen Durchsetzungsgrad von 50 % für die Bezeichnung "P3" zugrunde gelegt hat, den die Revision zu Unrecht als - in tatsächlicher Hinsicht - (noch) zu niedrig festgestellt beanstandet, weil das Berufungsgericht - ohne daß insoweit eine Tatbestandsberichtigung beantragt worden ist - im Urteil festgestellt hat, daß die Beklagte selbst einen höheren Durchsetzungsgrad nicht habe behaupten wollen.

dd) Jedoch hat das Berufungsgericht aus dem von ihm in nicht zu beanstandender Weise angenommenen Durchsetzungsgrad Schlußfolgerungen gezogen, die seine Entscheidung nicht zu tragen vermögen. Mit seiner Annahme, ein Bekanntheitsgrad des Bestandteils "P3" bei 50 % des Verkehrs besage, daß annähernd die Hälfte des Verkehrs diese Bezeichnung nicht kennten und ihr deshalb auch keine prägende Bedeutung für den Gesamteindruck der Marke der Klägerin beimessen könnten, mit der Folge, daß dieser beachtliche Teil des Verkehrs sich allein an dem die Verwechslungsgefahr begründenden Bestandteil "plastoclin" orientiere, hat das Berufungsgericht eine Reihe von Gesichtspunkten vernachlässigt, die einer solchen Beurteilung auf der gegenwärtigen Feststellungsgrundlage entgegenstehen.

Allerdings entspricht der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts, wonach "P3" als reine Buchstaben-Zahlenfolge von Haus aus nicht kennzeichnungskräftig sei und seine Unterscheidungskraft erst durch Verkehrsdurchsetzung gewonnen haben könne, der zur Zeit seiner Entscheidung allgemein auf § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG gestützten Annahme, wonach auch Buchstaben und/oder Zahlen stets und ohne weiteres ungeeignet sind, Waren oder Dienstleistungen unterscheidend zu kennzeichnen. Diese verallgemeinernde Schlußfolgerung aus einer lediglich die Eintragungsfähigkeit von Warenzeichen regelnden Vorschrift begegnet jedoch im Hinblick darauf, daß die Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Verkehrsauffassung abhängt, Zweifeln aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung, denen jetzt auch der Gesetzgeber (in § 3 MarkenG) Rechnung getragen hat (vgl. dazu auch schon BGH aaO., Beschlußumdruck S. 7 f. - quattro II). Eine Bezeichnung, die - wie vorliegend "P3" - aus einer nicht ganz unoriginellen, keinerlei Bezüge auf die bezeichneten Waren aufweisenden Kombination eines Buchstabens und einer Zahl besteht, kann vom Verkehr für sich genommen auch als eine unterscheidende Warenbezeichnung verstanden werden, wenn sie ihm in entsprechender Verwendungsweise - wie eine Marke oder andere Kennzeichnung - begegnet. Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts ist sie auch ohne weiteres einprägsam, weil einerseits mittels zweier einfacher Worte (pe drei) aussprechbar und andererseits auch und gerade wegen des einfachen Charakters der Buchstaben-Zahlenkombination leicht merkbar. Keiner der vom Berufungsgericht angeführten Gründe dafür, daß "P3" innerhalb der Gesamtbezeichnung für den angesprochenen Verkehr schon seiner von Haus aus gegebenen Eigenschaften wegen gänzlich in den Hintergrund treten werde, erweist sich somit als stichhaltig.

Auf der anderen Seite hat das Berufungsgericht auch die Bedeutung des Markenbestandteils "plastoclin" für den Gesamteindruck der Marke nicht fehlerfrei beurteilt.

Der Begriff "plastoclin" hat auf dem hier in Rede stehenden Warengebiet beschreibende Bezüge, weil darin die mit der Reinigung von Maschinen zur Kunststoffherstellung in Verbindung zu bringenden Begriffe "Plastik" (Kunststoff) und "clean" (Reinigen) erkennbar sind. Dies gilt in besonderem Maße, wenn die vom Berufungsgericht beanstandungsfrei festgestellte Tatsache berücksichtigt wird, daß als Abnehmer der in Rede stehenden Ware der Parteien fast ausschließlich Fachkreise in Betracht kommen, denen solche beschreibenden Anklänge leichter deutlich werden als dem allgemeinen Verkehr. Auch das Berufungsgericht hat den (auch) beschreibenden Charakter von "plastoclin" nicht verkannt, weil es dem Begriff gerade im Blick auf diesen Charakter "keine besonders große Kennzeichnungskraft" zugebilligt hat. Jedoch wird schon diese Qualifizierung der tatsächlichen Schwäche der Kennzeichnungskraft des Begriffs nicht ganz gerecht, weil diese zu wenig berücksichtigt, daß nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Begriffen, die sich erkennbar aus beschreibenden Begriffen ableiten, regelmäßig nur eine geringe Kennzeichnungskraft beigemessen werden kann (vgl. BGH, Urt. v. 31.5.1957 - I ZR 93/56, GRUR 1957, 561, 562 f. - REI-Chemie; BGH, Urt. v. 2.2.1989 - I ZR 150/86, GRUR 1989, 425, 427 - Herzsymbol; BGH, Urt. v. 8.3.1990 - I ZR 65/88, GRUR 1990, 681, 684 - Schwarzer Krauser m.w.N.). Mit der somit naheliegenden Kennzeichnungsschwäche des Begriffs "plastoclin" ist sodann auch nicht in Einklang zu bringen, was das Berufungsgericht zu dessen fast ausschließlich oder jedenfalls dominant den Gesamteindruck der Marke der Klägerin prägenden Charakter ausgeführt hat; denn beschreibende Angaben bzw. solche mit deutlich erkennbaren warenbeschreibenden Bezügen kommt wegen ihrer allenfalls geringen Kennzeichnungskraft regelmäßig gerade kein bestimmender - vielmehr ein nur geringer - Einfluß auf den Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen gebildeten Bezeichnung zu (vgl. BGHZ 21, 182, 186 - Funkberater; BGH, Urt. v. 5.6.1985 - I ZR 77/83, GRUR 1986, 72, 74 - Tabacco d'Harar; BGH, Urt. v. 25.1.1990 - I ZR 83/88, GRUR 1990, 453, 455 - L-Thyroxin; BGH aaO. - Schwarzer Krauser).

ee) Die Annahme des Berufungsgerichts, jedenfalls die 50 % des Verkehrs, denen "P3" nicht als Kennzeichen bekannt sei, würden den Gesamteindruck der in Rede stehenden Marke der Klägerin als (allein oder im wesentlichen) durch "plastoclin" geprägt ansehen, beruht somit auf einer in mehrfacher Hinsicht unzutreffenden Gewichtung der Bedeutung der Markenbestandteile.

III. Das Berufungsurteil kann somit keinen Bestand haben. Unter seiner Aufhebung ist die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Revisionskosten - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, da auch eine Entscheidung zugunsten der Beklagten noch nicht in Betracht kommt.

Zwar handelt es sich bei der Frage der Verwechslungsgefahr um eine reine Rechtsfrage, deren Beurteilung auch dem Revisionsgericht in vollem Umfang offensteht (vgl. BGH, Urt. v. 9.11.1988 - I ZR 96/86, GRUR 1990, 450, 452 [BGH 09.11.1988 - I ZR 96/86] - St. Petersquelle; BGH aaO., GRUR 1992, 48, 51 f. [BGH 31.01.1991 - I ZR 71/89] - frei öl; BGH, Urt. v. 14.11.1991 - I ZR 24/90, GRUR 1992, 110, 111 - dipa/dib; st. Rspr.). Jedoch fehlt es vorliegend hierfür noch an einer ausreichenden Feststellungsgrundlage. Die vom Berufungsgericht bislang vernachlässigten Erfahrungsregeln hinsichtlich der Bedeutung, die vom Verkehr einerseits einer Buchstaben-Zahlenkombination wie "P3" und andererseits einem beschreibende Elemente enthaltenden Begriff wie "plastoclin" beigemessen werden kann, sind allgemeiner Art; sie erfahren - auch in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs - nicht selten Durchbrechungen durch Ausnahmen oder in besonderen Fällen (vgl. dazu - mit Nachweisen - GroßkommUWG/Teplitzky, § 16 Rdn. 346 und Rdn. 356 f.) und sind deshalb allein nicht geeignet, konkrete Feststellungen zur Verkehrsanschauung aufgrund gegebener besonderer Umstände des Einzelfalls zu ersetzen. Letztere sind hier insbesondere darin zu sehen, daß nahezu ausschließlich Fachkreise angesprochen sind, daß "plastoclin" zwar beschreibende Anklänge enthält, jedoch keine (glatt) beschreibende Angabe ist, weil es sich bei der Ware nicht um ein Reinigungsmittel für Kunststoffe, sondern für Kunststoffverarbeitungsmaschinen handelt, und daß für die Einschätzung bzw. Gewichtung von "P3" als auch von Haus aus kennzeichnungskräftig durch den angesprochenen Verkehr der bisherigen Rechtsprechung kaum Anhaltspunkte oder Erfahrungsregeln zu entnehmen sind, weil eine entsprechende Buchstaben-Zahlenfolge bislang regelmäßig als von Haus aus nicht unterscheidungskräftig angesehen worden ist.

Das Berufungsgericht wird diese (tatsächlichen) Zweifelsfragen hinsichtlich der maßgeblichen (konkreten) Verkehrsanschauung aufzuklären und danach erneut Feststellungen zum maßgeblichen Gesamteindruck der Marke der Klägerin sowie zu ihrem Schutzumfang zu treffen haben, dessen (tatrichterliche) Bestimmung nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Voraussetzung für die (rechtliche) Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist (vgl. BGHZ 113, 115, 125 - SL; BGH, Urt. v. 9.3.1989 - I ZR 153/86, GRUR 1989, 510, 513 - Teekanne II; BGH aaO. - dipa/dib m.w.N.).

Sollte das Berufungsgericht bei seiner erneuten Prüfung der Verwechslungsgefahr abermals zu dem Ergebnis gelangen, daß der Klägerin Ansprüche gemäß §§ 24, 31 WZG zugestanden hätten, so wird es weiter zu prüfen haben, ob entsprechende Ansprüche sich nunmehr auch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 sowie Abs. 5 und 6 MarkenG ergeben.