Bundesgerichtshof
Urt. v. 06.07.1995, Az.: I ZB 27/93
„Füllkörper“

I. Die Anmelderin, eine US-amerikanische Gesellschaft, hat am 17. Februar 1989 das nachfolgende Bildzeichen

(folgt Grafik)

für die Waren

lose, dämpfende Füllkörper und Verpackungsmaterial zum Verpacken und Versenden von Waren

angemeldet. Die Prüfungsstelle für Klasse 16 Wz des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung zurückgewiesen, da das angemeldete Zeichen ausschließlich aus der Zahl Acht bestehe und daher gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG von der Eintragung in die Warenzeichenrolle ausgeschlossen sei.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin gemäß Art. 6 quinquies PVÜ unter Bezugnahme auf die am 23. Januar 1990 eingetragene identische US-amerikanische Voranmeldung 1 578 998 telle-quelle-Schutz in Anspruch genommen und auf weitere Eintragungen dieses Zeichens in Frankreich und Österreich hingewiesen. Dem angemeldeten Zeichen könne nicht jede Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ abgesprochen werden. Die Darstellung der Zahl Acht sei durch die dunkleren Teile und die unregelmäßige Musterung der plastischen Darstellung in einer phantasievollen Weise verfremdet und könne nicht als Mengenangabe im Sinne der genannten Vorschrift angesehen werden. Erst recht stehe der Charakter des Zeichens als Abbildung der im Warenverzeichnis angegebenen Ware seiner Zeichenfähigkeit nicht entgegen.

Die Beschwerde ist erfolglos geblieben (BPatG BlPMZ 1993, 457, nur Leitsatz).

Die (zugelassene) Rechtsbeschwerde verfolgt das Eintragungsbegehren der Anmelderin weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat der Beurteilung.der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke Art. 6 quinquies PVÜ zugrunde gelegt. Die Anmelderin habe den telle-quelle-Schutz in zulässiger Weise in Anspruch genommen. Dem stehe nicht entgegen, daß die US-amerikanische Voranmeldung erst nach der vorliegenden Anmeldung im US-amerikanischen Register eingetragen worden sei. Es könne dahinstehen, ob die Frage der Zeichenfähigkeit der angemeldeten Marke als der naturgetreuen Abbildung ihrer Ware - worauf sowohl die US-amerikanische Eintragung wie die Registrierung der Marke in Österreich und Frankreich gestützt worden sei - ihrer Eintragung entgegenstehen könne. Art. 6 quinquies PVÜ kenne jedenfalls die fehlende Zeichenfähigkeit nicht als ein selbständiges Eintragungshindernis. Das Kriterium der Warenabbildung könne allenfalls unter dem Gesichtspunkt der mangelnden Unterscheidungskraft relevant sein, da die naturgetreue Abbildung einer Ware grundsätzlich nicht geeignet sei, diese ihrer Herkunft nach zeichenmäßig zu individualisieren. Das angemeldete Zeichen stelle eine solche zumindest annähernd naturgetreue Abbildung dar, in der die angesprochenen Verkehrskreise die von der Anmelderin vertriebenen Verpackungschips ohne weiteres wiedererkennten, sofern sie ihnen bekannt seien. Aber es könne auf sich beruhen, ob dem angemeldeten Zeichen bereits aus diesem Grund die Unterscheidungskraft abzusprechen sei. Jedenfalls ermangele ihm diese, weil es sich lediglich um eine räumliche Darstellung der Zahl Acht handele. Es bestehe zudem ein aktuelles Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit an einer nicht durch die Eintragung eines Warenzeichens beschränkten Verwendung der Zahl Acht.

Bei der beanspruchten Zahl Acht handele es. sich zugleich um eine Mengenangabe im Sinne des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ, welche vom Schutz ausgenommen sei. Um dem Zweck des darin normierten Freihaltebedürfnisses zu entsprechen, genüge es nicht, etwa nur die Kombination von Zahl und Volumeneinheit vom zeichenrechtlichen Schutz auszunehmen, es müßten vielmehr auch die für die Mengenangabe zwingend erforderlichen Zahlen einer zeichenrechtlichen Monopolisierung zugunsten einzelner entzogen werden.

III. 1. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Die Begründung des Bundespatentgerichts, der dreidimensionalen Darstellung der Ziffer 8 sei der Schutz deshalb zu versagen, weil damit eine Mengenangabe im Sinne des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ beansprucht werde und ihm zudem als Zahl jede Unterscheidungskraft fehle (nachfolgend 3.), trägt seine Entscheidung allerdings nicht. Dem angemeldeten Zeichen ist der Schutz deshalb zu versagen, weil ihm, da es die Ware selbst darstellt, jede Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ fehlt (nachfolgend 4.).

Das Rechtsbeschwerdegericht ist an dieser eigenständigen Beurteilung nicht deshalb gehindert, weil das Bundespatentgericht die Frage, ob dem Zeichen der Schutz im Hinblick darauf zu versagen sei, daß es die Ware selbst darstelle, hat dahingestellt sein lassen und lediglich in seiner bejahend entschiedenen Frage, ob die plastisch dargestellte Acht eine Mengenangabe sei, eine der Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts überlassene rechtsgrundsätzliche Frage gesehen hat. Die zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle revisionsmäßige Überprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne daß dieses auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfrage beschränkt ist (BGHZ 90, 318, 320[BGH 15.03.1984 - X ZB 6/83] - Zinkenkreisel; BGH, Beschl. v. 30.10.1990 - X ZB 18/88, GRUR 1991, 307, 308 [BGH 30.10.1990 - X ZB 18/88] - Bodenwalze). Zur Überprüfung steht damit der angefochtene Beschluß des Bundespatentgerichts unter allen in Betracht kommenden materiell-rechtlichen Gesichtspunkten (§ 84 Abs. 2 MarkenG i.V. mit § 550 ZPO).

2. Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß der angemeldeten Marke nur aus den in Art. 6 quinquies Abschn. B PVÜ angeführten Gründen der Schutz versagt werden kann. Die Anmelderin hat den telle-quelle-Schutz wirksam in Anspruch genommen.

Eine Zeichenanmelderin kann sich in jeder Phase des Eintragungsverfahrens, auch im Beschwerdeverfahren, auf den telle-quelle-Schutz gemäß Art. 6 quinquies PVÜ berufen (BGH, Beschl. v. 4.7.1991 - I ZB 9/90, GRUR 1991, 839, 840 [BGH 04.07.1991 - I ZB 9/90] - Z-TECH; Beier, Festschrift Hefermehl, 1971, S. 9, 16). Die Anmelderin hat den telle-quelle-Schutz wirksam in Anspruch genommen, weil die Marke, für welche sie hier Schutz beansprucht, im Ursprungsland eingetragen ist (Art. 6 quinquies Abschn. D PVÜ). Unerheblich ist dabei, daß zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke im Inland diese im Ursprungsland noch nicht eingetragen war.

Eine wirksame Inanspruchnahme des telle-quelle-Schutzes setzt weder voraus, daß die Priorität der Ursprungsmarke in Anspruch genommen worden ist (Beier aaO. S. 15 Fn. 22), noch, daß bei Anmeldung der inländischen Marke die Marke des Ursprungslands bereits eingetragen ist (Beier aaO. S. 17 mit Fn. 27). Das folgt aus Art. 6 quinquies Abschn. F PVÜ, wonach das Prioritätsvorrecht bei den innerhalb der Frist des Art. 4 PVÜ vorgenommenen Markenhinterlegungen gewahrt bleibt, selbst wenn die Marke im Ursprungsland erst nach Ablauf dieser Frist eingetragen wird. Der Wortlaut des genannten Artikels geht somit davon aus, daß nicht für alle telle-quelle-Schutz beanspruchenden Marken ein Prioritätsrecht in Anspruch genommen worden ist, und sieht den Schutz solcher Marken auch nicht dadurch in Frage gestellt, daß die Eintragung der Marke im Ursprungsland erst nach Ablauf der (bei einer prioritätsbeanspruchenden Anmeldung meist voll ausgeschöpften) Prioritätsfrist des Art. 4 Abschn. C PVÜ und nach dem Zeitpunkt der inländischen Anmeldung erfolgt.

3. Mit der wirksamen Inanspruchnahme des telle-quelle-Schutzes richten sich die Schutzversagungsgründe allein nach Art. 6 quinquies Abschn. B PVÜ. Auf die Bestimmungen des nationalen Rechts - hier des Warenzeichengesetzes und der §§ 3, 8 i.V. mit § 156 Abs. 1 MarkenG - darf nicht zurückgegriffen werden (BGHZ 100, 26, 27[BGH 05.02.1987 - I ZR 56/85] - Litaflex; BGHZ 111, 134, 135[BGH 05.04.1990 - I ZB 7/89] - IR-Marke FE; BGH - Z-TECH aaO.). Das hat das Bundespatentgericht nicht verkannt.

a) Seiner Ansicht, das angemeldete Zeichen dürfe aber deshalb nicht geschützt werden, weil es als Mengen- und Wertangabe im Sinne des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ freizuhalten sei, kann indessen nicht beigetreten werden. Das Verständnis des Bundespatentgerichts steht mit dem Wortlaut der völkervertraglichen Vereinbarung des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ nicht in Einklang. Danach sind nur solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die aus Zeichen oder Angaben "zusammengesetzt" sind, die eine Mengenangabe enthalten. Das angemeldete Zeichen besteht indessen auch nach dem Verständnis des Bundespatentgerichts nur aus einer Zahl, die ohne eine Meßeinheit eine bestimmte Menge oder ein bestimmtes Maß nicht auszudrücken vermag. Das gilt auch für den vom Bundespatentgericht angeführten Beispielsfall, daß die Zahl - insbesondere in Kurzmitteilungen - neben der Angabe der Ware genannt wird. In einem solchen Fall bestimmt das Stück Ware die Meßeinheit, welche zusammen mit der Zahl die Menge ergibt. Der angemeldete zeichenrechtliche Schutz ist aber nicht auf eine "Zahl mit Ware" gerichtet.

Da Art. 6 quinquies PVÜ - im Gegensatz zu der bis zum 31. Dezember 1994 geltenden nationalen Regelung des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG - einen Schutzversagungsgrund für Zahlen (wie auch für Buchstaben) ausdrücklich nicht vorsieht (BGHZ 111, 134, 136[BGH 05.04.1990 - I ZB 7/89] - IR-Marke FE), bedeutete es eine unzulässige Einschränkung des internationalen telle-quelle-Schutzes, eine Zahlenangabe der hier gewählten Form dem Schutzversagungsgrund der Mengen- oder Wertangabe des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ zu unterstellen. Die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 1982, 373 "Zahl 17"; BGH BlPMZ 1984, 113, 114 - "MSI"), auf welche sich das Bundespatentgericht gestützt hat, können seine Ansicht nicht begründen, weil sie zu § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG ergangen sind.

b) Auch soweit das Bundespatentgericht dem angemeldeten Zeichen als Darstellung einer Zahl jede Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ abspricht, kann seiner Beurteilung nicht gefolgt werden. Wie der Senat anhand der Gestaltung des angemeldeten Zeichens selbst zu beurteilen vermag, handelt es sich dabei nicht um eine übliche drucktechnische Wiedergabe der Ziffer 8, sondern um eine besondere, sich nicht von selbst ergebende graphische Darstellung dieser Ziffer, welcher eben deshalb.nicht jede Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ abzusprechen ist. Zur Beurteilung dieser Rechtsfrage kann nicht auf die Wertungen des Senats zurückgegriffen werden, die er im Rahmen des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG für Buchstaben- und Zahlenzeichen angestellt hat (vgl. noch BGH, Beschl. v. 1.12.1988 - I ZB 10/87, GRUR 1989, 420 - KSÜD). Bei dieser Rechtslage bedurfte es besonderer gestalterischer Elemente, um das gesetzliche Schutzhindernis für eine dem Verkehr ohne weiteres erkennbare Zahlen- oder Buchstabenkombination zu überwinden. Steht aber der Wahl einer Zahl ein eigenständiger gesetzlicher Schutzversagungsgrund nicht entgegen, so genügt schon eine dem Verkehr ohne weiteres erkennbare, augenfällige, von den üblichen Verkehrsgepflogenheiten abweichende graphische Gestaltung, um den Schutzversagungsgrund des Mangels "jeder Unterscheidungskraft" im Sinne des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ zu überwinden.

Die bei dem angemeldeten Bildzeichen bezogen auf die Ziffer 8 gegebene geringe Unterscheidungskraft könnte sonach den Schutz als Marke begründen, beschränkte aber auch in entsprechendem Maße deren Schutzumfang. Ein für dieses Bildzeichen gewährter zeichenrechtlicher Schutz würde - entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts - nicht zu einer Einschränkung der Verwendung der Ziffer 8 im geschäftlichen Verkehr führen. Bei einem so bemessenen Schutz fehlte es an einem aktuellen Freihaltebedürfnis, welches einer Eintragung des Anmeldezeichens als Bildzeichen in seiner konkreten Gestaltung entgegenstehen könnte (vgl. auch BGH, Beschl. v. 31.5.1990 - I ZB 6/89, BlPMZ 1990, 430, 431 - IR-Marke ST; Beschl. v. 4.7.1991 - I ZB 9/90, GRUR 1991, 839, 840 - Z-TECH). Diese Erwägungen verhelfen der Rechtsbeschwerde jedoch nicht zum Erfolg.

4. Die Rechtsbeschwerde erweist sich nämlich deshalb als unbegründet, weil das angemeldete Bildzeichen die Ware selbst darstellt, welche im Warenverzeichnis benannt wird. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts und dem eigenen Vortrag der Anmelderin, vertreibt die Anmelderin über ihren Lizenznehmer in der Bundesrepublik Deutschland Polster- und Füllelemente in Form einer Acht und zwar gelocht, in der angemeldeten Form. Einem Zeichen, das die Ware selbst darstellt, fehlt aber jede Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ, da es keine Bezeichnungselemente aufweist, welche diese Ware von denen anderer Hersteller unterscheiden könnte.

a) Entgegen den vom Bundespatentgericht eingangs seiner Entscheidung angestellten Erwägungen berührt die Frage, ob die Darstellung der Ware als solche vom zeichenrechtlichen Schutz ausgenommen ist, nicht die Zeichenschutzfähigkeit an sich, wie sie sich beispielsweise zur Zeit der Geltung des Warenzeichengesetzes bei Hörzeichen oder dreidimensionalen Zeichen stellte (vgl. BGH, Beschl. v. 14.11.1975 - I ZB 9/74, GRUR 1976, 355 - P-tronics, betreffend: plastische Zeichen). Es steht deshalb nicht zur Erörterung, ob nach der Pariser Verbandsübereinkunft einem Verbandsangehörigen unter Beanspruchung des telle-quelle-Schutzes ein zeichenrechtlicher Schutz gewährt werden müßte, der in seiner Form (vgl. Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., Art. 6 quinquies Art. 6 - - PVÜ Rdn. 4) als Warenkennzeichen nach nationalem Rechtsverständnis - wie es zur Zeit der Anmeldung des Zeichens der Rechtsbeschwerdeführerin Geltung hatte - nicht denkbar ist. Der Bundesgerichtshof hat diese Frage in der genannten Entscheidung "P-tronics" dahingestellt sein lassen (kritisch hierzu Droste/Busch, GRUR 1976, 338, 340; vgl. auch Baumbach/Hefermehl aaO.; A. Troller, Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im internationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1965, S. 50). Sie stellt sich auch hier nicht.

b) Die Beurteilung, ob die Form eines Zeichens, welche durch die Ware selbst bedingt ist, als Marke schutzfähig ist, ist vielmehr - wie das Bundespatentgericht auch selbst dargelegt hat - eine Frage der Unterscheidungskraft, über welche nach Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 i.V. mit Abschn. C Abs. 1 PVÜ von den Behörden des Anmeldestaates zu entscheiden ist (BGHZ 22, 1, 16[BGH 02.10.1956 - I ZR 9/54] - Flava-Erdgold; BGH, Beschl. v. 23.1.1974 - I ZB 12/72, GRUR 1974, 777, 779 - LEMONSODA; BGHZ 111, 134, 137[BGH 05.04.1990 - I ZB 7/89] - IR-Marke FE; BGH, Beschl. v. 21.6.1990 - I ZB 11/89, GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN; Baumbach/Hefermehl aaO. Rdn. 4) und welche deshalb weder durch die Voreintragung der telle-quelle-Schutz beanspruchenden Marke im Ursprungsland noch in anderen Verbandsländern präjudiziert sein kann.

Die naturgetreue, wenn auch nicht photographisch genaue oder maßstabgerechte Wiedergabe der im Warenverzeichnis genannten Ware - hier: dämpfende Füllkörper und Verpackungsmaterial -, ist nicht geeignet, die Ware ihrer Herkunft nach zu individualisieren (vgl. BGH, Urt. v. 19.3.1971 - I ZR 102/69, GRUR 1972, 122, 123 - Schablonen; Beschl. v. 20.9.1984 - I ZB 9/83, GRUR 1985, 383, 384 [BGH 20.09.1984 - I ZB 9/83] - BMW-Niere; BPatGE 33, 129, 130; auch BPatGE 33, 113; Baumbach/Hefermehl aaO. § 25 WZG Rdn. 19). Alle zeichnerischen Elemente des angemeldeten Bildzeichens gehören nach dem Vortrag der Anmelderin zum Wesen der Ware selbst. Wenn aber die Marke keine über die technische Gestaltung der Ware hinausreichenden Elemente aufweist, so fehlt ihr die Eignung, diese Ware einem bestimmten Betrieb zuzuordnen.

Unerheblich ist bei dieser Beurteilung, ob der Anmelderin hinsichtlich dieser Ware eine rechtlich begründete oder faktische Monopolstellung zukommt. Der markenrechtliche Kennzeichnungsschutz hat sich allein damit zu befassen, ob Kennzeichnungselemente für eine Ware vorhanden sind, die dem Verkehr eine Hinweisfunktion geben können. Sonderrechtlich oder wettbewerbsrechtlich begründeter Schutz für eine Ware, der schon als solcher die geschützte Ware einem bestimmten Betrieb zuordnet und ihren Vertrieb durch nichtberechtigte Dritte verbietet, läßt die Frage nach einem daneben bestehenden kennzeichnungsrechtlichen Schutz unberührt. Während es bei dem Schutz nach Urheberrecht, dem, Geschmacksmuster-Patent- und Gebrauchsmusterrecht um den Schutz der Gestaltung als solcher geht, verleiht das Markenrecht unabhängig davon seinem Inhaber lediglich das Recht, seine Waren oder Dienstleistungen gegenüber gleichen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen seiner Mitbewerber unterscheidbar zu kennzeichnen (vgl. § 3 Abs. 1, § 15 Abs. 2 MarkenG). Erschöpft die Darstellung der angemeldeten Marke sich aber in der Wiedergabe der technischen Gestaltung der Ware selbst, so fehlen dem Zeichen unternehmenshinweisende Elemente. Die bloße Abbildung der Ware - auf der Ware angebracht - ermöglicht nicht deren Zuordnung zu einem bestimmten Geschäftsbetrieb.

IV. Nach alledem ist die Rechtsbeschwerde der Anmelderin zurückzuweisen (vgl. § 89 MarkenG).