Bundesgerichtshof
Urt. v. 21.06.1990, Az.: I ZB 11/89
„NEW MAN“

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist die Inhaberin der IR-Marke 489 865, welcher die Eintragung vom 12. Juli 1984 in Frankreich als Ursprungsland zugrunde liegt.

Das Zeichen

"Folgt Grafik"

wird in der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen für die folgenden Waren:

Cl. 5: Préparations de produits chimicopharmaceutiques pour les soins et l'hygiene.

Cl. 9: Lunettes de soleil.

Cl. 14: Bijoux.

Cl. 16: Papier, carton et produits en ces matieres, non compris dans d'autres classes; produits pour 1,imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matieres collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles pour peindre, dessiner et modeler; pinceaux; machines a écrire et ustensiles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement (a 1,exeption des appareils); matieres plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes), cartes a jouer, caractères d' imprimerie, clichés.

Cl. 20: Miroirs de poche.

Cl. 21: Brosses et peignes, poudriers, boŒtes non comprises dans d,autres classes, ustensiles cosmétiques et de toilette. Cl. 23: Fils a usage textile.

Cl. 24: Linge de table et de maison, tentures en tissu, draps, rideaux et voilages.

Cl. 28: Jeux et jouets.

Die Prüfungsstelle für Klasse 16 IR des Deutschen Patentamts hat nach einem vorausgegangenen refus de protection den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland versagt. Die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht in dem mit der (zugelassenen).Rechtsbeschwerde angefochtenen Beschluß zurückgewiesen.

Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, dem Zeichen fehle die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 Altern. 1 PVÜ. Die inländischen Verkehrskreise verstünden die beiden Wörter "New" und "Man" ohne weiteres als "neu" und "Mensch, Mann". Es handele sich hierbei um Begriffe, die auch in ihrer Zusammensetzung gebräuchlich seien und gezielt in der Werbung um den "neuen Mann" eingesetzt würden. Eine dahingehende Werbung könne auf jedem den "neuen Mann" oder den "modernen Menschen" betreffenden Warengebiet gemacht werden, weshalb der Verkehr in der Wortkombination "New Man" keinen unterscheidungskräftigen Hinweis sehe. Die graphische Ausgestaltung vermöge den Schutz nicht zu begründen. Der gestalterische Effekt, daß das Zeichen auf dem Kopf stehend gleich aussehe, falle dem unbefangenen Betrachter in aller Regel nicht auf; dieser verstehe das Zeichen nur als die untereinandergeschriebenen Wörter "New" und "Man". Die ausländischen Eintragungen des Zeichens, auch in englischsprachigen Ländern, seien für die Beurteilung der Markenschutzfähigkeit unerheblich. Die Markeninhaberin könne sich auch nicht darauf berufen, daß ihr Zeichen im Ursprungsland Frankreich Verkehrsgeltung genieße. Nach Art. 6 quinquies Abschn. C PVÜ könne bei der Würdigung der Schutzfähigkeit der Marke nur deren Gebrauch im Inland berücksichtigt werden. Die Bekanntheit der Marke auf dem Bekleidungssektor bei 30 % der inländischen Bevölkerung sei unerheblich. Die Verkehrsbekanntheit beziehe sich nicht auf die beanspruchten Waren; für diese sei eine Benutzung der IR-Marke im Inland nicht behauptet.

II. Die dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der IR-Marke sei wegen mangelnder Unterscheidungskraft der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland gemäß Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 Altern. 1 PVÜ zu versagen, wird von den getroffenen Feststellungen nicht getragen.

a) Zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß die Eintragung einer international registrierten Marke gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 MMA in Verbindung mit Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ zu verweigern ist, wenn - das Zeichen in der Bundesrepublik Deutschland als Verbandsland, in dem der Markenschutz beansprucht wird, " jeder Unterscheidungskraft entbehrt". Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ stellt bei der IR-Marke die gleichen Anforderungen hinsichtlich der Feststellung des Schutzversagungsgrundes der mangelnden Unterscheidungskraft wie § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG, wonach Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen sind, die "keine Unterscheidungskraft haben".

Der Ansicht der Rechtsbeschwerde, der Wortlaut des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 Altern. 1 PVU lege es im Vergleich zur Fassung des Warenzeichengesetzes nahe, an die Feststellung der Unterscheidungskraft einer Telle-quelle-Marke geringere Anforderungen zu stellen als bei einer nationalen Marke, kann nicht beigetreten werden. Weder die Telle-quelle-Klausel gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 MMA in Verbindung mit Art. 6 quinquies Abschn. A PVÜ noch der unterschiedliche Wortlaut der genannten Rechtsnormen rechtfertigen eine besondere Beurteilung des Schutzversagungsgrundes der mangelnden Unterscheidungskraft bei einer IR-Marke.

Die Zubilligung des Schutzes der Telle-quelle-Marke im Verbandsland steht unter dem Vorbehalt einer Schutzversagung aus den in Abschn. B Nr. 2 von Art. 6 quinquies PVÜ genannten Gründen. Für die Beurteilung des Schutzversagungsgrundes der mangelnden Unterscheidungskraft der beanspruchten IR-Marke kommt es auf die Verhältnisse in dem Verbandsstaat an, für welchen der Schutz begehrt wird (vgl. BGH, Beschl. v. 23.1.1974 - I ZB 12/72, GRUR 1974, 777, 778 - LEMONSODA; Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft, S. 98). Das gilt auch für eine fremdsprachige Bezeichnung (BGH - LEMONSODA aaO.; Beschl. v. 8.6.1989 - I ZB 17/88, GRUR 1989, 666, 667 - Sleepover). Die von den Vorstellungen der inländischen Verkehrskreise über die herkunftshinweisende Funktion bestimmte Feststellung der hinreichenden Unterscheidungskraft einer Marke ist sonach unabhängig davon zu treffen, ob der inländische Markenschutz auf der Grundlage einer internationalen Registrierung nach dem Madrider Markenabkommen oder einer nationalen Anmeldung begehrt wird.

Eine differenzierende Beurteilung des Maßes hinreichender Unterscheidungskraft einer international registrierten Marke im Vergleich zur nationalen Marke ist auch nicht durch den unterschiedlichen Wortlaut des internationalen Übereinkommens im Vergleich zur nationalen Regelung veranlaßt. Denn auch die Fassung von § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 1 WZG ("keine Unterscheidungskraft") läßt erkennen, daß auch eine geringe Unterscheidungskraft genügt, um den Schutzversagungsgrund des Mangels der Unterscheidungskraft auszuräumen (BGH, Beschl. v. 18.12.1968 - I ZB 3/68, GRUR 1969, 345, 346 - red white), also auch des Mangels "jeder Unterscheidungskraft" im Sinne des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 Altern. 1 PVÜ.

b) Indessen vermögen die Ausführungen des Bundespatentgerichts, mit "New Man" werde "der neue Mann" als Zielgruppe der Werbung angesprochen, die Originalität der graphischen Gestaltung werde vom Verkehr nicht wahrgenommen, nicht die Feststellung zu tragen, dem Zeichen fehle jede Unterscheidungskraft.

Maßgebend für die Feststellung hinreichender Unterscheidungskraft eines Zeichens ist dessen Gesamteindruck (vgl. BGH - red white aaO.). Es ist danach zu fragen, ob der Verkehr dem Zeichen, so wie es beansprucht ist, eine betriebliche Herkunftsunterscheidung beilegt. Dabei ist die graphische Gestaltung des angemeldeten Zeichens in die Beurteilung einzubeziehen. Einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbildes, an welche sich der Verkehr gewöhnt hat, vermögen eine mangelnde Unterscheidungskraft der wiedergegebenen Begriffe nicht aufzuheben (BGH - red white aaO.; Beschl. v. 13.10.1983 - I ZB 3/82, Bl. f. PMZ 1984, 113 - MSI; Beschl. v. 1.12.1988 - I ZB 10/87, GRUR 1989, 420, 421 - KSÜD). Ist die schriftbildliche Wiedergabe eigenartig und prägnant, steht sie der Schutzversagung wegen mangelnder Unterscheidungskraft grundsätzlich entgegen (vgl. BGH, Beschl. v. 11.11.1982 - I ZB 15/81, GRUR 1983, 243, 244 - Beka Robusta; BGH - MSI aaO.).

Der Feststellung hinreichender Unterscheidungskraft steht nicht entgegen, daß, wie das Bundespatentgericht annimmt, der Verkehr den besonderen Effekt der Gestaltung des Zeichens nicht ohne weiteres wahrnimmt, wonach es auch auf den Kopf gestellt als New Man gelesen werden kann. Zur Beurteilung der hinreichenden Unterscheidungskraft des Zeichens "New Man" ist maßgeblich auf die gewählte schriftbildliche Gestaltung abzustellen und danach zu fragen, ob diese also solche geeignet ist, das Erinnerungsvermögen des Verkehrs in herkunftshinweisender Funktion zu beeinflussen. Der durch das Schriftbild gewonnene werbewirksame Effekt, wonach das Zeichen auf der Ware von oben und unten betrachtet als "New Man" gelesen werden kann, kann für die Begründung der Feststellung einer von der üblichen Werbegrafik abweichenden und deshalb hinreichend unterscheidungskräftigen Gestaltung von Bedeutung sein; dies wird um so eher der Fall sein, je leichter der Verkehr den erzielten Effekt wahrnimmt. Indessen kann nicht umgekehrt dem schriftbildlich besonders gestalteten Zeichen die Unterscheidungskraft damit abgesprochen werden, der Verkehr erkenne den gewünschten Effekt nicht ohne weiteres. Denn der Schutzversagungsgrund mangelnder Unterscheidungskraft kann dem Zeichen nur in der Form entgegengehalten werden, in welcher es der Anmelder beansprucht. Die Rechtsbeschwerdeführerin begehrt nicht Schutz für eine zeichenmäßige Verwendung der Wörter "New Man" in jedweder Form, sondern nur in der gegebenen graphischen Gestaltung. Diese bestimmt und beschränkt zugleich den Schutzbereich der beanspruchten Bezeichnung (vgl. BGH, Urt. v. 25.2.1955 - I ZR 107/53, GRUR 1955, 421, 423 - Forellenzeichen; BGH, Urt. v. 7.3.1979 - I ZR 45/77, GRUR 1979, 470, 471 - RBB/RBT; BGH, Urt. v. 2.2.1989 - I ZR 150/86, GRUR 1989, 425, 427 f. - Herzsymbol).

c) Da für die Feststellung, ob der Verkehr das Zeichen als betrieblichen Herkunftshinweis auffaßt, von der Art und der Gestaltung des angemeldeten Zeichens auszugehen ist, sind vergleichbare Anmeldungsfälle und dem Verkehr bekannte Bezeichnungsgepflogenheiten zu berücksichtigen (BGH - red white aaO.). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist deshalb bedeutsam, daß der Rechtsbeschwerdeführerin das als IR-Marke beanspruchte Zeichen im Inland bereits aufgrund der Anmeldung vom 21. Juli 1971 als nationale Marke (Nr. 898 938) für andere Waren - u.a. für Bekleidungsstücke - eingetragen ist und nach einer von der Markeninhaberin vorgelegten Outfit-Dokumentation des S. -Verlags 30 % der angesprochenen Verkehrskreise der streitgegenständlichen Kennzeichnung auf dem Bekleidungssektor eine Herkunftsfunktion zubilligen.

Ist festzustellen, daß nur ein Teil des Verkehrs dem Zeichen eine hinreichende Unterscheidungskraft beimißt, so hängt die Beurteilung, ob wegen der geteilten Verkehrsauffassung dem Zeichen der Schutz zu versagen ist, insbesondere davon ab, in welchem Maße ein Interesse der Allgemeinheit besteht, die Bezeichnung "New Man" für die beanspruchten Waren freizuhalten. Je geringer ein allgemeines Interesse an der Freihaltung ist, um so eher kann ein verbleibender Teil des Verkehrs, der das Zeichen nicht als Herkunftshinweis auffaßt, vernachlässigt werden (vgl. BGH, Beschl. v. 18.12.1968 - I ZB 3/68, GRUR 1969, 345, 347 - red white). Bei der - bislang offengelassenen - Prüfung des Freihaltebedürfnisses im Sinne des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 Altern. 2 PVÜ kann der von der Markeninhaberin dargestellten weltweiten Registrierung ihres Zeichens, insbesondere in englischsprachigen Ländern, eine Bedeutung zukommen, die einem Freihaltebedürfnis an der beanspruchten Bezeichnung indiziell entgegensteht (vgl. BGH, Beschl. v. 26.11.1987 - I ZB 1/87, GRUR 1988, 379, 380 - RIGIDITE; Beschl. v. 26.1.1989 - I ZB 4/88, GRUR 1989, 421, 422 - Conductor). Anders als bei der Beurteilung hinreichender Unterscheidungskraft (vgl. BGH, Beschl. v. 23.1.1974 - I ZB 12/72, GRUR 1974, 777, 778 f. - LEMONSODA) kann dem Schutzversagungsgrund des Freihaltebedürfnisses (Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 Altern. 2 PVÜ) also auch der Gebrauch der fremdsprachigen Marke im fremdsprachigen Ausland gemäß Art. 6 quinquies Abschn. C Nr. 1 PVÜ entgegenstehen.

III. Der Beschluß des Bundespatentgerichts ist demnach aufzuheben; die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§ 13 Abs. 5 WZG i.V. mit § 108 PatG).