Bundesgerichtshof
Urt. v. 05.04.1990, Az.: I ZB 7/89
„IR-Marke FE“

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist die Inhaberin der IR-Marke 506 200, welcher die Eintragung vom 12. Dezember 1985 in Frankreich als Ursprungsland zugrunde liegt. Das Zeichen

wird in Anspruch genommen für die folgenden Waren der Warenklasse 14

Horlogerie, instruments chronométriques, montres, calibres et mouvements de montres, composants et pièces diverses pour lesdits produits (non compris dans dïautres classes)

und der Warenklasse 16

Papiers, cartons, imprimés, catalogues, livres, livrets, brochures, photographies; clichés, matériel dïinstruction (à lïexception des appareils).

Die Prüfungsstelle für Klasse 14 IR des Deutschen Patentamts hat nach einem vorangegangenen refus de protection den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland versagt, weil die Marke ausschließlich aus freizuhaltenden Buchstaben im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 1, Altern. 2 WZG bestehe. Diese Ansicht hat das Bundespatentgericht in dem mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde angefochtenen Beschluß bestätigt. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, für die rechtliche Beurteilung sei unerheblich, daß nach dem Vortrag der Zeicheninhaberin die Marke in 60 Ländern eingetragen sei, da das deutsche Warenzeichengesetz im Gegensatz zu den Warenzeichengesetzen der meisten Länder ein ausdrückliches Eintragungsverbot für Buchstaben enthalte. Ein Schutz für Buchstaben komme nach deutschem Markenrecht nur ausnahmsweise und nur dann in Betracht, wenn der Eindruck eines Buchstabenzeichens aufgehoben werde. Dies sei vorliegend aber nicht der Fall, da weder die gewählte graphische Darstellung ungewöhnlich und für das Gesamtzeichen prägend sei, noch eine lautliche Einheit der Buchstaben F und E festgestellt werden könne.

II. Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Der international registrierten Marke, für welche der französischen Zeicheninhaberin der Telle-quelle-Schutz des Artikels 6 quinquies PVÜ zusteht, kann der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nicht mit der Begründung versagt werden, das deutsche Warenzeichengesetz sehe in § 4 Abs. 2 Nr. 1, Altern. 2 ein Eintragungsverbot für Buchstabenzeichen vor.

1. Der international registrierten Marke der Rechtsbeschwerdeführerin mit dem Ursprungsland Frankreich kann der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nur nach Maßgabe des Art. 5 Abs. 1 MMA versagt werden (§ 3 des Gesetzes über den Beitritt des Reiches zu dem Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken vom 12.7.1922 - RGBl. II 669). Gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 MMA ist eine Schutzversagung allein unter den Bedingungen zulässig, die nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums auf eine zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar sind. Die Prüfung der Schutzfähigkeit der Marke im Verbandsland gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 MMA, für welche der Telle-quelle-Schutz beansprucht werden kann, ist folglich nur in den Grenzen des Art. 6 quinquies Abschn. B PVÜ vorzunehmen (BGH, Beschl. v. 14.11.1975 - I ZB 9/74, GRUR 1976, 355, 356 - P-tronics; Urt. v. 5.2.1987 - I ZR 56/85, GRUR 1987, 525, 526 LITAFLEX; Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums, S. 96; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., Art. 5 MMA. Rdn. 1; v. Gamm, WRP 1977, 230, 231; Miosga, MA 1965, 824, 828). Durch die Telle-quelle-Klausel des Art. 6 quinquies Abschn. A Abs. 1 Satz 1 PVÜ wird der Schutz der im Ursprungsland ordnungsgemäß eingetragenen Marke über den nationalen Territorialbereich des Ursprungslandes hinaus erweitert und dieser so, wie sie im Ursprungsland eingetragen ist, auch in den Verbandsländern Wirkung und Schutz verliehen. Die Beschränkung der Schutzversagungsgründe für die Telle-quelle-Marke gemäß Abschn. B von Art. 6 quinquies PVÜ vermeidet somit Nachteile, die sich aus unterschiedlicher nationaler Auffassung über den Markenschutz und die Markenschutzfähigkeit ergeben können (BGH - P-tronics aaO; v. Gamm, WRP 1977, 230, 231).

2. Hiervon geht das Bundespatentgericht bei der Prüfung der Schutzfähigkeit ersichtlich aus. Seiner weiteren, der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Meinung, die Schutzversagungsgründe des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ stimmten mit denen des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG überein, dem inländischen Schutz einer international registrierten Buchstabenmarke stehe folglich das Verbot des Markenschutzes für Buchstaben aus § 4 Abs. 2 Nr. 1, Altern. 2 WZG entgegen, kann aber nicht beigetreten werden.

Abweichend von § 4 Abs. 2 Nr. 1, Altern. 2 WZG werden Zahlen und Buchstaben nach der Pariser Verbandsübereinkunft nicht von vornherein als schutzunfähig angesehen. Zahlen- und Buchstabenzeichen werden bei den Schutzversagungsgründen des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ nicht gesondert erwähnt. Die Regelung der Pariser Verbandsübereinkunft harmonisiert insoweit mit den Rechtsordnungen jener Verbandsländer, welche Zahlen- und Buchstabenzeichen nicht vornherein vom Schutz ausschließen oder sie ausdrücklich als markenschutzfähig anerkennen (vgl. hierzu Finger, MuW 1913/14, 9, 10; Beier/Reimer, GRUR 1955, 266, 271; zur Behandlung der Schutzfähigkeit von Buchstabenzeichen im EG-Markenrecht vgl. Art. 3 i.V. mit Art. 6 Abs. 1 b, c des Konsolidierten Textes zur Gemeinschaftsmarke der EG - GRUR Int. 1989, 388 - und Art. 2 i.V. mit Art. 3 Abs. 1 b, c der Ersten Richtlinie des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken - ABlEG Nr. L 40/1 v. 11.2.1989 = GRUR Int. 1989, 294). Die nationale Regelung des § 4 Abs. 2 Nr. 1, Altern. 2 WZG, welche Zahlen und Buchstaben generell von der Eintragungsfähigkeit ausnimmt, entspricht insoweit also nicht der Pariser Verbandsübereinkunft. Demnach ist es der Bundesrepublik Deutschland als Verbandsstaat verwehrt, ein im Ursprungsland eingetragenes, international registriertes Buchstabenzeichen schon deshalb als schutzunfähig anzusehen (vgl. BGH, Beschl. v. 22.1.1974 I ZB 12/72, GRUR 1974, 777, 779 - Lemonsoda; Bodenhausen aaO, S. 97) und ihm nur dann im Inland Schutz zuzubilligen, wenn - wie das Bundespatentgericht es entsprechend herkömmlichen nationalen Rechtsgrundsätzen (BGH, Beschl. v. 11.11.1982 - I ZB 15/81, GRUR 1983, 243, 244 [BGH 18.01.1983 - X ZB 13/82] - BE Robusta; Beschl. v. 13.10.1983 - I ZB 3/82, Bl. f. PMZ 1984, 113 - MSI) erwogen hat - die graphische Gestaltung der Marke geeignet ist, den Eindruck als Buchstabenzeichen aufzuheben. Vielmehr ist bei der Anwendung des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 i.V. mit Art. 6 quinquies PVÜ umgekehrt von der Schutzfähigkeit des international registrierten Buchstabenzeichens im Verbandsland auszugehen und allein zu erwägen, ob der individuellen Gestaltung des registrierten Zeichens jede Unterscheidungskraft abzusprechen ist oder ob es als eine Angabe zur Beschaffenheit der benannten Ware im Sinne des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ freizuhalten ist (vgl. Heydt, GRUR 1974, 780 re. Sp.; Bodenhausen, S. 97 f.; auch Hagens, Warenzeichenrecht, § 23 Anm. 19; RPA MuW 1933, 424). Es kann deshalb dem Buchstabenzeichen mit Telle-quelle-Schutz nur der Mangel der Unterscheidungskraft seiner individuellen Gestaltung oder ein aktuelles Freihaltebedürfnis hinsichtlich der so bezeichneten Waren, nicht aber das gesetzliche Eintragungsverbot des § 4 Abs. 2 Nr. 1, Altern. 2 WZG entgegengehalten werden, welches mit einem generellen (abstrakten) Freihaltebedürfnis an Buchstaben zur Bezeichnung der Sorte, der Qualität oder der Größe einer Ware begründet wird (vgl. Begründung des Warenzeichengesetzes, Bl. f. PMZ 1894/95, S. 25, 31 f.).

Ist sonach bei der Anwendung des Telle-quelle-Schutzes gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 MMA i.V. mit Art. 6 quinquies PVÜ von der grundsätzlichen Schutzfähigkeit des Buchstabenzeichens der Markeninhaberin auszugehen, kann, wozu das Bundespatentgericht bislang keine Feststellungen getroffen hat, der Schutz der IR-Marke in der Bundesrepublik Deutschland nur dann versagt werden, wenn die Verkehrskreise der Buchstabenkombination in der gewählten graphischen Gestaltung eine Unterscheidungskraft zur Kennzeichnung der so bezeichneten Waren nicht beimessen oder ein aktuelles Freihaltebedürfnis

hieran festzustellen ist.

III. Der Beschluß des Bundespatentgerichts ist somit aufzuheben; die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§ 13 Abs. 5 WZG i.V. mit § 108 PatG).