I.

Die Marke

ist - aufgrund einer Anmeldung vom 22. April 1983 - am 9. Dezember 1983 für die Waren Diamantwerkzeuge als Maschinenteile für Trockenschliff, insbesondere Diamant-Trennscheiben, Diamant-Schleifringe und Diamant-Hohlbohrer, eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat im Februar 1993 die Löschung der Marke beantragt und zur Begründung ausgeführt, daß das Zeichen wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses sowie mangels Unterscheidungskraft nicht hätte eingetragen werden dürfen. Die Markeninhaberin hat der Löschung widersprochen.

Die Markenabteilung des Deutschen Patentamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht die Löschung der Marke angeordnet.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde wendet sich die Markeninhaberin gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts. Während des Rechtsbeschwerdeverfahrens hat das Deutsche Patentamt dem Warenverzeichnis auf Antrag der Markeninhaberin im Wege der Teillöschung folgende Fassung gegeben:

Diamantwerkzeuge als nicht durch Turbinen angetriebene Maschinenteile für Trockenschliff, nämlich Diamant-Trennscheiben, Diamant-Schleifringe und Diamant-Hohlbohrer.

Die Markeninhaberin beantragt nunmehr, den angefochtenen Beschluß insoweit aufzuheben, als die Löschung über die zwischenzeitlich auf ihren Antrag hin erfolgte Teillöschung hinaus angeordnet worden ist. Die Antragstellerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II.

Das Bundespatentgericht hat in Übereinstimmung mit der Markenabteilung des Deutschen Patentamts angenommen, es lasse sich nicht belegen, daß die dem Wort "Turbo" zukommende erweiterte Bedeutung im Sinne von "schnell", "leistungs-stark" oder "wirksam" bereits im Dezember 1983 geläufig gewesen sei; auf diese Bedeutung des Begriffs könne daher die Annahme eines Freihaltebedürfnisses oder das Fehlen der Unterscheidungskraft nicht gestützt werden. Dagegen stelle das Wort "Turbo" bereits in seiner ursprünglichen technischen Bedeutung für die hier eingetragenen Waren einen Sachhinweis dar: In dieser Bedeutung stehe "Turbo" zum einen für "Abgas-turbolader" oder einen entsprechend ausgerüsteten Motor und zum anderen für "turbinengetrieben" oder für "Turbine". Ausgehend von diesem Bedeutungsgehalt weise "Turbo" beschreibend darauf hin, daß die im Warenverzeichnis genannten Maschinenteile zum Einsatz in turbinengetriebenen Schleifgeräten bestimmt seien; derartige "Turbo-Schleiffräser" seien bereits in den sechziger Jahren beschrieben worden, was anhand von drei Artikeln aus den Jahren 1963, 1965 und 1967 belegt werden könne. Zwar sei die Verwendung von "Turbo" in Alleinstellung nur für die Bedeutung "Abgasturbolader" nachgewiesen, während die Bedeutung "turbinengetrieben" oder "Turbine" lediglich für das Wortbildungselement "turbo..." belegt sei. Die Alleinstellung von "Turbo" könne indessen die absolute Schutzfähigkeit nicht begründen, da in der beschreibenden Angabe (etwa in "Turbo-Schleiffräser") "Turbo-" als eigener Wortbestandteil durch Bindestrich abgesetzt vorangestellt werde. Das bestehende Freihaltebedürfnis werde schließlich auch nicht durch die bildliche Ausgestaltung der Marke ausgeschlossen, da es sich insofern nur um eine übliche graphische Beigabe handele, die dem Wort "Turbo" keine solche bildliche Prägnanz verleihen könne, daß der Eindruck der Verwendung einer beschreibenden Angabe in den Hintergrund trete.

III.

Die Rechtsbeschwerde ist, weil das Bundespatentgericht sie zugelassen hat, statthaft (§ 83 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) und auch im übrigen zulässig. Sie führt zur Aufhebung und Zurückverweisung.

1.

Zu Recht weist die Rechtsbeschwerde zunächst darauf hin, daß infolge des Inkrafttretens des Markengesetzes am 1. Januar 1995 der Löschungsantrag nur Erfolg haben kann, wenn die in Rede stehende Marke nach den Bestimmungen sowohl des Warenzeichengesetzes als auch des Markengesetzes nicht schutzfähig ist (§§ 152, 162 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Die vom Bundespatentgericht ausgesprochene Löschung kann somit nur Bestand haben, wenn die Marke sowohl nach § 4 Abs. 2 WZG als auch nach § 8 Abs. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist. Da jedoch in dieser Hinsicht durch das Markengesetz keine substantielle Änderung gegenüber der bisherigen Regelung in § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG eingetreten ist (vgl. BGH, Beschl. v. 19.01.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 410 - PROTECH; Beschl. v. 07.06.1996 - I ZB 10/94, GRUR 1996, 771 = WRP 1996, 1160 - THE HOME DEPOT), bedarf es einer gesonderten Prüfung nach altem und nach neuem Recht nicht.

2.

Der Senat hat bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen, daß die von der Antragstellerin angegriffene Marke nach Abschluß der Tatsacheninstanz durch Beschränkung des Warenverzeichnisses teilweise gelöscht worden ist. Ebenso wie die Rücknahme der Markenanmeldung (BGH, Beschl. v. 20.01.1983 - I ZB 4/82, GRUR 1983, 342, 343 - BTR) und die Rücknahme des Widerspruchs gegen die Zeichenanmeldung (BGH, Beschl. v. 03.04.1985 - I ZB 17/84, GRUR 1985, 1052, 1053 - LECO) noch in der Rechtsbeschwerdeinstanz verfahrensrechtlich zu beachten sind, muß das Rechtsbeschwerdegericht seiner Entscheidung die veränderte Sachlage zugrunde legen, die durch eine aufgrund eines Verzichts erfolgte (Teil-)Löschung (§ 48 Abs. 1 MarkenG) eingetreten ist; dies gilt jedenfalls dann, wenn die Rechtsbeschwerde - wie im Streitfall - ihre Anträge der veränderten Situation angepaßt hat.

Da in derartigen Fällen die Markeneintragung in der inzwischen (fort-)geltenden Fassung nicht Gegenstand der Feststellungen des Bundespatentgerichts war (§ 89 Abs. 2 MarkenG), muß die angefochtene Entscheidung grundsätzlich aufgehoben und die Sache (ohne weitere Sachprüfung) an das Patentgericht zurückverwiesen werden (§ 89 Abs. 4 MarkenG). Eine andere Sachbehandlung könnte nur dann veranlaßt sein und zu einer Zurückweisung der Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin führen, wenn die vom Beschwerdegericht angestellten Erwägungen rechtsfehlerfrei sind und die Marke auch in dem durch die zwischenzeitlich erfolgte Teillöschung eingeschränkten Umfang erfassen und wenn die Verfahrensbeteiligten bereits hinreichend Gelegenheit hatten, auch zur Frage der Löschung der Marke im beschränkt verteidigten Umfang die maßgeblich erscheinenden tatsächlichen Gesichtspunkte vorzutragen.

Im Streitfall kommt eine abschließende Entscheidung nicht in Betracht. Entgegen den Rügen der Rechtsbeschwerde weist die angefochtene Entscheidung des Bundespatentgerichts zwar keine Rechtsfehler auf (nachfolgend 3.), seine Erwägungen zur Löschung der Marke "Turbo" im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Warenverzeichnis lassen sich indessen nicht ohne weiteres auf die aufgrund des Verzichts teilgelöschte Marke übertragen (nachfolgend 4.). Zudem ist der Antragstellerin Gelegenheit zu geben, ihren Vortrag auf die durch den teilweisen Verzicht der Markeninhaberin entstandene neue markenrechtliche Situation anzupassen.

3.

Die Rügen der Rechtsbeschwerde gegen die Beurteilung des Beschwerdegerichts greifen nicht durch. Die Erwägungen, aufgrund deren das Bundespatentgericht die Bezeichnung "Turbo" als einen freizuhaltenden Sachhinweis für die im Warenverzeichnis ursprünglich aufgeführten Waren (Diamantwerk-zeuge als Maschinenteile für Trockenschliff, insbesondere Diamant-Trennscheiben, Diamant-Schleifringe und Diamant-Hohlbohrer) angesehen und mit denen es die Löschungsanordnung begründet hat, begegnen keinen durchgreifenden Bedenken.

a)

Unbegründet sind die Verfahrensrügen, mit denen sich die Rechtsbeschwerde gegen die Feststellungen des Bundespatentgerichts wendet.

aa)

Dies gilt zum einen für die Rüge, die Parteien hätten keine Gelegenheit gehabt, sich zu einem vom Beschwerdegericht verwerteten Gutachten der Gesellschaft für Deutsche Sprache zu äußern (§ 78 Abs. 2 MarkenG). Der angefochtene Beschluß gibt keinen Anhalt für die Berücksichtigung des Gutachtens bei der Entscheidungsfindung. Daß die Originalfassung des Beschlusses einen gestrichenen, in den Ausfertigungen nicht mehr vorhandenen Hinweis auf das Gutachten enthält, macht im Gegenteil deutlich, daß eine Verwertung des Gutachtens nicht erfolgt ist.

bb)

Ebenfalls ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, daß sich die in der angefochtenen Entscheidung angeführten Druckschriften nicht (mehr) bei den Akten des Beschwerdeverfahrens befinden. Dem Rechtsbeschwerdegericht ist die rechtliche Nachprüfung jedoch schon deshalb uneingeschränkt möglich, weil der angefochtene Beschluß die aus öffentlich zugänglichen Fachzeitschriften stammenden Artikel mit den maßgeblichen Passagen wörtlich wiedergibt (vgl. BGHZ 80, 64, 68). Im übrigen hat die Antragstellerin die in Rede stehenden Kopien, die den Parteien vom Bundespatentgericht mit der Terminsladung zugestellt worden waren, im Rechtsbeschwerdeverfahren vorgelegt; auch damit ist der Rüge der mangelnden Nachprüfbarkeit die Grundlage entzogen (vgl. BGH, Urt. v. 08.03.1982 - II ZR 10/81, NJW 1982, 2071).

cc)

Unbegründet ist ferner die Rüge, mit der sich die Rechtsbeschwerde dagegen wendet, daß Vortrag der Markeninhaberin zur Verkehrsdurchsetzung unberücksichtigt geblieben sei (§ 78 MarkenG). Mit Recht weist die Rechtsbeschwerdeerwiderung darauf hin, daß das entsprechende Vorbringen nicht ausreichend war, um eine - von der Markeninhaberin auch nicht beanspruchte - Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke darzutun.

dd)

Die Rechtsbeschwerde rügt schließlich ohne Erfolg, daß ihr Tatbestandsberichtigungsantrag vom Bundespatentgericht abgelehnt worden ist. Die Markeninhaberin hatte beantragt, den Tatbestand der angefochtenen Entscheidung in der Weise zu ergänzen, daß ihr mündliches Vorbringen berücksichtigt werde (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V. mit § 314 ZPO), wonach die von ihr vertriebenen Werkzeuge grundsätzlich für einen Turbinenantrieb nicht in Betracht kämen. Zutreffend weist die Rechtsbeschwerde zwar darauf hin, daß ein Tatbestandsberichtigungsantrag nicht mit der Begründung abgelehnt werden darf, der fragliche Vortrag sei unbehelflich, auf ihn komme es bei der Entscheidung nicht an; denn die Ergänzung des Tatbestandes soll gerade die Möglichkeit eröffnen, die Frage der Relevanz des betreffenden Vorbringens zur Überprüfung des Rechtsbeschwerdegerichts zu stellen. Gleichwohl kann ein Rechtsmittel nur dann mit Erfolg auf diesen Verfahrensmangel gestützt werden, wenn es sich um ein erhebliches Vorbringen handelt, das auf diese Weise übergangen worden ist; denn anderenfalls beruht die angefochtene Entscheidung nicht auf dem Verstoß (§ 84 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Im Streitfall kam es auf das Vorbringen, um das die Markeninhaberin den Tatbestand ergänzen lassen wollte, nicht an. Da die im Warenverzeichnis aufgeführten Waren auch Werkzeugteile für turbinengetriebene Maschinen umfaßten, stand das vom Bundespatentgericht festgestellte Freihaltebedürfnis der Eintragung entgegen (dazu unten b) cc)).

b)

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren dienen können, für die also ein aktuelles Freihaltebedürfnis besteht. Diese Voraussetzungen hat das Bundespatentgericht - bezogen auf das ursprüngliche Warenverzeichnis - rechtsfehlerfrei bejaht.

Es hat hierzu festgestellt, daß das Wort "Turbo-" im technischen Sinne von "turbinengetrieben" bereits vor Eintragung der angegriffenen Marke für Schleifgeräte üblich war (z.B. in der Form "Turbo-Schleiffräser") und daher beschreibend darauf hinwies, daß die im Warenverzeichnis aufgeführten Maschinenteile zum Einsatz in solchen turbinengetriebenen Schleifgeräten bestimmt waren.

aa)

Mit Recht hat es das Bundespatentgericht nicht als entscheidend angesehen, daß für Schleifgeräte nicht die Verwendung von "Turbo" in Alleinstellung nachgewiesen ist. Steht der Sinngehalt des beanspruchten Zeichens im Eintragungszeitpunkt fest, bedarf es zur Begründung des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keiner Feststellung, daß und in welchem Umfang diese Bezeichnung in Alleinstellung verwendet wurde (vgl. BGH, Urt. v. 27.02.1970 - I ZR 52/68, GRUR 1970, 416, 418 - Turpo; Beschl. v. 20.06.1996 - I ZB 31/95, GRUR 1996, 770 = WRP 1996, 1042 - MEGA; Beschl. v. 23.03.1995 - I ZB 20/93, GRUR 1995, 410, 411 = WRP 1995, 617 - TURBO I).

bb)

Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde genügen die getroffenen Feststellungen auch dem Erfordernis, daß das Freihaltebedürfnis gerade für die eingetragenen Waren nachgewiesen sein muß (vgl. BGH, Beschl. v. 03.06.1977 - I ZB 8/76, GRUR 1977, 717, 718 = WRP 1977, 578 - Cokies; Beschl. v. 22.03.1990 - I ZB 2/89, GRUR 1990, 517, 518 - SMARTWARE). Denn aus der Beschaffenheitsangabe für ein Schleifgerät, wie sie sich beispielsweise in der tatsächlich verwendeten Bezeichnung "Turbo-Schleiffräser" findet, ergibt sich nach der Lebenserfahrung ohne weiteres, daß das Wort "Turbo" als Bestimmungsangabe für ein zum Einsatz in einem solchen Schleifgerät bestimmtes Werkzeugteil dienen konnte; bei derartigen Teilen, die erst im Zusammenwirken mit einem Gerät bestimmungsgemäß eingesetzt werden können, liegt ein solcher (beschreibender) Hinweis auf die Art des Gerätes nahe. Damit bestand zum Eintragungszeitpunkt ein hinreichender Anhalt dafür, daß Mitbewerber der Markeninhaberin das Wort "Turbo" in dem dargelegten (beschreibenden) Sinne benutzen würden (vgl. BGH, Beschl. v. 13.05.1993 - I ZB 8/91, GRUR 1993, 744, 745 - MICRO CHANNEL). Dies ist für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses ausreichend (vgl. auch BGH GRUR 1996, 770, 771 - MEGA).

cc)

Nicht zu beanstanden ist schließlich, daß das Bundespatentgericht nicht lediglich eine Teillöschung - bezogen auf Werkzeugteile für turbinengetriebene Maschinen - ausgesprochen hat. Im Hinblick auf das Freihaltebedürfnis bestand für das Zeichen "Turbo" ein absolutes Eintragungshindernis in bezug auf die ursprünglich im Warenverzeichnis aufgeführten Waren (Diamantwerkzeuge als Maschinenteile für Trockenschliff); dort waren Werkzeuge erfaßt ohne Unterschied, ob sie in einer turbinengetriebenen oder einer nichtturbinengetriebenen Schleifmaschine zum Einsatz kommen sollten. Die Bezeichnung "Turbo" ist nach den getroffenen Feststellungen geeignet, für diese Waren als beschreibender Hinweis darauf zu dienen, daß es sich um ein für den Einsatz in einem turbinengetriebenen Gerät bestimmtes Werkzeugteil handelt. Da im Warenverzeichnis keine anderen Waren aufgeführt waren, hinsichtlich deren ein Freihaltebedürfnis hätte verneint werden können, kam eine Teillöschung nicht in Betracht. Insbesondere war das Bundespatentgericht nicht gehalten oder auch nur berechtigt, von Amts wegen die im Warenverzeichnis genannten Waren in zwei Kategorien aufzuteilen (Diamantwerkzeuge für turbinengetriebene und Diamantwerkzeuge für nicht turbinengetriebene Maschinen) und die Löschung entsprechend zu beschränken. Eine solche Beschränkung wäre nur in Frage gekommen, wenn das Warenverzeichnis bereits die beiden Kategorien als unterschiedliche Waren aufgewiesen hätte (vgl. § 37 Abs. 5 MarkenG).

4.

Das vom Bundespatentgericht festgestellte Freihaltebedürfnis stellt jedoch nicht ohne weiteres ein Eintragungshindernis dar, wenn das Warenverzeichnis - wie inzwischen geschehen - auf Werkzeuge für nicht durch Turbinen angetriebene Geräte beschränkt wird. Kann das Wort "Turbo" als beschreibender Sachhinweis für Werkzeugteile dienen, die für den Einsatz in einem turbinengetriebenen Schleifgerät bestimmt sind, entfällt diese beschreibende Wirkung, wenn es um die Kennzeichnung anderer Werkzeugteile geht.

Allerdings sind die Waren des beschränkten Warenverzeichnisses den Waren ähnlich, für die das Bundespatentgericht ein Freihaltebedürfnis festgestellt hat. Im Eintragungsverfahren sowie im Löschungsverfahren nach § 54 MarkenG ist jedoch das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG allein für die im Verzeichnis enthaltenen Waren zu prüfen, nicht dagegen für mit diesen ähnliche Waren (vgl. BGH GRUR 1977, 717, 718 - Cokies; GRUR 1990, 517 - SMARTWARE). Im Interesse des allgemeinen Freihaltebedürfnisses besteht keine Veranlassung, das absolute Eintragungsverbot auf Waren auszudehnen, die das Warenverzeichnis nicht erfaßt, die vielmehr mit den dort erfaßten Waren nur ähnlich sind. Der Gefahr einer Aushöhlung der freizuhaltenden Angabe durch die für ähnliche Waren eingetragene Marke ist - wie der Senat bereits entschieden hat (BGH GRUR 1977, 717, 718 - Cokies) - nicht im Eintragungs- oder Löschungsverfahren, sondern im Verletzungsverfahren zu begegnen. Der Schutz aus einer solchen Marke ist also ebenso zu begrenzen wie der Schutzbereich einer an freizuhaltenden Angaben angelehnten Marke (vgl. BGH, Beschl. v. 18.04.1985 - I ZB 4/84, GRUR 1985, 1053, 1054 - ROAL; Beschl. v. 01.12.1988 - I ZB 5/87, GRUR 1989, 264, 265 - REYNOLDS R 1/EREINTZ; Beschl. v. 14.12.1988 - I ZB 6/87, GRUR 1989, 349, 350 - ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy; Beschl. v. 27.02.1997 - I ZB 2/95 - à la Carte). Unter der Geltung des Markengesetzes kann dies - neben der sachgerechten Handhabung des Erfordernisses der Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) - insbesondere durch die Bestimmung des § 23 MarkenG erfolgen, die es dem Markeninhaber verwehrt, mit Hilfe des Markenschutzes gegen beschreibende Angaben einzuschreiten.

Ein weitergehendes Freihaltebedürfnis, das einer Eintragung von "Turbo" für Waren der fraglichen Art generell entgegensteht, hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt. Es hat zwar angenommen, daß der Begriff "Turbo" eine Bedeutungserweiterung erfahren habe und heute als ein Synonym für "Schnelligkeit, Leistungsstärke, Wirksamkeit" verwendet werde (vgl. BGH GRUR 1995, 410 - TURBO I); ein Eintragungshindernis hat es daraus aber nicht hergeleitet, weil nicht nachzuweisen sei, daß "Turbo" bereits im Dezember 1983 - dem Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke - in diesem weiten Sinne verstanden worden sei. Auch zu der von der Rechtsbeschwerdeerwiderung angeführten Bedeutung von "Turbo" im Sinne eines sich drehenden, kreiselartigen Gegenstandes hat das Bundespatentgericht bislang keine Feststellungen getroffen.

IV.

Nach alldem ist der angefochtene Beschluß auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG). Im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren wird die Antragstellerin auch Gelegenheit haben, ergänzend vorzutragen und die Begründung ihres Löschungsantrags den veränderten Gegebenheiten anzupassen.