Bundesgerichtshof
Urt. v. 19.01.1995, Az.: I ZB 20/92
„PROTECH“

I. Die Anmelderin hat das Zeichen PROTECH für die Waren "Tennisschläger, Tennissaiten, Joggingbekleidungsstücke, nämlich Sweatshirts und T-Shirts", am 24. August 1988 zur Eintragung in die Zeichenrolle angemeldet.

Das Patentamt hat durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung teilweise, und zwar für die Waren "Tennisschläger, Tennissaiten", wegen fehlender Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist erfolglos geblieben.

Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht, das ebenfalls die Unterscheidungskraft verneint und ein Freihaltebedürfnis angenommen hat, hat ausgeführt: Beachtliche Verkehrskreise sähen in dem angemeldeten Zeichen häufig keinen betrieblichen Herkunftshinweis. Der Bestandteil "PRO" sei die auch im Inland gängige Abkürzung für "professionell" oder "Profi" und finde jedenfalls im Bereich des Tennissports häufig beschreibende Verwendung. Der Bestandteil "TECH" stelle die auch im deutschen Sprachgebrauch verwendete Abkürzung für Technik/Technologie dar. Hieraus ergebe sich, daß zumindest ein beachtlicher Teil der als Käufer der einschlägigen Waren in Betracht zu ziehenden Endverbraucher in dem angemeldeten Zeichen ohne Zuhilfenahme der Phantasie einen naheliegenden Hinweis darauf sehen werde, daß die so bezeichneten Tennisschläger oder -saiten professioneller Technik entsprächen, also einen derartigen Standard aufwiesen.

Auch Wortzusammenstellungen, die zur Zeit noch nicht nachgewiesen werden könnten, seien dem Zeichenschutz dann nicht zugänglich, wenn sie, wie das Zeichenwort, sprachüblich gebildet seien und der sachbezogene Aussagegehalt - wenn auch bei dem angemeldeten Zeichen nur schlagwortartig und nicht detailliert beschreibend - klar auf der Hand liege. Während der Verkehr an alt eingeführte Wörter wie Programm, Prothese, Prolet gewöhnt sei, erkenne er bei dem Zeichenwort, bei dem es sich um eine neue, nicht geläufige Wortzusammenstellung handele, im allgemeinen die hier zugrundeliegenden sachbezogenen gängigen Abkürzungen, die auch in der Kombination ihre Eigenständigkeit bewahrt hätten und keinen übergreifenden Gesamtaussagegehalt aufwiesen.

Angesichts dieses beschreibenden Inhalts der angemeldeten Bezeichnung bestehe auch ein Freihaltebedürfnis an deren von Ausschließlichkeitsrechten unbeeinträchtigter Verwendung durch die Mitbewerber der Anmelderin.

III. Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil sie vom Bundespatentgericht zugelassen worden ist (§ 13 Abs. 5 WZG). Sie ist auch im übrigen zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt und fristgerecht begründet worden.

Die Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.

1. In der Sache sind für das von der Anmelderin weiterverfolgte Eintragungsbegehren nach der Außerkraftsetzung des Warenzeichengesetzes durch Art. 48 Nr. 1 Markenrechtsreformgesetz die Vorschriften des Markengesetzes der Beurteilungsmaßstab, denn in § 152 MarkenG ist bestimmt, daß auch auf vor dem 1. Januar 1995 angemeldete Marken die Vorschriften des Markengesetzes Anwendung finden, soweit - wie für den vorliegenden Fall - nichts anderes bestimmt ist.

2. Der Eintragung stehen absolute Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG auf der vom Bundespatentgericht festgestellten Tatsachengrundlage (§ 89 Abs. 2 MarkenG) nicht entgegen.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen für die Waren oder Dienstleistungen des Verzeichnisses (vgl. § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Diese Voraussetzung ist für die vorliegend zu beurteilende Marke nicht gegeben.

Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für Waren (oder Dienstleistungen) eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (§ 3 Abs. 1 MarkenG).

Diese Eignung kann der angemeldeten Marke nicht abgesprochen werden. Das Bundespatentgericht ist von der Annahme ausgegangen, daß es sich bei ihr um eine neue, nicht geläufige Wortzusammenstellung handele, deren (beschreibender) Gebrauch derzeit nicht nachweisbar sei. Auf dieser Tatsachengrundlage muß angenommen werden, daß die Marke bei entsprechender Benutzung im Zusammenhang mit den hier noch interessierenden Waren des Warenverzeichnisses als Unterscheidungsmittel im vorerwähnten Sinne geeignet ist. Kann einer Marke nämlich kein für die in Frage stehenden Waren (und/oder Dienstleistungen) im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das nur als solches und nicht als Kennzeichnungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß der inländische Verkehr, an den sich angesichts des territorialen Geltungsbereichs des Markengesetzes die Markierung wendet, und auf dessen Anschauung insoweit deshalb maßgeblich abzuheben ist (vgl. BGH, Beschl. v. 28.4.1994 - I ZB 5/92, GRUR 1994, 730, 731 = WRP 1994, 747 - VALUE m.w.N.), einer als Marke verwendeten Kennzeichnung ihre spezifische vorerwähnte Unterscheidungsfunktion und damit die Unterscheidungskraft abspricht.

Der Tatsache, daß die beiden Bestandteile "PRO" und "TECH" der Marke je für sich einen beschreibenden Inhalt haben, nämlich einerseits, wovon das Patentamt ausgegangen ist, die Bedeutung von "für" hat, sowie auch, wie das Bundespatentgericht festgestellt hat, geläufige Abkürzung für professionell/Profi ist und andererseits für Technik/Technologie steht, kann im gegebenen Zusammenhang keine maßgebliche Bedeutung beigemessen werden. Denn Gegenstand der Beurteilung ist grundsätzlich allein die Marke in ihrer angemeldeten Form, nicht jedoch diejenigen Bestandteile, aus denen sie bei analysierender Betrachtung als zusammengesetzt erscheinen mag. Das beruht darauf, daß der angesprochene Verkehr, auf dessen Verständnis es, wie vorerwähnt, im gegebenen Zusammenhang allein ankommt, erfahrungsgemäß eine Marke in der Regel so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne daß eine analysierende, möglichen Bestandteilen und/oder deren Begriffsbedeutung nachgehende Betrachtungsweise Platz greift (vgl. BGH, Beschl. v. 28.11.1991 - I ZB 4/90, GRUR 1992, 515, 516 - Vamos; Beschl. v. 28.4.1994 - I ZB 5/92 aaO. - VALUE; Beschl. v. 8.12.1994 - I ZB 15/92 - U-KEY).

b) Der begehrten Eintragung der Marke steht auch nicht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Danach sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren (oder Dienstleistungen) dienen können. Auch diese Voraussetzungen sind auf der zugrunde zu legenden Tatsachengrundlage nicht gegeben.

Den Feststellungen des Bundespatentgerichts ist nicht zu entnehmen, daß die Marke derzeit als Angabe benutzt wird, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren dienen kann. Das Bundespatentgericht ist im Gegenteil davon ausgegangen, daß eine beschreibende Verwendung des Zeichenworts derzeit nicht nachweisbar ist. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung der Marke als Sachangabe beruhenden Freihaltebedürfnis kann deshalb nicht ausgegangen werden.

Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, die wörtlich aus Art. 2 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken übernommen worden ist, läßt die Versagung der Eintragung allerdings auch dann zu, wenn zwar eine derartige Benutzung als Sachangabe (noch) nicht erfolgt, eine solche jedoch nach den gegebenen Umständen in Zukunft erfolgen wird. Denn auch in einem derartigen Fall ist die Voraussetzung gegeben, daß die Marke als Sachangabe, wie es in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG heißt, dienen kann. Auch ein derartiges auf einer Zukunftsprognose beruhendes Freihaltebedürfnis liegt im Streitfall indessen nicht vor.

Das Bundespatentgericht ist - bei der Erörterung der Unterscheidungskraft - davon ausgegangen, daß beachtliche Teile der als Käufer der in Rede stehenden Waren in Betracht zu ziehenden Endverbraucher in der angemeldeten Marke einen naheliegenden Hinweis darauf sähen, daß die so bezeichneten Waren professioneller Technik entsprächen, also einen derartigen Standard aufwiesen. Hierin können die die Annahme eines zukünftigen Freihaltebedürfnisses an Sachangaben rechtfertigenden Umstände nicht gesehen werden. Denn es kommt - wie schon bisher in der Rechtsprechung zum Warenzeichengesetz anerkannt ist (vgl. BGH, Urt. v. 30.6.1983 - I ZR 96/81, GRUR 1983, 768, 770 - Capri-Sonne; Beschl. v. 28.11.1991 - I ZB 4/90 aaO. - Vamos; Beschl. v. 14.5.1992 - I ZB 12/90, GRUR 1993, 43, 45 - Römigberg; Beschl. v. 8.12.1994 - I ZB 15/92 - U-KEY) - nicht lediglich darauf an, daß eine Entwicklung theoretisch denkbar ist, die zum beschreibenden Gebrauch der Marke führen kann. Die Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklung setzt vielmehr die Feststellung von Tatsachen voraus, die einen konkreten Anhalt für die vorausgesetzte Entwicklung bieten sowie hierauf gegründeter sicherer Erwägungen, wobei auch die Gründe, die die Entwicklung fraglich erscheinen lassen können, sorgfältig geprüft werden müssen (vgl. BGH, Beschl. v. 28.11.1991 - I ZB 4/90 aaO. - Vamos m.w.N.).

Bei Zugrundelegung dieser Grundsätze kann ein schutzwürdiges Freihaltebedürfnis im Streitfall nicht angenommen werden. Hiergegen spricht schon, daß bisher, wie das Bundespatentgericht festgestellt hat, ein beschreibender Gebrauch der Marke nicht nachweisbar ist. Ein solcher tatsächlicher Gebrauch wäre um so naheliegender gewesen, als die nach der Annahme des Bundespatentgerichts in dem Markenwort enthaltene Sachangabe weder als solche neu ist noch das Bedürfnis zu ihrer Mitteilung als neu erachtet werden kann, jedenfalls dahingehende Feststellungen vom Bundespatentgericht nicht getroffen worden sind.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht unter der Annahme, daß das Markenwort die in Rede stehenden Wareneigenschaften nicht speziell, sondern, wie das Bundespatentgericht angenommen hat, eher allgemein und schlagwortartig beschreibt. Zwar kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, daß eine derartige Angabe, die angesichts ihrer Ungenauigkeit zur Verwendung in der Fachsprache eher ungeeignet erscheint (vgl. BGHZ 123, 30, 36 - Indorektal II; BGH, Beschl. v. 8.12.1994 - I ZB 15/92 - U-KEY), zur werbemäßigen Herausstellung von Wareneigenschaften verwendbar ist. Anhaltspunkte hierfür sind bezüglich des Markenworts jedoch nicht ersichtlich. Maßgeblich spricht schon hiergegen, daß auch ein derartiger Gebrauch bisher nicht nachweisbar ist.

Anhaltspunkte dafür, daß der allgemeine Verkehr ein schutzwürdiges Interesse an einer von Ausschließlichkeitsrechten eines Dritten ungestörten Benutzung des Markenwortes haben könnte, sind ebenfalls nicht ersichtlich.

IV. Danach war auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin der angefochtene Beschluß des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Kommt das Bundespatentgericht bei seiner erneuten Beurteilung zu dem Ergebnis, daß die Marke nicht von der Eintragung ausgeschlossen ist, wird es - auf der Grundlage der bisher getroffenen Feststellungen - die Eintragbarkeit auch nach den bis zum 31. Dezember 1994 maßgebenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes nicht verneinen dürfen, so daߧ 156 MarkenG vorliegend keine Anwendung finden kann.

Zur Begründung kann insoweit auf die Ausführungen zu III, 1 und 2 verwiesen werden. Die gesetzliche Neuregelung durch das Markengesetz hat nämlich, was die Frage der Eintragbarkeit des angemeldeten Zeichens angeht, keine substantielle Veränderung gebracht, insoweit sind vielmehr die hier in Frage stehenden Voraussetzungen sachlich gleich geblieben.