Bundesgerichtshof
Urt. v. 22.03.1990, Az.: I ZB 2/89
„SMARTWARE“

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin hat das Wortzeichen "SMARTWARE" für "auf Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme" angemeldet. Das Bundespatentgericht hat in seinem mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde angefochtenen Beschluß die Zurückweisung der Anmeldung durch die Prüfungsstelle der Klasse 9 Wz des Deutschen Patentamts bestätigt.

II. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, das beanspruchte Zeichen sei für Computerprogramme eine beschreibende Sachangabe, deshalb freizuhalten und dem Zeichenschutz nicht zugänglich. Die einzelnen Bestandteile "SMART" und "WARE" wiesen zwar einen gewissen Bedeutungsspielraum auf, für den beanspruchten Warenbereich seien sie aber klar definiert. SMART beschreibe geläufigerweise eine gerätetechnische Intelligenz; bei WARE handele es sich um ein Versatzstück aus den bekannten Begriffen der elektronischen Datenverarbeitung "hardware" und "software". In bezug auf die beanspruchte Ware werde damit ein "intelligentes Programm" beschrieben. Es handele sich hierbei zudem um einen schon existierenden Fachbegriff, der nach W. B., Fachwörterbuch der Mikroelektronik, Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Heidelberg 1984, als "Betriebskomfort (die durch ein programmierbares Terminal gebotenen Betriebsmöglichkeiten) " definiert sei. Da für eine Terminalabfrage neben dem Einsatz des Rechners vor allem ein entsprechendes Programm erforderlich sei, um den Betriebskomfort zu erreichen, bestehe für die angemeldete Bezeichnung "SMARTWARE" ein aktuelles Freihaltebedürfnis. Gegen das Freihaltebedürfnis könne nicht angeführt werden, daß "SMARTWARE" als Marke in den USA und in einigen europäischen Ländern eingetragen sei, da diese Bezeichnung als Fachbegriff Eingang in die deutsche Fachsprache der Mikroelektronik gefunden habe.

III. Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht ist rechtlich fehlerfrei davon ausgegangen, daß das im Freihaltebedürfnis des Verkehrs begründete Eintragungsverbot des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG auch für solche Zeichen gilt, die aus fremdsprachigen Wörtern zusammengesetzt sind (BGH, Beschl. v. 26.11.1987 I ZB 1/87, GRUR 1988, 379 - RIGIDITE). Um den berechtigten Interessen der Mitbewerber an der freien Benutzbarkeit von Angaben zur Beschaffenheit und der Bestimmung der Ware gerecht zu werden, sind folglich auch bei fremdsprachlichen Wortschöpfungen solche Bezeichnungen von der Eintragung auszunehmen, die nicht unbeachtliche Teile des Verkehrs als eine glatt beschreibende Angabe oder als eine hieran eng angelehnte, unbedeutende Abwandlung auffassen (BGH - RIGIDITE aaO; Beschl. v. 8.6.1989 - I ZB 17/88, GRUR 1989, 666 Sleepover; vgl. auch BGHZ 91, 262, 271 f. - Indorektal).

Ein Freihaltebedürfnis kann aber, was das Bundespatentgericht nicht hinreichend beachtet hat, nur dann angenommen werden, wenn die mit der angemeldeten Bezeichnung geweckte Vorstellung des Verkehrs einer Beschaffenheits- und Bestimmungsangabe sich auf die angemeldete Ware selbst bezieht. Nur in diesem Rahmen besteht für die Mitbewerber ein Bedürfnis, den Sachhinweis, welcher der Bezeichnung innewohnt, in der beanspruchten sprachlichen Fassung zu nutzen. Für die Ausdehnung der Prüfung eines Freihaltebedürfnisses bei (nur) gleichartigen Waren ist folglich im Eintragungsverfahren grundsätzlich kein Raum (BGH, Beschl. v. 3.6.1977 I ZB 8/76, GRUR 1977, 717, 718 - Cokies, m. Anm. Storch, S. 719; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 4 Rdn. 80; Haller, GRUR 1989, 643, 651). Hieraus folgt indessen - entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde - aber auch, daß Eintragungen des angemeldeten Zeichens in Rechtsordnungen des fremden Sprachkreises bei der Beurteilung des Freihaltebedürfnisses (vgl. BGH, Beschl. v. 26.11.1987 I ZB 1/87, GRUR 1988, 379, 381 - RIGIDITE; Beschl. v. 26.1.1989 - I ZB 4/88, GRUR 1989, 421, 422 - Conductor) Bedeutung nur beigemessen werden kann, soweit ihnen die für die inländische Zeicheneintragung angemeldete Ware zugrunde liegt. Aus diesem Grund können als etwaiges Indiz gegen ein Freihaltebedürfnis an einer fremdsprachiger Bezeichnung auch nur solche Eintragungen aus fremder Rechtsordnung angeführt werden, die sich auf dieselbe Ware beziehen, nicht aber solche, die nur gleichartige Waren betreffen. Jedenfalls der in den USA erfolgten Eintragung der angemeldeten Bezeichnung für den Hardware-Bereich könnte damit für die hier anstehende Beurteilung keine Bedeutung zukommen.

a) Nach den vom Bundespatentgericht anhand eines Fachwörterbuchs für Mikroelektronik getroffenen Feststellungen bezeichnet der im Inland verwandte Fachbegriff "SMARTWARE" einen Betriebskomfort, der durch die Betriebsmöglichkeiten eines programmierbaren Terminals, also eines Bestandteils der Hardware im Computerbereich, eröffnet wird. Ein Begriff, mit welchem die Beschaffenheit der Hardware beschrieben wird, dient aber nicht ohne weiteres auch der Qualifizierung von Software. Die Betrachtungsweise des Bundespatentgerichts, der Betriebskomfort des Terminals könne nur über ein entsprechendes, d.h. entsprechend komfortables Programm erreicht werden, weshalb die angemeldete Bezeichnung "SMARTWARE" als Beschaffenheitsangabe primär die beanspruchte Ware "Computerprogramm" einschließe, kann nicht gebilligt werden. Die Eigenschaft einer Ware erstreckt sich nicht notwendigerweise auf ihre technisch selbständigen Bestandteile. Da zum Betrieb eines Terminals neben der Software vielfältige technische Ausrüstungen erforderlich sind, um dessen Betriebskomfort zu gewährleisten, liegt es erfahrungsgemäß fern, den Begriff "SMARTWARE" außer als eine Angabe zur Beschaffenheit des Terminals auch als eine solche für dessen Betriebsprogramm zu verstehen.

Das Bundespatentgericht hat nicht dargelegt, daß ein solches erfahrungsgemäß nicht naheliegendes Verständnis dem der Fachkreise entspreche. Solange aber nicht festgestellt ist, daß die Fachkreise die vom Bundespatentgericht angeführte lexikalische Erläuterung der Bezeichnung "SMARTWARE" als Fachbegriff (auch) auf das Computerprogramm beziehen, scheidet ein gegenwärtiges Freihaltebedürfnis der angemeldeten Bezeichnung für den beanspruchten Warenbereich aus.

b) Anhaltspunkte, die angemeldete Bezeichnung sei für die Zukunft als beschreibender Begriff freizuhalten, sind nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht ersichtlich. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts wird der Begriff "SMARTWARE" von den maßgeblichen Fachkreisen zur Beschreibung der Beschaffenheit eines Terminals benutzt. Bei dieser Sachlage läßt sich nicht ohne weiteres erkennen, daß in Zukunft in Aufweichung oder Abwandlung des Begriffes entsprechend auch die Software beschrieben werden sollte. Gerade im Warenbereich mit technischen Bezügen kann erfahrungsgemäß von einer speziellen Begriffsbildung ausgegangen werden. Fehlen aber sichere Anhaltspunkte für eine künftige Entwicklung, die eine Freihaltung der angemeldeten Bezeichnung erforderten, kann die Eintragung nicht gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG versagt werden. Eine nur theoretische Möglichkeit einer dahingehenden Entwicklung genügt nicht (vgl. BGH, Urt. v. 30.6.1983 - I ZR 96/81, GRUR 1983, 768, 769 - Capri-Sonne; v. Gamm, WRP 1988, 281, 289).

2. Das Bundespatentgericht hat - anders als die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamts - die Zurückweisung der Eintragung des angemeldeten Zeichens nicht auf den Versagungsgrund der mangelnden Unterscheidungskraft gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 1 WZG gestützt. Die bisher getroffenen Feststellungen vermögen die angefochtene Entscheidung nicht mit diesem Versagungsgrund zu tragen. Vielmehr könnte die vom Bundespatentgericht angeführte Mehrdeutigkeit der englischsprachigen Begriffe "SMART" und "WARE" darauf hinweisen, daß ein beachtlicher Teil des angesprochenen Gesamtverkehrs die Bezeichnung "SMARTWARE" als einen betrieblichen Herkunftshinweis für die angemeldete Ware "Computerprogramm" auffaßt (vgl. BGH, Urt. v. 15.4.1966 - Ib ZR 85/64, GRUR 1966, 495, 497 - UNIPLAST; Urt. v. 13.2.1970 - I ZR 51/68, GRUR 1970, 308, 309 - Duraflex).

IV. Der Beschluß des Bundespatentgerichts ist sonach aufzuheben; die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§ 13 Abs. 5 WZG i.V. mit § 108 PatG).