Bundesgerichtshof
Urt. v. 04.07.1991, Az.: I ZB 9/90
„Z-TECH“

I. Die Anmelderin, eine australische Gesellschaft, hat am 5. Februar 1986 das nachfolgend wiedergegebene Zeichen für "chemische Produkte für gewerbliche Zwecke" zur Eintragung in die Zeichenrolle angemeldet:

Die Prüfungsstelle für Klasse 1 Wz des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung zurückgewiesen, weil das Zeichen ausschließlich aus schutzunfähigen Bestandteilen, einem nach ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossenen Buchstaben und dem freihaltebedürftigen Wort "TECH", bestehe und auch in seiner Gesamtheit keinen schutzfähigen, phantasievollen Eindruck vermittle.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin geltend gemacht, das angemeldete Zeichen sei für ihre Rechtsvorgängerin in Australien und für sie in einer Reihe von Ländern, unter anderem in Österreich und Spanien für dieselben Waren als Marke registriert. Nach ihrer Behauptung hat die Anmelderin in Österreich und Spanien Handelsniederlassungen.

Die Beschwerde ist erfolglos geblieben.

Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht ist der Auffassung der Prüfungsstelle hinsichtlich der nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG beurteilten Schutzfähigkeit des Zeichens gefolgt. Es hat hierzu ausgeführt: Sowohl an den einzelnen Bestandteilen des Zeichens als auch an ihrer Kombination sei ein ernsthaftes Freihaltebedürfnis zugunsten von Mitbewerbern der Anmelderin festzustellen. Das gelte nach dem Wortlaut des deutschen Warenzeichengesetzes ohne weiteres für den einfach und verkehrsüblich ausgestalteten Buchstaben "Z". Die Silbe "TECH" sei die Abkürzung im Bereich der Technik im weiteren Sinn, mit der beim Abnehmer die Vorstellung von Spitzenqualität auf höchstem technischen Standard erweckt werden solle. Eine Vielzahl von Zusammensetzungen von "Tech" oder "Tec" mit weiteren beschreibenden Bezugswörtern belege ein starkes Interesse der Wirtschaft an der Verwendung derartiger Kombinationen auch mit Buchstaben, die häufig als Abkürzungen, der Buchstabe "Z" z.B. für Zink, Zement, Zero, oder als Modell- oder Baureihenbezeichnungen Verwendung fänden.

Die Anmelderin berufe sich ohne Erfolg auf Art. 6 quinquies PVÜ, denn selbst wenn - worüber Streit bestehe - die sogenannte Telle-quelle-Klausel der Anmelderin unter Ausschluß von § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG die Berufung allein auf Art. 6 quinquies Abschn. B und C PVÜ als Maßstab für das Vorliegen von Eintragungshindernissen gestatte, sei das angemeldete Zeichen nicht schutzfähig. Aus der fehlenden ausdrücklichen Nennung von Buchstaben in Art. 6 quinquies Abschn. B PVÜ folge nicht, daß eine Zurückweisung allenfalls auf fehlende Unterscheidungskraft, nicht aber auf ein Freihaltebedürfnis an Einzelbuchstaben, die in vielfacher Weise als Abkürzung, insbesondere bei Mengen, Typen, Qualitäts- oder Größenangaben benötigt würden, gestützt werden könne. Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ergebe sich nicht, daß einer Marke der Schutz nicht wegen ihres Charakters als Buchstaben aus dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses versagt werden könne. Auch aus der Schutzgewährung für das Zeichen in anderen Verbandsländern könne die Anmelderin nichts für sich herleiten, denn die im Ausland verwirklichten Tatumstände könnten nur von Bedeutung sein, soweit sie Inlandswirkung entfalteten. Hierfür sei nichts dargetan, auch nichts für einen langjährigen Gebrauch der Marke im In- oder im Ausland.

III. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

1. Als rechtsfehlerhaft erweist sich, daß das Bundespatentgericht geprüft hat, ob die Eintragungshindernisse des § 4 WZG (hier: § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG) vorliegen.

a) Zwar war mit der Anmeldung und im Verlauf des patentamtlichen Eintragungsverfahrens das Begehren der (ausländischen) Anmelderin allein auf die Erwirkung des von etwaigen ausländischen Eintragungen unabhängigen Zeichenschutzes, wie in Art. 2, 6 PVÜ vorgesehen, gerichtet. Ein solches Begehren ist nach allgemeiner Auffassung allein nach den entsprechenden inländischen Rechtsvorschriften zu beurteilen (so schon BGHZ 18, 1, 11[BGH 07.06.1955 - I ZR 64/53] - Hückel; s.a. BGH, Beschl. v. 14. November 1975 - I ZB 9/74, GRUR 1976, 355, 356 = WRP 1976, 231 P-tronics; BGHZ 100, 26, 27[BGH 05.02.1987 - I ZR 56/85] - LITAFLEX), so daß das Patentamt zutreffend (allein) § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG seiner Prüfung zugrunde gelegt hat.

b) Hiervon durfte das Bundespatentgericht jedoch nicht mehr ausgehen, nachdem sich die Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung ausdrücklich auf Art. 6 quinquies PVÜ berufen hatte. Diese Sonderregelung soll die Nachteile ausgleichen, die sich aus den unterschiedlichen nationalen Regelungen und Auffassungen über den Markenschutz und die Markenschutzfähigkeit für den internationalen Warenverkehr ergeben. Durch die Telle-quelle-Klausel des Art. 6 quinquies Abschn. A Abs. 1 Satz 1 PVÜ soll der Schutz der im Ursprungsland ordnungsgemäß eingetragenen Marke über den nationalen Territorialbereich des Ursprungslandes hinaus erweitert und dieser Marke so, wie sie im Ursprungsland eingetragen ist, auch in den anderen Verbandsländern Wirkung und Schutz verliehen werden (BGH, Beschl. v. 14. November 1975 I ZB 9/74, aaO. - P-tronics). Hieraus folgt, daß die Eintragungsfähigkeit einer derartigen Telle-quelle-Marke allein an den Voraussetzungen von Art. 6 quinquies Abschn. B PVÜ gemessen werden darf, wo erschöpfend die Eintragungshindernisse für eine derartige Markenanmeldung aufgezählt sind (BGHZ 20, 1, 16[BGH 12.01.1956 - III ZR 3/55] - Flava-Erdgold; 100, 26, 27 - LITAFLEX; vgl. auch Baumbach/Hefermehl, WZG, 12. Aufl., Art. 6 quinquies PVÜ Rdn. 5; Busse/Starck, WZG, 6. Aufl., PVÜ Art. 6 quinquies Rdn. 2, 3).

c) Als unschädlich erweist sich, daß sich die Anmelderin nicht schon ursprünglich bei der Anmeldung, sondern erst im Laufe des Beschwerdeverfahrens auf die Telle-quelle-Klausel berufen hatte. Da die Pariser Verbandsübereinkunft keine eigene Regelung hierzu enthält, kann es einer Anmelderin nicht verwehrt werden, im Laufe eines Eintragungsverfahrens von dem ursprünglichen Begehren, eine von der Heimateintragung unabhängige Marke zu erwerben, auf die Sonderregelung der Telle-quelle-Klausel überzugehen (vgl. Beier, Festschrift für Hefermehl, 1971, S. 6, 12; auch Kunz-Hallstein, Anm. z. BGH IR-Marke FE in GRUR Int. 1991, 48).

2. a) Das Bundespatentgericht hat allerdings unterstellt, daß sich die Anmelderin auf die Telle-quelle-Klausel berufen könne, also die Voraussetzungen des Art. 6 quinquies Abschn. A PVÜ vorlägen, und auf dieser Grundlage die Eintragungsfähigkeit des angemeldeten Zeichens nach Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ geprüft. Auch diese Prüfung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

Das Bundespatentgericht durfte zwar - auf der Grundlage der für das Rechtsbeschwerdeverfahren bindenden Unterstellung - unausgesprochen davon ausgehen, daß der Bestandteil "TECH" des angemeldeten Zeichens wegen des an ihm bestehenden Freihaltebedürfnisses als Sachangabe im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 2 Altern. 2 WZG auch gemäß Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 Altern. 2 PVÜ schutzunfähig ist und deshalb die Eintragbarkeit des angemeldeten Zeichens für sich nicht zu begründen vermag. Das nimmt die Rechtsbeschwerde hin; insoweit sind Rechtsfehler auch nicht zu erkennen. Insbesondere ist kein Anhalt dahin gegeben, daß die genannten Vorschriften sich hinsichtlich des Eintragungshindernisses eines Freihaltebedürfnisses an Sachangaben in diesem Fall substantiell unterschieden, sie stimmen insoweit vielmehr sachlich überein (vgl. BGH, Beschl. v. 21.6.1990 I ZB 11/89, GRUR Int. 1991, 133, 134 - NEW MAN, Baumbach/Hefermehl, aaO. Rdn. 5; Busse/Starck, aaO. Rdn. 7).

b) Das Bundespatentgericht hätte jedoch nicht von einer Übereinstimmung der Schutzversagungsgründe von Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ und § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG auch hinsichtlich der hier in Frage stehenden Einzelbuchstaben ausgehen dürfen. Insoweit bestehen, wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat (BGHZ 111, 134, 137[BGH 05.04.1990 - I ZB 7/89] - IR-Marke FE), zwischen den vorgenannten Bestimmungen erhebliche Unterschiede. Während § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG, Einzelbuchstaben generell von der Eintragungsfähigkeit ausnimmt, geht Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ grundsätzlich von der Schutzfähigkeit eines Buchstabenzeichens aus. Daher kann die im Rahmen der Prüfung von § 4 Abs. 2 Nr. 2 WZG vom Bundespatentgericht angestellte Erwägung, der im angemeldeten Zeichen verwendete Buchstabe "Z" werde vom weitaus überwiegenden Teil der angesprochenen Verkehrskreise angesichts seiner einfachen und verkehrsüblichen grafischen Ausgestaltung sofort als Buchstabe aufgefaßt und angesprochen, allein die Annahme der Schutzunfähigkeit dieses Zeichenbestandteils nach Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ und die hieraus gezogene Schlußfolgerung, dieser Zeichenbestandteil könne für sich die Eintragbarkeit des angemeldeten Zeichens nicht begründen, nicht rechtfertigen.

c) Die Eintragung des angemeldeten Zeichens kann demgemäß nach Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ nur versagt werden, sofern die mit den Waren des Verzeichnisses angesprochenen Verkehrskreise weder dem Buchstabenbestandteil als solchem noch dem Zeichen in seiner Gesamtheit eine Unterscheidungskraft als Herkunftskennzeichnung für die in Anspruch genommenen Waren beimessen, oder wenn ein aktuelles oder zukünftiges Freihaltebedürfnis, sei es an dem Buchstabenbestandteil als solchem in der gewählten graphischen Gestaltung, sei es an dem Zeichen in seiner Gesamtheit, festzustellen ist. Voraussetzung für die Feststellung eines derartigen Freihaltebedürfnisses ist, daß ein nicht unbeachtlicher Teil des Verkehrs erkennbar darauf angewiesen ist, den Buchstabenbestandteil als solchen oder das Zeichen in seiner Gesamtheit als eine beschreibende oder hieran eng angelehnte Angabe zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, des Wertes des Ursprungsortes oder der Bestimmung der im Verzeichnis beanspruchten Waren zu verwenden (BGH, Beschl. v. 22.3.1990 - I ZB 2/89, GRUR 1990, 517, 518 - SMARTWARE; Beschl. v. 31. Mai 1990 - I ZB 6/89, Bl. f. PMZ 1990, 430, 431 - IR-Marke St m.w.N.).

Sowohl zur Frage der Unterscheidungskraft als auch zu der eines aktuellen Freihaltebedürfnisses fehlt es bisher an ausreichenden tatsächlichen Feststellungen des Bundespatentgerichts. Mit ersterer Frage hat das Bundespatentgericht sich - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - überhaupt nicht befaßt. Zur Frage des Freihaltebedürfnisses hat es dagegen zwar ausgeführt, auch bei Anwendung von Art. 6 quinquies PVÜ könne eine Versagung der Eintragung auf ein Freihaltebedürfnis an Einzelbuchstaben gestützt werden, weil der Verkehr sie in vielfacher Weise als Abkürzung, insbesondere bei Mengen, Typen, Qualitäts- oder Größenangaben benötige; auch hat es darüber hinaus an anderer Stelle ausgeführt, der Buchstabe "Z" stehe zum Beispiel u.a. für Zink, Zement, Zero. Hierin können jedoch ausreichende Feststellungen für die Annahme eines konkreten aktuellen oder zukünftigen Freihaltebedürfnisses an dem Buchstaben "Z" für die Waren "chemische Produkte für gewerbliche Zwecke" nicht gesehen werden. Es ist nämlich offen geblieben, inwieweit der Buchstabe "Z" für die angemeldeten Waren derzeit als Sachangabe benutzt wird oder aufgrund welcher konkreter Hinweise die Annahme gerechtfertigt ist, daß er in der Zukunft derart benutzt werden wird. Die Feststellung, der Buchstabe "Z" stehe für Zink, durch die möglicherweise eine Beziehung zu den Waren der Anmeldung hergestellt werden soll, ist zu vage, um hieraus ableiten zu können, der Buchstabe werde als Sachangabe für die im Verzeichnis der Waren enthaltenen chemischen Produkte für gewerbliche Zwecke benötigt. Das gilt auch für die Feststellung, der Buchstabe "Z" stehe für Zement. Zwar fallen unter den angemeldeten Warenoberbegriff "chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke" auch Mittel zum Haltbar- und Wasserdichtmachen für Zement (vgl. Empfehlungsliste für die Abfassung von Warenverzeichnissen bei der Anmeldung von Warenzeichen, Bl. f. PMZ 1987, 213, auch abgedruckt bei Busse/Starck, aaO. § 2 Anh., S. 86, 89 zu Klasse 1); auch insoweit fehlen jedoch nähere Feststellungen über die Gebräuchlichkeit der Benutzung des Buchstabens "Z" als Abkürzung für Zement, zumal das Bundespatentgericht noch weitere Bedeutungen des genannten Buchstabens (Zink, Zero) angegeben hat.

IV. Der Beschluß des Bundespatentgerichts ist somit aufzuheben; die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen (§ 13 Abs. 5 WZG i.V.m. § 108 PatG).