Zunächst hatte das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM), das Gemeinschaftsmarkenamt, im Jahre 2003 auf entsprechende Anträge der Helena Rubinstein SNC das Wortzeichen BOTOLIST sowie der L'Oréal SA das Wortzeichen BOTOCYL als Gemeinschaftsmarken für kosmetische Erzeugnisse eingetragen.
Auf Antrag der Allergan Inc., Inhaberin älterer Marken, die das Wortzeichen BOTOX enthalten, erklärte das HABM die genannten Marken im Rahmen zweier Entscheidungen aus dem Jahre 2008 für nichtig. Zur Begründung führte es aus, auch wenn keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe, werde durch die Benutzung der beiden neueren Marken die Wertschätzung der älteren Marken mit dem Wortzeichen BOTOX in unlauterer Weise ausgenutzt.
Die auf Aufhebung dieser beiden Entscheidungen vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG), dem europäischen Gericht erster Instanz, erhobenen Klagen wies dieses mit Urteil vom 16. Dezember 2010 zurück und bestätigte die Nichtigerklärungen.
Der daraufhin angerufene EuGH bestätigte die Entscheidung des EuG. Begründet wurde dies mit der Bekanntheit der älteren Marken BOTOX für pharmazeutische Erzeugnisse und die Behandlung von Gesichtsfalten in der allgemeinen Öffentlichkeit und unter Fachleuten in Großbritannien. BOTOX werde in Fachzeitschriften und englischen Tageszeitungen genannt und habe selbst Eingang in englische Wörterbücher gefunden. Die so erzielte Unterscheidungskraft und Wertschätzung würden die Marken BOTOLIST und BOTOCYL, die gedanklich mit BOTOX in Verbindung gebracht werden würden, ausnutzen wollen.
Hintergrund
Die Eintragungsfähigkeit einer Gemeinschaftsmarke beurteilt sich nach der europäischen Gemeinschaftmarkenverordnung (GMV).
Im Rahmen des Eintragungsverfahrens einer Gemeinschaftsmarke prüft das HABM lediglich das Vorliegen sogenannter absoluter Eintragungshindernisse, also solcher Hindernisse, die bereits aus der Marke selbst folgen. Dazu gehört insbesondere die fehlende Unterscheidungskraft.
Dagegen wird das Bestehen sogenannter relativer Eintragungshindernisse nicht von Amts wegen überprüft. Diese Hindernisse, die ihren Grund in der Beziehung zu Rechten Dritter haben, setzen nach Art. 8 GMV für einen Ausschluss der Eintragungsfähigkeit einen entsprechenden Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke voraus.
Dementsprechend hat das HABM zunächst die Marken BOTOLIST und BOTOCYL eingetragen und diese erst auf den Widerspruch der Allergan Inc. für nichtig erklärt.
Gestützt wurde dies auf das relative Eintragungshindernis nach Art. 8 Abs. 5 GMV.
Danach ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie der älteren Marke zumindest ähnlich ist und wenn es sich bei der älteren Gemeinschaftsmarke um eine bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.
In diesem Zusammenhang war der EuGH der Auffassung, dass die Anmelderin der Marken BOTOLIST und BOTOCYL durch die bewusste Anlehnung an die ältere Marke BOTOX deren Wertschätzung ausnutzt und die eigenen Marken durch Übertragung dieses Ansehens und der Bekanntheit auf den Markt bringen möchte. Im Ergebnis habe das HABM daher nach Auffassung des EuGH zu Recht festgestellt, dass die Anmelderin wahrscheinlich die Wertschätzung und die nachhaltige Attraktivität der Marke BOTOX durch die Benutzung der angemeldeten Marken beeinträchtigen würde.
Quelle: EuGH, Urt. v. 10.05.2012, Az. C-100/11 P, Pressemitteilung des EuGH Nr. 59 v. 10.05.2012
