Bundesgerichtshof
Urt. v. 25.10.1995, Az.: I ZB 33/93
„Innovadiclophlont“

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des für "Arzneimittel für Menschen und Tiere" am 30. August 1983 eingetragenen Wortzeichens Nr. 1 053 106 "Diclophlogont". Sie hat Widerspruch erhoben gegen die Eintragung des Zeichens "Innovadiclophlont", das die Rechtsbeschwerdegegnerin für "chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege" am 28. Januar 1988 angemeldet hat.

Die Prüfungsstelle für Klasse 5 Wz des Deutschen Patentamts hat die Übereinstimmung der Zeichen verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Auf die Erinnerung ist die zeichenrechtliche Übereinstimmung bejaht und die Eintragung des angemeldeten Zeichens versagt worden. Das Bundespatentgericht hat der Beschwerde der Anmelderin stattgegeben und wie der Erstprüfer entschieden (BPatG BlPMZ 1994, 186 - nur Leitsatz). Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

II. Das Bundespatentgericht hat eine unmittelbare klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr der gegenüberstehenden Zeichen "Diclophlogont" und "Innovadiclophlont" für ausgeschlossen gehalten. Wegen der unterschiedlichen Wortlänge und Wortanfänge weiche der Gesamteindruck der beiden Bezeichnungen deutlich voneinander ab. Auch eine Verwechslungsgefahr im mittelbaren Sinne scheide aus. Das angemeldete Zeichen weise einen hinreichenden Abstand zum Widerspruchszeichen auf. Das Bundespatentgericht ist dabei davon ausgegangen, daß der Bestandteil des Widerspruchszeichens "-phlogont" wegen seiner vielfachen Verwendung in anderen Zeichen der Widersprechenden als Stammbestandteil mit Hinweischarakter auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden in Betracht komme. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei jedoch zu verneinen, weil der Stamm "-phlogont" mit dem Bestandteil des angemeldeten Zeichens "-phlont" nicht wesensgleich sei. Das Fehlen der Silbe "-go-" wirke sich nicht nur auf das schriftliche Erscheinungsbild, sondern infolge der unterschiedlichen Betonung auch auf den klanglichen Gesamteindruck der Vergleichszeichen aus, so daß die strengen Voraussetzungen für eine Bejahung der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens nicht erfüllt seien. Da die Zeichenserie der Widersprechenden aus dem Bestandteil "-phlogont" und einem vorangestellten, jeweils abgewandelten Bestandteil mit beschreibendem Anklang - wie "Indo-" oder "TRAUMA-" - bestehe, sei es unzulässig, das Widerspruchszeichen in seiner Gesamtheit als Serienzeichen dem angemeldeten Zeichen gegenüberzustellen. Der Zeichenbestandteil "Diclo-" komme nicht als Bestandteil einer Zeichenserie in Betracht, zumal acht weitere Zeichen in der Roten Liste 1992 aufgeführt seien, welche den Bestandteil "diclo" an erster Stelle aufwiesen und verschiedenen Geschäftsbetrieben gehörten.

Der Verkehr sehe in dem angemeldeten Zeichen auch keine Straffung des Widerspruchszeichens, und zwar schon deshalb nicht, weil das angemeldete Zeichen mehr Buchstaben enthalte als das Widerspruchszeichen. Zudem erscheine es fraglich, ob die Rechtsprechung zur Zeichenstraffung auch auf Serienbestandteile anzuwenden sei, da eine - meist mit großem werblichen und finanziellen Aufwand - aufgebaute Zeichenserie und der daraus folgende kennzeichenrechtliche Schutz gegen mittelbare Verwechslungsgefahr verlorenginge. Abgesehen davon könne die Lautfolge "-phlont" nicht als eine naheliegende Änderung des Bestandteils "-phlogont" angesehen werden. Der im Arzneimittelbereich übliche Informationsgehalt, der dem Bestandteil "-phlogont" wegen seiner Anlehnung an "Phlogosis" (= Entzündung) innewohne, sei nämlich bei einer Verkürzung auf "-phlont" nicht mehr anzutreffen.

Auch sei die Gefahr einer Abspaltung des Bestandteils "Innova-" bei dem angemeldeten Wortzeichen nicht gegeben. Es könne nicht angenommen werden, daß der Verkehr in dem Bestandteil "Innova-" einen Hinweis auf die Firma Innovapharm sehe und ihn deshalb vom Anmeldezeichen abspalte. Es sei auch unwahrscheinlich, daß die Verkehrskreise den Bestandteil "Innova-" als einen beschreibenden Begriff verstünden und ihn deshalb wie die üblichen Zusätze wie "forte", "fluid" abspalteten.

III. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht der nunmehr gemäß § 158 Abs. 2 Satz 2 MarkenG nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu beurteilende Widerspruchsgrund der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG mit dem älteren Zeichen der Widersprechenden nicht entgegen. Eine rechtlich relevante Gefahr, daß die beiden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, besteht nicht.

1. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die beiden gegenüberstehenden Bezeichnungen seien weder in klanglicher noch in schriftbildlicher Hinsicht miteinander verwechselbar.

a) Das Bundespatentgericht ist bei seiner Betrachtung von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz ausgegangen, daß zur Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen ist (st. Rspr.; vgl. zuletzt BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, Umdruck S. 8 - Springende Raubkatze, m.w.N.). Nur aufgrund des Gesamteindrucks der jeweiligen Bezeichnung kann die Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Kennzeichen verläßlich beurteilt werden. An diesem Grundsatz hat sich durch die Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken durch das Markengesetz nichts geändert (vgl. BGH - Springende Raubkatze aaO.). Dieser Grundsatz verwehrt es nicht, einem einzelnen Bestandteil des Zeichens eine besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft zuzumessen und deshalb bei einer Übereinstimmung der beanstandeten Bezeichnung mit dem so geprägten Zeichen eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr zu bejahen. Das hat das Bundespatentgericht nicht verkannt. Es hat hierzu zwar nichts näheres ausgeführt. Dessen bedurfte es aber auch nicht. Die Feststellung nämlich, daß der Gesamteindruck der beiden gegenüberstehenden Zeichen in klanglicher wie in schriftbildlicher Hinsicht deutlich voneinander abweicht, enthält zugleich die Aussage, daß dem Bestandteil "-diclophlont" keine den Gesamteindruck des angemeldeten Zeichens prägende Bedeutung zukommt.

b) Soweit die Rechtsbeschwerde demgegenüber meint, "-diclophlont" sei der das angemeldete Zeichen prägende Bestandteil, verfällt sie in eine unzulässige zergliedernde, semantische Betrachtungsweise des als einheitlichen Begriff gewählten Kennzeichens "Innovadiclophlont" und vernachlässigt dabei, daß gerade der Anfang eines Begriffs dessen Gesamteindruck wesentlich mitbestimmt.

c) Der Rechtsbeschwerde kann aus Rechtsgründen aber auch nicht in ihrer Ansicht gefolgt werden, der Anfangsteil "Innova-" des angemeldeten Zeichens sei als Zeichenbestandteil vernachlässigbar, da er nicht nur für die Fachleute, sondern auch für die Laien erkennbar auf ein neues Produkt hinweise. Die Rechtsbeschwerde beschreitet damit den vom Bundespatentgericht zu Recht abgelehnten Weg, beschreibende Angaben aus einer mehrgliedrigen Bezeichnung abzuspalten und als für die Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr unerheblich auszuschließen. Solcher Betrachtungsweise ist grundsätzlich entgegenzutreten. Auch ein Zeichenbestandteil, der einer beschreibenden Angabe entnommen oder an einen Gattungsbegriff angelehnt ist, kann zur Prägung des Gesamteindrucks eines Zeichens beitragen (st. Rspr.; vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, Umdruck S. 9 f. - P3-plastoclin, zur Veröffentlichung bestimmt). Zudem bestehen berechtigte Interessen der Wirtschaft, das Warenzeichen aus Begriffselementen zu bilden, welche zugleich einen beschreibenden Hinweis auf die so bezeichnete Ware geben, deren Beachtung es verwehrt, diesen Bestandteil bei der Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr auszugliedern und als von vornherein rechtlich unbeachtlich zu behandeln (vgl. BGHZ 42, 307, 311 - derma; 45, 131, 139 - Shortening; BGH, Beschl. v. 3.12.1976 - I ZB 4/75, GRUR 1977, 218, 219 - MERCOL; Beschl. v. 18.3.1977 - I ZB 10/75, BlPMZ 1977, 371 - KABELRAP; Ullmann, GRUR 1993, 334, 337). Anhaltspunkte für eine davon abweichende Beurteilung, wie sie im Arzneimittelbereich beispielsweise bei Mengen-, Wirk- oder Beschaffenheitshinweisen ("forte" oder "fluid") gegeben sein können (BGH, Urt. v. 25.1.1990 - I ZR 83/88, GRUR 1990, 453, 455 - L-Thyroxin), hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei nicht für gegeben erachtet. Es hat es zudem als ausgeschlossen angesehen, daß der Verkehr den Zeichenteil "Innova-" als Namen eines bekannten Produktionsunternehmens erkennt und deshalb allein in dem verbleibenden Bestandteil "-diclophlont" die Produktbezeichnung sieht, wie dies der Senat in dem besonders gelagerten Fall ESSOMARCOL ./. MERCOL (Beschl. v. 3.12.1976 - I ZB 4/75, GRUR 1977, 218) angenommen hat. Auch dies erweist sich als rechtsfehlerfrei. Die Rechtsbeschwerde erhebt hierzu keine Rügen.

2. Auch die Ausführungen des Bundespatentgerichts, mit denen es eine mittelbare Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Bezeichnungen unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens der Widersprechenden verneint hat, sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

a) Das Bundespatentgericht hat bei der Beurteilung der Wesensgleichheit der Serienbestandteile zutreffend auf den Zeichenstamm des Widerspruchszeichens "-phlogont" abgestellt und dazu korrespondierend den Bestandteil "-phlont" aus dem angemeldeten Zeichen gegenübergestellt.

Die Ansicht der Rechtsbeschwerde hingegen, "Diclophlogont" sei als Zeichenstamm dem Zeichenbestandteil "-diclophlont" des angemeldeten Zeichens gegenüberzustellen, steht mit den Rechtsgrundsätzen zur Beurteilung der mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens nicht in Einklang.

Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens, welche erst zu erörtern ist, wenn die beiden gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem Gesamteindruck nicht miteinander verwechselbar sind (BGH, Urt. v. 19.1.1989 - I ZR 223/86, GRUR 1989, 350, 352 - Abbo/Abo), greift nur dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, welchen der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, welche einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (BGH, Beschl. v. 22.5.1968 - I ZB 3/67, GRUR 1969, 40, 41 - Pentavenon; Urt. v. 17.1.1975 - I ZR 62/74, GRUR 1975, 312, 313 - BiBA; BGH - Abbo/Abo aaO.). Die Rechtsprechung zum Serienzeichen beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für alle ihre Waren zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für einzelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Anlaß zu einer solchen Schlußfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein Unternehmen - wie hier die Widersprechende mit dem Wortstamm "-phlogont" - mit demselben Wortstamm innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten ist. Ist der Verkehr aber, wie die Widersprechende unter Hinweis auf ihre hohen Umsätze unter Zeichen mit dem Bestandteil "-phlogont" dargelegt hat, an einen bestimmten Wortstamm gewöhnt, so liegt es erfahrungsgemäß fern, in einem mit diesem Wortstamm gebildeten neuen Zeichen - hier das Widerspruchszeichen "Diclophlogont" - einen weiteren eigenständigen Zeichenstamm zu sehen. Es ist zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, auch in einem erstmalig verwendeten Zeichen ein Stammzeichen zu sehen (vgl. BGH, Urt. v. 17.1.1975 - I ZR 62/74, GRUR 1975, 312, 313 - BiBA; Ullmann, GRUR 1993, 334, 337). Doch bedarf es konkreter Anhaltspunkte, daß sich dieses Zeichen als Stammzeichen entwickelt. Darüber hinaus sind besonders strenge Anforderungen an die Wesensgleichheit dieses Zeichens mit dem angegriffenen Zeichen zu stellen (BGH - BiBA aaO.). An beidem fehlt es im vorliegenden Fall. Die Rechtsbeschwerde, welche "Diclophlogont" als das Stammzeichen sieht, vernachlässigt, daß dieses Zeichen sich aus zwei Bestandteilen zusammensetzt, die jeweils für sich genommen als Zeichenstamm geeignet sein können. In einem solchen Fall liegt es aber dem Verkehr fern, bei der erstmaligen Verwendung des Zeichens "Diclophlogont" darin einen Stamm für eine Zeichenserie zu sehen. Aber auch wenn der Verkehr "Diclophlogont" als Zeichenstamm für eine künftige Zeichenserie betrachtete, schlösse er, wie das Bundespatentgericht fehlerfrei festgestellt hat, eine Fortsetzung der Zeichenserie durch einen (abgewandelten) Zeichenstamm "-diclophlont" als nicht wesensgleich aus.

b) In rechtlich nicht zu beanstandender Weise hat das Bundespatentgericht die für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens gebotene Wesensgleichheit des Zeichenstamms - hier: "-phlogont" - mit dem entsprechenden Zeichenbestandteil des angemeldeten Zeichens - hier: "-phlont" - verneint. Die beiden gegenüberstehenden Zeichenbestandteile sind schon nicht verwechslungsfähig wegen der deutlich unterscheidenden Zeichensilbe "-go-". Eine dem Verkehr naheliegende Verkürzung des ohnehin kurzen Stamms "-phlogont" auf "-phlont" hat das Bundespatentgericht zu Recht für ausgeschlossen erachtet. Zudem fehlt dem Bestandteil "-phlont" der sich an den medizinischen Fachausdruck "Phlogosis" für Entzündung anlehnende beschreibende Charakter, auf welchen, wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat, die beteiligten Wirtschaftskreise bei der Warenkennzeichnung besonderen Wert legen. Das wird auch von der Rechtsbeschwerde nicht in Frage gestellt.

c) Der von der Rechtsbeschwerde in der mündlichen Verhandlung vorgetragenen Ansicht, die Gefahr, daß die beiden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, bestehe deshalb, weil der Verkehr den Bestandteil "Innova-" als "neu", "neuartig" verstehe und das mit der angemeldeten Marke "Innovadiclophlont" bezeichnete Arzneimittel als eine Neuentwicklung eines mit "Diclophlogont" bezeichneten Vorgängerpräparats auffasse, kann nicht beigetreten werden. Ungeachtet des Umstandes, daß einem "gedanklichen Inverbindungbringen" im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht jegliche wie auch immer geartete gedankliche Assoziation unterfällt (vgl. auch Krüger, GRUR 1995, 527, 528), entfernt sich die Rechtsbeschwerde in revisionsrechtlich unzulässiger Weise von den vorstehend als fehlerfrei gebilligten Feststellungen des Bundespatentgerichts, wonach das angemeldete Zeichen "Innovadiclophlont" vom Verkehr als ein einheitlicher Begriff ohne abspaltbare beschreibende Angaben verstanden wird.

IV. Danach ist die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zurückzuweisen.