Bundesgerichtshof
Urt. v. 05.05.1994, Az.: I ZB 6/92
„TRILOPIROX“

I. Das Wortzeichen 1 106 482 "TRILOPIROX" ist für "Arzneimittel, pharmazeutische Produkte" aufgrund einer Meldung vom 7. März 1987 am 20. Mai 1987 in die Warenzeichenrolle eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat die Löschung des Zeichens beantragt (§ 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG). Sie meint, bei dem Zeichen handele es sich um eine ohne weiteres erkennbare Abwandlung des von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgeschlagenen "International Nonproprietary Name" (INN) "rilopirox", die, wie letzteres Wort selbst, als warenbeschreibend und freihaltebedürftig zu erachten und deshalb, weil als Warenzeichen nicht eintragungsfähig, zu löschen sei.

Die Zeicheninhaberin hat dem Antrag fristgerecht widersprochen. Sie hält den Abstand des angegriffenen Zeichens von dem INN für ausreichend, da die Anfangssilbe "TRI" auf dem in Frage stehenden Warengebiet eine eigenständige Bedeutung besitze, die vom Begriffsinhalt des INN wegführe. Die Warenzeichenabteilung des Patentamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen.

Die hiergegen erhobene Beschwerde ist erfolglos geblieben.

Mit ihrer - zugelassenen - Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr Löschungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt: Internationale chemische Kurzbezeichnungen (INN) seien nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, weil sie Beschaffenheitsangaben darstellten, als Warenzeichen nicht schutzfähig. Das Eintragungsverbot erstrecke sich über die Kurzbezeichnung selbst hinaus auch auf solche Bezeichnungen, bei denen es sich um ohne weiteres erkennbare, eng angelehnte Abwandlungen derartiger freizuhaltender Angaben handele. Das angegriffene Zeichen sei jedoch unterscheidungskräftig. Es stelle sich Laien - wie auch der INN selbst - nahezu durchweg als Phantasiewort dar, das geeignet erscheine, auf die betriebliche Herkunft der mit ihm versehenen Waren hinzuweisen; auch bei den angesprochenen Ärzten und Apothekern könne angesichts der großen Fülle der existierenden INN deren Kenntnis lediglich dann vorausgesetzt werden, wenn - was im Streitfall nicht festgestellt werden könne - der in Frage stehende Wirkstoff im Inland in pharmazeutischen Präparaten verwendet werde.

Auch ein der Eintragung entgegenstehendes Freihaltebedürfnis bestehe an dem Zeichenwort nicht. Der in der Rechtsprechung verwendete Begriff der Abwandlung beschreibender Angaben, der das vorerwähnte Eintragungshindernis über die identischen Wörter hinaus erweitere, dürfe, insbesondere soweit es sich um Arzneimittelzeichen handele, nicht auf Fälle eigenständiger Wörter erstreckt werden, in denen der Verkehr - wie im Streitfall angesichts der einen eigenständigen Begriff verkörpernden Anfangssilbe "TRI" im Sinne von drei, dreifach - zwar eine inhaltliche Bezugnahme auf den Fachbegriff erkenne, das Zeichen aber nicht als dessen Wiedergabe auffasse. Das gelte auch für die schriftbildliche Annäherung, bei der der Unterschied in den Anfangsbuchstaben bei druck- wie bei handschriftlicher Wiedergabe auffalle.

Die Annahme einer Behinderungsmöglichkeit, wie sie nach früherem Rechtsverständnis eine Eintragung verhindert hätte, sei bei sachgerechter Handhabung des Begriffs der Verwechslungsgefahr entsprechend der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausgeräumt, da der Schutzbereich von an freizuhaltende Angaben eng angelehnten Zeichen eng zu bemessen sei, so daß die Zeicheninhaberin weder die Angabe des INN im Zusammenhang mit einer (fremden) Firmenangabe, für die ein erhebliches Bedürfnis bestehe, noch die Wirkstoffangabe selbst durch Dritte auf einer Verpackung behindern könne.

III. Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde ist, weil das Bundespatentgericht sie zugelassen hat, statthaft (§ 13 Abs. 5 WZG). Sie ist auch im übrigen zulässig, insbesondere form- und fristgerecht erhoben.

Die Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Ein Warenzeichen ist gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG von Amts wegen in der Rolle zu löschen, wenn die Eintragung hätte versagt werden müssen, wenn also im Eintragungszeitpunkt ein absoluter Versagungsgrund bestanden hat. Das war hier nicht der Fall.

1.a) Das Bundespatentgericht hat den Versagungsgrund der mangelnden Unterscheidungskraft (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. l WZG) zu Recht verneint. Zwar ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt, daß bei Wortbildungen, die sich an einen allgemein bekannten, glatt warenbeschreibenden Fachausdruck anlehnen, lediglich die Abwandlung in ihrem Einfluß auf den Gesamteindruck herkunftskennzeichnend wirken kann und Anlehnungen, denen jede individualisierende Eigenart fehlt, nicht als unterscheidungskräftig angesehen werden können (BGHZ 50, 219, 222 - Polyestra; 91, 262, 264 - Indorektal I). Daß diese Grundsätze gleichermaßen für Anlehnungen an INN gelten (BGH, Beschl. v. 19.10.1979 - I ZB 5/78, GRUR 1980, 106, 107 - PRAZEPA-MIN), kann angesichts von deren Charakter als international empfohlene warenbeschreibende Angabe nicht zweifelhaft sein, wenn der INN im Zeitpunkt der Zeichenanmeldung und/oder im Zeitpunkt der Eintragung des Zeichens (vgl. BGH, Beschl. v. 13.5.1993 - I ZB 8/91, GRUR 1993, 744, 745 - MICRO CHANNEL) als solcher registriert oder jedenfalls von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgeschlagen war. Hiervon ist im Streitfall auszugehen, weil, wie aus dem Vortrag der Antragstellerin vor dem Patentamt entnommen werden kann, der INN "rilopirox" vier Monate vor dem 31. Mai 1987, mithin vor dem Eintragungsdatum des angegriffenen Zeichens, dem 20. Mai 1987, von der WHO veröffentlicht worden ist. Angesichts der vom Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei festgestellten Abweichungen des Zeichenworts "TRILOPIROX" von dem INN "rilopirox" kann die Unterscheidungskraft des Zeichenworts aber nicht verneint werden.

b) Unterscheidungskraft besitzt ein Zeichen, wie das Bundespatentgericht zutreffend zugrunde gelegt hat, wenn es geeignet ist, im Verkehr als zeichenmäßiger Hinweis auf die Herkunft der mit ihm gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb aufgefaßt zu werden (BGHZ 21, 182, 186 - Ihr Funkberater). Beurteilungsmaßstab ist demnach die Auffassung der mit den Waren des Verzeichnisses angesprochenen inländischen Verkehrskreise (vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG, 12. Aufl., § 4 Rdn. 21; Busse/Starck, WZG, 6. Aufl., § 4 Rdn. 19 unter B; v. Gamm, WZG, § 4 Rdn. 32).

Die hierzu vom Bundespatentgericht zugrunde gelegte - von der Rechtsbeschwerde als solche nicht in Zweifel gezogene - Bestimmung der relevanten Verkehrskreise - Laienkreise und Fachkreise (vor allem Ärzte und Apotheker, Herstellungsbetriebe) - kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden. Insbesondere ist die Annahme zutreffend, daß bei Arzneimitteln und pharmazeutischen Präparaten soweit nicht angesichts - im Streitfall jedoch nicht festgestellter - Verschreibungspflicht für die Arzneimittel in erster Linie auf letztere abzustellen ist (vgl. BGH, Urt. v. 25.1.1990 - I ZR 83/88, GRUR 1990, 453, 455 - L-Thyroxin; Urt. v. 15.10.1992 - I ZR 259/90, GRUR 1993, 118, 119 - Corvaton/Corvasal), jedenfalls auch die Auffassung der vorerwähnten Fachkreise in angemessenem Umfang zu berücksichtigen ist.

c) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, daß im Regelfall als Abwandlung eines Fachwortes, das unter das Eintragungsverbot des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG falle, ein Zeichenwort anzusehen sei, das als ganzes mit dem Fachwort unmittelbar, im Sinne von hochgradig, wenn auch nicht notwendig im Ausmaß der Wesensgleichheit verwechselbar sei und in dem der Verkehr, soweit diesem das Fachwort bekannt ist, ohne weiteres Nachdenken die Sachbezeichnung als solche erkenne. Unmittelbar im Sinne von hochgradig klanglich verwechselbar mit dem INN "rilopirox" sei das angegriffene Zeichen "TRILOPIROX" nicht, der zusätzliche Anfangskonsonant "T" wirke sich auf den Gesamtklang des Wortes nicht unerheblich aus, zumal Wortanfängen im allgemeinen größere Aufmerksamkeit zugewendet werde als den übrigen Zeichenbestandteilen. Es komme hinzu, daß die Anfangssilbe "TRI" des angegriffenen Zeichens einen Begriffsinhalt im Sinne von drei, dreifach vermittele und gerade in Arzneimittelkennzeichnungen häufig vorkomme.

Die hiergegen von der Rechtsbeschwerde erhobenen Rügen, daß die Hinzufügung des Anfangskonsonanten "T" in klanglicher Hinsicht kaum wahrnehmbar und der Begriffsinhalt der Anfangssilbe "TRI" nicht von entscheidender Bedeutung sei, weil der begriffliche Inhalt allenfalls vom Fachverkehr wahrgenommen werde, bleiben erfolglos, weil die Rechtsbeschwerde mit ihnen in unzulässiger Weise eine eigene tatsächliche Würdigung an die Stelle derjenigen des Bundespatentgerichts setzt.

d) Zwar hat das Bundespatentgericht durch die Verwendung der Begriffe "unmittelbar im Sinne von hochgradig, wenn auch nicht notwendig im Ausmaß der Wesensgleichheit verwechselbar" und Subsumierung der von ihm festgestellten Tatsachen unter die vorerwähnten Kategorien Begriffe der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes benutzt, von deren Verwendung dieser seit der "ROAL"-Entscheidung (Beschl. v. 18.4.1985 - I ZB 4/84, GRUR 1985, 1053, 1054) Abstand genommen hat. Hierin kann jedoch in der Sache kein Rechtsfehler des Bundespatentgerichts erblickt werden, weil auch die nach der neueren Rechtsprechung gebotene Prüfung, ob es sich um eine ohne weiteres erkennbare, eng angelehnte Abwandlung freizuhaltender Angaben handelt, vorliegend zu keinem anderen als dem vom Bundespatentgericht gefundenen Ergebnis führt. Denn wenn der Verkehr - wie das Bundespatentgericht ausgeführt hat - in dem Zeichenwort angesichts der einen eigenständigen Begriff verkörpernden Anfangssilbe "TRI" im Sinn von drei, dreifach zwar eine inhaltliche Bezugnahme auf den INN erkenne, das Zeichen aber nicht als dessen Wiedergabe auffasse, kann das hier zu beurteilende Zeichenwort "TRILOPIROX" im Ergebnis nicht als ohne weiteres erkennbare, eng angelehnte Abwandlung des INN "rilopirox" erachtet werden. Aufgrund der vorerwähnten, durch die Silbe "TRI" herbeigeführten Eigenständigkeit des Zeichenworts gegenüber dem INN kann es - entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde - auch nicht maßgeblich darauf ankommen, daß es sich bei dem INN an sich um ein Phantasiewort handelt und deshalb die Nähe des Zeichenworts zu dem INN weniger deutlich zum Ausdruck komme als es sich im Fall der Nähe zu einer bekannten Beschaffenheitsangabe darstelle.

e) Soweit die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang rügt, die vom Bundespatentgericht vorgenommene Auswertung einer beim Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie eingeholten Auskunft sei denkfehlerhaft, kann dem nicht beigetreten werden.

Ist nach der unangefochten gebliebenen tatsächlichen Grundlage davon auszugehen, daß Laien durchweg sowie ebenfalls Ärzte und Apotheker - die letzteren Verkehrsteile deshalb, weil der in Rede stehende Wirkstoff "rilopirox" im Inland nicht in pharmazeutischen Präparaten verwendet wird und ihnen deshalb unbekannt ist - das Zeichenwort als Phantasiebezeichnung auffassen, kann dessen Unterscheidungskraft unabhängig davon nicht verneint werden, ob ein mehr oder weniger großer Anteil von Mitgliedsfirmen des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie das Zeichenwort für eine Beschaffenheitsangabe hält.

Liegt nämlich, wie im vorliegenden Zusammenhang zu unterstellen ist, in den angesprochenen Verkehrskreisen, zu denen die Hersteller pharmazeutischer Präparate unzweifelhaft gerechnet werden müssen, eine geteilte Auffassung über die Unterscheidungskraft einer Kennzeichnung vor, so ist Unterscheidungskraft nicht schon dann zu verneinen, wenn nur ein nicht unerheblicher Teil der Verkehrskreise die in Frage stehende Bezeichnung für beschreibend und deshalb nicht unterscheidungskräftig hält. Vielmehr erfordert die Verneinung der Unterscheidungskraft die Feststellung, daß beachtliche Teile des in Betracht zu ziehenden Gesamtverkehrs dem in Frage stehenden Zeichen die Unterscheidungskraft absprechen (vgl. Baumbach/Hefermehl aaO. Rdn. 26 m.w.N.) oder aber ein besonderes allgemeines Interesse an dessen Freihaltung besteht (BGH, Beschl. v. 18.12.1968 - I ZB 3/68, GRUR 1969, 345, 346 - red white; Beschl. v. 21.6.1990 - I ZB 11/89, GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN). Beides hat das Bundespatentgericht zutreffend verneint. Von der zuerst erwähnten Annahme kann im Streitfall auf der Grundlage der unangefochtenen Feststellungen des Bundespatentgerichts selbst dann nicht ausgegangen werden, wenn unterstellt wird, daß - wie die Rechtsbeschwerde geltend macht - bei zutreffender Würdigung der Auskunft des Bundesverbandes nicht knapp 2/3 der befragten Verbandsmitglieder (so der angefochtene Beschluß S. 8), sondern lediglich etwa deren Hälfte (so die Rechtsbeschwerde) in dem Zeichenwort eine Hersteller- oder Händlermarke und nicht eine Beschaffenheitsangabe sieht. Denn auch im letzteren Fall könnte nur davon ausgegangen werden, daß ein nicht ausreichend großer Teil des Verkehrs dem Zeichenwort die Unterscheidungskraft abspricht. Diese Feststellung könnte für sich noch nicht ohne weiteres den Schluß rechtfertigen, das Zeichenwort entbehre der Unterscheidungskraft.

Bei dieser Sachlage bedarf es auch keiner weiteren Beurteilung der Tatsache, daß überhaupt allenfalls 30 Mitgliedsfirmen des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie befragt worden sind, eine Anzahl, die den repräsentativen Charakter der Befragung unklar läßt und deren Geringfügigkeit für sich bereits zweifelhaft erscheinen läßt, ob überhaupt aus der in Rede stehenden Auskunft ernsthaft Schlüsse zur Beurteilung der Unterscheidungskraft gezogen werden könnten.

2. Das Bundespatentgericht hat ein Freihaltebedürfnis an dem Zeichenwort verneint. Auch diese Beurteilung läßt Rechtsfehler nicht erkennen.

Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß durch die Eintragung des angegriffenen Zeichens nicht die Gefahr eröffnet werde, daß der Gebrauch der beschreibenden Angabe "rilopirox" behindert werden könne. Es ist dabei davon ausgegangen, daß der Schutzbereich von Zeichen, die an freizuhaltende Angaben angelehnte Abwandlungen darstellen, eng zu bemessen sei, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die dem Zeichen trotz seiner Anlehnung an die freizuhaltende Angabe die Eintragungsfähigkeit verleihe. Auch das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.

In seinen vom Bundespatentgericht herangezogenen Entscheidungen "REYNOLDS R 1"/"EREINTZ" und "ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY"/"Cenduggy" (Beschl. v. 1.12.1988 - I ZB 5/87, GRUR 1989, 264, 265; Beschl. v. 14.12.1988 - I ZB 6/87, GRUR 1989, 349, 350) hat der Bundesgerichtshof - entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde - ausgeführt, daß es in den entschiedenen Fällen auf die klangliche Übereinstimmung zwischen den Widerspruchszeichen "EREINTZ" bzw. "Cenduggy" einerseits und den Zeichenbestandteilen "R 1" bzw. "Kentucky" andererseits nicht ankomme, weil derartigen Abwandlungen freizuhaltender Angaben lediglich ein enger Schutzbereich zukomme und ein hiervon gelöster Schutz für die zugrundeliegende beschreibende Angabe, an die sich das Zeichen anlehne, nicht beansprucht werden könne. Hieran ist festzuhalten, wobei diese Grundsätze auch für das im Streitfall maßgebliche Verhältnis zwischen einem an einen INN eng angelehnten Zeichenwort und dem INN selbst Geltung haben.

Soweit die Rechtsbeschwerde meint, bei Verwendung des INN "rilopirox" ohne Beifügung eines Firmenzusatzes ergebe sich entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts eine Behinderungsmöglichkeit, kann dem nicht beigetreten werden. Da es sich bei dem INN um eine warenbeschreibende Angabe handelt, wird deren Benutzung, z.B. auf der Verpackung, in der Regel eine nichtzeichenmäßige Verwendung des Wortes darstellen. Hiergegen steht der Warenzeicheninhaberin aus ihrem Warenzeichen kein Recht zu (§ 16 WZG). Soweit Mitbewerber der Zeicheninhaberin trotz des beschreibenden Inhalts des INN "rilopirox" dessen zeichenmäßige Verwendung anstreben oder eine solche bereits erfolgt, kann ein derartiges Vorhaben oder Vorgehen nicht für schutzwürdig erachtet werden (BGH, Beschl. v. 28.1.1988 - I ZB 2/87, GRUR 1988, 542, 543 - ROYALE; Beschl. v. 28.4.1994 - I ZB 5/92, VALUE, z. Veröff. bestimmt).

3. Die Rechtsbeschwerde meint weiter, bei der Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit des angegriffenen Zeichens sei auch die Richtlinie des Rates vom 31. März 1992 über die Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln (92/27/EWG ABl Nr. L 113/8 v. 30.4.1992) zu beachten. Dem kann nicht beigetreten werden.

Im Streitfall steht gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG zur Überprüfung, ob die Eintragung des angegriffenen Zeichens hätte versagt werden müssen, also im Eintragungszeitpunkt ein absoluter Versagungsgrund bestanden hat. Maßgeblicher Zeitpunkt für diese Beurteilung ist demnach der 20. Mai 1987. Zu diesem Zeitpunkt war die vorerwähnte Richtlinie noch nicht erlassen.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen. Die Kosten der Rechtsbeschwerde hat die Antragstellerin zu tragen (§ 13 Abs. 5 WZG, § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG).