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Bundesgerichtshof
Beschl. v. 09.12.1993, Az.: I ZB 23/91
„RIGIDITE II“

Anmeldung des Wortzeichens "RIGIDITE" für die Waren "Verbundwerkstoff aus verstärkten Kunststoffen in verschiedenen Matrices zur weiteren Verwendung in der Industrie (Halbfabrikate)"; Begehren, eine von der Heimateintragung unabhängige Marke zu erwerben; Antrag auf Schutzbewilligung einer IR-Marke

Bibliographie

Gericht
BGH
Datum
09.12.1993
Aktenzeichen
I ZB 23/91
Entscheidungsform
Beschluss
Referenz
WKRS 1993, 16846
Entscheidungsname
RIGIDITE II
ECLI
[keine Angabe]

Verfahrensgang

vorgehend
BPatG - 31.07.1991

Fundstellen

  • BGHZ 124, 289 - 297
  • DB 1994, 773-775 (Volltext mit amtl. LS)
  • GRUR 1994, 366-369 (Volltext mit amtl. LS) "RIGIDITE II"
  • MDR 1994, 463-464 (Volltext mit amtl. LS)
  • NJW 1994, 1805 (amtl. Leitsatz) "RIGIDITE II"
  • NJW-RR 1994, 693-696 (Volltext mit amtl. LS) "RIGIDITE II"
  • WRP 1994, 245-249 (Volltext mit amtl. LS) "RIGIDITE II"

Verfahrensgegenstand

Warenzeichenanmeldung C 33 752/17 Wz

Prozessführer

B. S. Materials Inc, Charlotte, N.C. (Vereinigte Staaten von Amerika)

In dem Rechtsbeschwerdeverfahren
hat der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes
auf die mündliche Verhandlung vom 9. Dezember 1993
durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Piper und
die Richter Dr. Teplitzky, Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg und Starck
beschlossen:

Tenor:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 28. Senats (Warenzeichen-Beschwerdesenats V) des Bundespatentgerichts vom 31. Juli 1991 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens: 60.000,00 DM.

Gründe

1

I.

Die Rechtsvorgängerin der Rechtsbeschwerdeführerin hat das Wortzeichen "RIGIDITE" für die Waren "Verbundwerkstoff aus verstärkten Kunststoffen in verschiedenen Matrices zur weiteren Verwendung in der Industrie (Halbfabrikate)" angemeldet. Das Deutsche Patentamt hat die Anmeldung zurückgewiesen, weil es sich um eine Beschaffenheitsangabe im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG handele. "RIGIDITE" sei ein Wort der französischen Sprache und bedeute in deutscher Übersetzung "Starrheit" oder "Steifheit". Diese Begriffe seien in bezug auf die angemeldeten Waren glatt beschreibend und würden von deutschen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit dem Im- und Export der einschlägigen Waren benötigt.

2

Mit der Beschwerde hat die damalige Anmelderin geltend gemacht, das Zeichen sei nicht beschreibend, weil die im Warenverzeichnis aufgeführten Halbfabrikate als solche noch nicht steif oder starr seien. Vielmehr müßten sie erst bei der Weiterverarbeitung mit anderen Materialien gehärtet werden. Das Zeichen sei bereits in zahlreichen Ländern geschützt, darunter in Österreich, der Schweiz, Italien, Japan, Korea und den Vereinigten Staaten. Es werde bereits seit mehr als 20 Jahren im Handelsverkehr benutzt; es sei auch dem in Betracht kommenden Verkehrskreis von hochqualifizierten Fachleuten aufgrund vielfältiger Publikationen in der internationalen Fachpresse bereits bekannt.

3

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte Rechtsbeschwerde der damaligen Anmelderin führte zur Aufhebung des Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht (BGH, Beschl. v. 26.11.1987 - I ZB 1/87, GRUR 1988, 379 - RIGIDITE).

4

Im daraufhin fortgesetzten Verfahren vor dem Bundespatentgericht hat die Rechtsbeschwerdeführerin mitgeteilt, daß sie nunmehr Inhaberin der Anmeldung geworden sei. Sie hat sich zusätzlich zu ihrem bisherigen Vorbringen darauf berufen, daß die ursprüngliche Anmelderin am 28. September 1982 die Eintragung der Marke "RIGIDITE" in den Vereinigten Staaten von Amerika unter Reg. Nr. 1 210 483 erwirkt habe; sie selbst habe von der ursprünglichen Anmelderin auch die Rechte an dieser Marke erworben und stütze daher ihr Gesuch auf Eintragung der Marke "RIGIDITE" vorsorglich auch auf Art. 6 quinquies PVÜ.

5

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde erneut zurückgewiesen.

6

Hiergegen richtet sich die - vom Bundespatentgericht wiederum zugelassene - abermalige Rechtsbeschwerde.

7

II.

Das Bundespatentgericht hat ausgeführt:

8

Die Anmelderin stütze ihr Eintragungsbegehren zu Recht auf Art. 6 quinquies PVÜ. Ihr könne es nicht verwehrt werden, im Laufe eines Eintragungsverfahrens von dem ursprünglichen Begehren, eine von der Heimateintragung unabhängige Marke zu erwerben, auf die Sonderregelung der Telle-quelle-Klausel überzugehen. Die Anmelderin könne diesen Schutz auch für eine nationale Anmeldung beanspruchen und nicht etwa nur für einen Antrag auf Schutzbewilligung einer IR-Marke. Die Eintragungsfähigkeit einer derartigen Telle-quelle-Marke dürfe allein an den Voraussetzungen des Art. 6 quinquies Abschn. B PVÜ gemessen werden, wo erschöpfend die Eintragungshindernisse für eine derartige Markenanmeldung aufgezählt seien.

9

Der dort erstgenannte Schutzversagungsgrund der fehlenden Unterscheidungskraft stehe der Eintragung des angemeldeten Zeichens nicht entgegen, da angestellte Ermittlungen ergeben hätten, daß die französische Sprache auf dem einschlägigen Warengebiet weder Fachsprache noch ihre Beherrschung allgemeines Bildungsgut sei.

10

"RIGIDITE" sei jedoch eine beschreibende Angabe im Sinne des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 Halbs. 2 PVÜ. Diese Vorschrift stimme - soweit hier von Belang - mit der nationalen Vorschrift des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Halbs. 2 WZG substantiell überein. Nach ständiger Rechtsprechung seien fremdsprachige Wörter freihaltebedürftig, wenn sie eine Beschaffenheitsangabe darstellten und entweder von beachtlichen deutschen Verkehrskreisen ohne weiteres als Beschaffenheitsangabe verstanden würden oder wenn für die an der Ausfuhr und Einfuhr der Waren beteiligten Verkehrskreise ein Freihaltebedürfnis bestehe. Letzteres sei zu bejahen, da das angemeldete Zeichen - was das Bundespatentgericht des näheren ausgeführt hat - eine die Waren der Anmeldung unmittelbar fremdsprachig beschreibende Angabe darstelle. Es müsse daher für die Mitbewerber, die gleiche Waren im- und exportierten, freigehalten werden. Sie benötigten die beschreibende Angabe "Steifigkeit" auch in der französischen Form "RIGIDITE". Die Verwendung des deutschen Wortes "Steifigkeit" zur Beschreibung spezifischer Wareneigenschaften belegten eine Reihe von bereits in anderem Zusammenhang genannten Fundstellen, insbesondere der Vortrag "Polymere Hochleistungs-Faserverbundwerkstoffe", in dem das Wort "Steifigkeit" sehr häufig vorkomme. Die aus dem vorgelegten Gutachten von Prof. Dr. Kraft vom 28. Juni 1989 (Bl. 136 BPatGA) abgeleitete Ansicht der Anmelderin, das Wort "rigidite" werde genausowenig wie das deutsche Wort "Steifigkeit" in Alleinstellung benutzt, vielmehr immer durch einen Zusatz konkretisiert (z.B. Biegesteifigkeit/rigiditéà la flexion), sei bezüglich der deutschen Sprache durch den erwähnten Vortrag, in dem das Wort "Steifigkeit" nur in Alleinstellung erscheine, widerlegt. Für das französische Wort ergebe sich das gleiche aus verschiedenen französisch-sprachigen Patentveröffentlichungen auf dem einschlägigen Warengebiet, wo gleichermaßen das Wort "rigidite" durchweg ohne näher konkretisierende Zusätze verwendet werde.

11

In Anbetracht der Intensität des deutsch-französischen Handels bestehe auch Bedarf, die französisch-sprachige Beschaffenheitsangabe "RIGIDITE" im Im- und Export zu verwenden. Die Eintragung des angemeldeten Zeichens könne daher zu Behinderungen der Mitbewerber führen. Durch § 16 WZG werde diese Möglichkeit auch bei der vom Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung geforderten "sinnentsprechenden" Auslegung dieser Vorschrift nicht ausgeschlossen, weil eine herausgestellte Verwendung der Beschaffenheitsangabe "RIGIDITE" nach bisherigen Rechtsprechungsgrundsätzen auf den Verkehr weitgehend als warenzeichenmäßig wirken werde. Da die Steifigkeit ("RIGIDITE") für den Kauf der Waren essentiell sei, biete sich ihre blickfangmäßige Herausstellung für Mitbewerber geradezu an.

12

Soweit die Anmelderin geltend mache, die Eintragung des angemeldeten Zeichens im Jahr 1970 in der (auch) französisch-sprachigen Schweiz sei ein Indiz für das Fehlen eines Freihaltebedürfnisses, könne ihr nicht gefolgt werden. Zwar könne die Eintragung eines Zeichens in einem Land seines Sprachkreises dafür sprechen, daß es dort kein "Gemeingut" sei. Jedoch lägen hier Umstände vor, nach denen andere Schlüsse ernstlich in Betracht kämen. Zum einen sei die Schweiz ein Land, in dem Französisch nur neben Deutsch und Italienisch Landessprache sei. Das Bundesamt für geistiges Eigentum befinde sich in Bern, mithin im deutschsprachigen Teil der Schweiz. Es sei daher nicht zwingend, daß die Anmeldung von einem Prüfer, dessen Muttersprache Französisch sei, beurteilt worden sei. Im übrigen gelte dort, wie überall, daß nicht jede Anmeldung mit gleicher Sorgfalt geprüft werde. Darüber hinaus habe das Bundesamt für geistiges Eigentum mit Schreiben vom 2. August 1985 mitgeteilt, daß es das Wort "RIGIDITE" als Beschaffenheitsangabe und damit als schutzunfähig ansehe. Somit könne die Eintragung in der Schweiz kein Indiz (mehr) für ein fehlendes Freihaltebedürfnis in der französischen Schweiz sein.

13

Schließlich führe auch Art. 6 quinquies Abschn. C Abs. 1 PVÜ zu keiner anderen Beurteilung des Eintragungshindernisses. Nach dieser Bestimmung seien zwar bei der Würdigung der Schutzfähigkeit der Marke alle Tatumstände zu berücksichtigen, insbesondere die Dauer des Gebrauchs der Marke. Der Vertrieb der Waren unter dem angemeldeten Zeichen seit 40 Jahren auf dem Weltmarkt könne dazu geführt haben, daß das Zeichen "RIGIDITE" international bekannt geworden sei, zumal es seit 1982 von der amerikanischen Herstellerin auch im Inland eingesetzt worden sei. Dies könne das Eintragungshindernis des Freihaltebedürfnisses jedoch nicht ausräumen. Wie für die Schutzversagungsgründe des Abschn. B komme es nämlich auch für die zu berücksichtigenden Tatsachen des Abschn. C auf die Verhältnisse im Inland an. Nur im Ausland verwirklichte Umstände, insbesondere die Benutzung im Ausland, seien für das Inland nur von Bedeutung, soweit sie hier Wirkung entfalteten. Zur Überwindung der Eintragungshindernisse der PVÜ sei aber wie bei § 4 Abs. 3 WZG Verkehrsdurchsetzung im Inland erforderlich. Eine solche Verkehrsdurchsetzung im Inland habe die Anmelderin nicht behauptet. Eine im Ausland erlangte Verkehrsgeltung könne zwar auf das Inland ausstrahlen und hier die Erlangung einer inländischen Verkehrsgeltung erleichtern; für sich allein genüge sie jedoch - wie der Bundesgerichtshof in der LEMONSODA-Entscheidung (BlPMZ 1974, 285) ausgeführt habe - nicht.

14

III.

Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde ist, weil sie vom Bundespatentgericht zugelassen worden ist, statthaft (§ 13 Abs. 5 WZG); sie ist auch im übrigen zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt worden. Auch in der Sache hat sie Erfolg.

15

1.

Die Rechtsbeschwerde rügt, der Beschluß des Bundespatentgerichts sei teilweise nicht mit Gründen versehen, weil er sich nicht mit dem in erster Linie aufrechterhaltenen Begehren der Anmelderin, eine von der Heimateintragung unabhängige Marke zu erwerben, sondern lediglich mit deren vorsorglich und zusätzlich geltend gemachtem Telle-quelle-Schutz-Begehren nach Art. 6 quinquies PVÜ auseinandergesetzt habe.

16

a)

Ob diese Rüge berechtigt ist oder ob das Bundespatentgericht gemeint hat, mit seinen Überlegungen zur Anwendbarkeit der Telle-quelle-Schutz-Regeln "auch für eine nationale Anmeldung" (Beschl. S. 62. Abs.) zugleich dem Ursprungsbegehren der Anmelderin Rechnung zu tragen, ist aufgrund der insoweit nicht widerspruchsfreien Ausführungen des Bundespatentgerichts nicht ohne weiteres zu beurteilen. Die erwähnten Überlegungen könnten zwar dahin verstanden werden, daß das Bundespatentgericht davon ausgegangen ist, auch ein etwa weiterverfolgter Eintragungsantrag nach nationalem Recht sei - wie das Bundespatentgericht auf Seite 7 seines Beschlusses ausgeführt hat - ausschließlich an den Voraussetzungen des Art. 6 quinquies PVÜ zu messen. Eine solche Annahme wäre zwar rechtsfehlerhaft, weil eine ausschließliche Anwendung der Schutzvoraussetzungen des Art. 6 quinquies PVÜ nur für die Begründung eines Schutzes in Betracht kommt, der tatsächlich "telle-quelle" ist und deshalb auch der Einschränkung des Art. 6 quinquies Abschn. D PVÜ - fortdauernde Eintragung im Ursprungsland (vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG, 12. Aufl., Art. 6 quinquies PVÜ Rdn. 10) - unterliegt, nicht aber für die Begründung eines nationalen Schutzes, der von der Ursprungsmarke unabhängig sein soll; sie ließe jedoch die Rüge, es fehle gänzlich an einer Begründung der Entscheidung, als unberechtigt erscheinen.

17

Andererseits spricht sowohl die Wiedergabe des Vorbringens der Anmelderin in den Beschlußgründen als auch die Wendung vom Übergang, den die Anmelderin von einem Begehren zum anderen vorgenommen habe, mehr dafür, daß das Bundespatentgericht die ursprünglich eindeutige Stufung des Begehrens, die die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 2. Oktober 1989 (S. 4 f., Bl. 127 f. BPatGA) vorgenommen und mit einer weiteren Eingabe vom 7. Juni 1991 (S. 2, Bl. 138 BPatGA) bekräftigt hatte, als nicht mehr aufrechterhalten angesehen und deshalb von einer Bescheidung insoweit abgesehen hat. Letzteres könnte als Begründungsmangel jedoch allenfalls dann angesehen werden, wenn die Annahme des Bundespatentgerichts, die Anmelderin habe ihr ursprüngliches Begehren fallengelassen, einer tragfähigen Grundlage in jeder Hinsicht entbehrte, was im Hinblick auf die zwar nicht ganz eindeutigen, aber jedenfalls deutlich in die Richtung der Annahme des Bundespatentgerichts weisenden Ausführungen der Anmelderin in ihrer Eingabe vom 28. August 1990 (Bl. 161 BPatGA) zweifelhaft erscheint.

18

b)

Letztlich bedürfen aber alle aufgezeigten Zweifelsfragen keiner abschließenden Entscheidung, da sich ein etwaiger Mangel einer Begründung wie auch eine etwaige - wie aufgezeigt - rechtsfehlerhafte Annahme innerhalb der gegebenen Begründung gleichermaßen als für das Ergebnis der Beurteilung des Bundespatentgerichts unerheblich erweisen. Denn für die im vorliegenden Fall allein entscheidungserhebliche Frage eines Freihaltebedürfnisses der deutschen Verkehrskreise stimmen - wovon auch das Bundespatentgericht im angefochtenen Beschluß (S. 8) zutreffend ausgegangen ist - die einerseits § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG und andererseits Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ zu entnehmenden Voraussetzungen sachlich überein (vgl. BGH, Beschl. v. 21.06.1990 - I ZB 11/89, GRUR 1991, 135, 136 [BGH 11.10.1990 - I ZR 59/89] = GRUR Int. 1991, 133, 134 - NEW MAN; BGH, Beschl. v. 04.07.1991 - I ZB 7/89, GRUR 1991, 839, 840 - Z-Tech; Baumbach/Hefermehl a.a.O., Art. 6 quinquies PVÜ Rdn. 5; Busse/Starck, WZG, 6. Aufl., Art. 6 quinquies PVÜ Rdn. 7 unter b), so daß eine Bescheidung des ursprünglichen Begehrens der Anmelderin gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG mit im wesentlichen gleichlautender Begründung, zumindest aber mit keinesfalls günstigerem Ergebnis für die Anmelderin hätte erfolgen können.

19

2.

Soweit das Bundespatentgericht im Rahmen seiner gemäß Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ vorgenommenen Prüfung die Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens bejaht hat, ist dies aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

20

3.

Durchgreifenden rechtlichen Bedenken begegnet jedoch die Annahme des Bundespatentgerichts, der Eintragung des Zeichens stehe der Schutzversagungsgrund des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 Halbs. 2 PVÜ entgegen, weil "RIGIDITE" eine beschreibende Angabe im Sinne dieser Vorschrift sei, die ungeachtet ihrer Herkunft aus der französischen Sprache und ihrer Ungeläufigkeit in den einschlägigen deutschen Verkehrskreisen freizuhalten sei, weil Mitbewerber, die entsprechende Waren im- oder exportierten, sie hierfür benötigten.

21

a)

Als unbegründet erweist sich allerdings die in erster Linie erhobene Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht sei zu Unrecht von einem rein beschreibenden Charakter des Begriffs "rigidite" (bzw. - in der vorliegenden Schreibweise - "RIGIDITE") ausgegangen. Das Bundespatentgericht hat sich bei seiner Feststellung, das Wort sei in seiner Bedeutung von "Steifigkeit" oder "Steifheit" für die angemeldeten Waren, nämlich "Verbundwerkstoff in verschiedenen Matrices zur weiteren Verwendung in der Industrie (Halbfabrikate)", beschaffenheitsbeschreibend, in erster Linie auf Produkterläuterungen der deutschen Muttergesellschaft der Anmelderin gestützt, die diese in verschiedenen Schriften herausgegeben und die das Bundespatentgericht (S. 11 f. seines Beschlusses) teilweise wörtlich wiedergegeben hat. Schon diese Produkterläuterungen, in denen mit Bezug auf die in Frage stehenden Verbundwerkstoffe die Begriffe "hochfest" und "hochsteif" verwendet werden, tragen die Feststellung des Bundespatentgerichts. Daß die vom Bundespatentgericht zugrunde gelegten und näher bezeichneten Produkterläuterungen ebenso wie andere, vom Bundespatentgericht herangezogene (und von der Anmelderin selbst überreichte) Unterlagen nicht bei den Akten sind, ist unschädlich, da die Rechtsbeschwerde, wozu sie in Anbetracht der bei der Anmelderin vorauszusetzenden Kenntnis der Eigenschaften der von ihr auf dem Markt angebotenen Materialien und des Inhalts der Produktbeschreibungen ihrer Muttergesellschaft in Deutschland unschwer in der Lage gewesen wäre, substantielle Einwendungen gegen die sachlichen Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht erhebt. Im Hinblick hierauf sowie auch auf den Umstand, daß die Anmelderin im vorangegangenen Verfahren den in zahlreichen eingeholten Stellungnahmen hergestellten Zusammenhang ihrer Verbundwerkstoffe mit dem auf diese bezogenen Begriff der (Material-)Steifigkeit nicht ernsthaft und überzeugend entgegengetreten ist, erweist sich die Rüge der Rechtsbeschwerde, die Entscheidung des Bundespatentgerichts sei wegen Nichtvorliegens der von der Anmelderin seinerzeit eingereichten Unterlagen nicht überprüfbar, als ungerechtfertigt.

22

b)

Die Rechtsbeschwerde stellt weiter zur Nachprüfung, ob die vom Bundespatentgericht zugrunde gelegte Rechtsauffassung, wonach ein Freihaltebedürfnis an fremdsprachigen beschreibenden Angaben allein im Hinblick auf Notwendigkeiten der Verwendung beim Import und Export von Waren bejaht werden könne, überhaupt zu billigen sei und - bejahendenfalls - auch für die Schutzversagung gemäß Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ Gültigkeit beanspruchen könne. Beide Fragen sind - abweichend von der Auffassung der Rechtsbeschwerde - zu bejahen.

23

aa)

Der Bundesgerichtshof hat - nachdem er zunächst allerdings eine entsprechende Auffassung des Bundespatentgerichts nur billigend referiert hatte (BGH, Beschl. v. 26.11.1987 - I ZB 1/87, GRUR 1988, 379, 380 - RIGIDITE) - bereits wiederholt entschieden, daß grundsätzlich auch ein bestehendes Bedürfnis der Mitbewerber anerkannt werden müsse, einen fremdsprachigen, dem deutschen Verkehr nicht geläufigen Sachhinweis sowohl im Im- und Export als auch - wegen der Üblichkeit mehrsprachiger Sachhinweise auf Waren, Ankündigungen und dergleichen - beim inländischen Absatz der Ware zu verwenden (vgl. BGH, Beschl. v. 26.01.1989 - I ZB 4/88, GRUR 1989, 421, 422 - Conductor; BGH, Beschl. v. 28.11.1991 - I ZB 4/90, GRUR 1992, 515, 516 - Vamos). Hieran ist festzuhalten.

24

bb)

Entgegen der von der Rechtsbeschwerde vertretenen Auffassung ist einem solchen Bedürfnis auch bei der Prüfung der Schutzversagungsgründe im Sinne des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ grundsätzlich Rechnung zu tragen. Der Wortlaut dieser Vorschrift, auf den die Rechtsbeschwerde sich beruft, steht einer solchen Berücksichtigung schon deshalb nicht entgegen, weil er überhaupt nicht unmittelbar auf ein Freihaltebedürfnis, sondern auf die Eignung des Begriffs abhebt, im Verkehr zur Beschaffenheitsbezeichnung zu dienen, aus der dann erst das Freihaltebedürfnis herzuleiten ist. Eine Eignung zur Beschaffenheitsbezeichnung ist jedoch grundsätzlich auch dann zu bejahen, wenn die Beschaffenheitsangabe für die hier in Rede stehenden begrenzten Zwecke dienen soll. Diese Feststellung liegt auf dem Gebiet der tatsächlichen Erkenntnis; sie kann daher getroffen werden, ohne daß hierfür auf spezifische nationale Rechtsanwendungsgrundsätze zurückgegriffen werden muß, gegen deren Anwendbarkeit die Rechtsbeschwerde unter Berufung auf Stimmen in der Literatur Bedenken erhoben hat.

25

c)

Jedoch hat das Bundespatentgericht nicht hinreichend berücksichtigt, daß die Eigenart des hier in Frage stehenden Freihaltebedürfnisses besondere Maßstäbe für die Annahme seines tatsächlichen Vorliegens und seiner rechtlichen Beachtlichkeit erfordert. Solchen Maßstäben werden die Feststellungen des Bundespatentgerichts - wie die Rechtsbeschwerde zu Recht rügt - nicht gerecht.

26

aa)

Ist - wie vorliegend - ein fremdsprachiger Begriff zur Beschreibung von Wareneigenschaften im maßgeblichen Verkehr weithin ungeeignet, weil seine entsprechende Bedeutung im maßgeblichen inländischen Verkehr nicht verstanden wird, und wird er deshalb nicht generell beim Absatz von Waren, auf die seine Bedeutung sich bezieht, sondern nur in begrenztem Umfang für deren Im- und Export bzw. ihren Vertrieb mit zusätzlicher fremdländischer Bezeichnung auch im Inland benötigt, so ist das Bedürfnis an seiner Freihaltung naturgemäß - jedenfalls quantitativ - geringer als im Falle eines allgemein verständlichen deutschen Begriffs mit gleicher Bedeutung. Während bei letzterem in Anbetracht der großen Breite seiner Verwendbarkeit die Annahme der tatsächlichen Verwendung und eines Bedürfnisses für sie auch dann nicht ganz fernliegt, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine solche Verwendung mit direktem Bezug auf die in Frage stehenden Waren fehlen und eine solche nur vom Begriffsgehalt her jedenfalls möglich erscheint, müssen bei dem hier in Frage stehenden begrenzten Anwendungsbereich in einem allenfalls kleinen Kreis des maßgeblichen Verkehrs deutliche Hinweise darauf gefordert werden, daß der Begriff nicht nur in einem allgemeinen Sinn zur Beschreibung geeignet ist, sondern tatsächlich zur Beschreibung verwendet oder jedenfalls benötigt wird, und dies außerdem in einer Form, deren Verwendung durch § 16 WZG nicht in ausreichendem Maße gewährleistet ist. Daran fehlt es hier.

27

Das Bundespatentgericht hat solche Hinweise lediglich dem Umstand entnommen, daß das gleichbedeutende deutsche Wort "Steifigkeit" in einem mit "Polymere Hochleistungsverbundstoffe" überschriebenen und von der deutschen Muttergesellschaft der Anmelderin veröffentlichten Vortrag vom 14. und 15. April 1986 häufig (und in Alleinstellung, d.h. ohne konkretisierenden Zusatz) verwendet worden ist und der französische Begriff selbst auch in französisch-sprachigen Patentveröffentlichungen auf dem einschlägigen Warengebiet - ebenfalls ohne konkretisierende Zusätze - vorkommt. Dies reicht jedoch für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses nicht aus. Es belegt nur ein - ohnehin naheliegendes - Bedürfnis, den Begriff zur Eigenschaftsbeschreibung in textlichen Zusammenhängen zu verwenden. Für das vom Bundespatentgericht angenommene Bedürfnis an einer herausgestellten beschreibenden Verwendungsweise, die allein den Eindruck einer nicht durch § 16 WZG erlaubten zeichenmäßigen Verwendung erwecken könnte, bieten die aufgezeigten Umstände keine konkreten Anhaltspunkte. Der Sinn des Wortes legt hier auch - anders als bei Begriffen wie "olé" oder "Premiere", deren Verwendungsweise der Senat in jüngerer Zeit zu beurteilen hatte (vgl. BGH, Beschl. v. 28.11.1991 - I ZB 3/90, GRUR 1992, 514, 515 [BGH 28.11.1991 - I ZB 3/90] - Ole; BGH, Beschl. v. 27.05.1993 - I ZB 7/91, GRUR 1993, 746 - Premiere) - eine schlagwortartige Herausstellung nicht nahe, weil diese ohne erläuternden Textzusammenhang sprachlich unüblich und nichtssagend erschiene.

28

In den danach denkbaren Fällen einer Hervorhebung des Begriffs in einem weiteren, erläuternden Text Zusammenhang kann sich der Verwender jedoch - ungeachtet der hiergegen vom Bundespatentgericht erhobenen beachtlichen, aber nicht in jedem Falle durchgreifenden Bedenken - jedenfalls in einem Teil der vorstellbaren Konfliktsfälle auf den vom Bundesgerichtshof wiederholt ausgesprochenen Grundsatz berufen, wonach Angriffen, die gegen solche Verwendungsweisen aus Zeichen erhoben werden, die ihrerseits in Anlehnung an beschreibende Angaben oder aus diesen gebildet sind, mit strengen Anforderungen an den Begriff des "warenzeichenmäßigen Gebrauchs" bzw. mit dessen sinngerechter Auslegung nach § 16 WZG zu begegnen ist (vgl. BGHZ 91, 262, 272 - Indorektal I; BGH, Urt. v. 20.06.1984 - I ZR 61/82, GRUR 1985, 41, 43 - REHAB mit Anm. Heil; BGH, Beschl. v. 01.12.1988 - I ZB 5/87, GRUR 1989, 264, 265 - REYNOLDS R 1/EREINTZ; BGH, Beschl. v. 14.12.1988 - I ZB 6/87, GRUR 1989, 349, 350 - ROTH-HÄNDLE KENTUCKY/Cenduggy; vgl. ferner BPatG GRUR 1989, 825, 826 - MARILUND/Merryland; Busse/Starck a.a.O. § 4 WZG Rdn. 34 auf S. 178 und Teplitzky in Festschrift für v. Gamm, 1990, S. 303, 311 ff.).

29

bb)

Schon aufgrund dieser Überlegungen kann ein schützenswertes Freihaltebedürfnis im vorliegenden Fall kaum in Betracht kommen. Es scheidet jedoch vollends aus, wenn weitere Umstände des konkreten Falles in die Prüfung einbezogen werden, die das Bundespatentgericht zwar beachtet, jedoch nicht in allen Punkten zutreffend gewürdigt hat.

30

cc)

Gemäß Art. 6 quinquies Abschn. C Abs. 1 PVÜ sind bei der Prüfung der Schutzfähigkeit einer Marke alle Tatumstände, insbesondere die Dauer des Gebrauchs der Marke, zu würdigen. Diese Bestimmung hat das Bundespatentgericht dahin ausgelegt, daß es für die nach ihr zu berücksichtigenden Umstände nur auf die Verhältnisse im Inland ankommen könne. Danach könnten Umstände, insbesondere die Benutzung im Ausland, nur berücksichtigt werden, soweit sie im Inland Wirkung entfalteten. Eine solche Wirkung könnte im vorliegenden Fall, in dem der Charakter des Begriffs "RIGIDITE" seiner Eintragung als Warenzeichen im Wege stehe, nur der Erlangung einer inländischen Verkehrsdurchsetzung beigemessen werden, für die die Anmelderin nichts vorgetragen habe. Dem kann nicht beigetreten werden.

31

dd)

Wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, kann dem hier allein in Frage stehenden Schutzversagungsgrund des Freihaltebedürfnisses grundsätzlich auch der Gebrauch einer fremdsprachigen Marke im fremdsprachigen Ausland gemäß Art. 6 quinquies Abschn. C Abs. 1 PVÜ entgegenstehen (BGH, Beschl. v. 21.06.1990 - I ZB 11/89, GRUR 1991, 135, 136 f. [BGH 11.10.1990 - I ZR 59/89][BGH 11.10.1990 - I ZR 59/89] = GRUR Int. 1991, 133, 134 - NEW MAN). Dem kann, was der Bundesgerichtshof (a.a.O.) ebenfalls bereits ausgeführt hat, der Beschluß des Senats vom 23. Januar 1974 (I ZB 12/72, GRUR 1974, 777 - LEMONSODA), auf den das Bundespatentgericht seine Überlegung gestützt hat, nicht entgegengehalten werden, weil es darin allein um die schutzbegründende Wirkung einer ausländischen Verkehrsgeltung für eine im Inland weder von Haus aus unterscheidungskräftige noch durchgesetzte Bezeichnung ging. Hiervon unterscheidet der vorliegende Fall sich dadurch, daß - was das Bundespatentgericht selbst beanstandungsfrei angenommen hat - die in Frage stehende Bezeichnung im Inland von Haus aus unterscheidungskräftig ist und allein zur Beurteilung steht, ob das vorstehend bereits näher umschriebene, allenfalls geringe Interesse eines sehr begrenzten Teils des Verkehrs an einer wiederum nur sehr eingeschränkten Verwendungsweise im Rechtssinne schutzwürdig ist. Für eine solche Beurteilung sind nach Sinn und Zweck des Art. 6 quinquies Abschn. C Abs. 1 PVÜ uneingeschränkt alle, also auch lediglich im Ausland verwirklichte, aber zur Begründung eines gegen das Freihalteinteresse abzuwägenden Interesses des Anmelders geeigneten Umstände heranzuziehen.

32

Danach hätte das Bundespatentgericht dem Umstand, daß das Zeichen nach seinen Feststellungen auf dem Weltmarkt seit 40 Jahren benutzt wird und in mehreren Ländern - ungeachtet der auch dort jedenfalls teilweise und in gewissem Umfang erfolgenden Prüfung eines Freihaltebedürfnisses (vgl. dazu schon BGH a.a.O. - RIGIDITE) - auch als Warenzeichen eingetragen ist, eine nicht unerhebliche Bedeutung für die Gesamtbeurteilung beimessen müssen. Dem erheblichen Interesse der Anmelderin an einer Schutzgewährung auch in Deutschland, das sich aus der über mehrere Jahrzehnte geübten Verwendung auf dem Weltmarkt - seit 1982 nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts auch auf dem deutschen Inlandsmarkt - ergibt, könnte nach Sinn und Zweck des Art. 6 quinquies Abschn. C Abs. 1 PVÜ nur ein Freihalteinteresse von einigem Gewicht entgegengehalten werden. Hieran aber fehlt es nach den vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen.

33

IV.

Der Beschluß des Bundespatentgerichts ist demnach aufzuheben; die Sache ist zur anderweiten Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Streitwertbeschluss:

Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens: 60.000,00 DM.

Piper
Teplitzky
Mees
v. Ungern-Sternberg
Starck