Bundesgerichtshof
Urt. v. 18.10.1990, Az.: I ZR 292/88
„Silenta“

I. Das Berufungsgericht hat das Zeichen der Klägerin "Silenta" als löschungsreif angesehen, weil die Klägerin es innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Bekanntmachung der Zeichenanmeldung der Beklagten nicht in rechtserhaltender Weise benutzt habe. Die Verwendung des Zeichens ausschließlich für Exportwaren sei unter den vorliegenden Umständen nicht geeignet, den Bestand des Klagezeichens zu erhalten. Bei einer solchen Verwendung komme es darauf an, ob das Warenzeichen nach der Art seiner Verwendung auf den inländischen Hersteller oder auf den ausländischen Vertreiber der Ware hindeute. Diesen Grundsatz habe der Bundesgerichtshof (BGH GRUR 1986, 538 - Ola) zwar nur für den Fall angeführt, daß das Warenzeichen nicht nur im Inland für den Hersteller, sondern zugleich im Ausland identisch auch für den Besteller der Lieferungen eingetragen sei. Auf diesen Gesichtspunkt könne es jedoch nicht entscheidend ankommen, weil dem Verkehr, auf den maßgeblich abzustellen sei, regelmäßig die Eintragung von Warenzeichen nicht bekannt sei. Für seine Zuordnung müsse es daher auf andere Umstände ankommen.

Vorliegend habe die Klägerin das Zeichen stets nur in einer Weise verwendet, die nicht auf sie, sondern auf die Belvedere Company hinweise. Denn sowohl auf der Ware selbst als auch in der Gebrauchsanweisung und auf der äußeren Verpackung (in Form eines Aufklebers) erscheine das Zeichen "Silenta" nur in Verbindung mit der weiteren Angabe "Belvedere".

Die isolierte Verwendung des Klagezeichens in den Fracht- und Begleitpapieren der Ware reiche zur rechtserhaltenden Benutzung des Klagezeichens nicht aus; hinzutreten müsse die Anbringung auf der Ware.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann bei Markenwaren, die lediglich als Exportwaren in den Verkehr gelangen, eine hinreichende Benutzung auch dann in Betracht kommen, wenn das Warenzeichen lediglich bei den den Export vorbereitenden Handlungen, wie der Lagerung und dem Transport, sowie in entsprechenden Begleit- und Transportpapieren den inländischen Wirtschaftskreisen als Zeichen zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft entgegentritt (vgl. BGHZ 75, 150, 154[BGH 29.06.1979 - I ZB 24/77] - Contiflex; v. Gamm, GRUR 1977, 517, 526 unter 7).

2. Von entsprechenden Handlungen der Klägerin ist an sich auch das Berufungsgericht ausgegangen, da es die Verwendung der Bezeichnung "Silenta" sowohl auf äußerlich sichtbaren Verpackungsaufklebern als auch in Fracht- und Begleitpapieren der Ware als gegeben unterstellt hat. Es hat diese Handlungen jedoch als unzureichend angesehen, weil nach seiner Auffassung die Bezeichnung weder auf den Aufklebern noch auf der Ware selbst vom maßgeblichen Verkehr als Hinweis auf die Klägerin verstanden werden könne und es somit an der vom Bundesgerichtshof in der genannten Contiflex-Entscheidung als Mindestvoraussetzung einer wirksamen Benutzung auch durch solche bloße Vorbereitungshandlungen des Exports im Inland genannte Anbringung des Zeichens auch an der Ware selbst fehle. Diese Begründung ist nicht frei von Rechtsirrtum.

3. Das Berufungsgericht hat, wie seine Ausführungen erkennen lassen, eine zeichenmäßige Verwendung der Bezeichnung "Silenta" nicht in Frage stellen wollen. Es hat selbst wiederholt von der (kennzeichenmäßigen) Hinweisfunktion bei der gegebenen Art der Verwendung gesprochen (S. 9, 10 BU), diese aber wegen der gleichzeitigen Verwendung der Bezeichnung "Belvedere" nicht auf die Klägerin, sondern auf die Belvedere Company bezogen.

Damit hat das Berufungsgericht lediglich der Bezeichnung in den von der Klägerin verwendeten Formen die Eignung absprechen wollen, auf die Klägerin hinzuweisen, weil es - wegen der Mitverwendung der zweiten Kennzeichnung "Belvedere" - in den Augen des Verkehrs nur auf die Belvedere Company hinweisen könne. Denn das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dahin getroffen, daß das Zeichen "Silenta" durch die gleichzeitige Mitverwendung der Bezeichnung "Belvedere" seine Eigenständigkeit verloren haben und der Verkehr die beiden Bezeichnungen als eine Kombination auffassen könnte, bei der zu prüfen wäre, ob die nicht eingetragenen beigefügten Teile dem Verkehr als zeichenmäßig bedeutungslose, austauschbare Zutat oder als ein den Gesamteindruck wesentlich mitprägendes Element erscheinen (vgl. BGH, Beschl. v. 13.7.1979 - I ZB 25/77, GRUR 1979, 856, 858 = WRP 1979, 786 - Flexiole; BGH, Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872 f. - Wurstmühle). Dies läßt keinen Rechtsfehler erkennen, weil der Verkehr regelmäßig im bloßen Nebeneinanderstellen zweier Bezeichnungen, von dem nach der Unterstellung des Berufungsgerichts auf dem sogenannten Halskragen der Trockenhauben ausgegangen werden muß, nicht ohne weiteres die Verwendung eines einheitlichen Kombinationszeichens sehen wird, und zwar insbesondere dann nicht, wenn ihm gleichzeitig in der Gebrauchsanweisung durch den vom Berufungsgericht unterstellten Gebrauch der Wendung "Silenta by Belvedere" verdeutlicht wird, daß es sich um zwei verschiedene Kennzeichnungen handelt. Die verbreitete Übung, eine Ware mit mehreren Kennzeichen zu versehen, kann nämlich nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs als verkehrsbekannt angesehen werden (vgl. BGH, Urt. v. 19.12.1960 - I ZR 39/59, GRUR 1961, 280, 281 f. - Tosca; BGH, Urt. v. 3.4.1981 - I ZR 72/79, GRUR 1981, 592, 594 - Championne du Monde; BGH, Urt. v. 24.11.1983 - I ZR 124/81, GRUR 1984, 354, 356 - Tina-Spezialversand II; vgl. ferner auch Baumbach/Hefermehl, Warenzeichengesetz, 12. Aufl., § 5 Rdn. 46-50).

Mit dieser Zuordnung der zeichenmäßig benutzten Kennzeichnung "Silenta" zur Firma "Belvedere" hat das Berufungsgericht die dem Warenzeichen zukommende Herkunftsfunktion verkannt.

4. Das Warenzeichen hat, wie sich aus § 1 WZG ergibt, die Funktion der Unterscheidung der Waren des Zeicheninhabers von den Waren anderer (vgl. im einzelnen v. Gamm, WZG, § 1 Rdn. 2). Das - kennzeichenmäßig benutzte - Warenzeichen weist dementsprechend, für den Verkehr erkennbar, auf die Herkunft der mit ihm gekennzeichneten Waren aus dem Geschäftsbetrieb des Zeicheninhabers hin. Diese Funktion erfüllt die Kennzeichnung "Silenta" bei den hier gegebenen zeichenmäßigen Verwendungsweisen. Sie läßt den Verkehr - zutreffend - annehmen, daß das Zeichen ''Silenta" vom Zeicheninhaber zur Unterscheidung seiner Ware angebracht worden ist, und verweist damit - wiederum zutreffend - auf die Herkunft der Ware aus dem Betrieb des Zeicheninhabers. Die Hinzufügung der weiteren Kennzeichnung "Belvedere" oder "Belvedere Company" vermag an dieser Zuordnungsfunktion der Marke "Silenta" als eines - zutreffenden - Hinweises auf ihren Inhaber nichts zu ändern; sie kann allenfalls zu der irrigen, im vorliegenden Zusammenhang jedoch rechtlich unerheblichen Vorstellung des Verkehrs führen, Inhaber der Marke, auf den diese funktionsgerecht hinweise, sei die Belvedere Company. Soweit das Berufungsgericht der Möglichkeit einer solchen Fehlvorstellung rechtliche Bedeutung beigemessen hat, beruht dies ersichtlich auf einer irrigen Anwendung der Grundsätze, von denen der Bundesgerichtshof im Urteil vom 28. November 1985 (I ZR 152/83, GRUR 1986, 538 - Ola) ausgegangen ist. In jenem Fall bestand die Besonderheit, daß ein Warenzeichen nicht wie vorliegend für einen, sondern im In- und Ausland für zwei verschiedene Inhaber eingetragen und ausschließlich mit im übrigen fremdsprachlicher Beschriftung benutzt worden war. Bei einer solchen Fallgestaltung konnte das Warenzeichen seine Funktion als Hinweis auf den inländischen Herstellungsbetrieb nicht erfüllen. Im vorliegenden Fall verweist dagegen das Zeichen den Verkehr auf den (hier einzigen) Inhaber. Auf eine genaue Vorstellung des Verkehrs, wer dieser Inhaber ist, kommt es zeichenrechtlich nicht an. Irrtümer, die insoweit durch die Art und Weise der Verwendung geweckt werden, können allenfalls wettbewerbsrechtlich bedeutsam werden, wenn die Voraussetzungen einer Irreführung nach § 3 UWG erfüllt sind; für die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung sind solche Irrtümer jedoch bedeutungslos (vgl. BGHZ 68, 383, 386 - Doppelkamp; BGH, Beschl. v. 25.5.1979 - I ZB 13/76, GRUR 1979, 707, 708 - Haller I).

5. Erweist sich somit die Verwendung der zusätzlichen Bezeichnung "Belvedere" oder "Belvedere Company" neben der zeichenrechtlichen Verwendung des Warenzeichens "Silenta" als unschädlich, so liegt eine Benutzung dieses Zeichens auch auf der Ware selbst vor; denn nach den Unterstellungen des Berufungsgerichts hat die Klägerin die Trockenhauben auf deren sogenannten Halskragen mit der Beschriftung "Belvedere silenta" versehen. Daß die so gekennzeichnete Ware auf dem amerikanischen Markt vertrieben worden ist, hat das Berufungsgericht ebenso unterstellt wie die Verwendung der Kennzeichnung auf den bei Exporthandlungen bereits im Inland in Erscheinung tretenden Verpackungen - in Form von Aufklebern - sowie in Fracht- und Begleitpapieren der Ware. Da solche Handlungen, hinsichtlich derer der Bundesgerichtshof (BGHZ 75, 150, 154[BGH 29.06.1979 - I ZB 24/77] - Contiflex) offen gelassen hat, bei welchem Umfang sie - in Verbindung mit der Anbringung des Zeichens auf der Ware selbst - den Anforderungen an eine inländische Benutzung genügen können, von der Beklagten in zulässiger Weise mit Nichtwissen bestritten worden sind, bedürfte es für die abschließende Prüfung, ob eine rechtserhaltende Benutzung des Zeichens "Silenta" vorliegt, weiterer tatsächlicher Feststellungen.

III. Auf solche Feststellungen käme es jedoch dann nicht an, wenn Umstände vorlägen, unter denen der Klägerin die Benutzung im maßgeblichen Zeitraum nicht zumutbar gewesen wäre (§ 11 Abs. 1 Nr. 4, 2. Halbs. WZG).

1. Hierzu hat das Berufungsgericht ausgeführt, daß solche Umstände vorliegend nicht ersichtlich seien. Allein der Gesichtspunkt, daß die Klägerin des Schutzes des Warenzeichens bedürfe, wenn sie zum Export bestimmte Waren im Inland mit dem Warenzeichen versehen wolle, reiche nicht aus. Umstände, wie sie in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 28. November 1985 (aaO. - Ola) vorgelegen hätten - langjährige Lieferbeziehungen bezüglich der gekennzeichneten Ware und konzernmäßige Verflechtung der Unternehmen - seien vorliegend nicht gegeben. Die Klägerin habe nichts dafür vorgetragen, warum sie für ihre in Deutschland vertriebenen Trockenhauben nicht - wie früher schon mehrfach - das Zeichen "Silenta", sondern die Bezeichnung "Futura 2002" verwende.

2. Auch diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, daß die Klägerin des Schutzes einer Inlandsmarke bedarf, wenn sie ihre ausschließlich für den Export bestimmten Waren bereits im Inland mit dieser Marke versehen und ausschließen will, daß ein Dritter aus einer gleichen oder verwechslungsfähigen Kennzeichnung dies unterbindet; denn es ist anerkannt, daß im Versehen mit der Marke nicht nur eine vorbereitende Handlung zum Inverkehrbringen der gekennzeichneten Ware, sondern eine selbständige Handlung vorliegt, die bereits für sich allein die Haftbarkeit des widerrechtlich Handelnden begründet (vgl. BGH, Urt. v. 28.11.1985 - I ZR 152/83, GRUR 1986, 538, 540 - Ola m.w.N.). Danach ist auch anzuerkennen, daß die Klägerin - auf der Grundlage der Unterstellung des Berufungsgerichts, sie vertreibe entsprechend gekennzeichnete Waren seit 1984 in ausreichendem Umfang auf dem US-Markt - ein erhebliches wirtschaftliches Interesse an der Aufrechterhaltung ihres hier umstrittenen Warenzeichens hat (vgl. BGH aaO. - Ola). Da auch vorliegend - wie im genannten anderen Falle - die Klägerin ihre Ware, soweit sie sie im Inland vertreibt, seit längerem unter einer eingeführten anderen Marke auf den Markt bringt und demgemäß kein Bedürfnis hat, diese Ware auch im Inland unter der Marke "Silenta" zu vertreiben, würde auch im vorliegenden Fall die Forderung nach einer inländischen Benutzung keinen anderen Sinn haben, als die Klägerin zu rein formalen, wirtschaftlich nicht gebotenen Handlungen zu zwingen, um den Zeichenschutz aufrechtzuerhalten, dessen sie bedarf, um ihrer wirtschaftlichen Exporttätigkeit nachzugehen. Dies ist ihr im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG nicht zumutbar.

b) Soweit das Berufungsgericht diese Umstände nicht als ausreichend angesehen hat, weil es der Ola-Entscheidung (aaO.) entnehmen zu können geglaubt hat, es seien über das wirtschaftliche Interesse des Exporteurs einer Ware am Schutz der für diesen Export verwendeten Marke hinaus weitere Umstände erforderlich, um den Anforderungen des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG zu genügen, hat es wiederum die Besonderheiten jener Fallgestaltung nicht hinreichend beachtet. In jenem Fall fehlte es nämlich bereits überhaupt an jeglicher Verwendung der im Inland eingetragenen Marke für den Export, weil die Beklagte jenes Verfahrens die von ihr im Lohnauftrag gefertigte Ware nicht mit ihrem Zeichen, sondern mit dem (identischen) Zeichen des ausländischen Auftraggebers versehen und demgemäß auch bei etwaigen anderen Vorbereitungs- bzw. Begleithandlungen nie ihr eigenes, sondern nur das ausländische Kennzeichen benutzt hatte. Bei dieser besonderen Sachlage hat der Bundesgerichtshof es für notwendig erachtet, zusätzliche Umstände hervorzuheben, die ungeachtet des Fehlens einer Verwendung des eingetragenen Zeichens wenigstens als Exportmarke die Inanspruchnahme der Fortdauer des Schutzes dieses Zeichens im Inland rechtfertigen konnten. Solcher Umstände bedarf es jedoch dann nicht, wenn eine eingetragene Marke tatsächlich - durch Anbringung im Inland - für wirtschaftlich nicht unbeachtliche Exporte Verwendung findet und ein Bedürfnis des Exporteurs, sie außerdem auch im Inland zu benutzen, nicht besteht.

Hierin liegt, wie der Bundesgerichtshof ebenfalls bereits in der Ola-Entscheidung (aaO.) ausgeführt hat, keine im Widerspruch zu anerkannten zeichenrechtlichen Grundsätzen stehende Zubilligung eines reinen Abwehrzeichens; denn es handelt sich um eine besondere Interessenlage, die durch die besondere Form wirtschaftlicher Betätigung, nämlich die Fertigung und Kennzeichnung einer Ware im Inland ausschließlich für den Export gekennzeichnet ist.

3. Das Berufungsgericht wird daher auch für die Frage der Zumutbarkeit im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG zu klären haben, ob und in welchem Umfang die Klägerin die von der Beklagten bestrittenen Exporthandlungen unter der Marke "Silenta" vorgenommen hat.

Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, daß entweder ausreichende Benutzungshandlungen im Inland vorgenommen worden sind oder der Klägerin solche Benutzungshandlungen nicht zumutbar sind, so wird es weiter auch die bislang noch unerörterten Fragen der Warengleichartigkeit und der Verwechslungsgefahr zu prüfen haben.

IV. Das Berufungsurteil ist demgemäß im wesentlichen - mit Ausnahme eines Teils der Kostenentscheidung - aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, dem auch die Entscheidung über die Revisionskosten zu übertragen ist.

Rechtsbeständig bleibt das angefochtene Urteil insoweit, als darin über einen Teil der Kosten nach § 91 a ZPO entschieden worden ist. Soweit sich die Revision auch gegen diesen Teil der Kostenentscheidung richtet, ist sie unzulässig (vgl. BGH, Urt. v. 24.2.1967 - V ZR 110/65, NJW 1967, 1131; BGH, Urt. v. 30.11.1989 - I ZR 55/87, WRP 1990, 488, 498 - Metro III m.w.N., insoweit in GRUR 1990, 617 ff. [BGH 30.11.1989 - I ZR 55/87] nicht abgedruckt).