Bundesgerichtshof
Urt. v. 13.10.1994, Az.: I ZR 99/92
„Nicoline“

I. Das Berufungsgericht hat zeichenrechtliche Ansprüche der Klägerin mit der Begründung verneint, daß als Folge der seinerzeit erfolgten Übertragung des Geschäftsbetriebs auf die GmbH eine Trennung des bei der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin verbliebenen Warenzeichens und des Geschäftsbetriebs eingetreten und das Klagezeichen daher löschungsreif geworden sei. Hieran ändere nichts, daß die Übertragung nur treuhänderisch und unter Vereinbarung eines jederzeitigen Rückübertragungsrechts erfolgt sei; denn ungeachtet dessen sei die GmbH rechtlich Inhaberin des Geschäftsbetriebs geworden, und zwar endgültig, weil eine Rückübertragung des Geschäftsbetriebs vor Ablauf der insoweit maßgeblichen Frist des § 11 Abs. 5 WZG - verbunden mit einer Wiederaufnahme der Benutzung durch die KG bzw. die Klägerin - nicht erfolgt sei.

Der Betrieb der GmbH könne der Klägerin auch nicht als eigener zugerechnet werden. Selbst engste wirtschaftliche, finanzielle und organisatorische Zusammenhänge ließen die Geschäftsbetriebe von rechtlich selbständigen Unternehmen noch nicht zu einem gemeinschaftlichen und einheitlichen Betrieb werden.

Firmenrechtliche Ansprüche (§ 16 Abs. 1 UWG, § 12 BGB) stünden der Klägerin ebenfalls nicht zu. Es fehle an der hierfür erforderlichen Waren- und Branchennähe. Mindestens über einen Zeitraum von elf Jahren habe die Klägerin nichts hergestellt und nichts vertrieben. Die Möglichkeit einer Verwechslung mit der Beklagten habe die Klägerin damit nicht dargetan.

Schließlich könne die Klägerin auch etwaige Ansprüche der GmbH nicht erfolgreich geltend machen. Ein Vorgehen im Wege der gewillkürten Prozeßstandschaft erfordere über die Ermächtigung des Rechtsträgers hinaus auch ein eigenes rechtliches Interesse des Prozeßstandschafters. Daran fehle es hier. Die Klägerin möge zwar aufgrund der konzernmäßigen Verbindung ein wirtschaftliches Interesse an der Geltendmachung von Namensrechten der GmbH gegenüber der Beklagten haben. Da sie aber zu den hier interessierenden Kollisionszeitpunkten keinen werbenden Geschäftsbetrieb unterhalten habe, könne ein rechtliches Interesse an der Durchsetzung von Kennzeichnungsrechten der GmbH nicht anerkannt werden.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

1. Ohne Rechtsverstoß hat das Berufungsgericht allerdings zeichenrechtliche Ansprüche der Klägerin verneint. Diese scheitern daran, daß das für die Rechtsvorgängerin der Klägerin eingetragene Warenzeichen 943 794 zu der Zeit, in der die angegriffenen Bezeichnungen der Beklagten schutzfähig geworden sind, als sogenanntes Leerzeichen dem Einwand der Löschungsreife gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG a.F. ausgesetzt war und deshalb jetzt den zwischenzeitlich entstandenen Kennzeichen der Beklagten im Verhältnis zum Klagezeichen eine relativ bessere Priorität zukommt (vgl. BGH, Urt. v. 16.12.1993 - I ZR 231/91, GRUR 1994, 288, 289 = WRP 1994, 252 - Malibu).

a) Das Berufungsgericht hat dem eigenen Vortrag der Klägerin entnommen, daß diese einer von ihr zu diesem Zweck gegründeten Konzerntochter, der NICOLINE Herrenwäschefabrik GmbH (im folgenden wiederum: GmbH) ihre sämtlichen für die Herstellung und den Vertrieb von Waren erforderlichen Betriebsmittel zu Eigentum übertragen hat und daß letztere seither (ab 1.1.1979) auch die durch das Klagezeichen geschützten Waren produziert und vertrieben hat. Es hat daraus sowie aus dem Umstand, daß die Klägerin eigene Produktions- oder Vertriebsmaßnahmen bzw. solche ihrer Rechtsvorgängerinnen seit dieser Zeit nicht spezifiziert darlegen konnte, gefolgert, daß schon die KG den Geschäftsbetrieb, zu dem das Warenzeichen gehört, aufgegeben hat. Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird, soweit die tatsächliche Grundlage in Frage steht, auch von der Revision nicht angegriffen. Letztere stellt insoweit lediglich zur Überprüfung, ob der formale Übergang des Eigentums an den zum Geschäftsbetrieb gehörigen Mitteln auch dann als Trennung von Marke und Geschäftsbetrieb im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG a.F. aufgefaßt werden könne, wenn - wie vorliegend festgestellt - der Markeninhaber Treugeber ist, der das Recht hat, jederzeit die Rückübertragung des Geschäftsbetriebs zu verlangen, während der Treuhänder (im vorliegenden Fall die GmbH) nach strikter Weisung des Treugebers als Beauftragter handelt und damit einer weit größeren Einflußnahme ausgesetzt ist als vergleichsweise ein Pächter gegenüber dem Verpächter. Das Berufungsgericht hat diese Frage jedoch zu Recht bejaht.

Anders als bei der von der Revision vergleichsweise angesprochenen Verpächter-Pächter-Beziehung, bei der das Eigentum am Geschäftsbetrieb beim Verpächter (Markeninhaber) verbleibt, hat vorliegend die GmbH aufgrund der mit allen ihren (dinglichen) Wirkungen ernsthaft gewollten und daher entgegen der Revisionsmeinung nicht als Formalakt zu qualifizierenden Übertragung die Stellung der Inhaberin des Geschäftsbetriebs erlangt. Da sie ungeachtet ihrer Konzernzugehörigkeit eine selbständige Rechtspersönlichkeit darstellt, ist damit die Trennung der Inhaberschaft von Marke und Geschäftsbetrieb eingetreten. Denn für die Frage, ob eine solche Trennung vorliegt oder nicht, kommt es allein darauf an, ob das dingliche Recht als unmittelbares Herrschaftsrecht derselben Person im Rechtssinne zusteht, nicht aber - wie die Revision meint - darauf, welche schuldrechtlichen oder konzernmäßigen Verflechtungen zwischen - im Rechtssinne selbständigen - juristischen Personen bestehen (vgl. BGH, Urt. v. 24.10.1991 - I ZR 287/89, GRUR 1992, 106, 107 - Barbarossa).

Der obligatorischen Rückübertragungsvereinbarung konnte daher - was das Berufungsgericht ebenfalls zutreffend gesehen hat - Bedeutung nur für die Frage zukommen, ob die mit der Betriebsübertragung bewirkte Trennung von Marke und Geschäftsbetrieb lediglich vorübergehenden Charakter haben sollte und aus diesem Grunde eine endgültige Aufgabe des Geschäftsbetriebs (vgl. dazu Busse/Starck, WZG, 6. Aufl., § 11 Rdn. 12 m.w.N.) nicht vorgelegen haben könnte. Auch diese Frage hat das Berufungsgericht jedoch im Ergebnis zutreffend verneint.

Allerdings erscheint es nicht ganz zweifelsfrei, ob für die Frage der Endgültigkeit einer Betriebsaufgabe der Fünf-Jahres-Frist des sogenannten Benutzungszwangs die maßgebliche Rolle zukommt, die ihr das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang beigemessen hat. Jedoch ergibt sich vorliegend unabhängig hiervon schon aus den Umständen, unter denen die Übertragung des Geschäftsbetriebs erfolgt ist, hinreichend deutlich, daß - was auch die spätere Entwicklung bestätigt hat - die Übertragung keinen vorübergehenden Charakter haben, sondern einer neuen, langfristig angelegten Aufgabenteilung der Gesellschaften innerhalb des Konzerns entsprechen sollte; denn die Klägerin hat nach ihrem eigenen Vortrag die GmbH aus - nicht nur vorübergehenden - steuerlichen Gesichtspunkten gegründet und mit der vorher von ihr wahrgenommenen Aufgabe der Herstellung und des Vertriebs der Waren betraut. Schon dies pflegt erfahrungsgemäß nicht vorübergehend, sondern im Rahmen langfristiger Konzernplanungen zu geschehen. Vorliegend kommt jedoch hinzu, daß die Klägerin sich - unstreitig - auch vorher schon durch Erwerb anderer Herstellungs- und Vertriebsunternehmen zur Muttergesellschaft einer Firmengruppe entwickelt hatte und es deshalb naheliegt, in der Gründung der GmbH und Übertragung der bisher eigenen Herstellungs- und Vertriebsaufgaben auf sie den konsequenten endgültigen Schritt zur Umwandlung der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin in eine Holding-Gesellschaft ausschließlich zur Beherrschung und Verwaltung der Konzernunternehmen zu sehen. Das Berufungsgericht ist daher jedenfalls im Ergebnis rechtsfehlerfrei vom endgültigen Charakter der Übertragung des Betriebs ausgegangen. Der Vorbehalt jederzeitiger Rückübertragung steht dem nicht entgegen, weil er sich unschwer als eine rein vorsorgliche Maßnahme zur Erleichterung etwaiger künftiger - vorerst nur als theoretische Möglichkeit gesehener - Umstrukturierungen im Konzern und/oder als zusätzliches Beherrschungsmittel des Konzernmutterunternehmens gegenüber dem Tochterunternehmen verstehen läßt.

b) An der somit gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG a.F. zu den jeweils maßgeblichen Kollisionszeitpunkten bestehenden Löschungsreife des Klagezeichens ändert nichts, daß nach dem Zeitpunkt der Entscheidung des Berufungsgerichts eine Änderung der Gesetzeslage eingetreten ist, die in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu berücksichtigen ist (vgl. zu letzterem BGHZ 36, 348, 350 f.). Die ersatzlose Streichung des Löschungsgrunds des § 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG durch § 47 Nr. 2 Buchst. a des am 1. Mai 1992 in Kraft getretenen Erstreckungsgesetzes führt zwar dazu, daß von diesem Zeitpunkt ab nicht mehr von der Löschungsreife des Klagezeichens ausgegangen werden kann. Jedoch kommt - wie der erkennende Senat bereits entschieden und näher begründet hat (BGH aaO. - Malibu) - der Streichung des Löschungsgrundes des fehlenden Geschäftsbetriebs durch § 47 Nr. 4 Buchst. a ErstrG keine Rückwirkung in dem Sinne zu, daß vor Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes verwirklichte Sachverhalte (Entstehung von Zwischenrechten durch die Aufnahme der Benutzung von Kennzeichen, denen der Warenzeicheninhaber infolge der damals bestehenden Löschungsreife seines Zeichens nicht hätte entgegentreten können), ihre zuvor gegebene Bedeutung verlieren. Dies hat - ungeachtet der ansonsten nunmehr grundsätzlich mit ex-tunc-Wirkung behobenen Löschungsreife des Klagezeichens - zur Folge, daß den in der Zeit der Löschungsreife entstandenen Kennzeichen der Beklagten im Verhältnis zum Klagezeichen die (relativ) bessere Priorität zukommt, weil die Heilung der Löschungsreife des älteren Zeichens gegenüber Zwischenrechten (relativ) nur ex nunc wirkt (vgl. BGH aaO. - Malibu m.w.N.).

2. Ansprüche der Klägerin gemäß § 16 Abs. 1 UWG oder § 12 BGB hat das Berufungsgericht mit der Begründung verneint, es fehle an der für die Annahme einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Branchennähe, weil die Klägerin seit mindestens elf Jahren nichts hergestellt oder vertrieben habe, was die Möglichkeit zu einer Verwechslung mit der Beklagten hätte bieten können. Dem kann nur teilweise beigetreten werden.

a) Erfolglos rügt die Revision allerdings, das Berufungsgericht habe ungeprüft gelassen, ob es sich im vorliegenden Fall um eine für den Verlust des Verbietungsrechts der Klägerin maßgebliche endgültige Aufgabe ihres (auf Herstellung und Vertrieb von Textilien gerichteten) Geschäftsbetriebs gehandelt habe. Insoweit kann auf die Ausführungen vorstehend unter II 1 a verwiesen werden, aus denen sich die Berechtigung der Annahme einer endgültigen Aufgabe der hier in Frage stehenden Betriebsform durch die KG und deren Rechtsnachfolger ergibt.

b) Fehl geht auch die weitere Revisionsrüge, das Berufungsgericht habe hier im Blick auf die vereinbarte Verwaltungstreuhand das Handeln der GmbH jedenfalls im Rahmen des § 16 UWG der Klägerin zurechnen und deshalb eine Verwechslungsgefahr schon im engeren Sinne bejahen müssen. Hierbei wird vernachlässigt, daß es sich bei der Klägerin und der GmbH ungeachtet der vereinbarten Treuhandbeziehung um verschiedene rechtlich selbständige juristische Personen mit - seit der Übertragung der Herstellung und des Vertriebs auf die GmbH - auch unterschiedlichen Aufgaben und Tätigkeiten und mit - bis auf den gemeinsamen Firmenbestandteil "NICOLINE" - auch voneinander abweichenden Firmennamen handelt. Bei dieser Sachlage fehlt ein hinreichender tatsächlicher Anhaltspunkt dafür, daß der Verkehr - wie die Revision meint - in diesen Unternehmen bzw. ihren Firmen eine "Einheit" sehen und die Tätigkeit des einen jeweils dem anderen zurechnen könnte. Auf die Frage, welche rechtliche Bedeutung einer solchen (irrigen) Zuordnung allein durch den Verkehr für die Branchenähnlichkeit zukommen könnte, braucht daher nicht eingegangen zu werden.

Auszugehen ist danach vielmehr von der (zutreffenden) Feststellung des Berufungsgerichts, die Klägerin sei nicht mehr in der Herstellung und dem Vertrieb von Textilien, sondern lediglich als Verwaltungsholdinggesellschaft tätig. Zwischen der Verwaltung anderer Unternehmen - mögen diese auch der Textilbranche zuzuordnen sein - und dem Vertrieb von Textilien besteht jedoch keine Branchennähe, die es rechtfertigen könnte, die Gefahr einer Verwechslung im engeren Sinne der Bezeichnung "TRICO LINE" (zumal nur in der Form als Bestandteil eines Wort-Bild-Zeichens bzw. einer Firma) mit dem - unterstellt als Firmenschlagwort anzusehenden und deshalb selbständig schutzfähigen - Firmenbestandteils "NICOLINE" anzunehmen.

c) Erfolglos bleibt auch der Hinweis der Revision auf denkbare Auswirkungen der Änderung der Gesetzeslage (§ 8 Abs. 1 WZG) durch § 47 Nr. 3 und 4 ErstrG auch auf Kennzeichnungsrechte nach § 16 UWG. Die Möglichkeit solcher Auswirkungen hat der Senat bereits in einem früheren Verfahren geprüft und im Hinblick auf die zwingende Vorschrift des § 23 HGB verneint. Diese Bestimmung ist durch die genannte Vorschrift des Erstreckungsgesetzes nicht berührt worden. Sie ist auch gemeinschaftsrechtlich nicht in Frage zu ziehen, weil die Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104 EWG, GRUR Int. 1989, 294 ff.) sich nach Wortlaut und Zielsetzung auf die Vereinheitlichung des Markenrechts beschränkt und nicht auch für Unternehmenskennzeichen gilt (BGH, Urt. v. 21.4.1994 - I ZR 22/92, GRUR 1994, 652, 653 = WRP 1994, 536, 538 - Virion).

d) Dagegen erweist sich die Revisionsrüge als begründet, das Berufungsgericht habe es versäumt, die Frage einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne - irrige Annahme organisatorischer Zusammenhänge - zu prüfen. Falls - wozu das Berufungsgericht bisher Feststellungen nicht getroffen hat - "NICOLINE" seiner Art nach als selbständig schutzfähiges Firmenschlagwort der Klägerin in Betracht kommt, besteht Anlaß zu der Prüfung, ob der Verkehr aufgrund der möglicherweise - auch insoweit fehlen noch Feststellungen - hierfür hinreichend ähnlichen Bezeichnung "TRICO LINE" organisatorische Zusammenhänge zwischen einem unter dieser Bezeichnung auftretenden Textilunternehmen und einer Muttergesellschaft zur Verwaltung von Textilunternehmen annehmen kann (vgl. BGH, Urt. v. 6.12.1990 - I ZR 249/88, GRUR 1991, 317, 318 = WRP 1991, 231 - Medice), insbesondere wenn und soweit dem Verkehr - was ebenfalls der Prüfung bedarf - der spezifisch auf Textilunternehmen ausgerichtete Charakter der Holdinggesellschaft (Klägerin) bekannt sein sollte.

3. Ansprüche der GmbH aus § 16 Abs. 1 UWG, die die Klägerin in gewillkürter Prozeßstandschaft für die GmbH geltend gemacht hat, hat das Berufungsgericht ebenfalls nicht geprüft, weil es ihre Verfolgung durch die Klägerin als unzulässig angesehen hat. Die Begründung hierfür - Fehlen des erforderlichen rechtlichen Interesses auf seiten der Klägerin - hält den Revisionsangriffen nicht stand.

a) Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, daß nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein Dritter aufgrund einer Ermächtigung des Rechtsinhabers - die hier unstreitig vorliegt - dann auf Unterlassung aus dessen Recht klagen kann, wenn er ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Rechtsverfolgung hat (BGH, Urt. v. 19.1.1989 - I ZR 217/86, GRUR 1990, 361, 362 [BGH 19.01.1989 - I ZR 217/86] - KRONENTHALER; Ullmann, Festschrift für v. Gamm, 1990, S. 315 ff., jeweils m.w.N.). Bei einem Anspruch, der - wie vorliegend der firmenrechtliche Anspruch der GmbH aus § 16 Abs. 1 UWG - einer Rechtsposition entstammt, die nur zusammen mit dem dazugehörigen Geschäftsbetrieb des Berechtigten an einen Dritten übertragen werden könnte, ist die Ermächtigung zur gerichtlichen Verfolgung dann für zulässig zu erachten, wenn der Ermächtigte aufgrund der besonderen Beziehung zum Rechtsinhaber ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Rechtsverfolgung hat, wobei - was das Berufungsgericht vernachlässigt hat - auch wirtschaftliche Interessen zur Begründung des schutzwürdigen Interesses heranzuziehen sein können (vgl. BGH aaO. - KRONENTHALER und Ullmann aaO. jeweils m.w.N.).

b) Vorliegend ergeben sich solche Interessen daraus, daß die Klägerin alleinige Gesellschafterin der GmbH ist. Wie der Bundesgerichtshof wiederholt entschieden hat, ist bei dem Gesellschafter einer GmbH ein Rechtsschutzinteresse für die Geltendmachung von Ansprüchen der GmbH grundsätzlich dann zu bejahen, wenn er an der Gesellschaft in einem Maße beteiligt ist, daß er an der Durchsetzung ihrer Rechte in nahezu demselben Maße interessiert ist wie diese selbst (vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 2.6.1986 - II ZR 300/85, NJW-RR 1987, 57, 58 m.w.N.). Letzteres ist bei einer Konzernmutter im Verhältnis zu ihrer voll beherrschten Konzerntochter nicht nur für den - bislang entschiedenen - Fall einer Forderungsbeitreibung, sondern auch für den hier gegebenen Fall der Durchsetzung von kennzeichenrechtlichen Ansprüchen der GmbH zu bejahen, da die Beeinträchtigung von Kennzeichenrechten in gleicher Weise wie die Nichterfüllung einer Geldforderung der GmbH wirtschaftlich auch in hohem Maße zu Lasten ihrer Alleingesellschafterin geht. Im vorliegenden Fall kommt hinzu, daß es um den Schutz eines (Tochter-)Firmennamens geht, dessen prägender Teil zugleich - wie geltend gemacht wird - Firmenschlagwort der Konzernmutter und potentielles gemeinsames Konzernschlagwort ist. In einem solchen Falle kann ein rechtliches und wirtschaftliches Eigeninteresse der Konzernmutter an einer Verteidigung des Tochternamens zusätzlich auch deshalb nicht in Abrede gestellt werden, weil diese Verteidigung mindestens mittelbar - unter Umständen flankierend - auch dem Schutz des Konzernschlagworts dienen kann und dieser zusätzlichen Aufgabe besser durch die - entsprechende Notwendigkeiten kraft ihrer Funktion als Verwaltungsholding eher überschauende - Muttergesellschaft als durch die Rechtsinhaberin selbst angepaßt werden kann.

III. Das Berufungsurteil ist demnach aufzuheben. Die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Revisionskosten, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, daß der Klägerin oder der GmbH kennzeichenrechtliche Ansprüche erwachsen sind, so wird es auch die Frage der Verwirkung dieser Ansprüche näher zu prüfen und dabei insbesondere zu beachten haben, daß die von der Klägerin gegenüber dem Verwirkungseinwand der Beklagten bislang hauptsächlich behauptete Tatsache, sie habe Kenntnis von den Rechtsverletzungen erst zu einem Zeitpunkt erlangt, der nicht zu lange vor ihrer ersten Beanstandung liege, allein einer Anspruchsverwirkung nicht entgegenzustehen braucht, sofern die späte Kenntnis auf einer unzulänglichen Beobachtung des maßgeblichen Marktes beruht (st. Rspr.; vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 24.6.1993 - I ZR 187/91, GRUR 1993, 913, 915 - KOWOG m.w.N.).