Bundesgerichtshof
Urt. v. 24.10.1991, Az.: I ZR 287/89
„Barbarossa“

I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche gegen beide Beklagten mit der Begründung verneint, die Warenzeichenübertragung sei wirksam erfolgt. Der Beklagte zu 2 habe namens der Gemeinschuldnerin die nach § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG erforderliche Teilübertragung des Betriebs des Veräußerers vorgenommen, indem er außer den Geschäftsanteilen der B. Kellerei GmbH auch deren Kunden- und Lieferantenlisten auf die Beklagte zu 1 übertragen habe. Im Hinblick auf die geringen Anforderungen, die an eine Betriebsübertragung im Konkursfalle im Interesse der Erhaltung wirtschaftlicher Werte nur zu stellen seien, müsse dies genügen, da die vom Erwerber übernommenen Werte diesem die Möglichkeit böten, den Betrieb und die mit dem Zeichen verbundene Geschäftstradition fortzusetzen.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Ablöschungsansprüche

1. Das Berufungsgericht hat allerdings ohne Rechtsverstoß angenommen, daß der Klägerin gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG Ansprüche gegen die Beklagten auf Löschung der beiden Warenzeichen zustehen, wenn eine wirksame Übertragung der Zeichen auf die Beklagte zu 1 nicht stattgefunden hat. Es ist weiter auch zutreffend davon ausgegangen, daß die Wirksamkeit einer Warenzeichenübertragung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG die Mitübertragung des Geschäftsbetriebs oder eines Teils des Geschäftsbetriebs voraussetzt, zu dem das Warenzeichen gehört. Die genannte Bestimmung ist im vorliegenden Fall ungeachtet ihrer gemäß Art. 8 der 1. Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104 EWG, GRUR Int. 1989, 294) in naher Zukunft zu erwartenden Abschaffung (vgl. 47 Nr. 3 des Referentenentwurfs eines Erstreckungsgesetzes für das Warenzeichenrecht in der Fassung vom Juli 1991) anwendbar, ohne daß es auf die (umstrittene) Frage ankommt, ob und wieweit Richtlinien Rechtswirkungen im Einzelfall auch schon vor ihrer Umsetzung in innerstaatliches Recht zeitigen können; denn im hier maßgeblichen Übertragungszeitpunkt im Jahre 1987 war die Richtlinie noch nicht erlassen und § 8 WZG demgemäß uneingeschränkt wesentlicher Bestandteil der deutschen Rechtsordnung (vgl. BGHZ 100, 26, 29[BGH 05.02.1987 - I ZR 56/85] - Litaflex).

2. Als rechtsfehlerhaft erweist sich jedoch die Annahme des Berufungsgerichts, im vorliegenden Fall sei eine Zeichenübertragung zusammen mit Teilen des Betriebs, zu dem die Zeichen gehören, erfolgt. Denn der Beklagte zu 2 als Konkursverwalter der als Zeicheninhaberin eingetragenen Gemeinschuldnerin hat zwar die Warenzeichen, jedoch keinen Teil des Betriebs der Zeicheninhaberin auf die Beklagte zu 1 als Erwerbern übertragen. Veräußert und übertragen worden sind lediglich Geschäftsanteile, die der Gemeinschuldnerin an einer rechtlich selbständigen Gesellschaft, der B. Kellerei GmbH, zugestanden hatten. Diese Gesellschaft war zwar mit der Gemeinschuldnerin konzernmäßig verbunden, ihrer rechtlichen Selbständigkeit wegen aber nicht Teil des Geschäftsbetriebs der Gemeinschuldnerin. Die vom Berufungsgericht als übertragen angesehenen Kunden- und Lieferantenlisten gehörten nach dem insoweit eindeutigen Wortlaut von Abschnitt V des Vertrages zum Geschäftsbetrieb der übertragenen Gesellschaft und ebenfalls nicht zu dem der Gemeinschuldnerin. Damit sind die Tatbestandsvoraussetzungen des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG nicht erfüllt. Die Zeichenübertragung ist demnach nichtig mit der Folge, daß die Beklagte zu 1 kein sachliches Zeichenrecht erworben hat, dieses vielmehr bei der Gemeinschuldnerin verblieben ist (vgl. BGHZ 6, 137, 144 - Lockwell; BGH, Urt. v. 8.6.1966 - Ib ZR 74/64, GRUR 1967, 89, 93 - Rose). Bei letzterer fehlt es jedoch an der für den Zeichenbestand erforderlichen Führung bzw. Fortsetzung des Geschäftsbetriebs, zu dem die Warenzeichen gehören. Denn unstreitig hat die Gemeinschuldnerin ihren Geschäftsbetrieb im Jahre 1988 eingestellt.

Bei dieser Sachlage wäre der Beklagte zu 2, falls die Zeichen noch für die Gemeinschuldnerin eingetragen wären, der Klage auf Einwilligung in die Löschung gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG ausgesetzt. Zu dieser Einwilligung ist er jedoch auch verpflichtet, wenn - wie vorliegend - als Folge der materiell-rechtlichen Unwirksamkeit der Übertragung die Möglichkeit nicht auszuschließen ist, daß das Deutsche Patentamt für eine Löschung der jetzt für die Beklagte zu 1 eingetragenen Zeichen neben deren Einwilligung auch die Einwilligung des Veräußerers verlangen wird (vgl. zu dieser Möglichkeit BGH aaO. - Rose).

Daneben ist, da - wie ausgeführt - eine Fortsetzung des Betriebs, zu dem die Zeichen gehören, durch die Verkäuferin nicht gegeben ist, auch die Beklagte zu 1 als Erwerbern und unberechtigtermaßen in der Zeichenrolle eingetragene Scheininhaberin zur Einwilligung in die Löschung zu verurteilen (vgl. BGH aaO. - Rose).

B Unterlassungsansprüche

Das Berufungsgericht hat die Unterlassungsansprüche gegen die Beklagte zu 1 - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - schon deshalb als unbegründet angesehen, weil es die Beklagte zu 1 als Zeichenberechtigte angesehen hat. Für diese Begründung ist mit den Ausführungen unter II. A die Grundlage entfallen. Jedoch ist die Abweisung der Unterlassungsklage aus anderen Gründen gerechtfertigt.

Die Befugnis zur Erhebung der Popularklage auf Löschung schließt nicht gleichzeitig die Befugnis zur Erhebung der Unterlassungsklage ein (vgl. BGH, Urt. v. 5.3.1951 - I ZR 40/50, GRUR 1951, 324, 326 - Piek Fein; Busse/Starck, WZG, 6. Aufl., 11 Rdn. 4 m.w.N.). Letztere kann nur auf die Verletzung eines Rechts der Klägerin gestützt werden. Für eine solche fehlen nicht nur Feststellungen der Vorinstanzen, sondern auch Anhaltspunkte im Sachvortrag der Klägerin. Diese hat zwar die Anmeldung, nicht jedoch die Eintragung eines Warenzeichens mit dem Wortbestandteil "Barbarossa" behauptet. Damit hat sie, da der Warenzeichenschutz erst mit der Eintragung entsteht, ein Kennzeichnende nicht schlüssig vorgetragen. Andere Kennzeichenrechte kommen nach ihrem Sachvortrag ebenfalls nicht in Betracht. Soweit die Klägerin sich in allgemeiner Form auf eine Verletzung des § 1 UWG beruft, ist dies unbehelflich, da kein Grund ersichtlich ist, aus dem die Benutzung von Kennzeichnungen, an denen Schutzrechte Dritter - soweit nach dem Parteivortrag erkennbar - nicht bestehen, gegen die guten Sitten im Wettbewerb verstoßen sollte.

C Kostenausspruch gemäß § 93 ZPO

Die Revision wendet sich auch dagegen, daß das Berufungsgericht - übereinstimmend mit dem Landgericht - die Klägerin in Anwendung des § 93 ZPO mit den Kosten des Teils der Klage belastet hat, den die Beklagten in der ersten mündlichen Verhandlung anerkannt hätten. Insoweit ist das Rechtsmittel unzulässig (BGHZ 58, 341, 342).

III. Auf die Revision der Klägerin ist das Berufungsurteil daher im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als es die Löschungsklage betrifft. Insoweit sind auf die Berufung der Klägerin in Teilabänderung des Urteils des Landgerichts die Beklagten antragsgemäß zur Einwilligung in die Löschung der beiden noch im Streit befindlichen Warenzeichen zu verurteilen. Im übrigen ist die Revision teils zurückzuweisen, teils (soweit gegen die Anerkenntniskostenentscheidung gerichtet) als unzulässig zu verwerfen. Die Kostenentscheidung ergeht gemäß § 92 Abs. 1 und

§ 97 Abs. 1 ZPO.