Bundesgerichtshof
Urt. v. 16.12.1993, Az.: I ZR 231/91
„Malibu“

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt:

1. Dem Kläger stehe der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus Zeichenrecht nicht zu, weil seine Warenzeichen sowohl wegen fehlenden Geschäftsbetriebs als auch mangels rechtserhaltender Benutzung löschungsreif seien. Vom Fehlen eines eigenen Geschäftsbetriebs sei auszugehen, nachdem der Kläger diesbezüglich seiner aus § 242 BGB herzuleitenden Darlegungspflicht nicht nachgekommen sei. Auch bezüglich der rechtserhaltenden Benutzung treffe den Kläger die aus § 242 BGB folgende Darlegungspflicht bezüglich der Umstände, die die Beklagten nicht kennen könnten; dieser Pflicht sei der Kläger nicht nachgekommen. Seine pauschale Behauptung, die Warenzeichen rechtserhaltend benutzt zu haben, sei durch nichts belegt.

Der Kläger habe auch keinen Unterlassungsanspruch aus der Unterwerfungserklärung vom 20./22. Dezember 1984, weil die vorerwähnten Löschungsgründe bereits zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärung gegeben gewesen seien. Damit fehle die Geschäftsgrundlage für die getroffene Vereinbarung.

Die geltend gemachten Ansprüche auf Zahlung von Vertragsstrafen entfielen aus demselben Grund.

2. Der mit der Widerklage geltend gemachte Unterlassungsanspruch folge aus § 16 Abs. 1 UWG. Die Beklagten verfügten, da die Löschungsreife der Warenzeichen des Klägers feststehe, diesem gegenüber über das bessere Recht. Sie führten seit 1985 (Beklagte zu 2) bzw. seit 1986 (Beklagte zu 1) in ihren jeweiligen Firmen das Wort "Malibu". Darüber hinaus verwendeten sie "Malibu" bereits seit 1982 zur Bezeichnung ihres Geschäftsbetriebs.

Zur Beseitigung der in der Eintragung der mit dem Firmenbestandteil verwechslungsfähigen Warenzeichen liegenden Störung sei der Kläger aus § 12 BGB, § 16 UWG verpflichtet, er sei deshalb zur Einwilligung in die Löschung zu verurteilen.

Der Anspruch auf Feststellung der Schadensersatzpflicht folge aus § 16 Abs. 2 UWG, da der Kläger als Geschäftsführer einer Malibu T.-Vertriebs GmbH möglicherweise auch als Geschäftsführer einer M. GmbH das prioritätsältere Kennzeichnungsrecht der Beklagten verletzt habe. Zur Verwirklichung ihrer Schadensersatzansprüche könnten die Beklagten auch Auskunft über den Umfang der unzulässigen Zeichenbenutzung verlangen.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision bleiben erfolglos.

A. Klage

1. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch, soweit er auf die Klagezeichen gestützt ist, für nicht gegeben erachtet, weil diese löschungsreif seien. Diese Beurteilung ist frei von Rechtsfehlern.

a) aa) Soweit das Berufungsgericht die Löschungsreife der Klagezeichen auf den Löschungsgrund des § 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG (Fehlen des Geschäftsbetriebs) gestützt hat, ist allerdings nach Erlaß des Berufungsurteils eine Änderung der Rechtslage eingetreten, die in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu berücksichtigen ist (BGHZ 36, 348, 350 f.). Durch § 47 Nr. 4 Buchst. a ErstrG, in Kraft seit dem 1. Mai 1992 (§ 55 ErstrG), ist der Löschungsgrund des § 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG ersatzlos gestrichen worden, so daß auf das Fehlen eines Geschäftsbetriebs eine Klage auf Einwilligung in die Löschung der in Rede stehenden Warenzeichen des Klägers (§ 11 Abs. 2 WZG) seither nicht mehr gestützt werden kann. Hieraus folgt, daß von der vom Berufungsgericht vorausgesetzten Löschungsreife der Klagezeichen wegen Fehlens eines Geschäftsbetriebs seither nicht mehr ausgegangen werden kann, so daß auch der auf § 24 Abs. 1, § 31 WZG gestützte Unterlassungsanspruch nicht als rechtsmißbräuchlich angesehen werden kann.

bb) Gleichwohl kann im Streitfall nicht unberücksichtigt bleiben, daß - nach den fehlerfrei getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts (vgl. nachstehend cc)) - der Kläger keinen eigenen Geschäftsbetrieb hatte, so daß vor der Änderung der Rechtslage infolge Inkrafttretens des Erstreckungsgesetzes Löschungsreife der Klagezeichen vorgelegen hatte und eine Löschungsklage nach § 11 Abs. 2 WZG zum Erfolg geführt hätte.

Der Streichung des Löschungsgrundes des fehlenden Geschäftsbetriebs (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG) durch § 47 Nr. 4 Buchst. a ErstrG kommt keine Rückwirkung in dem Sinne zu, daß vor Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes verwirklichte Sachverhalte (Entstehung von Zwischenrechten durch Aufnahme der Benutzung von Kennzeichen, denen der Warenzeicheninhaber infolge der Löschungsreife seines Zeichens nicht hätte entgegentreten können) ihrer zuvor gegebenen rechtlichen Bedeutung entkleidet werden. Ein dahingehender Regelungswille des Gesetzgebers kann weder aus der vorerwähnten gesetzlichen Neuregelung selbst noch aus der amtlichen Begründung entnommen werden. Dort ist als Regelungsgrund angegeben, daß wegen der Bedeutung, die der Lösung von Markenrechtskollisionen bei der Herstellung der deutschen Einheit auf diesem Gebiet zukomme, die Diskrepanz zwischen den Regelungen des DDR-Warenkennzeichengesetzes und des Warenzeichengesetzes im Vorgriff auf die ohnehin bevorstehende Markenrechtsreform durch die Verselbständigung des Markenrechts, d.h. durch die Loslösung von dem zugrundeliegenden Geschäftsbetrieb (u.a.) durch die Streichung des Löschungsgrundes des Wegfalls des Geschäftsbetriebs beseitigt werden solle (Amtl. Begründung in GRUR 1992, 760, 794). Hierin kann kein Hinweis auf den Willen des Gesetzgebers erblickt werden, die vorerwähnte Rückwirkung, die wegen des in ihr liegenden Eingriffs in bestehende Rechtspositionen (Zwischenrechte an firmen- oder markenrechtlichen Kennzeichnungen) auch erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken aus Art. 14 Abs. 1 GG unterläge, herbeizuführen.

Deshalb kann der Wegfall des Löschungsgrundes aus § 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG durch Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes am 1. Mai 1992 nicht zu der Annahme führen, daß infolge des (früheren) Eintritts der Löschungsreife entstandene Zwischenrechte, wie sie hier von den Beklagten in Anspruch genommen werden, durch das Erstreckungsgesetz beseitigt worden sind. Daß danach das an sich bestehende Zeichenrecht des Klägers - sofern Löschungsreife der Klagezeichen vorgelegen hat und die Beklagten deswegen Zwischenrechte erworben haben - gegenüber den Beklagten versagt, steht dem nicht entgegen. Auch im Fall der Nichtbenutzung (Löschungsgrund des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG) wird die Löschungsreife eines Zeichens, abgesehen von den in § 11 Abs. 5 WZG enthaltenen Sonderfällen, unabhängig davon, ob Zwischenrechte entstanden sind, durch Aufnahme der Benutzung grundsätzlich ex tunc behoben; ein während der Löschungsreife entstandenes Zwischenrecht (z.B. aus § 16 Abs. 1 UWG) gilt dagegen als prioritätsälter, da die Heilung der Löschungsreife des älteren Zeichens diesem gegenüber nur ex nunc wirkt (BGH, Urt. v. 28.4.1983 - I ZR 52/81, GRUR 1983, 764, 767 - Haller II).

cc) Demgemäß ist auch nach Wegfall des Löschungsgrundes des fehlenden Geschäftsbetriebs der Frage nachzugehen, ob - vor dem 1. Mai 1992 - die Klagezeichen wegen dieses Löschungsgrundes löschungsreif gewesen sind. Das Berufungsgericht hat das bejaht und ist hierzu vom Fehlen eines Geschäftsbetriebs bei dem Kläger ausgegangen, weil dieser seiner diesbezüglichen Darlegungspflicht nicht nachgekommen sei. Diese Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.

Die das Vorliegen des Löschungsgrundes nach dem früheren § 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG begründenden Tatsachen sind als rechtsvernichtende Tatsachen nach allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen sowohl im Fall der Geltendmachung durch Klage (§ 11 Abs. 2 WZG) , der die Geltendmachung durch Widerklage gleichzuerachten ist, als auch im Fall der ebenfalls möglichen einredeweisen Geltendmachung der Löschungsreife des Klagezeichens im Verletzungsprozeß (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 3.6.1964 - Ib ZR 140/62, GRUR 1965, 86, 90 - Schwarzer Kater). um die es im hier erörterten Zusammenhang geht, von demjenigen darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, der sich auf das Vorliegen des Löschungsgrundes beruft, also hier von den Beklagten (Baumbach/Hefermehl, WZG, 12. Aufl. , § 11 Rdn. 36; Busse/Starck, WZG, 6. Aufl., § 11 Rdn. 18; Jackermeier, Die Löschungsklage im Markenrecht, 1983, S. 111). Hiervon ist das Berufungsgericht, wie seine Bezugnahme auf das "Bärenfang"-Urteil (BGH, Urt. v. 13.7. 1962 - I ZR 43/61, GRUR 1963, 270, 271 = WRP 1962, 404) ergibt, zutreffend ausgegangen.

Die danach maßgebende Verteilung der Darlegungs- und Beweislast zwischen den Parteien hat zwar zur Folge, daß die Beklagten auch die Beweislast für sogenannte negative Tatsachen (vgl. BGHZ 101, 49, 55[BGH 13.05.1987 - VIII ZR 137/86]; BGH NJW 1985, 264, 265 m.w.N.), nämlich für das Fehlen des Geschäftsbetriebs, zu tragen haben. Die besonderen Schwierigkeiten, denen die beweisbelastete Partei in Fällen dieser Art ausgesetzt ist, stehen dem nicht grundsätzlich entgegen. Jedoch ist solchen Schwierigkeiten bei der Art und Weise der Beweisführung dadurch Rechnung zu tragen, daß der nicht Darlegungspflichtige näher vorträgt, was für das Positive (hier für das Bestehen eines Geschäftsbetriebes) spricht, und die darlegungspflichtige Partei alsdann dem entgegenstehende Tatsachen vorzutragen hat (BGH, Urt. v. 8.10.1992 - I ZR 220/90, GRUR 1993, 572, 573 - Fehlende Lieferfähigkeit; vgl. auch BGH, Urt. v. 13.7.1962 - I ZR 43/61 - Bärenfang aaO). Diesen Grundsätzen entspricht die Beurteilung des Berufungsgerichts. Es kann nicht beanstandet werden, daß dieses den Vortrag des Klägers als nicht ausreichend angesehen hat.

Die vom Kläger vorgelegte Gewerbeanmeldung besagt, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, allenfalls, daß der Kläger im Zeitpunkt der Gewerbeanmeldung die Absicht gehabt hat, einen Geschäftsbetrieb zu eröffnen. Allein hieraus ergibt sich aber nach der Lebenserfahrung kein Anhalt für eine Vermutung dahin, daß der angemeldete Betrieb tatsächlich auch aufgenommen und bis zum Zeitpunkt der Entscheidung durch das Berufungsgericht fortgesetzt worden ist. Sonstige Anhaltspunkte für die Richtigkeit seiner Behauptung hat der Kläger nicht dargelegt, insbesondere hat er sich nicht auf schriftliche Unterlagen bezogen, die in einem tatsächlich geführten Geschäftsbetrieb erfahrungsgemäß in Gestalt von Rechnungen, Korrespondenz, Werbematerial oder in sonstiger Form vielfältig anfallen und die er unschwer hätte vorlegen können. Hierzu hatte um so mehr Anlaß bestanden, als der Kläger sich bezüglich des Ortes, an dem er seinen Geschäftsbetrieb geführt haben will, in erhebliche Widersprüche verwickelt hat. Zunächst hat er die Adresse N.-Straße 27 in M. angegeben, unter der er seine Warenzeichenanmeldungen getätigt hatte und unter der er auch in der Vereinbarung vom 20./22. Dezember 1984 aufgetreten war. Nachdem die Beklagten ermittelt hatten, daß unter dieser Anschrift niemals ein Geschäftsbetrieb geführt worden war, hat der Kläger behauptet, den Geschäftsbetrieb in der T.-straße 45 geführt zu haben. Erst nachdem die Beklagten weiterhin ermittelt hatten, daß an diesem Ort die vom Kläger bis dahin nicht erwähnte M. GmbH - und zuvor die Malibu Vertriebs GmbH - ein Textilgeschäft unterhielt, hat er vortragen lassen, er nutze die Räume gemeinsam mit der Firma M. GmbH.

Die vom Kläger vorgelegten vier Rechnungskopien aus den Jahren 1988 und 1989 können nicht als stichhaltiger Nachweis angesehen werden, weil deren Adressierung, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei ausgeführt hat, offenläßt, ob sie - was allein erheblich sein könnte - an den Kläger als Inhaber eines eigenen Geschäftsbetriebs oder - was bezüglich eines eigenen Geschäftsbetriebs ohne Bedeutung wäre - als damaligen Geschäftsführer der Malibu T. -Vertriebs GmbH gerichtet waren. Auch die vom Kläger vorgelegten Kopien der Durchdrucke dreier Rechnungen, die er nach seinem Vortrag der Firma Malibu GmbH ausgestellt hat, hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei nicht für geeignet gehalten, die bestehenden Unklarheiten aufzuhellen, da sie die Privatanschrift des Klägers enthalten, an der nach seinem eigenen Vortrag ein Geschäftsbetrieb nie existierte.

b) Auch den von den Beklagten darüber hinaus geltend gemachten Löschungsgrund der Nichtbenutzung (§ 11 Abs. 1 Nr. 4.WZG) hat das Berufungsgericht wegen Fehlens eines Nachweises rechtserhaltender Benutzung bezüglich beider Klagezeichen für gegeben und diese deshalb für löschungsreif erachtet. Dem kann nicht in vollem Umfang beigetreten werden.

aa) Bezüglich des Klagezeichens 1099459 fehlt es - was das Berufungsgericht unberücksichtigt gelassen hat - an der gesetzlich festgelegten Voraussetzung, daß das Klagezeichen mindestens fünf Jahre in der Warenzeichenrolle eingetragen war. Das in Rede stehende Klagezeichen ist nach den Feststellungen im Berufungsurteil am 24. November 1986 in die Rolle eingetragen worden; die Fünf-Jahresfrist war demgemäß im Zeitpunkt der Entscheidung durch das Berufungsgericht, am 11. Juli 1991, noch nicht abgelaufen, so daß das Berufungsgericht Löschungsreife wegen Nichtbenutzung - unabhängig von der tatsächlichen Benutzungslage - nicht annehmen durfte.

bb) Dagegen ist der Annahme des Berufungsgerichts, das weitere Klagezeichen 1067521 sei infolge Nichtbenutzung löschungsreif, beizutreten.

Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß es nach Ablauf der Fünf-Jahresfrist des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG bezüglich dieses am 29. August 1984 eingetragenen Zeichens darauf ankam, daß der Kläger das Zeichen rechtserhaltend benutzt hat. In diesem Zusammenhang hat das Berufungsgericht aus den auch hier geltenden oben zu a) cc) angeführten Gründen zutreffend angenommen, daß es Aufgabe des Zeicheninhabers und hiesigen Klägers sei, rechtserhaltende Benutzungshandlungen für das Klagezeichen darzulegen. Auch dieser Darlegungslast hat der Kläger nicht entsprochen. Die pauschale Behauptung, alle vom Kläger vertriebenen Bekleidungsstücke seien mit dem Klagezeichen versehen worden, ist unsubstantiiert, der auf diese Behauptung bezogene Beweisantritt (Zeugnis der Ehefrau) ist demgemäß unzulässig, da er auf Ausforschung gerichtet ist.

Demgemäß durfte das Berufungsgericht bezüglich des Klagezeichens 1067521 von Löschungsreife (auch) infolge Nichtbenutzung ausgehen.

2. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsanspruch nicht aus der Unterlassungserklärung vom 20./22. Dezember 1984 hergeleitet, weil es angesichts der Löschungsreife der Klagezeichen an der Geschäftsgrundlage der getroffenen Vereinbarung gefehlt habe. Dieser Annahme ist im Ergebnis beizutreten, weil das Klagezeichen 1067 521, auf das die Vereinbarung allein gestützt ist, im Zeitpunkt ihres Abschlusses, wie sich aus den Ausführungen oben zu 1 a), cc) ergibt, wegen Fehlens eines Geschäftsbetriebs löschungsreif war (damaliger § 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG). Daß im damaligen Zeitpunkt Löschungsreife des gerade erst vier Monate eingetragenen Zeihens infolge Nichtbenutzung (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG) - entgegen der Annahme des Berufungsgerichts - (noch) nicht vorlag, ändert am ursprünglichen Fehlen der Geschäftsgrundlage nichts.

3. Aus den vorerwähnten Gründen kann auch die Annahme des Berufungsgerichts, die Beseitigungsansprüche auf Löschung und die Ansprüche auf Zahlung der geforderten Vertragsstrafen seien nicht gegeben, nicht beanstandet werden.

B. Widerklage

Das Berufungsgericht hat angenommen, die mit der Widerklage geltend gemachten Ansprüche folgten aus § 16 Abs. 1 und 2 UWG. Dem ist im Ergebnis beizutreten.

1. Soweit das Berufungsgericht hierzu davon ausgegangen ist, daß die Beklagten aufgrund ihrer seit 1985 in ihren Firmen geführten Geschäftsbezeichnung "Malibu" und der Löschungsreife der Klagezeichen gegenüber dem Kläger über das bessere Recht verfügten, kann dem nicht in vollem Umfang beigepflichtet werden.

a) Hinsichtlich des Klagezeichens 1067521 kann die vorerwähnte Annahme des Berufungsgerichts aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden. Denn nach den Ausführungen oben zu A 1 b) bb) ist von weiterhin bestehender Löschungsreife dieses Zeichens infolge Nichtbenutzung (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG) auszugehen, so daß ihm Rechtsschutz nicht zukommt und demgemäß den Beklagten aufgrund ihrer Geschäftsbezeichnung nicht nur der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 16 Abs. 1 UWG, sondern auch der Löschungsanspruch als Beseitigungsanspruch (BGH, Urt. v. 1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 975 [BGH 01.07.1993 - I ZR 194/91] - Sana/Schosana) , der Schadensersatzfeststellungsanspruch aus § 16 Abs. 2 UWG sowie der Auskunftsanspruch als vorbereitender Anspruch zur Schadensermittlung zustehen.

b) Dagegen kann der Beurteilung des Berufungsgerichts nicht beigetreten werden, soweit dieses angenommen hat, auch gegenüber dem Klagezeichen 1099459 stehe den Beklagten infolge der Führung des Bestandteils "Malibu" in ihren Firmen seit dem Jahre 1985 das bessere Recht zu.

Wie sich aus den Ausführungen oben zu A 1 b) aa) ergibt, haben bezüglich dieses Klagezeichens die Voraussetzungen für den Benutzungszwang im Zeitpunkt der Entscheidung durch das Berufungsgericht noch nicht vorgelegen, so daß insoweit die Annahme der Löschungsreife infolge fehlender Benutzung nicht in Betracht kommt.

Zwar ist auch das Klagezeichen 1099459 infolge Fehlens eines Geschäftsbetriebs des Klägers im Zeitpunkt der Entscheidung des Berufungsgerichts löschungsreif gewesen. Hierauf könnte jedoch, wie sich aus den Ausführungen oben zu A 1 a) aa) ergibt, nach Wegfall des Löschungsgrundes des § 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG mit Wirkung vom 1. Mai 1992 an, eine Löschungsklage nicht mehr gestützt werden, so daß die vom Berufungsgericht nach dem Rechtszustand im Zeitpunkt seiner Entscheidung zutreffend angenommene Löschungsreife des Klagezeichens 1099459 mit dem 1. Mai 1992 beseitigt worden ist und das in Frage stehende Klagezeichen seinen Rechtsschutz wiedererlangt hat. Das aus den Firmenbezeichnungen der Beklagten abgeleitete Kennzeichenrecht hat deshalb zwar im Verhältnis zu dem Klagezeichen als Zwischenrecht einen besseren Zeitrang, da die Heilung der Löschungsreife dem Zwischenrecht gegenüber nur ex nunc wirkt. Es verschafft aber seinen Inhabern - ebenso wie dem Inhaber eines als Zwischenrecht eingetragenen Warenzeichens - weder einen Unterlassungs- noch einen Löschungsanspruch, wie die Beklagten sie hier gegenüber dem Kläger als Inhaber des früher eingetragenen Warenzeichens geltend machen. Das hat der Bundesgerichtshof für die Heilung der infolge Nichtbenutzung eingetretenen Löschungsreife (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG) durch die Aufnahme der Benutzung ausgesprochen (BGH, Urt. v. 28.4.1983 - I ZR 52/81, GRUR 1983, 764, 767 - Haller II). Für den Fall der Heilung der Löschungsreife wegen Fehlens des Geschäftsbetriebs infolge Aufhebung des gesetzlichen Löschungsgrundes, wie er hier zu beurteilen ist, kann nichts anderes gelten.

2. Gleichwohl sind im Ergebnis auch gegenüber dem Klagezeichen 1099459 die geltend gemachten Ansprüche begründet. Denn nach den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts verwenden die Beklagten das Wort "Malibu" bereits seit 1982, also seit einem Zeitpunkt, der noch vor dem Anmeldetag des in Rede stehenden Klagezeichens, dem 29. April 1986, gelegen hat zur Bezeichnung ihrer Geschäftsbetriebe, so daß ihnen auch gegenüber diesem nicht löschungsreifen (vgl. oben zu 1 b) Klagezeichen der bessere Zeitrang und damit das bessere Recht zusteht.

III. Danach war die Revision auf Kosten des Klägers (§ 97 Abs. 1 ZPO) zurückzuweisen.