Bundesgerichtshof
Urt. v. 21.04.1994, Az.: I ZR 22/92
„Virion“

I. Das Berufungsgericht hat den Klageanspruch als nach § 12 BGB, § 16 UWG begründet angesehen und dazu ausgeführt: Es könne offenbleiben, ob die Virion AG im Inland prioritätsältere Firmenrechte als die Klägerin erworben habe, ob sie solche Rechte wegen Beendigung der Tätigkeit im Inland wieder verloren oder ob sie auf sie verzichtet habe; denn jedenfalls könne die Beklagte, deren eigene Priorität im Verhältnis zur Klägerin eindeutig die jüngere und deren Bezeichnung mit der der Klägerin wegen des identischen, allein kennzeichnenden Firmenkerns "Virion" verwechslungsfähig sei, sich auf die Priorität der Virion AG nicht berufen, weil diese ihr allenfalls eine schuldrechtlich wirkende Namenslizenz erteilt habe, die Dritten gegenüber keine Rechte begründen könne.

Ein Fall, in dem die Beklagte als Repräsentantin der Virion AG deren Rechte geltend machen könnte, liege nicht vor, weil es hier - anders als in vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fällen einer Repräsentanz beim Vertrieb ausländischer Waren unter deren Warenzeichen - um eine, namens nicht zeichenmäßige Benutzung der angegriffenen Bezeichnung gehe, so daß die Beklagte nicht als Repräsentantin der Virion AG erscheine.

Die Berufung der Klägerin auf ihre Priorität sei auch nicht rechtsmißbräuchlich.

Auf eine etwaige Gestattung der Firmierung der Klägerin mit "VIRION" durch die Virion AG allein im Hinblick auf den Kooperationsvertrag könne die Beklagte sich schon deshalb nicht berufen, weil einen hieraus herzuleitenden Einwand mißbräuchlichen Verhaltens allenfalls die Virion AG selbst erheben könnte. Außerdem sei ein Rechtsmißbrauch auch nicht ersichtlich. Die Klägerin habe - ohne jedwede Rechtsübertragung seitens der Virion AG - ihre Firmenbezeichnung originär angenommen. Aus dem Kooperationsvertrag ergebe sich weder eine Lizenzierung seitens der Virion AG noch eine Verpflichtung der Klägerin, beim Ende der Zusammenarbeit ihre eigene Firma aufzugeben oder auch nur zu dulden, daß die Virion AG dann ihre Firma selbst oder durch eine neue Vertriebsgesellschaft in Deutschland wieder benutze.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Als unbegründet erweist sich allerdings der Angriff der Revision, das Berufungsgericht hätte den vorliegenden Fall schon im Blick auf die damals bevorstehende und mittlerweile erfolgte Änderung des § 8 WZG anders beurteilen und der Beklagten ein ihr von der Virion AG übertragenes Recht zubilligen müssen, weil nicht einzusehen sei, warum die Aufhebung der strikten Bindung der Marke an einen Geschäftsbetrieb nicht gleichermaßen auch für die Firmenkennzeichnung gelten solle; vielmehr müsse nun auch hier davon ausgegangen werden, daß auch durch nicht ausschließliche Lizenzen Rechte an der Firma begründet werden könnten, die von Dritten zu beachten seien. Dem kann nicht zugestimmt werden.

Die Neuregelung des § 8 Abs. 2 WZG kann - unabhängig davon, daß auch sie nur Rechtsübertragungen mit dinglicher Wirkung erfaßt und für eine solche vorliegend nichts vorgetragen worden ist - im Firmenrecht schon deshalb nicht entsprechend angewendet oder auch nur als Rechtsgedanke berücksichtigt werden, weil die weiterbestehende Vorschrift des § 23 HGB dies ausdrücklich verbietet. Diese Vorschrift wird - wegen der teils unterschiedlichen Funktionen der Marke einerseits und einer Unternehmenskennzeichnung andererseits - von der (allein auf Marken beschränkten) Ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/ EWG, GRUR Int. 1989, 294 ff.) nicht berührt, geschweige denn in Frage gestellt.

2. Jedoch erweisen sich die Erwägungen des Berufungsgerichts aus anderen Gründen als nicht tragfähig.

a) Das Berufungsgericht hat unterstellt, daß der Virion AG auch in Deutschland ein im Verhältnis zur Klägerin prioritätsälteres Firmenrecht an dem (allein) kennzeichnenden Bestandteil beider Firmen - Virion - zustehe; es hat dies jedoch als rechtlich bedeutungslos angesehen, weil die Beklagte, die im Verhältnis zur Klägerin die prioritätsjüngere Inhaberin dieser Kennzeichnung sei, aus einem besseren Recht der Virion AG keine Einwendung gegenüber den Ansprüchen der Klägerin herleiten könne; denn die behauptete - vom Berufungsgericht ebenfalls unterstellte - Gestattung der Namensführung durch die Virion AG sei rein schuldrechtlicher Art und gewähre keine Rechte im Verhältnis zu Dritten. Dem kann nicht beigetreten werden.

b) Wie der Bundesgerichtshof nach Erlaß des Berufungsurteils bereits entschieden hat, kann auch der nur obligatorisch zur Benutzung der Firmenbezeichnung eines Dritten Berechtigte sich in entsprechender Anwendung des Rechtsgedankens aus § 986 Abs. 1 BGB auf eine Priorität des Gestattenden berufen, wenn er vom Träger einer gleichen oder verwechslungsfähigen Kennzeichnung in Anspruch genommen wird, der selbst zwar gegenüber dem originären eigenen Firmenrecht des Gestattungsempfängers den Prioritätsvorrang hat, jedoch andererseits im Verhältnis zum Gestattenden prioritätsjünger ist und von diesem auf Unterlassung in Anspruch genommen werden könnte (vgl. BGHZ 122, 71 [BGH 18.03.1993 - I ZR 178/91] = GRUR 1993, 574, 576 - Decker m.w.N.). Um eine solche Konstellation geht es - auf der Grundlage der Unterstellungen des Berufungsgerichts - auch im vorliegenden Fall. Hat - wovon bislang in der Revionsinstanz auszugehen ist - die Virion AG in Deutschland ein eigenes, im Verhältnis zur Klägerin prioritätsälteres und nicht wieder erloschenes Firmenrecht erworben und hat sie der Beklagten rechtswirksam (obligatorisch) gestattet, ihre durch dieses Recht geschützte Bezeichnung "VIRION" in Deutschland zu benutzen, so kann die Beklagte sich entsprechend § 986 Abs. 1 BGB einredeweise auf die der Virion AG gegen die Klägerin zustehenden besseren Rechte berufen.

3. Durchgreifenden rechtlichen Bedenken begegnen auch die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht auf der bisherigen Feststellungsgrundlage die Möglichkeit eines Rechtsmißbrauchseinwands der Beklagten gegen das Vorgehen der Klägerin verneint hat.

a) Soweit das Berufungsgericht einen solchen Einwand deshalb als ausgeschlossen angesehen hat, weil er allenfalls der Virion AG, nicht aber der Beklagten zustehen könne, ist zu berücksichtigen, daß insoweit, als die Beklagte als Repräsentantin der Virion AG anzusehen ist und ihre Rechtsstellung von letzterer ableitet, auch sie - wiederum in Anwendung des Rechtsgedankens des § 986 Abs. 1 BGB - berechtigt sein kann, sich auf den der Virion AG zustehenden Einwand zu berufen.

b) Daß ein solcher Einwand der Virion AG selbst nicht bestehe, hat das Berufungsgericht damit begründet, daß die Klägerin ihre Firmenbezeichnung originär angenommen habe, weil der Kooperationsvertrag keine Lizenzregelung enthalte, und daß außerdem dieser Vertrag auch keine Verpflichtung der Klägerin zur Aufgabe der Firma oder auch nur zur Duldung der Benutzung des Firmenrechts "Virion AG" in Deutschland bei Beendigung der Zusammenarbeit enthalte. Mit dieser Begründung hat das Berufungsgericht die Sach- und Rechtslage nicht erschöpfend gewürdigt.

Hatte - wie vorerst zu unterstellen ist - die Virion AG zur Zeit der Gründung der Klägerin ein eigenes Firmenrecht mit Prioritätsvorrang, so liegt es - auch ohne ausdrückliche Fixierung im Vertrag - nicht fern, daß die Benutzung der fast identischen Bezeichnung durch die Klägerin von den Parteien nur im Blick auf die Zusammenarbeit vorgesehen und von der Klägerin auch nur deshalb gebilligt worden ist. Hiervon ausgehend hätte das Berufungsgericht die Verhandlungen der Parteien sowie deren Ergebnis einer umfassenderen Prüfung auf ihre Bedeutung für die beiderseitigen Namensführungsrechte unterziehen und dabei namentlich - über den geschriebenen Text hinaus - etwaige Neben- und Treuepflichten der beiden Parteien mehr als bisher ins Auge fassen müssen. Wenn einerseits - ungeachtet der von den Parteien als Möglichkeit gesehenen Beendigung der Zusammenarbeit - ein gleichzeitiges Ende der Namensführungsgestattung nicht vereinbart worden ist und demzufolge - insoweit kann der Auffassung des Berufungsgerichts beigetreten werden (vgl. auch RGZ 102, 17, 22) - von einer (gewollten) Fortdauer der Firmenführungsberechtigung der Klägerin über das Ende der Zusammenarbeit hinaus ausgegangen werden kann, so muß sich andererseits die Frage stellen, ob die Parteien bei dieser ganz einseitig die (Besitzstands-) Interessen der Klägerin wahrenden Regelung nicht unausgesprochen (und im Einklang mit Treu und Glauben) von der Grundlage ausgegangen sein könnten, daß nach einer Beendigung der Zusammenarbeit ein (nun wieder) eigenes Auftreten der Virion AG unter ihrem Namen oder auch einer ihren Namen repräsentierenden Vertriebsgesellschaft dadurch nicht ausgeschlossen, sondern von der Klägerin (als Folge der früheren Gestattung, vgl. etwa BGH, Urt. v. 16. 5. 1991 - I ZR 1/90, GRUR 1991, 780, 782 = WRP 1991, 645 - TRANS-ATLANTISCHE, jeweils unter II, 2 b, letzter Absatz) hinzunehmen sei.

III. Das Berufungsurteil ist danach aufzuheben. Die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, das auch über die Kosten des Revisionsverfahrens zu entscheiden haben wird.

1. Das Berufungsgericht wird zunächst zu prüfen haben, ob die Virion AG durch Aufnahme eigener Geschäftstätigkeiten in Deutschland ein gegenüber dem Firmenrecht der Klägerin prioritätsälteres Recht an ihrem Firmenkern "Virion" erlangt hat. Ist dies der Fall, so kann dies Folgen alternativ in zwei Richtungen zeitigen:

2. Einerseits kann es darauf ankommen, ob das prioritätsältere Firmenrecht der Virion AG - als Grundlage einer Einrede der Beklagten analog § 986 Abs. 1 BGB - fortbesteht und, weil nur ein durchsetzbares Recht als Einredegrund in Betracht kommt (vgl. BGH aaO. - Decker), von der Virion AG im Verhältnis zur Klägerin auch verwirklicht werden könnte.

a) Hierfür wird zunächst zu prüfen sein, ob die Virion AG - wie von der Klägerin behauptet worden ist - auf etwaige Prioritätsrechte gegenüber der Klägerin im Zuge ihrer Verhandlungen rechtswirksam und endgültig verzichtet hat.

b) Falls ein vertraglicher Verzicht ausscheidet, wird das Berufungsgericht bei der dann erforderlich werdenden Beurteilung der Frage, ob das Recht als Folge einer Aufgabe der Benutzung durch die Virion AG in Deutschland erloschen ist, zu berücksichtigen haben, daß der Fortbestand einer Firmenbezeichnung zwar regelmäßig, aber nicht notwendigerweise stets die Fortbenutzung durch den Rechtsträger selbst voraussetzt; es kann vielmehr genügen, wenn ein Dritter als Repräsentant des Kennzeicheninhabers dessen Firma für diesen, das heißt erkennbar als Herkunftshinweis auf dessen Unternehmen, weiterbenutzt (vgl. BGH, Urt. v. 18. 5. 1973 - I ZR 12/72, GRUR 1973, 661, 662 = WRP 1973, 576 - Metrix).

Die Berufungsurteil vertretene Auffassung, die Anwendung des Repräsentanzgedankens sei auf Fälle einer warenzeichenmäßigen Verwendung zu beschränken und bei einer namensmäßigen Benutzung schlechthin ausgeschlossen, findet in dieser Entscheidung keine Stütze. Der Bundesgerichtshof hat dort zwar ausgeführt, die Benutzung durch einen völlig selbstständigen Eigenhändler könne die Vermutung nahelegen, daß die Kennzeichenbenutzung lediglich zur Warenherkunftskennzeichnung und nicht zur Kennzeichnung betrieblicher Zusammenhänge erfolge. Er hat diese Möglichkeit aber ausdrücklich in Gegensatz zu der - hier näherliegenden - Variante der Benutzung durch ein vom ausländischen Rechtsinhaber mehr oder weniger abhängiges Vertriebsunternehmen gesetzt und als entscheidend die Art und Weise der Kennzeichenbenutzung, so wie sie dem Verkehr entgegentritt und von ihm aufgefaßt wird, bezeichnet. Hierzu wird das Berufungsgericht gegebenenfalls Feststellungen zu treffen haben, wobei zu beachten sein wird, daß als Repräsentanten, deren Benutzungshandlungen unter Umständen rechtserhaltend zugunsten des inländischen Kennzeichenrechts der Virion AG wirken können, nicht allein die Beklagte, sondern während der Zeit ihrer engen Verbundenheit und Zusammenarbeit mit der Virion AG auch die Klägerin selbst in Betracht zu ziehen sein kann. Der Umstand, daß die Klägerin selbst überhaupt nicht und die Beklagte nur mittelbar - über die gemeinsame Konzernmuttergesellschaft - mit der Virion AG rechtlich verbunden waren bzw. sind, steht allein ihrer Repräsentanteneigenschaft nicht zwingend entgegen (vgl. BGH aaO. - Metrix). Ebensowenig wird eine etwaige Repräsentantenstellung der in Deutschland tätigen Unternehmen im Verhältnis zur Virion AG zwingend dadurch ausgeschlossen, daß letztere nach dem Sachvortrag der Klägerin, zu dem das Berufungsgericht Feststellungen noch nicht getroffen hat, sich bei der Auslieferung eines mit ihr konzernmäßig verbundenen Vertriebsunternehmens in der Schweiz bedient. Maßgeblich bleibt auch insoweit nur, ob die Vertriebsunternehmen in Deutschland den Namen der Virion AG selbst in einer auf diese als Trägerin hinweisenden Weise in Deutschland verwendet und damit für die Virion AG stellvertretend benutzt haben (vgl. BGH aaO. - Metrix).

c) Sollten die Feststellungen eine Fortdauer des prioritätsälteren Firmenrechts der Virion AG im Inland ergeben, so wird weiter zu prüfen sein, ob der daraus resultierende Unterlassungsanspruch der Virion AG gegen die Klägerin verwirkt ist, weil Voraussetzung einer Einrede der Beklagten analog § 986 Abs. 1 BGB auch die Durchsetzbarkeit des Rechts ist, aus dem die Einrede abgeleitet wird (BGH aaO. - Decker). Dabei kann wiederum bedeutsam werden, daß die Virion AG die Verwendung von "VIRION" durch die Klägerin möglicherweise nur deshalb gestattet oder aber jedenfalls toleriert hat, weil sie mit der Klägerin damals eng als Geschäftspartnerin zusammenarbeitete. Bei solcher Partnerschaft kann nämlich, wie der Bundesgerichtshof bereits mehrfach entschieden hat, eine Anspruchsverwirkung bereits alsbald eintreten, wenn der Berechtigte - wie etwa vorliegend nach Beendigung der Geschäftsbeziehung oder unter Umständen auch schon früher nach schwerwiegenden Konflikten innerhalb der Geschäftsbeziehung oder zusätzlicher Einschaltung eines anderen Vertriebsunternehmens - nicht umgehend klarstellt, daß er die ihm bekannte Benutzung einer mit der eigenen kollidierenden Kennzeichnung nicht (mehr) hinnehme, und gegebenenfalls rechtliche Schritte gegen die fortgesetzte Benutzung unternimmt (vgl. BGH, Urt. v. 13. 2. 1970 - I ZR 51/68, GRUR 1970, 308, 310 re. Sp. - Duraflex; BGH, Urt. v. 26. 5. 1988 - I ZR 227/86, GRUR 1988, 776, 778 re. Sp. = WRP 1988, 665 - PPC).

3. Zum anderen wird, falls der Beklagten eine Einrede analog § 986 Abs. 1 BGB aus dem Recht der Virion AG nicht zusteht, zu prüfen sein, ob sich im Sinne der vorstehenden Ausführungen unter II 3 b eine Grundlage für die Annahme einer aus den Vereinbarungen in Verbindung mit dem Grundsatz von Treu und Glauben ableitbaren Pflicht der Klägerin ergeben kann, ein Auftreten der Virion AG in Deutschland nach Beendigung der vereinbarten Geschäftsbeziehungen (wieder) zu dulden, und wie weit eine solche Pflicht sich auch auf die Duldung eines Auftretens nicht persönlicher Art, sondern über eine Repräsentanz erstreckt oder gar einschließt, daß ein mit der Virion AG konzernmäßig verbundenes und - wie vorerst zu unterstellen ist - als deren Repräsentant tätiges Unternehmen den Namen "VIRION" auch dann führen darf, wenn es - wie nach Behauptung der Klägerin vorliegend die Beklagte - außer den Erzeugnissen der Virion AG auch andere Erzeugnisse vertreibt.