Bundesgerichtshof
Urt. v. 03.12.1991, Az.: X ZB 5/91
„Crackkatalysator II“

I.

Am 19. Dezember 1974 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patentamt eine Patentanmeldung ein, die am 2. April 1981 in Form der deutschen Auslegeschrift 24 44 911 unter der Bezeichnung "Crackkatalysator und dessen Verwendung" mit zwei Ansprüchen bekannt gemacht wurde. Im Einspruchsverfahren gab die Anmelderin diesen eine neue Fassung.

Das Deutsche Patentamt hat das Patent versagt, weil dem Hauptanspruch auch in der neuen Fassung die erforderliche Erfindungshöhe fehle.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin zur weiteren Abgrenzung gegenüber den vorveröffentlichten US-Patentschriften 3 650 990 und 3 364 136 sowie der deutschen Offenlegungsschrift 21 49 472 ihr Begehren auf der Grundlage eines neuen Patentanspruchs mit folgendem Wortlaut weiterverfolgt:

"Verwendung eines Katalysators mit einer Metallkomponente, erhalten durch Zugabe einer Palladium-, Platin-, Ruthenium-, Osmium-, Iridium-, Rhodium- und/oder Rheniumkomponente zu einem ausgetauschten Zeolithen mit einer Porengröße, die groß genug ist für den Zutritt von Benzolmolekülen, und gegebenenfalls Siliciumoxid, Aluminiumoxid, Magnesiumoxid, Zirkonoxid, Ton und Mischungen davon, in einer Menge, daß der Katalysator die Metallkomponente als Metall oder Verbindung in einer Menge von weniger als 10 ppm des Katalysatorgesamtgewichts, berechnet als Metall, erhält, bei einem Crackverfahren, bei dem in der Crackstufe Kohlenwasserstoffe ohne zugesetzten Wasserstoff bei endothermen Reaktionsbedingungen gecrackt werden, und wobei die Metallkomponente des Katalysators keinen Einfluß auf die Crackreaktion ausübt und die Produktselektivität erhalten bleibt, der Katalysator über eine Regenerierstufe überführt wird, wo er unter exothermen Versuchsbedingungen regeneriert wird, wobei die Metallkomponente des Katalysators die Regenerierreaktion unter Bildung eines Gases mit CO2/CO-Verhältnis und unter Erhalt eines heißen regenerierten Katalysators katalysiert, und der regenerierte Katalysator in die Crackstufe zurückgeführt wird."

Ferner hat sie einen Hilfsantrag gestellt, bei dem lediglich die Worte "in einer Menge von weniger als 10 ppm des Katalysatorgesamtgewichts" ersetzt sind durch "in einer Menge von 0,01 bis 3 ppm des Katalysatorgesamtgewichts".

Mit Beschluß vom 18. Januar 1988 hat das Bundespatentgericht die Beschwerde zurückgewiesen. Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde hat der beschließende Senat durch Beschluß vom 20. März 1990 (X ZB 10/88, BGHZ 111, 21 f. - Crackkatalysator) diese Entscheidung aufgehoben. In der erneuten Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hat die Anmelderin die bisherigen Anträge weiterverfolgt.

Mit Beschluß vom 20. Dezember 1990 hat das Bundespatentgericht die Beschwerde erneut zurückgewiesen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin, mit der sie geltend macht, die angefochtene Entscheidung sei im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht mit Gründen versehen, da die Begründung in sich widersprüchlich, unverständlich und verworren sei und das Beschwerdegericht selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel übergangen habe. Sie beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II.

Die auf § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG gestützte Rechtsbeschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Der gerügte Mangel liegt nicht vor.

1. Zur Begründung seiner Auffassung, die in der Patentanmeldung beanspruchte Lehre sei durch den Gegenstand der Technik nahegelegt und deshalb nicht erfinderisch, hat das Bundespatentgericht u.a. auf die US-Patentschrift 3 650 990 verwiesen, bei der die gleichen Katalysatorkomponenten Verwendung fänden, wie sie die Patentanmeldung in den Ausführungsbeispielen empfehle. Durch die dort enthaltenen Hinweise werde der Fachmann, ein akademisch ausgebildeter, in der Erdölverarbeitungstechnik tätiger Chemiker mit besonderen Kenntnissen der Katalyse, veranlaßt, weitere Versuche zur Optimierung des Verfahrens durch Verringerung der Metallkomponente zu unternehmen. Umstände, die ihn von diesen Versuchen abhalten könnten, seien nicht ersichtlich; eine überraschende, weil sprunghafte Veränderung trete insoweit nicht ein. Die vorliegenden Werte ergäben vielmehr bei Darstellung der Wirkung in Abhängigkeit von der Menge des Katalysators eine im wesentlichen ohne größere Sprünge verlaufende, d.h. konische Kurve.

2. Diese Ausführungen lassen erkennen, welche tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen das Bundespatentgericht bei seiner Entscheidung geleitet haben. Damit ist dem Begründungszwang genügt (vgl. u.a. BGHZ 39, 333, 337 [BGH 21.12.1962 - I ZB 27/62] - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 25.11.1980 - X ZB 18/79, Mitt 1981, 105, 106 - Mikroskop; v. 19.09.1989 - X ZB 6/89, GRUR 1990, 110, 111 - rechtliches Gehör; v. 04.12.1990 - X ZB 6/90, GRUR 1991, 442, 443 - pharmazeutisches Präparat).

3. Dem völligen Fehlen der Entscheidungsgründe kann nach der Rechtsprechung des Senats allerdings gleichzustellen sein, wenn die dem Beschluß beigefügten Gründe inhaltsleer, unverständlich und verworren sind (vgl. Beschl. v. 11.04.1967 - Ia ZB 5/66, GRUR 1967, 548, 552 - Schweißelektrode II; v. 26.06.1969 - X ZB 10/68, GRUR 1970, 258, 259 - Faltbehälter; v. 12.10.1976 - X ZB 20/75, GRUR 1977, 214, 215 - Aluminiumdraht; v. 07.03.1978 - X ZB 1/77, GRUR 1978, 423, 424 - Mähmaschine; v. 27.03.1980 - X ZB 1/79, GRUR 1980, 846, 847 - Lunkerverhütungsmittel; v. 14.07.1987 - X ZB 1/87, BlPMZ 1988, 111 - Papiermaschinensieb; v. 19.09.1989, aaO. und v. 04.12.1990 aaO.), so daß den Gründen nicht mehr entnommen werden kann, welche rechtlichen Überlegungen und tatsächlichen Feststellungen für die Entscheidung schließlich maßgebend waren (vgl. BGHZ 39, 333, 339 [BGH 21.12.1962 - I ZB 27/62] - Warmpressen; Sen.Beschl. v. 07.03.1978 aaO.; v. 04.12.1980 aaO.; v. 10.06.1986 - X ZB 13/85, Mitt 1986, 195 - Kernblech). Ein solcher Sachverhalt liegt entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde nicht vor.

a) Zu Unrecht sieht sie einen inhaltlichen Widerspruch bei den Ausführungen des Beschwerdegerichts zur Erfindungshöhe. Diese stehen nicht im Gegensatz zu der vorangegangenen Feststellung, die Versuche zur Optimierung des bekannten Crackverfahrens, die letztlich zu der Lehre geführt hätten, für die Schutz begehrt werde, hätten aus der Sicht des angesprochenen Durchschnittsfachmanns nahegelegen. Im Anschluß an diese Ausführungen prüft das Beschwerdegericht vielmehr - insoweit anerkannten Regeln folgend -, ob trotz seiner Ausgangsfeststellung deshalb von einer erfinderischen Leistung auszugehen ist, weil der Fachmann zu irgendeinem Zeitpunkt während der laufenden Versuchsreihe von deren Fortsetzung durch die erzielten Ergebnisse abgehalten werden könne. Diese Frage verneint es gestützt auf die ihm vorliegenden Meßwerte und deren Auswertung in Kurvenform sodann mit der Begründung, daß sich bei keinem der Versuche mit jeweils herabgesetztem Metallgehalt Wirkungsgrade ergäben, die von den jeweils vorausgegangenen Werten so deutlich abgesetzt seien, daß aus der Sicht des Fachmanns eine Fortsetzung nicht lohnend erscheinen müsse.

b) In diesem Zusammenhang erschließt sich zugleich, was das Beschwerdegericht unter einer überraschenden, weil sprunghaften Änderung der Wirkung verstanden hat. Diese Wendung ist zu sehen im Zusammenhang mit der Behandlung der Erfindungshöhe und bezeichnet dort mit allgemeinen Worten den Grad, von dem an nach Auffassung des Beschwerdegerichts die zu überwindenden Widerstände ein solches Ausmaß erreichen, daß die Ergebnisse weiterer Forschung als auf einer erfinderischer Leistung beruhend angesehen werden müssen. Den für die getroffene Entscheidung wesentlichen Gedankengang lassen auch diese Ausführungen erkennen; sie auf ihre sachliche Richtigkeit zu prüfen, ist dem Senat im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde verwehrt (vgl. BGHZ 39, 333, 337, 341 [BGH 21.12.1962 - I ZB 27/62]- Warmpressen; Sen.Beschl. v. 20.01.1983 - X ZB 7/82, Mitt 1983, 112 - Flüssigkeitskristall; v. 10.06.1986 aaO.; v. 19.09.1989 aaO. und v. 04.12.1990 aaO.).

c) Ebenfalls in nachvollziehbarer Weise hat das Beschwerdegericht eine überraschende, weil sprunghafte Veränderung der Wirkung in diesem Sinne verneint. Aufgrund der ihm vorliegenden Angaben über den Wirkungsgrad bei unterschiedlichem Metallgehalt des Katalysators und deren grafischer Auswertung hat es dargelegt, daß sich bei fortlaufender Verringerung der Metallkomponente in keinem Fall Ergebnisse zeigten, die so deutlich von den vorausgegangenen abwichen, daß sie den Fachmann von weiteren Versuchen hätten abhalten können. Dabei hat es die ihm von den Parteien vorgelegten Ergebnisse und deren grafische Darstellung eingehend behandelt und gewürdigt. Die von der Rechtsbeschwerde insoweit erhobenen Einwände betreffen die sachliche Richtigkeit dieser Wertung, die - wie bereits ausgeführt - im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde ebensowenig zu prüfen ist wie die weitere Frage, ob die Entscheidung alle objektiv wesentlichen Gesichtspunkte berücksichtigt (vgl. auch Sen.Beschl. v. 16.12.1986 - X ZB 17/86, GRUR 1987, 286 - Emissionssteuerung).

d) Die Verneinung einer überraschenden Wirkungsänderung steht nicht im Widerspruch zu den Ausführungen, mit denen das Beschwerdegericht Neuheit und technischen Fortschritt bejaht hat. Für diese kam es nicht darauf an, ob die beanspruchte Lehre mit überraschenden, in dieser Form nicht erwarteten und nicht zu erwartenden Vorteilen verbunden war. Maßgebend war vielmehr allein, daß die angemeldete Lehre in dieser Form im Stand der Technik nicht vorbekannt war und gegenüber diesem Stand der Technik Vorteile aufwies. Aus der in die Gründe der angefochtenen Entscheidung aufgenommenen Aussage des Beschwerdegerichts, insbesondere der in der Verringerung der erforderlichen Metallmengen liegende Fortschritt sei durch die Beschreibungsunterlagen und die Beschwerdebegründung glaubhaft gemacht, kann daher entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde nicht abgeleitet werden, das Bundespatentgericht habe auch festgestellt, diese Wirkung sei - wie von der Anmelderin in Anspruch genommen aus der Sicht des Fachmanns überraschend eingetreten.

Der in den Entscheidungsgründen enthaltene Hinweis auf überraschend große katalytische Wirkungen auch kleiner Metallmengen ist lediglich ein Referat aus der entgegengehaltenen US-Patentschrift 3 650 990, auf das das Beschwerdegericht zur Stützung seiner Auffassung zurückgegriffen hat, Versuche zur weiteren Herabsetzung der Metallmenge hätten aus der Sicht des Fachmanns nahegelegen. Ein Widerspruch zu den Ausführungen, daß das Annähern an die Grenze von 10 ppm Metallanteil oder deren Unterschreiten keine derart überraschenden Ergebnisse zur Folge habe, daß der Fachmann von weiteren Versuchen abgehalten werde, kann darin nicht gesehen werden.

e) Da der angefochtene Beschluß bei der Prüfung von Neuheit und technischem Fortschritt keinerlei Feststellungen zu einer überraschenden Wirkung der Verringerung des Metallanteils trifft, liegt in deren Verneinung im Rahmen der Erfindungshöhe auch kein Verstoß gegen die Denkgesetze.

f) Ob den Ausführungen des Beschwerdegerichts zu Zweifeln an einer hinreichenden Offenbarung der im Beschwerdeverfahren beanspruchten überraschenden Wirkungsänderungen inhaltlich beigetreten werden kann, bedarf hier ebensowenig einer Entscheidung wie die von der Rechtsbeschwerde aufgeworfene Frage, ob diese Ausführungen dem Begründungszwang des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG genügen. Auf diese Ausführungen hat das Beschwerdegericht seine Entscheidung nicht gestützt, sondern die insoweit aufgeworfene Frage ausdrücklich offengelassen. Für derartige, die Entscheidung nicht tragende Erwägungen gelten die allgemeinen Anforderungen an den Begründungszwang nicht (vgl. Sen.Beschl. v. 24.11.1971 - X ZB 36/70, GRUR 1972, 472, 474 - Zurückverweisung; v. 27.03.1983 - X ZB 1/79, GRUR 1980, 846, 847 - Lunkerverhütungsmittel; vgl. auch Beschl. v. 12.02.1981 - X ZB 20/79, GRUR 1981, 507, 508 f. - Elektrode).

g) Soweit die Rechtsbeschwerde einen Widerspruch darin sieht, daß das Beschwerdegericht einerseits Wirkungsänderungen bei einem Metallgehalt von bis zu 10 ppm anerkannt bzw. unterstellt habe, andererseits aber eine Wirkungsänderung als nicht belegt angesehen habe, läßt sie den jeweiligen Zusammenhang der Entscheidungsgründe unberücksichtigt. Bejaht und damit eine Beweisaufnahme zu diesem Thema als entbehrlich angesehen hat das Bundespatentgericht lediglich die Frage, ob eine Veränderung des Metallgehalts allgemein und damit auch bei dessen Verringerung auf 10 ppm mit einer Wirkungsänderung verbunden ist. Als nicht belegt hat es demgegenüber die darüber hinausgehende Behauptung einer sprunghaften Abweichung gesehen, d.h. einer solchen, die deutlich außerhalb der im übrigen in wesentlichen harmonischen Kurve liegt, mit der die Änderung des Wirkungsgrades der Verringerung des Metallgehaltes folgt, und die allein nach der Auffassung des Beschwerdegerichts zur erforderlichen Erfindungshöhe hätte führen können. Ein inhaltlicher Widerspruch liegt darin nicht.

h) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde weiter, das Beschwerdegericht habe den angebotenen Sachverständigenbeweis nicht erhoben und damit ein selbständiges Angriffs bzw. Verteidigungsmittel übergangen. Ein solches selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel, das nach der Rechtsprechung des Senats (vgl. dazu BGHZ 39, 333, 337 [BGH 21.12.1962 - I ZB 27/62] - Warmpressen) im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG der besonderen Erörterung bedarf, ist nur bei einem solchen Tatbestand gegeben, der für sich allein rechtsbegründend, rechtsvernichtend, rechtshindernd oder rechtserhaltend wäre (vgl. BGH, Beschl. v. 28.11.1963 - Ia ZB 202/63, GRUR 1964, 201, 202 - Elektroschleifgerät; v. 28.11.1963 - Ia ZB 204/63, GRUR 1964, 259, 260 - Schreibstift; vgl. auch Beschl. v. 11.12.1973 - X ZB 18/72, GRUR 1974, 419 - Oberflächenprofilierung und v. 26.09.1989 - X ZB 19/88, GRUR 1990, 33, 34 [BGH 26.09.1989 - X ZB 19/88] - Schüsselmühle). Dazu gehört für das Patenterteilungsverfahren u.a. auch die dem Gegenstand der Patentanmeldung zukommende Erfindungshöhe, nicht jedoch die einzelnen Gesichtspunkte, die für deren Bejahung oder Verneinung in Betracht zu ziehen sind (vgl. Sen.Beschl. v. 28.11.1978 - X ZB 17/77, GRUR 1979, 220 - ß-Wollastonit). Ebensowenig stellt das Übergehen eines Beweisantritts zu einem solchen Element für die Bestimmung der Erfindungshöhe einen Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG dar (vgl. Sen.Beschl. v. 11.12.1977 - X ZB 18/72 aaO.; s. auch Beschl. v. 16.10.1973 - X ZB 15/72, GRUR 1974, 294, 296 - Richterwechsel II; v. 28.11.1963 - Ia ZB 202/63 aaO.).

Daß der Zeuge C. nicht gehört worden ist, beruht darauf, daß das Beschwerdegericht die von dem Zeugen ermittelten Werte als zutreffend unterstellt hat; ein Übergehen eines selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittels kann schon aus diesem Grunde nicht angenommen werden.

4. Auch die Erwägungen zum Hilfsantrag der Anmelderin halten der Überprüfung im Rechtsbeschwerdeverfahren stand.

Aus der Sicht des angefochtenen Beschlusses entfiel die Erfindungshöhe bereits deshalb, weil es für den Fachmann nahegelegen habe, das im Stand der Technik bekannte Verfahren durch Versuche in Richtung auf eine Verringerung des Metallgehalts weiterzuentwickeln und nichts dafür ersichtlich sei, was ihn von diesen - durch das Beschwerdegericht als technisch nicht schwierig bewerteten - Versuchen hätte abhalten können. Insbesondere boten danach vor allem die jeweiligen Ergebnisse keinen Anlaß, von einer weiteren Verringerung des Metallgehalts abzusehen. Vor diesem, aus der angefochtenen Entscheidung ohne weiteres abzuleitenden Hintergrund bedurfte es keines näheren Eingehens auf den mit dem Hilfsantrag verfolgten Patentanspruch. Dieser unterscheidet sich lediglich durch die den Metallgehalt bezeichnende Mengenangabe von dem mit dem Hauptantrag verfolgten Hauptanspruch. Da nach den Ausführungen des Beschwerdegerichts zum Hauptantrag die weitere Verringerung der Menge und damit auch deren genaue Bezeichnung auf einen bestimmten Wert die Erfindungshöhe nicht begründen konnte, waren weitergehende Ausführungen entbehrlich. Das Bundespatentgericht konnte sich vielmehr auf eine um die Darstellung dieses Zusammenhangs ergänzte Verweisung auf seine Ausführungen zum Hauptantrag beschränken.

III.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.