Bundesgerichtshof
Urt. v. 20.03.1990, Az.: X ZB 10/88
„Crackkatalysator“

I.

Die Patentanmeldung P 24 44 911.4-41 vom 19. September 1974, die zunächst einen "Crackkatalysator und dessen Verwendung" betraf, wurde mit zwei Ansprüchen am 2. April 1981 bekannt gemacht. Im Einspruchsverfahren faßte die Anmelderin die Patentansprüche wie folgt:

"1. Crackkatalysator zur Verwendung ohne zugesetzten Wasserstoff, erhalten durch Zugabe einer Palladium-, Platin-,

Ruthenlum-, Osmium-, Iridium- und/oder Rhodiumkomponente zu einem ausgetauschten Zeolithen mit einer Porengröße, die groß genug ist für den Zutritt von Benzolmolekülen, und gegebenenfalls Siliciumdioxid, Aluminiumoxid, Magnesiumoxid, Zirkonoxid, Ton oder Mischungen davon, Trocknen und Erhitzen auf hohe Temperaturen, dadurch gekennzeichnet, daß die Palladium-, Platin-, Ruthenium-, Osmium-, Iridium-, Rhodium- und/oder eine Rheniumkomponente während irgendeiner Stufe bei der Herstellung des Katalysators zugegeben wird, so daß der fertige Katalysator die Komponente als Metall oder Verbindung in einer Menge von bis zu 50 ppm des Katalysatorgesamtgewichts, berechnet als Metall, enthält.

2. Crackkatalysator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der fertige Katalysator die Komponente als Metall oder Verbindung in einer Menge von wenigstens 0,1 ppm des Katalysatorgesamtgewichts, berechnet als Metall, enthält.

3. Verwendung des Katalysators nach den vorhergehenden Ansprüchen zum Cracken von Kohlenwasserstoffen ohne zugesetzten Wasserstoff."

Das Deutsche Patentamt hat das Patent mit der Begründung versagt, das Patentbegehren gemäß Anspruch 1 sei zwar neu, jedoch fehle die erforderliche Erfindungshöhe, insbesondere im Hinblick auf den Gegenstand der US-Patentschrift 36 50 990, aus der bereits eine Untergrenze von 10 ppm für den Mettallgehalt und die Verwendung solcher Katalysatoren zum Cracken von Kohlenwasserstoffen bekannt sei, und die Literaturstelle "Kinetics and catalysis", Chemical/Engineering Progress Symposium Series, Band 63, Nr. 73, 1967, S. 86 bis 89.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin unter weiterer Abgrenzung gegenüber den vorveröffentlichten US-Patentschriften 36 50 990 und 33 64 136 sowie der deutschen Offenlegungsschrift 21 49 472 ihr Patentbegehren auf der Grundlage des neuen, einzigen Patentanspruchs vom 23. Dezember 1987 weiterverfolgt, der lautet:

"Verwendung eines Katalysators mit einer Metallkomponente, erhalten durch Zugabe einer Palladium-, Platin-, Ruthenium-, Osmium-, Iridium-, Rhodium- und/oder Rheniumkomponente zu einem ausgetauschten Zeolithen mit einer Porengröße, die groß genug ist für den Zutritt von Benzolmolekülen, und gegebenenfalls Siliciumoxid, Aluminiumoxid, Magnesiumoxid, Zirkonoxid, Ton und Mischungen davon, in einer Menge, daß der Katalysator die Metallkomponente als Metall oder Verbindung in einer Menge von weniger als 10 ppm des Katalysatorgesamtgewichts, berechnet als Metall, enthält, bei einem Crackverfahren, bei dem in der Crackstufe Kohlenwasserstoffe ohne zugesetzten Wasserstoff bei endothermen Reaktionsbedingungen gecrackt werden, und wobei die Metallkomponente des Katalysators keinen Einfluß auf die Crackreaktion ausübt und die Produktselektivität erhalten bleibt, der Katalysator in eine Regenerierstufe überführt wird, wo er unter exothermen Versuchsbedingungen regeneriert wird, wobei die Metallkomponente des Katalysators die Regenerierreaktion unter Bildung eines Gases mit hohem Co2/Co-Verhältnis und unter Erhalt eines heißen regenerierten Katalysators katalysiert, und der regenerierte Katalysator in die Crackstufe zurückgeführt wird."

Sie hat einen Hilfsantrag gestellt, bei dem lediglich die Worte "in einer Menge von weniger als 10 ppm des Katalysatorgesamtgewichts" durch die Worte "in einer Menge von 0,01 bis 3 ppm des Katalysatorgesamtgewichts" ersetzt sind.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde rügt die Anmelderin Verkennung des Offenbarungsbegriffs und fehlerhafte Beurteilung der Erfindungshöhe. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Einsprechende zu II bittet um Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II.

Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beschränkt die Nachprüfung nicht. Sie eröffnet vielmehr die vollständige Überprüfung des angefochtenen Beschlusses nach Art einer Revision (BGHZ 90, 318, 320 [BGH 15.03.1984 - X ZB 6/83] - Zinkenkreisel).

III.

Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat die mit dem Hauptantrag vorgenommene Beschränkung auf die Verwendung eines Katalysators mit einer Metallkomponente in "formaler" Hinsicht als zulässig erachtet, weil der Verwendungsanspruch in den ursprünglichen Unterlagen beansprucht worden sei. Dies greift die Rechtsbeschwerde nicht an.

2. Das Beschwerdegericht hat sodann geprüft, ob die mit dem Hauptantrag unter weiterer Beschränkung auf einen engeren Bereich der Metallkomponente verfolgte Anspruchsfassung ausreichend in den Anmeldungsunterlagen offenbart gewesen ist. Es hat dies verneint, soweit der Katalysator die Metallkomponente als Metall oder Verbindung in einer Menge von "weniger als 10 ppm" des Katalysatorgesamtgewichts, berechnet als Metall, enthalte; denn dieser Bereich finde in den ursprünglichen und den bekanntgemachten Unterlagen keine Stütze. Vielmehr sei er willkürlich aus den dort angegebenen Bereichen ausgewählt. Tatsächlich genannt seien lediglich die Bereiche "von bis 50 ppm", "0,1 bis 20 ppm", "0,1 bis 15 ppm" sowie "0,1 bis 50 ppm". Auch aus den Beispielen lasse sich im weitesten Sinne nur ein Bereich von "0,01 bis 3 ppm" herleiten, da beispielhaft Metallgehalte von 0,01, 0,02, 0,04, 0,20, 0,0, 1,0, 1,2 und 3 ppm angewandt worden seien. Sonstige Zahlenangaben, den Metallgehalt des Katalysators betreffend, seien weder den ursprünglichen noch den bekanntgemachten Unterlagen zu entnehmen. Eine Einschränkung eines Patentbegehrens von einem ursprünglich sehr weiten auf einen sehr viel engeren, durch Grenzwerte umschriebenen, quantitativ bestimmten Bereich sei nur dann zulässig, wenn der oder die neuen Grenzwerte in den ursprünglichen Unterlagen zahlenmäßig definiert oder aus anderen Angaben als für den Fachmann eindeutig definierte Werte abzuleiten seien. Der gemäß Hauptantrag beanspruchte Metallgehalt von "weniger als 10 ppm" sei als Bereich nicht ursprünglich ausreichend deutlich offenbart und nicht differenziert beschrieben. Bei einem Bereich, der von gerade noch feststellbaren Spuren von etwa 0,01 ppm bis zum 5.000-fachen Wert reiche, könnten nicht alle 5.000 Zwischenwerte, die durch feinere Unterteilung vervielfacht werden könnten und ursprünglich als gleichgestellte Lösungen angesehen worden seien, nicht als differenziert beschrieben gelten.

3. Mit Recht rügt die Rechtsbeschwerde, das Beschwerdegericht habe verkannt, daß der mit dem Hauptantrag verfolgte Patentanspruch eine zulässige Beschränkung gegenüber dem ursprünglichen Patentbegehren darstelle. Der Fachmann habe angesichts der in den ursprünglichen Patentansprüchen 1 bis 3 genannten Metallmengen "von bis zu 50 ppm", "bis zu 20 ppm" und "von 0,1 bis 15 ppm" und unter Berücksichtigung der Beschreibung auch den Bereich von "weniger als 10 ppm" als zur Erfindung gehörig erkannt.

a) Der Anmelder ist insoweit Herr des Patenterteilungsverfahrens, als er im Rahmen der dort erfolgten Offenbarung seiner Erfindung den Patentanspruch beliebig einschränken kann. Reicht sein offenbarter Lösungsvorschlag, z.B. was die Menge einer für einen bestimmten Zweck einzusetzenden Substanz angeht, in einen mehr oder weniger großen Bereich, so liegt es an ihm, welchen Bereich er mit seinem Patentanspruch unter Schutz gestellt wissen will und welchen nicht. Schränkt er seinen Patentanspruch von einer zunächst weiter gefaßten Lehre auf eine engere Lehre ein, so steht dem nichts im Wege, wenn diese engere Lehre in den Anmeldungsunterlagen, d.h. in den Patentansprüchen oder der Beschreibung offenbart war.

b) Der Senat hat dies in der Vergangenheit in einer Reihe von Entscheidungen mit unterschiedlichen Formulierungen umschrieben. So hat er die Offenbarung einzelner Merkmale etwa in folgenden Fällen bejaht: wenn das Merkmal in der Beschreibung als eine in Betracht kommende Lösung hervorgehoben ist (GRUR 1966, 488, 491 - Ferrit; GRUR 1976, 299 - Alkylendiamine I); wenn das Merkmal in der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen als zur Erfindung gehörig erkennbar ist und es sich deutlich von den sonstigen darin enthaltenen Angaben abhebt (GRUR 1966, 312, 316 - Appetitzügler); wenn es dort differenziert beschrieben ist (GRUR 1966, 319, 321 - Seifenzusatz); wenn ein Merkmal dort besonders hervorgehoben ist, indem es als vorteilhaft, zweckmäßig oder bevorzugt bezeichnet ist, oder wenn es Gegenstand eines Beispiels (GRUR 1966, 312, 316 - Appetitzügler I) oder einer Ausführungsform ist (vgl. GRUR 1968, 86 - Ladegerät I) oder wenn das Merkmal aus den Unterlagen durch Schlußfolgerungen erkennbar ist, die der Fachmann ohne weiteres anstellt (GRUR 1974, 208 - Scherfolie). In einer neueren Entscheidung hat der Senat verlangt, daß ein zur Beschränkung in den Patentanspruch aufgenommenes Merkmal als zu der im Patentanspruch unter Schutz zu stellenden Lehre gehörig erkennbar sein muß (Beschl. v. 23.01.1990 - X ZB 9/89 - Spleißkammer; zur Veröffentlichung bestimmt).

Die früheren Formulierungen des Senats haben teilweise zu Mißverständnissen geführt. Vor allem sind sie bisweilen fälschlich im Sinne einer Ausschließlichkeit, also in dem Sinne verstanden worden, daß eine ausreichende, zur Beschränkung der Lehre im Patentanspruch zugelassene Offenbarung der Erfindung nur vorliege, wenn die Kriterien dieser Formeln gegeben seien. So hat das Beschwerdegericht, anders als der 13. Senat des Bundespatentgerichts (13 W(pat) 33/76, 13 W(pat) 101/82 und 13 W(pat) 71/82, referiert bei Müller GRUR 1987, 484 ff.) und der 31. Senat (BPatGE 29, 210) in ständiger Rechtsprechung (vgl. BPatG 8, 18; 19, 95) angenommen, daß ein beanspruchter, durch Minimal- und Maximalwerte begrenzter, weiter Bereich nur dann auf einen enger begrenzten beschränkt werden könne, wenn der engere Bereich von vornherein entweder ausdrücklich oder an Hand geschilderter Beispiele den ursprünglichen Unterlagen entnehmbar ist. Auch für das US-Patent-Recht wird von dieser Praxis berichtet (Avery/Mayer, Das US-Patent, 2. Aufl. S. 38). Deshalb bedarf es hier folgender Klarstellung der Grundsätze.

c) Die Anforderungen für die Offenbarung einer Erfindung ergeben sich für das alte Recht aus § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG 1968. Danach wird unter der erforderlichen und zugleich für eine Beschränkung des Patentanspruchs ausreichenden Offenbarung der Erfindung eine solche Beschreibung in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen verstanden, die eine Benutzung der Erfindung durch andere Sachverständige möglich erscheint. Offenbart ist alles das, was in der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen schriftlich niedergelegt ist und sich dem Fachmann ohne weiteres aus dem Gesamtinhalt der Unterlagen am Anmeldetag erschließt (vgl. BGH GRUR 1983, 169, 170 - Abdeckprofil). Für die Frage der eine Beschränkung des Patentanspruchs erlaubenden Offenbarung der Erfindung spielt weder eine Rolle, ob etwas in der Beschreibung gegenüber gleichzeitig offenbarten anderen Lösungen als vorteilhaft, zweckmäßig oder bevorzugt bezeichnet ist, noch gibt es eine Abstufung in der Wertigkeit der für die Beschreibung der Erfindung benutzten Offenbarungsmittel. Die besondere Hervorhebung oder Betonung, etwa als Gegenstand einer Ausführungsform oder eines Beispiels, oder die Kennzeichnung als vorteilhaft, zweckmäßig oder bevorzugt, erleichtern lediglich die Erkenntnis, daß das betreffende Merkmal oder die engere Lehre zu der beanspruchten Erfindung gehörend offenbart ist. Das Fehlen solcher Kriterien schließt hingegen eine solche Offenbarung nicht aus. Die Ermittlung des Gesamtinhalts der Erstunterlagen hat mit den Augen des Fachmanns zu erfolgen; zu prüfen ist, welche Erkenntnisse ihm dadurch objektiv und ohne weiteres vermittelt worden sind. Zu beachten ist, daß der Fachmann sich nicht an dem Wortlaut der Unterlagen orientiert, sondern an dem mit der Erfindung im Hinblick auf die Nachteile des Standes der Technik verfolgten Zweck und an dem Lösungsvorschlag mit seinen einzelnen Elementen.

d) Mangels vom Beschwerdegericht festgestellter gegenteiliger Anhaltspunkte ist im Streitfall anzunehmen, daß der Fachmann beim Lesen des Anspruchs und der Beschreibung der ursprünglichen Unterlagen der streitigen Anmeldung die darin enthaltenen Angaben über die Metallmenge "von bis zu 50 ppm" des Katalysators dahin versteht, daß die mit diesen Grenzwerten für die Metallkomponente umschriebene Lehre alle innerhalb der angegebenen Grenzen möglichen Werte umfaßt. Sie umfaßten also auch diejenigen Metallmengen innerhalb der angegebenen Grenze, die nicht einzeln zahlenmäßig ausdrücklich genannt sind. Die Patentansprüche vermitteln dem Fachmann mangels anderweitiger Angaben die Erwartung, daß mit allen Mengen innerhalb des genannten Bereichs das erstrebte Ergebnis zu erreichen sei. Denn entsprechend den Regeln der Arithmetik stellt die Nennung eines Mengenbereichs eine vereinfachte Schreibweise der zahlreichen möglichen, zwischen dem unteren und dem oberen Grenzwert liegenden Zwischenwerte dar. Sind somit sämtliche Zwischenwerte in dem in den ursprünglichen Unterlagen beanspruchten Bereich "bis zu 50 ppm" als zur beanspruchten Erfindung gehörend offenbart anzusehen, so ist die Beschränkung von diesem Zahlenbereich auf den engeren, durch Grenzwerte bestimmten Zahlenbereich "weniger als 10 ppm" nicht zu beanstanden.

4. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts läßt sich auch nicht mit seinem Hinweis auf die im Bereich der Chemie behauptete Gefahr rechtfertigen, es würden unfertige Erfindungen mit vorsorglich sehr weit gefaßten (spekulativen) Merkmalsbereichen angemeldet und dann im Verlaufe des Erteilungsverfahrens - je nach dem nachgewiesenen Stand der Technik oder etwa aufgrund von nach dem Anmeldetag durch Versuche gewonnener neuer Erkenntnisse - das Patentbegehren auf beliebige, ursprünglich nicht zahlenmäßig offenbarte kleinere Bereiche oder einzelne Werte eingeschränkt, ohne daß diese aus den ursprünglichen Unterlagen eindeutig als eine in Betracht kommende Lösung der gestellten Aufgabe erkennbar wären.

Das Beschwerdegericht stellt nicht in Frage, daß der beanspruchte Metallbereich "von bis zu 50 ppm" in den Erstunterlagen ausreichend offenbart war. Dem Zusammenhang seiner Ausführungen ist vielmehr zu entnehmen, daß wegen dieser Beschreibung des Metallbereichs keine Bedenken gegen die Erteilung des Patents bestanden hätten, wenn die Anmelderin infolge des im Einspruchsverfahren entgegengehaltenen Standes der Technik nicht gehalten gewesen wäre, sich auf den Bereich von "weniger als 10 ppm" zurückzuziehen. Folgte man der Auffassung des Bundespatentgerichts in seinem Vorschlag zur Eindämmung der Gefahren, die es sich vorstellt, so wäre der Patentanmelder gezwungen, bereits bei seiner Anmeldung alle nur denkbaren Bereiche zahlenmäßig abzugrenzen, die möglicherweise in Zukunft im Erteilungs-, Einspruchs- oder in einem irgendwann durchzuführenden Nichtigkeitsverfahren eine Rolle spielen könnten. Eine solche Vorausschau zu verlangen, wäre um ein Vielfaches spekulativer als die Gefahr, der das Bundespatentgericht begegnen möchte. Denn die lückenlose Aufzählung aller Zwischenwerte über die Angaben der Grenzwerte hinaus ist schon theoretisch kaum möglich, jedenfalls aber praktisch nicht durchführbar, weil sich alle Zwischenwerte durch feinere Unterteilungen vervielfältigen lassen.

Um der Gefahr der Anmeldung unfertiger Erfindungen vorzubeugen, bedarf es auch nicht der Verengung des Offenbarungsbegriffs, wie er dem Beschwerdegericht vorschwebt. Hat nämlich der Prüfer bei weit gefaßten Bereichsangaben Bedenken, daß mit derart weit bemessenen, verschiedenen Mengen der betreffenden Substanz das erstrebte Ergebnis erreicht werden kann, so kann er jederzeit vom Anmelder den Nachweis verlangen, daß mit den unterschiedlichen Mengen tatsächlich der im Patent behauptete Erfolg herbeigeführt werden kann.

IV.

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin ist somit der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache gemäß § 108 Abs. 1 PatG an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen, das auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde zu entscheiden hat.

Bei der erneuten Entscheidung wird das Bundespatentgericht insbesondere - gegebenenfalls sachverständig beraten - darüber zu befinden haben, ob sich möglicherweise eine erfinderische Leistung bereits daraus ergibt, daß die von der Anmelderin behauptete überraschende sprunghafte Veränderung der Wirkung des Katalysators bei der Mengengrenze von 10 ppm auftritt.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.