Bundesgerichtshof
Urt. v. 05.03.1996, Az.: X ZB 13/92
„Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem“

A. Auf die Patentanmeldung vom 20. November 1980, für die die Priorität einer Voranmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 26. November 1979 in Anspruch genommen und deren Offenlegung am 13. März 1981 verfügt wurde, erteilte die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamtes der Patentinhaberin am 15. Januar 1987 das nachgesuchte Patent mit der Bezeichnung "Verfahren zum Lichtbogen-Plasma-Beschichten und System zu seiner Durchführung". Das Patent umfaßt 19 Ansprüche; Patentanspruch 1 lautet - ohne Bezugszeichen - wie folgt:

"Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem mit einer Plasmakanone, die in arbeitsmäßiger Beziehung zu einem Werkstück angeordnet ist und einen Überschall-Plasmastrom von im wesentlichen inertem Gas liefert, mit einer geschlossenen Kammer, in welcher ein niedriger statischer Druck um die Plasmakanone und das Werkstück erzeugt wird, sowie mit einer Einrichtung zum Einsprühen von Sprühpulver in den Plasmastrom zur Ablagerung am Werkstück, gekennzeichnet durch eine mit dem Werkstück gekoppelte Einrichtung, um wahlweise eine Kathoden- oder Anodenbeziehung des Werkstückes zur Plasmakanone zu erzeugen, wobei eine Schalt- und Steuereinrichtung zum wahlweisen Umschalten zwischen der Kathoden-Beziehung und der Anoden-Beziehung vorgesehen ist, derart, daß gegebenenfalls zum Vorheizen des Werkstückes dieses die Anode bildet, zum Reinigen des Werkstückes von Schmutz und Oxidationsschichten das Werkstück als Kathode geschaltet wird und daß das Werkstück für die Beschichtung als Anode geschaltet wird."

Auf die Einsprüche der Verfahrensbeteiligten widerrief die Patentabteilung 51 des Deutschen Patentamtes das Patent mit Beschluß vom 8. Dezember 1989. In der Begründung ließ die Patentabteilung offen, ob die patentierte Lehre durch eine im Einspruchsverfahren behauptete offenkundige Vorbenutzung der Patentinhaberin vorweggenommen oder nahegelegt sei. In jedem Fall beruhe der Gegenstand des Patents gegenüber dem druckschriftlichen Stand der Technik - der US-PS 38 39 618 und der US-PS 40 58 698 - nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Gegen diesen Beschluß erhob die Patentinhaberin Beschwerde. In einer ersten mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht erklärte sie am 6. Dezember 1991 die Abtrennung des ein Lichtbogen-Plasma-Beschichtungsverfahren betreffenden Teils des Patents. Mit Schriftsatz vom 4. Februar 1992 nahm die Patentinhaberin diese Erklärung zurück. Gleichzeitig teilte sie das Patent dahingehend, daß "der ein Lichtbogen-Plasma-Beschichtungsverfahren betreffende Teil sowie Vorrichtungsmerkmale zur Durchführung des Verfahrens" abgetrennt würden. Unter dem 4. Februar 1992 und 11. März 1992 reichte sie demgemäß beim Deutschen Patentamt für den abgetrennten Teil gesonderte Anmeldungsunterlagen ein, die zum Teil das Verfahren, im übrigen eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zum Gegenstand hatten. Patentanspruch 10 der Teilanmeldung lautet - ohne Bezugszeichen - wie folgt:

"Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9, mit einer Plasmakanone zur Erzeugung eines Überschall-Plasmastroms von im wesentlichen inertem Gas für das Werkstück, wobei die Austrittsöffnung der Plasmakanone in eine geschlossene Kammer mit niedrigem statischen Druck führt, in welcher das Werkstück gegenüberliegend angeordnet ist, und mit einer Einrichtung zum Einsprühen von Beschichtungspulver in den Plasmastrom, gekennzeichnet durch

a) eine mit dem Werkstück gekoppelte Einrichtung, um wahlweise eine Kathoden- oder Anodenbeziehung des Werkstücks zur Plasmakanone zu erzeugen,

b) eine Schalt- und Steuerungseinrichtung zum wahlweisen Umschalten zwischen der Kathoden-Beziehung und der Anoden-Beziehung, zur Steuerung der Leistung der Plasmakanone sowie zur Steuerung der Auftreffgeschwindigkeit des Plasmastroms auf das Werkstück,

c) eine Erzeugungs- und Steuerungseinrichtung für den statischen Umgebungsdruck des Werkstücks,

d) eine Schwenkvorrichtung für die Plasmakanone zum Abtasten des Werkstücks,

e) eine Hebe- und Senkeinrichtung der Plasmakanone in Bezug zum Werkstück,

f) eine Schwenk- oder Dreheinrichtung des Werkstücks innerhalb der Unterdruckkammer,

g) Steuerungseinrichtungen für die Schwenk-Einrichtung der Plasmakanone, für die Hebe- und Senkeinrichtung der Plasmakanone sowie für die Schwenk- bzw. Dreheinrichtung des Werkstücks."

Für das Stammpatent legte die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 12. März 1992 ebenfalls neue, auf eine Vorrichtung beschränkte Patentansprüche 1 bis 7 vor. Im Verhandlungstermin vom 27. März 1992 reichte sie hierzu einen weiteren Anspruch 8 sowie folgende geänderte Fassung (I) von Patentanspruch 1 ein:

"Vorrichtung zum Beschichten eines Werkstücks mit in einen Lichtbogen-Plasmastrahl eingeführtem Pulver,

a) mit einer Plasmakanone, die dem Werkstück einen Überschall-Plasmastrom von im wesentlichen inertem Gas zuführt,

b) mit einer geschlossenen Kammer, in welcher ein niedriger statischer Druck um eine Plasmakanone und das Werkstück herrscht,

c) mit Evakuierungseinrichtungen, die mit der geschlossenen Einrichtung in Verbindung stehen, zum Erzeugen eines niedrigen statischen Kammerdrucks,

d) sowie mit einer Einrichtung zum Einsprühen von Beschichtungspulver in den Plasmastrom,

gekennzeichnet durch

e) eine mit dem Werkstück und der Plasmakanone gekoppelte Einrichtung zur wahlweisen Erzeugung einer Kathoden- und Anodenbeziehung des Werkstücks zur Plasmakanone,

f) eine Schalt- und Steuereinrichtung zum wahlweisen Umschalten zwischen der Kathoden-Beziehung und der Anoden-Beziehung,

g) eine derartige Auslegung der Leistung der Plasmakanone, eine derartige Anordnung der Plasmakanone zum Werkstück, eine derartige Auslegung der Auftreffgeschwindigkeit des Plasmastroms auf das Werkstück, eine derartige Auslegung des statischen Umgebungsdrucks des Werkstücks, daß am Werkstück ein Staudruck erheblich über dem statischen Umgebungsdruck herrscht und zu einem verbreiterten Aufprallmuster führt,

h) eine Bewegungseinrichtung für die Plasmakanone,

i) eine Bewegungseinrichtung, insbesondere Dreheinrichtung für das Werkstück,

j) Steuerungseinrichtungen für die oben genannten Bewegungseinrichtungen."

Hilfsweise beanspruchte die Patentinhaberin Anspruch 1 mit der Maßgabe (Fassung II), daß im Merkmal h) die Worte "um das Werkstück abzutasten" ergänzt werden und daß nach i) als zusätzliches Merkmal eingefügt wird, daß die Vorrichtung über

"j) eine Auf- und Abbewegungseinrichtung für die Plasmakanone,"

verfügt.

Weiter hilfsweise schränkte die Patentinhaberin Anspruch 1 dahingehend ein (Fassung III), daß nach g) als weiteres Merkmal hinzugesetzt wird, daß die Vorrichtung

"h) eine zusätzliche Verbindung der gekoppelten Einrichtung in Form einer Stromversorgung mit einem Blindwerkstück, das in unmittelbarer Nachbarschaft des Werkstücks angeordnet ist"

aufweist. Patentanspruch 2 erhielt ebenfalls hilfsweise eine geänderte Fassung.

Außerdem gab die Patentinhaberin hilfsweise zwei weitere Teilungserklärungen mit folgendem Wortlaut ab:

"(a) Ich erkläre das Abtrennen aller Teile, die sich mit einem Verfahren zum Behandeln von Werkstücken mit Plasma befassen. Soweit zulässig, sollen sich daran abhängige, einschränkende Unteransprüche auch anderer Patentkategorien anschließen können, während unabhängige Vorrichtungsansprüche in der Stammanmeldung P 30 43 830.3 verbleiben sollen. Hierfür sollen die Gebühren der bereits vorliegenden Teilungsanmeldung gelten; desgleichen die dort vorliegenden geltenden Unterlagen.

(b) Ich erkläre das Abtrennen der sich auf ein Verfahren beziehenden Ansprüche 1 bis 3 sowie 2 bis 9, die am 13. März 1992 bzw. 14. Februar 1992 zur Teilungserklärung vom 4. Februar 1992 beim Deutschen Patentamt eingereicht wurden einschließlich der dort eingereichten Beschreibung und Zeichnung, Figur 1 bis 6, vom 14. Februar 1992, wobei aus den Teilen der Unterlagen, die eine Vorrichtung betreffen, keine Rechte hergeleitet werden. Hierfür sollen ebenfalls die Gebühren der bereits vorliegenden Teilungsanmeldung verwendet werden."

Gestützt einerseits auf die genannten Teilungserklärungen, andererseits auf die verschiedenen Anspruchsfassungen für das Stammpatent hat die Patentinhaberin einen Hauptantrag sowie acht Hilfsanträge und für den Fall der Wirkungslosigkeit sämtlicher Teilungserklärungen weitere Hilfsanträge 9 bis 11 formuliert. Vor dem Bundespatentgericht hat sie beantragt, das Patent wie folgt aufrechtzuerhalten,

1. unter Anerkennung der Zulässigkeit der Abtrennung der unter dem 4. Februar 1992 und 11. März 1992 für die Teilanmeldung eingereichten Ansprüche

a) mit Patentanspruch 1 gemäß Fassung (I), den Ansprüchen 2 bis 7 und dem zusätzlichen Anspruch 8;

b) hilfsweise mit Patentanspruch 1 gemäß Fassung (II) und den Ansprüchen 2 bis 7;

c) hilfsweise mit den Patentansprüchen 1 und 2 gemäß Fassung (III) und den Ansprüchen 3 bis 7;

2. hilfsweise unter Anerkennung der Teilungserklärung (a)

a) mit den Patentansprüchen wie zu 1 a;

b) hilfsweise mit den Patentansprüchen wie zu 1 b;

c) hilfsweise mit den Patentansprüchen wie zu 1 c;

3. hilfsweise unter Anerkennung der Teilungserklärung (b)

a) mit den Patentansprüchen wie zu 1 a;

b) hilfsweise mit den Patentansprüchen wie zu 1 b; c) hilfsweise mit den Patentansprüchen wie zu 1 c;

4. hilfsweise (bei Nichtanerkennung sämtlicher Teilungserklärungen)

a) mit den für den abgetrennten Teil des Patents eingereichten, das Verfahren betreffenden Patentansprüchen 1 und 2 gemäß Schriftsatz vom 11. März 1992 sowie den Patentansprüchen 2 bis 9 gemäß Schriftsatz vom 4. Februar 1992

und

b) den für das Stammpatent vorgelegten Vorrichtungsansprüchen

aa) wie zu 1 a;

bb) hilfsweise wie zu 1 b;

cc) hilfsweise wie zu 1 c.

Das Bundespatentgericht hat die Teilungserklärungen auf ihre rechtliche Zulässigkeit überprüft und lediglich die Teilungserklärung (b) für wirksam erachtet. Es hat dies mit dem angefochtenen Beschluß (veröffentlicht in GRUR 1992, 684) festgestellt und im übrigen die Beschwerde der Patentinhaberin nach Beweiserhebung über die behauptete offenkundige Vorbenutzung zurückgewiesen. Es sei bewiesen, daß der Gegenstand des nach der Teilung im Einspruchsbeschwerdeverfahren verbliebenen Stammpatents der Öffentlichkeit bereits vor dem Prioritätstag zugänglich gemacht worden und daher nicht mehr neu sei.

Mit der - zugelassenen - Rechtsbeschwerde rügt die Patentinhaberin die Verletzung formellen und materiellen Rechts. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Verfahrensbeteiligte zu 2 hat zunächst beantragt,

die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

Im weiteren Verlauf des Verfahrens hat sie ihren Einspruch gegen das Patent zurückgenommen.

B. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft und eröffnet die vollständige Überprüfung der angefochtenen Entscheidung nach Art einer Revision (st.Rspr. d. Sen., zuletzt: Beschl. v. 6.10.1994 - X ZB 4/92, GRUR 1995, 113 [BGH 06.10.1994 - X ZB 4/92] - Datenträger). Sie hat sich nicht dadurch erledigt, daß die Verfahrensbeteiligte zu 2 ihren Einspruch gegen das Patent - was auch im Rechtsbeschwerdeverfahren noch möglich ist - zurückgenommen hat. Durch die Einspruchsrücknahme ist die im Beschwerdeverfahren ergangene Sachentscheidung des Bundespatentgerichts über den Widerruf des Patents nicht nachträglich wirkungslos geworden (Sen.Beschl. v. 29.4.1969 - X ZB 14/67, GRUR 1969, 562, 564 - Appreturmittel; Sen.Beschl. v. 28.11.1978 - X ZB 12/77, GRUR 1979, 313 - Reduzier-Schrägwalzwerk); lediglich die Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden hat ihr Ende gefunden, so daß das Verfahren ohne die Einsprechende allein mit der Patentinhaberin fortzusetzen ist (vgl. Sen.Beschl. v. 10.1.1995 - X ZB 11/92, GRUR 1995, 333, 334 - Aluminium-Trihydroxid).

C. Die Rechtsbeschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

I. In der Begründung seiner Entscheidung hat das Bundespatentgericht ausgeführt: Dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen zu 1 b, c und 2 müsse der Erfolg schon deshalb versagt bleiben, weil die jeweils vorausgesetzten Teilungserklärungen der Patentinhaberin unwirksam seien. Zwar habe die zunächst abgegebene Teilungserklärung vom 6. Dezember 1991 - wie mit Schriftsatz vom 4. Februar 1992 geschehen - frei widerrufen und durch eine neue Teilungserklärung ersetzt werden können. Eine Teilung liege jedoch nur dann vor, wenn das Patent in mindestens zwei Teile aufgespalten werde. Das sei dann nicht gegeben, wenn die Erklärung darauf abziele, den gesamten Erfindungsgegenstand abzutrennen, so daß ein Restpatent überhaupt nicht verbleibe. Letzteres sei hier in bezug auf die Teilungserklärung vom 4. Februar 1992 der Fall. Indem die Patentinhaberin neben dem Lichtbogen-Plasma-Beschichtungsverfahren auch die Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens abgetrennt habe, sei der gesamte Offenbarungsgehalt des Patents erschöpft. Die erfolgte Bezugnahme auf das erfindungsgemäße Verfahren bedeute keine Einschränkung auf einen bestimmten Verwendungszweck der beanspruchten Vorrichtung. Da die angegebene Verwendung ohne Einfluß auf die räumlich-körperliche Ausgestaltung der Vorrichtung sei, erstrecke sich der Schutzbereich der abgetrennten Vorrichtungsmerkmale auf jedwede Verwendung der Vorrichtung einschließlich einer solchen außerhalb des erfindungsgemäßen Verfahrens. Wegen dieses - trotz Bezugnahme auf das Verfahren - umfassenden Sachschutzes bleibe für das Stammpatent nichts übrig, was nicht bereits Gegenstand der Abtrennung sei. Als unzulässig erweise sich auch die im Verhandlungstermin vom 27. März 1992 hilfsweise abgegebene Teilungserklärung (a). Die Formulierung, an die abgetrennten Verfahrensteile sollten sich, "soweit zulässig", davon abhängige, einschränkende Unteransprüche anschließen, sei zu unbestimmt. Sie lasse nicht hinreichend deutlich erkennen, welche Gegenstände abgetrennt und welche im angefochtenen Patent verbleiben sollten. Die aufgezeigten Mängel der Teilungserklärungen seien im Verfahren über das Stammpatent, in dem die Erklärungen abgegeben worden seien, zu berücksichtigen. Das erfordere schon der Gesichtspunkt der Verfahrensökonomie.

Frei von rechtlichen Bedenken sei allein die Teilungserklärung (b), mit der die Patentinhaberin hilfsweise den das Lichtbogen-Plasma-Beschichtungsverfahren betreffenden Teil des Patents abgetrennt habe. Das hiernach im Einspruchsbeschwerdeverfahren verbliebene, die Vorrichtung betreffende Restpatent sei jedoch mangels Neuheit des beanspruchten Gegenstandes nicht patentfähig. Die durchgeführte Beweisaufnahme habe ergeben, daß die Patentinhaberin im März 1979 in mehreren Ausbaustufen eine von ihr für Forschungslabors standardisierte Lichtbogen-Plasma-Beschichtungsanlage an das Institut für Werkstoffkunde der Universität D. geliefert habe, die sämtliche Merkmale von Patentanspruch 1 in den von der Patentinhaberin verteidigten Fassungen (I bis III) aufgewiesen habe. Die Lieferung sei ohne schriftliche Geheimhaltungsverpflichtung erfolgt. Ihr habe lediglich eine mündliche Vereinbarung mit dem Lehrstuhlinhaber zugrunde gelegen, wonach die Weitergabe von Zeichnungen und Bedienungsanleitungen an andere Hersteller vergleichbarer Anlagen untersagt gewesen sei. Unter diesen Umständen erfülle bereits die Lieferung als solche die Voraussetzungen einer offenkundigen Vorbenutzung. Vor dem Prioritätstag sei die Anlage darüber hinaus Interessenten aus dem Anwenderkreis gezeigt und im Betrieb vorgeführt worden. Im Rahmen eines "Tages der offenen Tür" habe für außenstehende Dritte auch ohne besondere Voranfrage die Möglichkeit bestanden, sich über Aufbau und Leistungsfähigkeit der gelieferten Beschichtungsanlage zu informieren. Nach der Lebenserfahrung sei davon auszugehen, daß die "universitäre Offentlichkeit" jederzeit Zugang zu der Anlage gehabt habe. Insgesamt lasse sich feststellen, daß beliebige Fachleute in der Lage gewesen seien, vor dem für den Zeitrang des Patents maßgeblichen Zeitpunkt Kenntnis von der Neuerung zu erlangen. Einer Vernehmung des von der Patentinhaberin benannten Zeugen P. habe es insoweit nicht bedurft. Die Vorbenutzungshandlungen seien bereits hinreichend durch die im wesentlichen übereinstimmenden Aussagen der vernommenen Zeugen Dr. H. und M. geklärt.

II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht in allen Punkten stand.

1. a) Im Ansatz zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß auf den Entscheidungsfall § 60 PatG Anwendung findet. Die Vorschrift gilt gemäß Art. 12 Abs. 4 GPatG für alle Patentanmeldungen, die - wie hier - nach dem 31. Dezember 1980 bekannt gemacht worden sind. § 60 PatG gestattet es dem Patentinhaber, sein Patent bis zur Beendigung des Einspruchsverfahrens, d.h. bis spätestens zur Beendigung der letzten Tatsacheninstanz (vgl. dazu: Sen.Beschl. v. 2.3.1993 - X ZB 14/92, GRUR 1993, 655, 656 - Rohrausformer), zu teilen. Wird die Teilung erklärt, hat dies zweierlei zur Folge. Zum einen wird der abgetrennte Teil des Patents in eine Anmeldung umgewandelt, für die ein Prüfungsantrag gestellt und für die deshalb das Prüfungsverfahren von neuem aufzunehmen ist (§ 60 Abs. 1 Satz 2 PatG). Die Wirkungen des Patents gelten insoweit als von Anfang an nicht eingetreten (§ 60 Abs. 1 Satz 4 PatG). Zum anderen wird das anhängige Einspruchsverfahren auf das um den abgetrennten Teil verminderte Restpatent beschränkt. Nur dieses ist noch, soweit das Vorbringen des Einsprechenden hierzu Anlaß gibt, auf das Vorliegen eines gesetzlichen Widerrufsgrundes zu prüfen. Die rechtsgestaltenden Wirkungen treten dabei unmittelbar mit dem Zugang der Teilungserklärung ein, sie bleiben jedoch vorerst in der Schwebe (§§ 60 Abs. 1 Satz 3, 39 Abs. 3 PatG). Werden für den abgetrennten Teil innerhalb von drei Monaten die nach den §§ 35, 36 PatG erforderlichen Anmeldungsunterlagen eingereicht und die gemäß § 39 Abs. 2 PatG nachzuzahlenden Gebühren entrichtet, fällt der Schwebezustand weg und die zunächst nur vorläufige Teilung in ein Restpatent und eine Teilanmeldung wird endgültig herbeigeführt. Gehen die Anmeldungsunterlagen und Gebühren nicht fristgerecht ein, wird die Teilung rückwirkend beseitigt. Der abgetrennte Teil fällt wieder in das Stammpatent zurück und das Einspruchsverfahren ist so fortzuführen, als wäre eine Teilung des Patents nie vorgenommen worden (vgl. Sen.Beschl. v. 14.7.1993 - X ZB 9/92, GRUR 1993, 890, 891 - Teilungsgebühren).

b) Jedenfalls solange der Schwebezustand andauert, kann eine Teilungserklärung jederzeit zurückgenommen werden (Schulte, PatG, 5. Aufl., § 60 Rdn. 16; § 39 Rdn. 10, 11; BPatG BlPMZ 1995, 257). § 39 Abs. 3 PatGüberläßt es ausdrücklich dem Patentinhaber, einer einmal abgegebenen Teilungserklärung die ihr beigelegten Gestaltungswirkungen mit rückwirkender Kraft zu entziehen, indem er die für den abgetrennten Teil erforderlichen Anmeldungsunterlagen nicht einreicht oder die fälligen Gebühren nicht zahlt. Dann aber ist es folgerichtig, dem Patentinhaber auch das Recht einzuräumen, diesen Erfolg vorzeitig durch Rücknahmeerklärung herbeizuführen. Das Bundespatentgericht hat daher mit Recht die Teilungserklärung der Patentinhaberin vom 6. Dezember 1991 als gegenstandslos betrachtet und sich bei seiner rechtlichen Würdigung allein mit den im weiteren Verfahren abgegebenen Erklärungen vom 4. Februar 1992 und 27. März 1992 befaßt.

c) Ob eine Teilungserklärung vorliegt und deswegen die vom Gesetz mit ihr verbundenen Rechtswirkungen eintreten, bestimmt sich nicht nach der äußeren Bezeichnung, sondern beurteilt sich danach, ob die Erklärung ihrem sachlichen Gehalt nach auf eine Teilung des Patents gerichtet ist. Daran fehlt es - wie das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat -, wenn mit ihr der gesamte Gegenstand des Patents abgetrennt werden soll, so daß ein Restpatent nicht mehr verbleibt. In einem solchen Fall handelt es sich schon begrifflich nicht um eine "Teilung", deren Wesen gerade darin besteht, daß der zu teilende Gegenstand in mindestens zwei Teile aufgespalten wird (Benkard, PatG GebrMG, 9. Aufl., § 39 PatG Rdn. 4; Schulte, aaO., § 60 Rdn. 10; BPatG BlPMZ 1993, 156, 157; GRUR 1992, 377, 379 - zu § 4 Abs. 6 GebrMG; a.A.: Keukenschrijver, Mitt. 1995, 267, 268). Auch die Begründung zum Entwurf des Gemeinschaftspatentgesetzes (BlPMZ 1979, 276 f.), mit dem die Vorschriften der §§ 39, 60 in das Patentgesetz eingefügt worden sind, geht in ihrer Einzelkommentierung zu § 26 d (jetzt: § 39 PatG) davon aus, daß neben dem Anmeldeverfahren über den abgetrennten Teil das anhängige Verfahren über die Stammanmeldung weitergeführt wird.

Wie groß der nach Teilung verbleibende Rest des Patents sein muß, ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. In seiner (allerdings das PatG 1968 betreffenden) Entscheidung "Spinnturbine" (Urt. v. 6.3.1979 - X ZR 60/77, GRUR 1979, 692, 694) hat der Senat bereits die Teilung einer Anmeldung gebilligt, wenn die Teilanmeldungen formell verschiedene Erfindungsgegenstände enthalten und das Schutzbegehren demzufolge auf jeweils andere Merkmale gerichtet ist. Dabei könne nicht verlangt werden, daß jede der Teilanmeldungen eine selbständige, von den Gegenständen der übrigen Teilanmeldungen abgrenzbare Erfindung zum Gegenstand habe. Daran ist für das PatG 1981 und die hier in Rede stehende Teilung eines Patents festzuhalten (Benkard, aaO., § 39 PatG Rdn. 4). Nach der Entwurfsbegründung zu § 26 d (aaO., S. 284) trägt die mit § 39 PatG in das nationale Recht übernommene und nach § 60 PatG auf das der Patenterteilung nachgeschaltete Einspruchsverfahren erweiterte Zulassung einer freien Teilung von Anmeldung und Patent "einem praktischen Bedürfnis des Anmelders nach weitgehender Gestaltungsfreiheit" Rechnung. Allein seiner Entscheidung soll es nach dem Willen des Gesetzgebers überlassen bleiben, in welcher Weise er seine Anmeldung oder sein Patent teilt. Folgerichtig muß es als ausreichend angesehen werden, wenn im Stammpatent überhaupt ein, wenn auch noch so kleiner Teil des patentierten Gegenstandes verbleibt. Ob sich dieser Teil später als selbständig patentfähig erweist, ist das einseitige Risiko des Anmelders, der es in der Hand hat, das Patent nach seinem freien Belieben zu teilen (Benkard, aaO., § 39 PatG Rdn. 4). Eine Teilung liegt deshalb schon dann vor, wenn sich der abgetrennte und der verbleibende Teil wenigstens durch ein Anspruchsmerkmal voneinander unterscheiden (BPatG BlPMZ 1993, 156 f.; Wagner, Mitt. 1980, 149, 150). Ob das unterscheidende Merkmal - ähnlich der Rechtslage beim Zusatzpatent (vgl. dazu BGH, Urt. v. 30.11.1967 - Ia ZR 54/64, BGHZ 49, 227, 229 = GRUR 1968, 305 - Halteorgan) - zumindest als Unteranspruch zulässig sein muß (so: Wagner, Mitt. 1972, 105, 108;  1980, 149, 150), ist im Streitfall nicht zu entscheiden.

d) Verfahrensmäßig stellt sich die Frage nach dem Vorliegen einer Teilungserklärung nicht nur - wie die Rechtsbeschwerde meint - im Prüfungsverfahren der Teilanmeldung, sondern gleichermaßen im Einspruchsverfahren über das Stammpatent (Schulte, aaO., § 60 Rdn. 27; BPatG BlPMZ 1993, 156, 157; vgl. auch Sen.Beschl. v. 20.12.1977 - X ZB 2/77, GRUR 1978, 417, 419 - Spannungsvergleichsschaltung). Dies ist schon deshalb zwingend, weil einer Teilungserklärung, aber auch nur ihr, kraft Gesetzes Gestaltungswirkungen beikommen, die den Prüfungsgegenstand des Einspruchsverfahrens beeinflussen. Ist eine Teilungserklärung gegeben, so ist nur noch das um den abgetrennten Teil verminderte Restpatent auf mögliche Einspruchsgründe zu untersuchen; liegt eine Teilungserklärung nicht vor, bleibt dagegen das gesamte Patent unverändert Gegenstand dieser Prüfung. Um Aufschluß darüber zu gewinnen, welche technische Lehre im Einspruchsverfahren überhaupt zur Beurteilung steht, muß deshalb - vorrangig - beantwortet werden, ob die Erklärung des Patentinhabers die Voraussetzungen einer Teilungserklärung im Sinne von § 60 Abs. 1 Satz 1 PatG erfüllt oder nicht.

2. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat sich das Bundespatentgericht im Streitfall zu Recht die Frage vorgelegt, ob die Erklärung der Patentinhaberin vom 4. Februar 1992 eine Teilungserklärung im Sinne von § 60 PatG darstellt. Es hat dies verneint, weil die Erklärung darauf gerichtet sei, den gesamten Gegenstand des Patents abzutrennen, ohne daß im Stammpatent irgendein Rest verbleibe. Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

a) Nach dem Wortlaut der "Teilungserklärung" sollen von dem Patent sowohl das erfindungsgemäße Verfahren als auch die Vorrichtung zu dessen Durchführung abgetrennt werden. Damit ist der Gegenstand des Patents restlos erschöpft.

Daß die Vorrichtungsmerkmale - wie die Rechtsbeschwerde einwendet - Bezug auf das patentgemäße Verfahren nehmen, ergibt keinen für die rechtliche Beurteilung beachtlichen Unterschied. Sachlich zutreffend und mit ausreichender Begründung hat das Bundespatentgericht den Hinweis auf das Verfahren als bloße Verwendungsangabe aufgefaßt, die den nacharbeitenden Fachmann darüber belehrt, zu welchem Zweck die beschriebene Vorrichtung eingesetzt werden kann. Angaben solchen Inhalts beschränken, auch wenn sie in den Anspruch eines Sachpatents aufgenommen werden, Gegenstand und Schutzbereich des Patents im allgemeinen nicht (Sen.Urt. v. 12.7.1990 - X ZR 121/88, GRUR 1991, 436, 442 [BGH 12.07.1990 - X ZR 121/88] - Befestigungsvorrichtung II). Erfaßt vom Patent wird vielmehr jedweder Gebrauch einer erfindungsgemäß hergerichteten Vorrichtung, unabhängig davon, ob der Gebrauch der Anwendung des in Bezug genommenen oder eines andersartigen Verfahrens dient.

Von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet hat das Bundespatentgericht des weiteren festgestellt, daß der Fachmann dem Verfahrenshinweis keine Anweisung dahingehend entnimmt, die beanspruchte Vorrichtung - über die im Patent ausdrücklich genannten Konstruktionsmerkmale hinaus - räumlich-körperlich in einer bestimmten Weise auszugestalten. Die Verwendungsangabe beinhaltet damit auch kein "mittelbares" Vorrichtungsmerkmal, welches geeignet wäre, nach dem Verständnis des Durchschnittsfachmanns eine gegenständlich andere Vorrichtung zu bezeichnen, als sie ohne Bezugnahme auf das patentgemäße Verfahren gegeben ist.

b) Die Rechtsbeschwerde ist der Auffassung, daß mit den vorstehenden Erwägungen der maßgebliche Sachverhalt nur unzureichend gewürdigt sei. Das Bundespatentgericht habe sich nicht mit einer Betrachtung des Wortlauts der "Teilungserklärung" vom 4. Februar 1992 begnügen dürfen, sondern darüber hinaus die für die Teilanmeldung einerseits und das Stammpatent andererseits formulierten Vorrichtungsansprüche in Vergleich setzen müssen. Dabei hätten sich in mehrerlei Hinsicht Unterschiede ergeben. Während Merkmal g) der für das Stammpatent vorgelegten Ansprüche nähere Anweisungen für die Auslegung der Leistung der Plasmakanone, für deren Anordnung zum Werkstück, für die Auslegung der Auftreffgeschwindigkeit des Plasmastroms auf das Werkstück und für den statischen Umgebungsdruck des Werkstücks enthalte, fehlten derartige Angaben im Vorrichtungsanspruch der Teilanmeldung völlig. Umgekehrt fänden die Merkmale b) und c) der Teilanmeldung, wonach eine Schalt- und Steuerungseinrichtung zur Steuerung der Leistung der Plasmakanone sowie zur Steuerung der Auftreffgeschwindigkeit des Plasmastroms auf das Werkstück und eine Erzeugungs- und Steuerungseinrichtung für den statischen Umgebungsdruck des Werkstücks vorgesehen sei, wiederum in den Vorrichtungsansprüchen des Stammpatents keine Entsprechung. Das Stammpatent schließlich fordere "eine Bewegungseinrichtung für die Plasmakanone" (Merkmal h) und "eine Bewegungseinrichtung, insbesondere Dreheinrichtung, für das Werkstück" (Merkmal i), die Teilanmeldung hingegen - wesentlich detaillierter - "eine Schwenkvorrichtung für die Plasmakanone zum Abtasten des Werkstücks" (Merkmal d), "eine Hebe- und Senkeinrichtung der Plasmakanone in Bezug zum Werkstück" (Merkmal e) und "eine Schwenk- und Dreheinrichtung des Werkstücks innerhalb der Unterdruckkammer" (Merkmal f). Angesichts dieser Abweichungen sei offensichtlich, daß die Vorrichtungsmerkmale des Patents nicht vollständig, sondern nur zu einem Teil abgetrennt worden, zu einem anderen, vom Gegenstand der Teilanmeldung verschiedenen Teil dagegen im Stammpatent verblieben seien.

Unausgesprochen setzt die Rechtsbeschwerde hierbei voraus, daß die von der Patentinhaberin für das Einspruchsbeschwerdeverfahren und das Prüfungsverfahren vorgelegten Anspruchsfassungen im Wege der Auslegung heranzuziehen oder - was ansonsten allein in Betracht kommt - unter dem rechtlichen Gesichtspunkt einer nachträglichen Anderung der "Teilungserklärung" vom 4. Februar 1992 von Bedeutung sind. Dem vermag sich der Senat nicht anzuschließen.

(1) Wie eingangs dargelegt, kommen bereits der Teilungserklärung als solcher Gestaltungswirkungen zu. Schon mit ihrem Zugang - und nicht erst mit Vorlage der Anmeldungsunterlagen gemäß § 39 Abs. 2 PatG - wird das Patent in ein Restpatent und eine Teilanmeldung aufgespalten. Dies bedingt, daß sich der Patentinhaber nicht darauf beschränken kann zu erklären, daß er sein Patent teilt, sondern daß er darüber hinaus angeben muß, in welcher Weise er das Patent teilen will (BPatG BlPMZ 1993, 156, 157). Im Interesse einer größtmöglichen Eindeutigkeit schreibt § 39 Abs. 1 Satz 2 PatG (der für die Teilung eines Patents entsprechend gilt, § 60 Abs. 1 Satz 3 PatG) demgemäß ausdrücklich vor, daß die Teilungserklärung schriftlich zu erfolgen hat (vgl. Entwurfsbegr. zu § 26 d, aaO.). Wie bei jeder anderen formbedürftigen Verfahrenserklärung auch ist eine Auslegung der Teilungserklärung dadurch zwar grundsätzlich nicht ausgeschlossen (vgl. Sen.Beschl. v. 2.3.1993 - X ZB 14/92, GRUR 1993, 655, 656 - Rohrausformer). Sie hat jedoch dem Umstand Rechnung zu tragen, daß die Teilungserklärung mit ihrem Zugang nicht nur wirksam, sondern darüber hinaus in ihrem Erklärungswert unveränderlich wird, weshalb zur Auslegung nur solche Kriterien heranzuziehen sind, die für den Erklärungsempfänger im Zeitpunkt des Zugangs der Erklärung erkennbar waren. Die von der Patentinhaberin erst nach dem Zugang der "Teilungserklärung" vorgelegten Unterlagen für die "Teilanmeldung" und das Stammpatent erfüllen diese zeitliche Voraussetzung nicht; sie bilden infolgedessen auch kein zulässiges Auslegungsmaterial für die "Teilungserklärung".

(2) Decken sich die für Stammpatent und Teilanmeldung eingereichten Anspruchsfassungen nicht mit dem Inhalt der vorausgegangenen Teilungserklärung, erhebt sich allenfalls die Frage, ob in der Vorlage solchermaßen abgefaßter Patentansprüche nicht eine stillschweigende Rücknahme der Teilungserklärung zu sehen ist, verbunden mit der Abgabe einer der konkreten Anspruchsfassung folgenden neuen Teilungserklärung.

Nicht jede Divergenz zwischen Teilungserklärung und neugefaßten Patentansprüchen berechtigt allerdings zu der Annahme, der Patentinhaber wolle an seiner Teilungserklärung nicht mehr festhalten und diese durch eine andere ersetzen. Nach der Systematik des Teilungsverfahrens bestimmt die Teilungserklärung, in welcher Weise das Patent aufgespalten wird. Den Anmeldungsunterlagen für die Teilanmeldung und etwa neu formulierten Ansprüchen für das Restpatent kommt demgegenüber die Aufgabe zu, die infolge der Aufspaltung entstandenen Teile des Patents in einer solchen Weise näher zu bezeichnen, daß auf ihrer Grundlage die weitere Untersuchung auf Patentfähigkeit im Prüfungs- und Einspruchsverfahren stattfinden kann. Mit Rücksicht darauf ist im Grundsatz davon auszugehen, daß mit den neugefaßten Ansprüchen (nur) die ausgesprochene Teilungserklärung vollzogen werden soll. Das gilt auch dann, wenn die vorgelegten Anspruchsfassungen vom Inhalt der Teilungserklärung abweichen. Hierbei kann es sich, insbesondere wenn nur geringfügige Unterschiede in Rede stehen, um eine Ungenauigkeit bei der Abfassung der beiderseitigen Patentansprüche handeln, die im weiteren Verlauf des Prüfungs- und Einspruchsverfahrens durch Vorlage entsprechend geänderter Unterlagen, die den Gegenstand von Teilanmeldung und Stammpatent an den Inhalt der Teilungserklärung angleichen, ohne weiteres behoben werden kann. Da die Teilanmeldung wie eine noch nicht geprüfte Anmeldung zu behandeln ist, haben die hierzu eingereichten Patentansprüche ohnehin nur vorläufigen Charakter. Eine nachträgliche Änderung der Teilungserklärung kann wegen der mit ihr verbundenen weitreichenden Folgen erst dann angenommen werden, wenn eindeutige Anhaltspunkte für den unmißverständlichen Willen des Patentinhabers vorliegen, mit den eingereichten Ansprüchen nicht die abgegebene Teilungserklärung vollziehen, sondern das Patent abweichend vom Inhalt der Teilungserklärung teilen zu wollen.

Dafür fehlen im Streitfall zureichende Anknüpfungspunkte. Ob die von der Rechtsbeschwerde aufgezeigten Abweichungen im Wortlaut der Vorrichtungsansprüche von "Teilanmeldung" und Stammpatent nur sprachlicher oder darüber hinaus sachlicher Natur sind, ist deshalb im Beschwerdeverfahren vom Bundespatentgericht mit Recht nicht weiter erörtert worden.

3. Im Ergebnis zutreffend hat das Bundespatentgericht ebenfalls der im Verhandlungstermin vom 27. März 1992 hilfsweise abgegebenen Teilungserklärung (a) die Wirksamkeit abgesprochen.

Die Teilungserklärung des Patentinhabers im Einspruchsverfahren führt die Teilung des Patents unmittelbar herbei. Um wirksam zu sein, muß die Erklärung bestimmt sein. Sie muß unzweideutig zum Ausdruck bringen, daß das Patent geteilt wird, welcher Gegenstand im Stammpatent verbleibt und was Gegenstand des weiteren Einspruchsverfahrens ist.

Die "Teilungserklärung (a)" der Patentinhaberin, nach der "abhängige Unteransprüche" abgetrennt werden, "unabhängige Vorrichtungsansprüche" dagegen im Stammpatent verbleiben sollen, wird diesen Anforderungen nicht gerecht. In seiner erteilten Fassung enthält das Patent keine nebengeordneten Vorrichtungsansprüche, die mit der "Teilungserklärung" in Bezug genommen sein könnten. In welcher Weise die patentierte Lehre geteilt werden soll, läßt sich daher nicht allein unter Rückgriff auf die "Teilungserklärung" bestimmen, sondern hängt maßgeblich vom Ergebnis der sachlichen Prüfung im Einspruchsverfahren ab. Erst sie gibt Aufschluß darüber, ob die Vorrichtung des Patents selbständig schutzfähig und mit welchen Merkmalen sie als unabhängiger Sachanspruch gewährbar ist. In welchem Umfang die Vorrichtungsmerkmale des Patents im Stammpatent verbleiben müssen und in welchem Umfang sie abgetrennt werden können, bleibt folglich bis zum Abschluß des Einspruchsverfahrens offen. Das ist mit den Erfordernissen einer Teilungserklärung nicht zu vereinbaren, die aus sich heraus erkennen lassen muß, welcher Teil des Patents in ein neues Prüfungsverfahren überführt werden und welcher Teil im Einspruchsverfahren bleiben soll. Nach der Erklärung der Patentinhaberin bestimmt nicht die "Teilungserklärung" den Gegenstand des Prüfungs- und Einspruchsverfahrens, sondern umgekehrt das Ergebnis des Einspruchsverfahrens den Inhalt der "Teilungserklärung".

4. Seiner weiteren Prüfung hat das Bundespatentgericht danach zu Recht die Teilungserklärung (b) zugrunde gelegt, mit der die Patentinhaberin in zulässiger Weise den das Verfahren betreffenden Teil des Patents abgetrennt hat. Da die notwendigen Anmeldungsunterlagen von der Patentinhaberin fristgerecht eingereicht und die für die Teilanmeldung fälligen Gebühren rechtzeitig nachgezahlt worden sind, ist die Teilung endgültig wirksam geworden. Im Einspruchsbeschwerdeverfahren war damit nur noch über die im Stammpatent verbliebenen Vorrichtungsmerkmale zu befinden.

5. Deren Patentfähigkeit hat das Bundespatentgericht verneint. Seiner Auffassung zufolge ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 in allen mit dem Klageantrag zu 3. geltend gemachten Fassungen (I bis III) durch offenkundige Vorbenutzung neuheitsschädlich vorweggenommen. Mit den jeweiligen Hauptansprüchen fielen zwangsläufig auch die davon getragenen Unteransprüche 2 bis 7 bzw. 8 des Stammpatents.

Gegen diese Beurteilung wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Erfolg.

a) Rechtlich fehlerhaft ist bereits die Ausgangsfeststellung des Bundespatentgerichts zustande gekommen, bei der vor dem Prioritätstag an das Institut für Werkstoffkunde der Universität Dortmund gelieferten Plasma-Beschichtungsanlage seien Plasmastrom, Plasmageschwindigkeit und statischer Umgebungsdruck des Werkstücks - entsprechend Merkmal g) des Stammpatents - so ausgelegt gewesen, daß am Werkstück ein Staudruck erheblich über dem statischen Umgebungsdruck entstanden sei, der zu einem verbreiterten Aufprallmuster des Plasmastroms geführt habe. Das Bundespatentgericht hat sich hierzu allein auf die Aussagen der im Beschwerdeverfahren vernommenen Zeugen Dr. H. und M. gestützt, ohne die von der Verfahrensbeteiligten zu 2 zum Nachweis der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung überreichten Unterlagen in ihrem Inhalt und Beweiswert zu würdigen. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist damit zwar dem Begründungszwang genügt; die gegebene Begründung ist in sich verständlich und läßt erkennen, weshalb das Bundespatentgericht zu seinen Feststellungen gelangt ist. In der Sache beruht die getroffene Feststellung jedoch auf einem Verfahrensfehler, weil die Beweiswürdigung des Bundespatentgerichts gegen die Denkgesetze verstößt (§ 101 Abs. 2 Satz 1 PatG, §§ 550, 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Mit Recht beanstandet die Rechtsbeschwerde, daß die Beweisaufnahme das, was das Bundespatentgericht ihr für seine Entscheidung entnommen hat, nicht hergibt. Keiner der vernommenen Zeugen hat ausgesagt, daß die gelieferte Beschichtungsanlage wie im Merkmal g) vorgesehen ausgelegt gewesen ist. Das gilt auch für den Zeugen M., nach dessen Aussage die Beschichtungsanlage dem bei der Beklagten damals geltenden Laborstandard entsprochen hat. Bei seiner Vernehmung hat der Zeuge diese Angabe lediglich dahingehend konkretisiert, daß üblicherweise Bewegungseinrichtungen für die Plasmakanone, das Werkstück und den Blinddorn vorhanden gewesen seien. Wie die Plasmakanone, die Plasmageschwindigkeit und der statische Umgebungsdruck des Werkstücks ausgelegt waren, ist auch nach seiner Aussage ungeklärt geblieben. Auf der Grundlage ausnahmslos unergiebiger Beweismittel kann indessen nach den Regeln der Logik nicht der Schluß gezogen werden, durch die erhobenen Beweise sei der Nachweis für die betreffende Tatsachenbehauptung geführt.

Ob zur technischen Ausstattung der Beschichtungsanlage - wie die Rechtsbeschwerde rügt - darüber hinaus der Zeuge P. hätte vernommen werden müssen, kann auf sich beruhen. Da der angefochtene Beschluß wegen der fehlerhaften Beweiswürdigung ohnehin aufzuheben und die Sache - wie unten (III. 1.) näher dargelegt werden wird - an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen ist, hat die Patentinhaberin Gelegenheit, ihren Beweisantrag bei der erneuten Verhandlung vor dem Bundespatentgericht weiterzuverfolgen. Ein solcher Antrag könnte nicht mit der Begründung zurückgewiesen werden, das Gegenteil des in das Wissen des Zeugen gestellten Sachverhalts sei bereits erwiesen (vgl. Sen.Urt. v. 11.11.1980 - X ZR 49/80, GRUR 1981, 185 - Pökelvorrichtung).

b) Von Rechtsfehlern beeinflußt ist gleichfalls die Annahme des Bundespatentgerichts, die beanspruchte Vorrichtung sei vor dem Prioritätstag "offenkundig" geworden. Sie wäre dies nur dann, wenn die Benutzungshandlung der Patentinhaberin die nicht zu entfernte Möglichkeit eröffnet hätte, daß beliebige Dritte und damit auch Fachkundige zuverlässige, ausreichende Kenntnis von der Erfindung erhalten (Sen.Urt. v. 19.12.1985 - X ZR 53/83, GRUR 1986, 372, 373 - Thrombozyten-Zählung). Besteht die Benutzungshandlung - wie hier - darin, daß der Gegenstand des künftigen Schutzrechts an einen Dritten geliefert wird, kommt es darauf an, ob die Weiterverbreitung der von dem Empfänger der Lieferung erhaltenen Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat (vgl. BGH, Urt. v. 8.6.1962 - I ZR 9/61, GRUR 1962, 518, 520 - Blitzlichtgerät). Einen gewichtigen Anhaltspunkt für die Beantwortung dieser Frage liefert dabei der Umstand, ob für den Mitteilungsempfänger eine Pflicht zur Geheimhaltung bestanden hat oder wenigstens nach der Lebenserfahrung anzunehmen war, daß er die Benutzungshandlung, z.B. wegen eines eigenen geschäftlichen oder sonstigen Geheimhaltungsinteresses, tatsächlich geheimhalten werde (Sen.Urt. v. 13.12.1977 - X ZR 28/75 - GRUR 1978, 297, 298 - Hydraulischer Kettenbandantrieb). Im allgemeinen ist die Offenkundigkeit zu verneinen, wenn eine Geheimhaltungspflicht ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart ist oder wenn sie sich sonstwie nach Treu und Glauben aus den Umständen des Falles ergibt. Unter diesen Voraussetzungen kann nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge damit gerechnet werden, daß derjenige, der durch die Benutzungshandlung von der Erfindung erfahren hat, sich vertragstreu verhalten und seine Kenntnis nicht weitergeben wird. Stellt sich allerdings heraus, daß der Mitteilungsempfänger die erlangte Kenntnis unter Bruch der Geheimhaltungspflicht tatsächlich an Dritte verraten hat, ist die zunächst begründete Erwartung der Geheimhaltung widerlegt und der Gegenstand der Benutzungshandlung offenkundig geworden (BGH, Urt. v. 25.11.1965 - Ia ZR 117/64, GRUR 1966, 484, 487 - Pfennigabsatz I). Ist im Zusammenhang mit der Lieferung eine Geheimhaltungspflicht nicht vereinbart worden und eine Geheimhaltung auch sonst nicht zu erwarten, ist umgekehrt in der Regel davon auszugehen, daß mit der Lieferung die Kenntnis von der Erfindung der Öffentlichkeit preisgegeben und die jedenfalls nicht fernliegende Möglichkeit geschaffen worden ist, daß beliebige Dritte von ihr Kenntnis nehmen können (BGH - Blitzlichtgerät, aaO., S. 521).

(1) Ausgehend von diesen Grundsätzen beruht bereits der Ausgangspunkt des Bundespatentgerichts, die Lieferung der Beschichtungsanlage sei nicht unter Geheimhaltungsvorbehalt erfolgt, auf einem fehlerhaften Verfahren. Mit Schriftsatz vom 25. November 1991 hatte sich die Patentinhaberin zum Beweis für ihre Behauptung, die Universität D. sei im Zusammenhang mit der Lieferung zur Geheimhaltung verpflichtet worden, auch auf das Zeugnis des Institutsleiters Prof. Dr. S. berufen. Diesem Beweisantritt hätte das Bundespatentgericht - wie die Rechtsbeschwerde mit Recht rügt - nachgehen müssen, bevor es zum Nachteil der Patentinhaberin das Gegenteil für bewiesen erachten durfte.

(2) Für das Rechtsbeschwerdeverfahren ist - mangels anderweitiger Feststellungen - deshalb zu unterstellen, daß eine Geheimhaltungspflicht vereinbart war. In einem solchen Fall kann von einer "Offenkundigkeit" grundsätzlich nur dann ausgegangen werden, wenn feststeht, daß die Erfindung trotz der bestehenden Pflicht zur Geheimhaltung vor dem Prioritätstag Dritten mitgeteilt worden ist.

Von vornherein außer Betracht zu bleiben haben insoweit die Erwägungen des Bundespatentgerichts, nach der Lebenserfahrung sei die gelieferte Beschichtungsanlage zumindest für die "universitäre Öffentlichkeit" frei zugänglich gewesen; darüber hinaus hätten Interessenten beispielsweise im Rahmen eines "Tages der offenen Tür" Zugang zu der Anlage gehabt. Beides belegt allenfalls die Möglichkeit einer Kenntnisnahme durch Dritte, besagt aber nicht, daß die Erfindung vor dem Prioritätszeitpunkt tatsächlich einem Außenstehenden offenbart worden ist.

Rechtlich erheblich ist allein die weitere Feststellung des Bundespatentgerichts, nach ihrer Fertigstellung im März 1979 sei die Beschichtungsanlage "Interessenten aus dem Anwenderkreis gezeigt und im Betrieb vorgeführt worden". Gestützt ist diese Feststellung nach den Beschlußgründen auf die Aussage des Zeugen Dr. H., die Anlage sei seit März 1979 in Betrieb gewesen und "Besuchern ohne Einschränkung gezeigt und vorgeführt" worden.

Mit Recht rügt die Rechtsbeschwerde, daß der ermittelte Sachverhalt nicht den vom Bundespatentgericht gezogenen Schluß trägt, die gezeigte Vorrichtung habe etwaigen Besuchern die Kenntnis von sämtlichen Erfindungsmerkmalen vermittelt. Die Rechtsbeschwerde führt hierzu aus: Die Bewegungseinrichtungen für die Plasmakanone, den Blinddorn und das Werkstück hätten sich innerhalb einer geschlossenen Vakuumkammer befunden; die Umschalteinrichtung für die Kathoden-Anoden-Beziehung des Werkstücks zur Plasmakanone sei zusammen mit anderen Schaltknöpfen auf einem kleinen, unübersichtlichen Bedienungspult angeordnet gewesen. Außer einem Kessel, einigen elektrischen Leitungen und Schaltern sei nichts zu erkennen gegesen. Selbst einem kundigen Betrachter habe sich der erfindungswesentliche Aufbau im Inneren der Anlage nicht erschließen können. Im besonderen gelte dies für den im Merkmal g) vorausgesetzten Wirkungszusammenhang. Die Leistung der Plasmakanone, die Auftreffgeschwindigkeit des Plasmastroms und der statische Umgebungsdruck des Werkstücks seien ebenso wie der zu erzielende Staudruck am Werkstück physikalische Größen, die sich nur mit Hilfe besonderer Meßeinrichtungen, aber nicht durch bloße Beobachtung feststellen ließen. Die Aussage des Zeugen Dr. H., die Anlage sei "Besuchern" gezeigt worden, lasse darüber hinaus offen, ob und gegebenenfalls über welche Sachkunde die in Betracht zu ziehenden Personen verfügt hätten. Es könne deshalb nicht einmal ein ausreichendes technisches Verständnis vorausgesetzt werden, das erforderlich sei, um die Anlage in ihrem Aufbau und ihrer Funktion zu begreifen.

Mit dieser Rüge hat die Rechtsbeschwerde im Ergebnis Erfolg. Offenkundig ist eine Vorbenutzung nur dann, wenn durch sie das Wesen der Erfindung kundbar gemacht wird. Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, beurteilt sich nach den konkreten Umständen des jeweiligen Falles. Von Bedeutung ist dabei vor allem, ob die die Erfindung verkörpernde Vorrichtung kompliziert oder einfach aufgebaut ist, ob die erfindungswesentlichen Merkmale aus ihr klar zu ersehen sind und ob beim Betrachter Verständnis für die vorhandene Maschineneinrichtung vorauszusetzen ist. Während im einen Fall bereits eine Besichtigung ausreichen kann, um die Erfindung zu verstehen (vgl. BGH, Urt. v. 22.1.1963 - Ia ZR 60/63, GRUR 1963, 311, 313 - Stapelpresse), kann es im anderen Fall erforderlich sein, Konstruktion und Wirkungsweise der gezeigten Vorrichtung im einzelnen zu erläutern (vgl. Sen.Urt. v. 29.10.1968 - X ZR 84/67, Liedl 1967/68, S. 508, 520 - Pfennigabsatz II).

Bei der hier als offenkundige Vorbenutzung in Rede stehenden Lichtbogen-Plasma-Beschichtungsanlage handelt es sich um eine komplexe, nicht ohne weiteres durchschaubare Vorrichtung. Zwischen den Beteiligten stand in Streit, ob sich ihr die erfindungswesentlichen Merkmale durch bloßen Augenschein entnehmen ließen. Als fraglich mußte dies zumindest im Hinblick auf Merkmal g) des Stammpatents erscheinen. Jedenfalls insoweit hätte sich das Bundespatentgericht näher mit dem Aufbau der angeblich vorbenutzten Anlage auseinandersetzen und konkrete Feststellungen dazu treffen müssen, inwiefern bei einer nur äußeren Besichtigung zu erkennen gewesen sein soll, daß die Leistung der Plasmakanone, die Auftreffgeschwindigkeit des Plasmastroms und der statische Umgebungsdruck des Werkstücks so ausgelegt waren, daß sich bei einer entsprechenden Anordnung der Plasmakanone zum Werkstück ein Staudruck erheblich über dem statischen Umgebungsdruck und als Folge davon ein verbreitertes Aufprallmuster des Plasmastroms erzielen ließ. Entsprechender Feststellungen war das Bundespatentgericht nicht schon deshalb enthoben, weil die vorbenutzte Beschichtungsanlage nach den Bekundungen des Zeugen Dr. H. Besuchern nicht nur gezeigt, sondern zusätzlich im Betrieb vorgeführt worden ist. Dieser allgemein gehaltenen Angabe läßt sich schon nicht entnehmen, ob die Anlage überhaupt unter solchen Bedingungen betrieben oder den Besuchern in einer solchen Weise erläutert worden ist, daß sich ihnen die von Merkmal g) vorausgesetzten Ausstattungsmerkmale erschließen konnten.

III. 1. Nach allem kann die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Lehre des Stammpatents sei vor dem Prioritätstag durch offenkundige Vorbenutzung neuheitsschädlich offenbart gewesen, keinen Bestand haben. Zur Frage eines Naheliegens der in Streit stehenden Lehre schon durch den druckschriftlichen Stand der Technik fehlen jegliche tatrichterlichen Feststellungen des Bundespatentgerichts. Es ist daher notwendig, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Dieses wird die behauptete offenkundige Vorbenutzung weiter aufzuklären haben. Sollte sich dabei ergeben, daß die an die Universität D. gelieferte Plasma-Beschichtungsanlage der Lehre des Stammpatents entsprochen hat und die Lieferung ohne Vereinbarung einer Geheimhaltungspflicht erfolgt ist und eine Geheimhaltung auch sonst nicht zu erwarten war, kann bereits die vorbehaltlose Lieferung als solche die Annahme rechtfertigen, für beliebige Dritte habe Gelegenheit bestanden, vom Wesen der Erfindung Kenntnis zu nehmen. Allein die Möglichkeit, daß der (nicht zur Verschwiegenheit verpflichtete) Zeuge Dr. H. andere Fachleute beispielsweise im Rahmen eines Vortrages oder dergleichen in die Einzelheiten der gelieferten Anlage einweiht, kann die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer weiteren Verbreitung des Erfindungsgedankens begründet haben. Daß der Zeuge zur damaligen Zeit seine Dissertation möglicherweise noch nicht abgeschlossen hatte und der Inhalt einer solchen wissenschaftlichen Arbeit bis zu ihrer Fertigstellung allgemein geheimgehalten wird, würde dem nur entgegenstehen, wenn die Abhandlung die Beschichtungsanlage selbst zum Gegenstand gehabt oder zu ihr einen solchen Bezug aufgewiesen hätte, daß eine Geheimhaltung im eigenen Interessen des Zeugen geboten gewesen wäre. Sollte letzteres zutreffen, wäre allerdings zu erwägen, ob nach den Umständen des Falles nicht eine Weitergabe der Erfindung durch andere, ebenfalls eingeweihte Mitarbeiter des Instituts wahrscheinlich gewesen ist. Sollte auch dies zu verneinen sein und sollte sich überdies nicht feststellen lassen, daß die Anlage tatsächlich Dritten in neuheitsschädlicher Weise vorgeführt worden ist, käme es darauf an, ob beliebige Dritte Zugang zu der gelieferten Anlage gehabt haben und die erfindungswesentlichen Merkmale für sie allein durch eine Besichtigung zu erkennen gewesen sind. Daneben wird sich das Bundespatentgericht gegebenenfalls mit der Frage zu befassen haben, ob die beanspruchte Vorrichtung gegenüber den sonstigen im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen neu und erfinderisch ist.

2. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).