Bundesgerichtshof
Urt. v. 06.10.1994, Az.: X ZB 4/92
„Datenträger“

I. Auf die Patentanmeldung vom 13. Mai 1976, für die die Priorität einer Anmeldung in Frankreich vom 13. Mai 1975 in Anspruch genommen wurde, erteilte das Deutsche Patentamt der Patentinhaberin nach Durchführung des Prüfungsverfahrens das nachgesuchte Patent mit der Bezeichnung "Tragbarer Datenträger".

Es wurde am 15. Mai 1985 mit folgendem Patentanspruch 1 bekannt gemacht:

"Datenträgeranordnung für die Aufnahme und Speicherung von Daten und/oder für die Abgabe von Daten, mit einem tragbaren Datenträger, der eine mit einer Steuerschaltung verbundene Speicheranordnung aufweist, in die mittels einer Dateneingabe-/Datenausgabeeinrichtung Daten eingeschrieben und aus der mittels der Dateneingabe-/Datenausgabeeinrichtung Daten gelesen werden können, wobei erst nach Herstellung einer Verbindung zwischen dem Datenträger und der Dateneingabe-/Datenausgabeeinrichtung den in dem Datenträger enthaltenen Schaltungsteilen die erforderlichen Versorgungs- und/oder Steuerspannungen zuführbar sind und wobei ein Einschreiben von Daten in die Speicheranordnung und/oder ein Auslesen von Daten aus der Speicheranordnung lediglich nach positivem Vergleich eines in der Speicheranordnung gespeicherten Identifizierungscodes mit einem gesondert einzugebenden festgelegten Geheimcode mittels eines Komparators ermöglicht ist, gekennzeichnet durch

a) eine Verknüpfungsschaltungsanordnung (454, 452, 455), welche mit dem Ausgang (EX, ER) des Komparators (442) verbunden ist und bei positivem Vergleichsergebnis den Zugriff zu der Speicheranordnung (430) freigibt,

b) Einrichtungen (433, 450, 452, 480), über welche negative Vergleichsergebnisse in einem Fehlerspeicher des Datenträgers abgespeichert werden,

c) eine Einrichtung (456, 459) zum Unbrauchbarmachen des Datenträgers bei einer vorbestimmten Anzahl von negativen Vergleichsergebnissen,

d) die genannten Einrichtungen (454, 452, 455; 442; 430, 433; 480, 459) als integralem Bestandteil der tragbaren Datenträgeranordnung."

Die Verfahrensbeteiligten erhoben gegen das erteilte Patent Einsprüche im wesentlichen mit der Begründung, daß der Patentgegenstand gegenüber dem bekannt gewordenen Stand der Technik nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Daraufhin widerrief die Patentabteilung 53 des Deutschen Patentamts das Patent wegen mangelnder Erfindungshöhe. Hiergegen richtete sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie hat das Patent zuletzt nur noch mit dem nachfolgend wiedergegebenen neugefaßten Patentanspruch und einer daran angepaßten Beschreibung verteidigt:

"Anordnung für die Aufnahme und Speicherung von Daten und/oder für die Abgabe von Daten mit einem tragbaren Datenträger, der eine mit einer Steuerschaltung verbundene Speicheranordnung aufweist, in die mittels einer Dateneingabe-/Datenausgabeeinrichtung Daten eingeschrieben und aus der mittels der Dateneingabe-/Datenausgabeeinrichtung Daten gelesen werden können, wobei erst nach Herstellen einer Verbindung zwischen dem Datenträger und der Dateneingabe-/Datenausgabeeinrichtung den in dem Datenträger enthaltenen Schaltungsteilen die erforderlichen Versorgungs- und/oder Steuerspannungen zuführbar sind, und Mittel vorgesehen sind, die das Einschreiben von Daten in die Speicheranordnung und/oder das Auslesen von Daten aus der Speicheranordnung lediglich nach positivem Ergebnis einer Berechtigungsermittlung durch Vergleich eines Identifizierungscodes mit einem festgelegten Geheimcode ermöglichen, dadurch gekennzeichnet, daß

a) der Geheimcode durch den Benutzer des Datenträgers in einen Komparator (442) gesondert eingegeben wird,

b) ein einziger Komparator (442) an der Berechtigungsermittlung beteiligt ist,

c) die Speicheranordnung in einem einzigen Speicher (430) integriert ist, der mit einer Verknüpfungsschaltung (452, 454, 455, 468) verbunden ist, die bei positivem Ergebnis der Berechtigungsermittlung den Zugriff zu der Speicheranordnung freigibt,

d) die Verknüpfungsschaltung (452, 454, 455, 468) Einrichtungen (455, 468) aufweist zum Verhindern des Lesens und des Schreibens des im einzigen Speicher (430) enthaltenen Identifizierungscodes, so daß der Identifizierungscode nur zum Komparator, nicht aber zur Dateneingabe-/Datenausgabeeinrichtung übertragbar ist,

e) Einrichtungen (433, 450, 452, 456, 459, 480) vorgesehen sind, über welche negative Ergebnisse von Berechtigungsermittlungen einem Fehlerspeicher zugeführt und dort abgespeichert werden und die bei Erreichen einer vorbestimmten Anzahl von negativen Ergebnissen von Berechtigungsermittlungen den Datenträger unbrauchbar machen,

f) die Verknüpfungsschaltung (454, 452, 456, 459, 480), der Komparator (442), der Speicher (430), der Fehlerspeicher, die Einrichtungen (433, 450, 452, 456, 459, 480) zur Zuführung von negativen Ergebnissen der Berechtigungsermittlungen zum Fehlerspeicher und zum Unbrauchbarmachen des Datenträgers integrale Bestandteile desselben sind, und

g) der Fehlerspeicher ein Permanentspeicher ist."

Das Bundespatentgericht hat das Patent in dem verteidigten Umfang aufrechterhalten.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde rügen die Einsprechenden die Verletzung materiellen Rechts, insbesondere des § 26 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 5 PatG 1968. Die jetzt beanspruchte Erfindung sei nicht offenbart gewesen. Die Patentinhaberin wolle eine gegenüber den ursprünglichen Unterlagen andere Erfindung mit unterschiedlicher Problemstellung und anderen Lösungsmitteln geschützt wissen.

Sie beantragen,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, soweit das Restpatent 26 21 271 aufrechterhalten wurde, und insoweit die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft. Sie eröffnet die vollständige Überprüfung des angefochtenen Beschlusses nach Art einer Revision ohne Beschränkung auf die Überprüfung der im angefochtenen Beschluß genannten Rechtsfrage (st. Rspr., vgl. BGHZ 90, 318, 320 [BGH 15.03.1984 - X ZB 6/83] - Zinkenkreisel; BGH GRUR 1991, 307, 308 [BGH 30.10.1990 - X ZB 18/88] - Bodenwalze).

III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat die Verteidigung des Streitpatents mit dem neuen einzigen Patentanspruch als zulässig betrachtet. Sein Gegenstand sei sowohl in den ursprünglichen als auch in den erteilten Unterlagen derart - deutlich beschrieben, daß danach eine Benutzung durch andere Sachverständige möglich sei. Der geltende Patentanspruch bestehe aus zwei zur Lösung der angegebenen Problemstellung dienenden Maßnahmegruppen. Die eine umfasse die Anspruchsmerkmale e und g, die unbestritten sowohl in den ursprünglichen als auch in den erteilten Ansprüchen offenbart gewesen seien. Die andere setze sich aus den kennzeichnenden Merkmalen b, c, d und f zusammen und umfasse den "Kerngedanken" der Erfindung, bei einer Anordnung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs dafür zu sorgen, daß der Identifizierungscode bei einer Berechtigungsermittlung den tragbaren Datenträger niemals verlasse und damit an den Schnittstellen zur Dateneingabe-/Datenausgabeeinrichtung (im folgenden: Terminal) auch nicht gelesen werden könne. Sowohl dieser Kerngedanke als auch die Mittel zu dessen Lösung, nämlich nur einen einzigen Komparator und einen einzigen Speicher an der Berechtigungsermittlung zu beteiligen, seien ebenfalls in den ursprünglichen Unterlagen offenbart. Eine Beschränkung des Patentbegehrens im Einspruchsverfahren sei auf alles das möglich, was in der Gesamtheit der ursprünglichen und der erteilten Unterlagen schriftlich niedergelegt sei und sich dem Fachmann ohne weiteres aus dem Gesamtinhalt der Unterlagen am Anmeldetag erschließe.

2. Demgegenüber rügt die Rechtsbeschwerde, die Patentinhaberin wolle eine gegenüber den ursprünglichen Unterlagen andere Erfindung mit einem anderen Kerngedanken geschützt wissen. In den ursprünglichen Unterlagen sei weder offenbart, daß eine Datenleitung vom Datenträger zum Terminal fehle, noch daß nur ein einziger Komparator und ein einziger Speicher an der Berechtigungsermittlung beteiligt seien. Der Fachmann habe wegen des ursprünglich anderen Kerngedankens keinen Anlaß gehabt, die neuen Lösungsmerkmale in die Beschreibung hineinzulesen. Es sei unzulässig, das undifferenzierte Fehlen bestimmter Angaben in den ursprünglichen Unterlagen in einen darin offenbarten Lösungsvorschlag umzumünzen.

3. Diesen Angriffen der Rechtsbeschwerde hält der angefochtene Beschluß stand.

a) Nach ständiger Rechtsprechung des Senats kann der Patentinhaber im Einspruchsverfahren sein Patent beschränken (vgl. BGH GRUR 1990, 432, 433 [BGH 23.01.1990 - X ZB 9/89] - Spleißkammer; BGHZ 111, 21, 24 - Crackkatalysator; GRUR 1991, 307, 308 [BGH 30.10.1990 - X ZB 18/88] - Bodenwalze). Er darf dabei weder dessen Schutzbereich erweitern noch an die Stelle der ihm erteilten patentgeschützten Erfindung eine andere setzen (vgl. BGHZ 66, 17, 29 - Alkylendiamine; BGH GRUR 1990, 432, 433 [BGH 23.01.1990 - X ZB 9/89] - Spleißkammer). Die Aufnahme zusätzlicher Merkmale in den Patentanspruch enthält eine zulässige Beschränkung der Anmeldung, wenn die weiteren Merkmale für den Fachmann aus den ursprünglichen Unterlagen als zu der beanspruchten Erfindung gehörend zu erkennen waren, also hinreichend offenbart sind.

b) Die Anforderungen für die Offenbarung einer Erfindung ergeben sich für das alte Recht aus § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG 1968. Danach wird unter der erforderlichen und zugleich für eine Beschränkung des Patentanspruchs ausreichenden Offenbarung der Erfindung eine solche Beschreibung in den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen verstanden, die eine Benutzung der Erfindung durch andere Sachverständige möglich erscheinen läßt. Offenbart ist alles das, was in der Gesamtheit der ursprünglichen Unterlagen schriftlich niedergelegt ist und sich dem Fachmann ohne weiteres aus dem Gesamtinhalt der Unterlagen am Anmeldetag erschließt. Die Ermittlung des Gesamtinhalts der Erstunterlagen hat mit den Augen des Fachmanns zu erfolgen; zu prüfen ist, welche Erkenntnisse ihm dadurch objektiv und ohne weiteres vermittelt worden sind. Zu beachten ist, daß der Fachmann sich nicht an dem Wortlaut der Unterlagen orientiert, sondern an dem mit der Erfindung im Hinblick auf die Nachteile des Standes der Technik verfolgten Zweck und an dem Lösungsvorschlag mit seinen einzelnen Elementen (BGHZ 111, 21, 26 - Crackkatalysator).

Das Bundespatentgericht hat den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Unterlagen frei von Rechtsirrtum ermittelt.

(1) Es hat festgestellt, daß der maßgebliche Fachmann schon in den ursprünglichen Unterlagen die Aufgabe der Erfindung darin gesehen habe, einen Datenträger zu schaffen, der gegen unbefugte Benutzung auch dann ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet, wenn komplizierte elektronische Geräte dazu verwendet würden, den tragbaren Datenträger unbefugt zu benutzen. Ermittle der Fachmann den Gesamtinhalt der Erstunterlagen im Hinblick auf diese Problemstellung, werde er erkennen, daß dort außer dem im erteilten Anspruch 1 genannten Komparator (442) und dem (den Identifizierungscode enthaltenden) Speicher (430), die als integrale Bestandteile des tragbaren Datenträgers ausdrücklich aufgeführt seien, kein weiterer, der Berechtigungsermittlung dienender Komparator oder Speicher außerhalb des tragbaren Datenträgers erwähnt sei. Diese tatsächliche Feststellung, die die Rechtsbeschwerde nicht angreift und die deshalb für das Rechtsbeschwerdeverfahren bindend ist (BGH GRUR 1972, 595, 596 - Schienenschalter I), rechtfertigt entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde die Schlußfolgerung des Beschwerdegerichts, die Einfügung des Wortes "einziger" vor "Komparator (442)" im Merkmal b und vor "Speicher (430)" in den Merkmalen c und d sei zulässig. Zwar ist es richtig, daß ein "differenzierter" Hinweis auf das Vorhandensein nur eines Komparators bzw. Speichers in den ursprünglichen Unterlagen nicht enthalten ist. Das ist für die Offenbarung einzelner Merkmale auch nicht erforderlich, wie sich aus der oben dargestellten neueren Rechtsprechung des Senats ergibt. Wenn in den ursprünglichen Unterlagen von Speicher und Komparator stets nur in der Einzahl die Rede ist und kein weiterer Komparator als der mit dem Bezugszeichen (442) bzw. kein weiterer Speicher als der mit der Bezugsziffer (430) auch nur erwähnt ist, ist die Feststellung des Bundespatentgerichts, der angesprochene Fachmann werde erkennen, daß es sich jeweils nur um einen einzigen Komparator oder Speicher handele, nicht zu beanstanden.

(2) Das Bundespatentgericht hat weiter tatrichterlich festgestellt, daß der Komparator (442) und der den Identifizierungscode enthaltende Speicher (430) als integrale Bestandteile des tragbaren Datenträgers aufgeführt seien und - wie insbesondere der Fig. 3 mit zugehöriger Beschreibung zu entnehmen sei - auch keine Datenleitung vorhanden gewesen sei, die den Identifizierungscode selber oder eine von diesem Code abgeleitete Information aus dem tragbaren Datenträger hinausführe. Es hat daraus abgeleitet, daß der Fachmann diese Maßnahme als weiteres Mittel zur Schaffung eines Höchstmaßes an Sicherheit erkennen werde, weil dadurch ganz offensichtlich verhindert werde, durch Datenabnahme an den Schnittstellen zwischen tragbarem Datenträger und Terminal Rückschlüsse auf den im Speicher des Datenträgers befindlichen Identifizierungscode zu ermöglichen. Auch diese Feststellung greift die Rechtsbeschwerde nicht an, sondern rügt lediglich, es sei nicht substantiiert offenbart, daß der Identifizierungscode bei einer Berechtigungsermittlung den tragbaren Datenträger niemals verlasse und an den Schnittstellen zum Terminal auch nicht gelesen werden könne. Der Fachmann habe keinen Anlaß gehabt, dies als weiteres Mittel zur Schaffung eines Höchstmaßes an Sicherheit zu erkennen. Hier setzt die Rechtsbeschwerde lediglich ihre eigene Wertung an die Stelle der Wertung des Beschwerdegerichts.

Selbstverständlich ist das - nicht ausdrücklich erwähnte - Fehlen der Datenleitung nur dann ausreichend offenbart, wenn der Fachmann auch dieses Mittel als zu der Erfindung gehörig erkennt, indem er es etwa durch Schlußfolgerungen aus anderen Angaben in den Anmeldungsunterlagen erkennen kann, wenn er diese ohne weiteres anstellt und ohne nähere Überlegungen zu diesem Schluß kommen kann (vgl. etwa BGH GRUR 1974, 208, 209 - Scherfolie). An dieser Stelle sei hervorgehoben, daß der Senat das Kriterium "zur Erfindung gehörig" nicht etwa mit der Entscheidung "Crackkatalysator" fallengelassen hat, wie die Rechtsbeschwerde zur Nachprüfung bzw. Klarstellung gestellt hat. Das ergibt sich aus der Entscheidung selbst hinreichend deutlich (BGHZ 111, 21, 26); er hat es auch noch einmal in der Entscheidung "Bodenwalze" (GRUR 1991, 307, 308) [BGH 30.10.1990 - X ZB 18/88] unter Bezugnahme auf "Crackkatalysator" betont.

Diesen rechtlichen Ausgangspunkt hat das Bundespatentgericht nicht verkannt. Es hat sogar tatrichterlich in nicht angegriffener Weise festgestellt, daß der Fachmann diese Maßnahme als weiteres Mittel zur Schaffung eines Höchstmaßes an Sicherheit erkennen werde, weil dadurch verhindert werde, daß ein unbefugter Benutzer durch Datenabnahme an den Schnittstellen zwischen tragbarem Datenträger und Terminal Rückschlüsse auf den im Speicher des Datenträgers befindlichen Identifizierungscode ziehen könne. Im gesamten, in der Offenbarung mitgeteilten Stand der Technik findet nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts an anderer Stelle im Rahmen der Berechtigungsprüfung stets eine zweiseitige Kommunikation statt, bei der auch im Terminal eine zusätzliche Berechtigungsprüfung erfolgt. Gerade die Kenntnis des geschilderten Standes der Technik vermag dazu beizutragen, dem Fachmann den maßgebenden Erfindungsgedanken trotz gewisser Unvollkommenheiten der Offenbarung erkennbar zu machen (vgl. BPatGE 20, 133).

Zum besseren Verständnis der Rechtsprechung des Senats ist darauf hinzuweisen, daß es derart weitgehender Feststellungen nicht einmal bedurft hätte. Auch wenn der Fachmann aus den bekannt gemachten Unterlagen nicht hätte entnehmen können, daß gerade der Verzicht auf einen weiteren Komparator und eine Datenleitung zur Übertragung des Identifizierungscodes aus dem tragbaren Datenträger hinaus wesentlich für das angestrebte Höchstmaß an Sicherheit sein sollte, so würde das am Ergebnis nichts ändern. Es genügt die Feststellung, daß nach dem Gesamtinhalt der Beschreibung zumindest auch (und entsprechend dem einzigen Ausführungsbeispiel sogar in erster Linie) eine Anordnung ohne weiteren Komparator und ohne Datenleitung zur Ausgabe des Identifizierungscodes geschützt sein sollte. Damit war eine Beschränkung auf den so definierten Gegenstand unabhängig davon zulässig, ob der Patentgegenstand ursprünglich auch weitere Gegenstände mit einem geringeren Maß an Sicherheit einschloß.

(3) Nach alledem erweist sich auch der Einwand der Rechtsbeschwerde als unbegründet, mit dem neuen Patentanspruch werde eine andere Erfindung als die ursprünglich angemeldete geschützt. Vielmehr sind alle Merkmale des neuen Patentanspruchs nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Bundespatentgerichts bereits in den ursprünglichen Unterlagen offenbart.

c) Das Bundespatentgericht hat den neuen Patentanspruch für erfinderisch gehalten. Dies ist von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen worden, Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 109 Abs. 1 PatG.