Bundesgerichtshof
Urt. v. 09.05.1996, Az.: I ZB 11/94
„Sali Toft“

I. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin der prioritätsälteren Marke 675 778 "SALMI", die für "Zuckerwaren" eingetragen ist. Sie hat Widerspruch erhoben gegen die Eintragung des Zeichens "Sali Toft", das die Rechtsbeschwerdegegnerin für "Zuckerwaren" angemeldet hat.

Die Prüfungsstelle für Klasse 30 Wz des Deutschen Patentamts hat in einem Erstbeschluß die zeichenrechtliche Übereinstimmung der beiden Zeichen festgestellt und dem angemeldeten Zeichen die Eintragung versagt. Auf die Erinnerung der Anmelderin ist dieser Beschluß aufgehoben worden. Die Beschwerde der Widersprechenden ist erfolglos geblieben. Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

II. Das Bundespatentgericht hat eine Verwechslungsgefahr der gegenüberstehenden Zeichen "SALMI" und "Sali Toft" nicht für gegeben erachtet, auch wenn wegen der gegebenen Warengleichheit ein strenger Prüfungsmaßstab anzulegen sei. Auch sei davon auszugehen, so hat das Bundespatentgericht ausgeführt, daß das Widerspruchszeichen in seiner Kennzeichnungskraft nicht wesentlich herabgesetzt sei, da der in dem Zeichen "SALMI" enthaltene Hinweis auf die Geschmacksrichtung "Salmiak" wohl nicht bei sämtlichen Zuckerwaren angenommen werden könne. Die beiden Zeichen seien schon im Hinblick auf ihre jeweils unterschiedliche Länge deutlich verschieden.

Bei vollständiger Wahrnehmung und Wiedergabe des angemeldeten Zeichens scheide eine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht aus.

Anders als das nur aus einem Wort bestehende Widerspruchszeichen enthalte das angemeldete Zeichen zwei Wörter, wobei das an zweiter Stelle stehende Element "Toft" im Gegenzeichen keine Entsprechung finde. Die zeichenrechtlichen Voraussetzungen, nach denen die Verwechslungsgefahr eines aus einem Bestandteil bestehenden Zeichens mit einem Kombinationszeichen angenommen werden könne, seien im Streitfall nicht gegeben. Eine solche bestehe nur dann, wenn das übereinstimmende Element in der Gesamtbezeichnung des mehrgliedrigen Zeichens prägende Bedeutung habe und die maßgeblichen Verkehrskreise dem weiteren Bestandteil daneben keinen besonderen Hinweis auf die Herkunftsstätte der mit dem Gesamtzeichen gekennzeichneten Ware entnähmen. Werde dagegen der Gesamteindruck eines kombinierten Zeichens durch annähernd gleichgewichtige Elemente bestimmt, so sei kein Bestandteil allein geeignet, den Gesamteindruck des Kombinationszeichens zu prägen. Für eine isolierte Kollisionsprüfung von "Sali" mit "SALMI" sei sonach Voraussetzung, daß dem im angemeldeten Zeichen enthaltenen weiteren Wortelement "Toft" keinerlei Hinweis auf die Herkunftsstätte der so gekennzeichneten Waren entnommen werde. Im Streitfall könne aber nicht davon ausgegangen werden, daß das Wortelement "Toft" für den Gesamteindruck keine (mit-)prägende Bedeutung habe. Der Begriff "Toft" gehöre zwar in einem regional eng begrenzten Raum der (Umgangs-) Sprache im Sinne von "gut, schön, angenehm, sehr eindrucksvoll, tüchtig, kameradschaftlich" an. Der Begriff habe jedoch keinen Eingang in den allgemeinen Wortschatz der deutschen (Hoch-) Sprache gefunden. Es sei auch nicht ersichtlich, daß "Toft" eine Zusammenfassung der Begriffe "Toffee" und "Soft" darstelle. Werde somit "Toft" nicht in einem entscheidungserheblichen Umfang als beschreibend verstanden, so dürfe dieser Zeichenbestandteil bei der Kollisionsprüfung des angemeldeten Zeichens nach dem Gesamteindruck auch nicht vernachlässigt werden.

Das Bundespatentgericht hat des weiteren eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens verneint. Es erscheine schon fraglich, ob die Widersprechende tatsächlich über eine Zeichen-Serie mit dem übereinstimmenden Bestandteil "SALMI" verfüge. Zudem seien "Sali" und "SALMI" weder identisch noch wesensgleich, so daß es auch an einem gemeinsamen übereinstimmenden Wortstamm fehle. Für die Entscheidung über den Widerspruch sei ohne Belang, ob die Anmelderin, wie die Widersprechende geltend mache, sich in wettbewerbsrechtlich unzulässiger Weise an das Widerspruchszeichen "anhänge". Solche wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkte müßten im Widerspruchsverfahren unberücksichtigt bleiben. Es bleibe der Widersprechenden unbenommen, insoweit die allgemeinen Zivilgerichte um Rechtsschutz anzurufen.

III. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht der nunmehr gemäß § 158 Abs. 2 S. 2 MarkenG nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu beurteilende Widerspruchsgrund der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG mit dem älteren Zeichen der Widersprechenden nicht entgegen.

1. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die beiden gegenüberstehenden Zeichen seien weder in klanglicher noch in schriftbildlicher Hinsicht miteinander verwechselbar.

a) Das Bundespatentgericht ist bei seiner Betrachtung von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz ausgegangen, daß zur Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen ist. An diesem Grundsatz hat sich durch die Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken durch das Markengesetz nichts geändert. Das hat der Senat bereits wiederholt ausgesprochen (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; Beschl. v. 25.10.1995 - I ZB 33/93, GRUR 1996, 200, 201 - Innovadiclophlont; Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 36/93, Umdr. S. 6 - Blendax Pep; Beschl. v. 14.3.1996 - I ZB 37/93, Umdr. S. 6 - JUWEL, beide zur Veröffentlichung bestimmt). Es ist sonach nicht zulässig, ein Element aus einem zusammngesetzten Zeichen - hier: "Sali" - herauszugreifen und dieses allein mit dem anderen Zeichen - hier: "SALMI" - auf seine Identität oder Ähnlichkeit zu prüfen. Dieser Grundsatz gilt auch, wenn die gegenüberstehenden Zeichen für identische Waren eingesetzt werden. Dies beruht auf der Erwägung, wonach markenrechtlicher Schutz von der Gestaltung der Marke auszugehen hat, wie sie eingetragen ist, und eine Ähnlichkeit mit einer Marke nur in deren konkreter Verwendung festgestellt werden kann. Der Schutz eines aus einem zusammengesetzten Zeichen herausgelösten Elements ist dem Markenrecht fremd. Dieser Grundsatz schließt zugleich die Erkenntnis ein, daß einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine unter Umständen besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft beigemessen werden kann und deshalb bei einer Übereinstimmung einer Bezeichnung mit dem so geprägten Zeichen die Verwechslungsgefahr zu bejahen ist (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 369, 370 - alpi/Alba Moda).

b) Die Beurteilung, ob einem Element eine das Gesamtzeichen prägende Bedeutung zukommt, liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist lediglich zu prüfen, ob der Tatrichter bei seiner Würdigung gegen Denk- und Erfahrungssätze verstoßen hat. Das ist vorliegend nicht der Fall. Das Bundespatentgericht hat mit seinen Ausführungen, daß bei vollständiger Wahrnehmung und Wiedergabe des angemeldeten Zeichens mit dem Widerspruchszeichen eine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht ausscheide, ausgeschlossen, daß das Zeichenelement "Sali" in dem zusammengesetzten angemeldeten Zeichen eine prägende Stellung einnimmt. Es hat diese Beurteilung auf die rechtlich nicht zu beanstandende Feststellung gestützt, daß das andere Zeichenelement "Toft" in seiner kennzeichenrechtlichen Bedeutung für das Gesamtzeichen hinter dem Zeichenelement "Sali" nicht zurücktrete. Wird nämlich der Gesamteindruck eines kombinierten Zeichens durch gleichgewichtige Elemente bestimmt, so ist entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde kein Bestandteil allein geeignet, den Gesamteindruck des Kombinationszeichens zu prägen, weshalb bei einer Übereinstimmung oder Ähnlichkeit nur eines Elements aus dem Gesamtzeichen mit dem Widerspruchszeichen eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht angenommen werden kann (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 f. - Springende Raubkatze; vgl. auch BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 369 - alpi/Alba Moda; Urt. v. 15.11.1990 - I ZR 245/88, GRUR 1991, 319, 320 - HURRICANE). Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde läßt sich eine davon abweichende rechtliche Beurteilung nicht damit begründen, daß das angemeldete.Zeichen "Sali Toft" aus zwei getrennten Wörtern bestehe und nicht zu einem einheitlichen Begriff verschmolzen sei. Die selbständige Stellung eines Elements innerhalb eines Gesamtzeichens als ein dieses prägender Bestandteil kann nicht daraus abgeleitet werden, daß dieses von dem anderen Bestandteil räumlich abgesetzt ist. Eine dahingehende Betrachtung führte zu dem Ergebnis, daß bei schriftbildlich oder in sonstiger Weise räumlich getrennt gestalteten Bestandteilen eines zusammengesetzten Zeichens einem jeden der Bestandteile eigener markenrechtlicher Schutz zuerkannt werden müßte. Ein Elementeschutz ist aber, wie bereits ausgeführt, dem Markenrecht fremd.

Im Widerspruchsverfahren gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 MarkenG ist - was die Rechtsbeschwerde, welche sich auf die Entscheidung des Senats "alpi/Alba Moda" (aaO.) beruft, nicht hinreichend beachtet - allein auf die Gestaltung des prioritätsälteren Widerspruchszeichens in seiner angemeldeten oder eingetragenen Form abzustellen. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist es dabei grundsätzlich ohne Belang, auf welche Weise die Verwendung des zusammengesetzten Zeichens im geschäftlichen Verkehr auf der Ware oder für eine Dienstleistung die Beurteilung der prägenden Bedeutung eines Bestandteils dieses Zeichens beeinflussen kann (vgl. hierzu auch BGH, Urt. v. 20.3.1970 - I ZR 7/69, GRUR 1970, 552, 553 - Felina-Britta; Urt. v. 12.7.1990 - I ZR 237/88, GRUR 1991, 139, 140 - Duft-Flacon).

c) Das Bundespatentgericht hat in rechtlich nicht zu beanstandender Weise ausgeführt, daß der Zeichenbestandteil "Toft" in der Sicht des Verkehrs für die Bezeichnung der Waren mit dem zusammengesetzten Zeichen "Sali Toft" von) (mitprägender Bedeutung ist. Es hat dabei nicht verkannt, daß einem Zeichenbestandteil eine den Gesamteindruck prägende Kraft dann zukommen kann, wenn der andere Bestandteil in der Sicht des Verkehrs in seiner Bedeutung als Produktbezeichnung nicht sonderlich ins Gewicht fällt (BGH, aaO. - Blendax Pep). Es hat eine dahingehende kennzeichenrechtliche Schwäche des Bestandteils "Toft" aber verneint, da dieser Begriff von den Verkehrskreisen weder in seiner regional eng begrenzten Bedeutung im Sinne von "gut, schön u.a. " noch als die Zusammenfassung der Begriffe "Toffee" und "Soft" verstanden werde. Die Rechtsbeschwerde vertritt hierzu eine andere Sicht der tatsächlichen Umstände. Dies ist ihr aus Verfahrensgründen verwehrt (§ 84 Abs. 2, § 85 Abs. 4 MarkenG). Ihr Standpunkt, daß gerade im Bereich von Süßigkeiten als Massenware auf das Verständnis von Begriffen in der Umgangssprache abzustellen sei, ist als solcher zutreffend, verkennt aber, daß nach den von ihr insoweit auch nicht angegriffenen Feststellungen des Bundespatentgerichts das Wort "toft" nur regional eng begrenzt als beschreibende Angabe verstanden wird. Von einem der Unterscheidungskraft eines Begriffs entgegenstehenden beschreibenden Inhalt kann grundsätzlich aber nur dann ausgegangen werden, wenn dieser Begriff Eingang in die (Umgangs-) Sprache des allgemeinen Verkehrs gefunden hat (vgl. BGH, Beschl. v. 23.3.1995 - I ZB 20/93, GRUR 1995, 410, 411 - TURBO).

2. Die weitergehenden Ausführungen des Bundespatentgerichts zum Fehlen der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens (vgl. hierzu zuletzt BGH, Beschl. v. 25.10.1995 - I ZB 33/93, GRUR 1996, 200, 202.- Innovadiclophlont) werden von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffen. Das Rechtsbeschwerdegericht ist demnach an die hierzu getroffenen Feststellungen nach bisherigem (§ 13 Abs. 5 WZG i.V. mit § 107 Abs. 2 PatG) wie nach neuem Recht (§ 89 Abs. 2 MarkenG) gebunden. Rechtsfehler treten nicht zutage. Zutreffend und von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet ist das Bundespatentgericht dem Vorbringen der Widersprechenden nicht nachgegangen, die Anmelderin hänge sich in wettbewerbsrechtlich zu beanstandender Weise an das Widerspruchszeichen an. Nur was zur zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr gehört, ist Gegenstand des Widerspruchsverfahrens.

IV. Danach ist die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 S. 1 MarkenG zurückzuweisen.