Bundesgerichtshof
Urt. v. 26.09.1991, Az.: I ZR 177/89
„Cranpool“

I. Das Berufungsgericht hat die Löschungsklage als nach § 11 Abs. 1 Nr. 1, § 31 WZG und die Unterlassungsklage als nach §§ 24, 31 WZG begründet angesehen.

Es hat die für die Anwendbarkeit der genannten Vorschriften erforderliche Verwechslungsgefahr zwischen dem angegriffenen Zeichen und dem Klagezeichen bejaht und die Klägerin als berechtigte Zeicheninhaberin angesehen. Zu letzterem hat es festgestellt, daß das Klagezeichen zusammen mit i. S. des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG hinreichenden Teilen der liquidierten G. M. GmbH & Co. KG auf die Klägerin übertragen worden sei. Die Übertragung der Geschäftsteile hat das Berufungsgericht im wesentlichen auf die Aussage des in beiden Instanzen als Zeugen vernommenen G. M., des Ehemanns der Inhaberin der Klägerin und Geschäftsführers der veräußerten Gesellschaft, sowie auf Angaben im Jahresgeschäftsabschluß 1981 der liquidierten Gesellschaft und im Jahresabschluß 1982 der Klägerin gestützt; die Mitübertragung des Zeichens hat es damit begründet, daß bei Übertragung eines Geschäfts eine Vermutung dafür spreche, daß die zugehörigen Zeichen mitübertragen seien.

Den von der Beklagten erhobenen Verwirkungseinwand hat das Berufungsgericht lediglich im Zusammenhang mit dem Löschungsanspruch geprüft und mit der Begründung abgelehnt, daß die Klägerin der ihr am 25. Februar 1986 durch Rundschreiben der Beklagten mitgeteilten Warenzeicheneintragung bereits mit Schreiben vom 5. März 1986 widersprochen habe.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nur teilweise stand.

1. Erfolglos bleibt die Revision, soweit sie sich gegen die Verurteilung der Beklagten zur Einwilligung in die Löschung ihres Warenzeichens 1 083 238 wendet.

a) Das Berufungsgericht hat die Verwerhslungsgefahr zwischen diesem für die Beklagte eingetragenen Wort-BildZeichen mit dem Wortbestandteil "Cranpool" und dem Klagezeichen (Wortzeichen) Nr. 989 621 "Cranpool" wegen identischer Übereinstimmung des Wortbestandteils des angegriffenen Zeichens mit dem Klagezeichen bejaht. Dies begegnet im Hinblick darauf, daß der Gesamteindruck des Wortbildzeichens maßgeblich durch seinen eigenartigen Wortbestandteil geprägt wird, keinen rechtlichen Bedenken. Es wird auch von der Revision nicht in Frage gestellt.

b) Das Berufungsgericht ist auch rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daß der Erfolg des auf § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG gestützten Löschungsantrags eine wirksame Übertragung des prioritätsälteren, ursprünglich für die G. M. GmbH & Co. KG (im folgenden: KG) eingetragenen Klagezeichens auf die Klägerin voraussetzt und daß diese Übertragung im Hinblick auf die Vorschrift des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG nicht isoliert, sondern wirksam nur zusammen mit dem Geschäftsbetrieb bzw. einem hinreichenden Teil des Geschäftsbetriebs, zu dem es gehört, erfolgen konnte. Auch gegen diesen rechtlich zutreffenden Ausgangspunkt erheben die Parteien im Revisionsverfahren keine Einwendungen.

c) Das Berufungsgericht hat seiner Beurteilung weiter zugrunde gelegt, daß die Vorschrift des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG nicht engherzig, sondern in wirtschaftlicher Betrachtungsweise anzuwenden sei und daß es im Interesse der Erhaltung wirtschaftlicher Werte bei Einstellung des Betriebs des Veräußerers geboten sein könne, keine hohen Anforderungen an den Umfang und das Gewicht der mitzuübertragenden Betriebsteile zu stellen. Auch dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, sondern entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 2.3.1989 - I ZR 7/87, GRUR 1989, 422, 423 f. - FLASH mit umfangreichen w.N. sowie BGH GRUR 1990, 601, 603 f. [BGH 14.12.1989 - I ZR 17/88][BGH 14.12.1989 - I ZR 17/88] - Benner, insoweit nicht in BGHZ 109, 364). Danach genügt es, wenn bei einem Vertriebsunternehmen neben Warenvorräten insbesondere die zum Kernbereich eines solchen Unternehmens gehörigen Kundenlisten (vgl. BGH aaO.. - Benner) und Lieferantenlisten zusammen mit dem Warenzeichen übertragen werden, sofern das übertragende Unternehmen selbst seinen Betrieb einstellt und andere Teile seines Betriebs im Zuge der Liquidation an Dritte veräußert worden sind (vgl. auch insoweit BGH aaO. - Benner). Eine solche Sachlage hat das Berufungsgericht als gegeben festgestellt. Es hat in tatrichterlicher Würdigung die Aussage des Zeugen M., der eine solche Übertragung der Kunden- und Lieferantenlisten sowie der Warenvorräte und darüber hinaus auch von Teilen der Büro- und Lagereinrichtung auf die Klägerin bekundet hat, als glaubhaft erachtet, wobei es die parteiähnliche Stellung sowie einzelne Unsicherheiten der Aussage dieses Zeugen nicht verkannt, sondern in seine Beurteilung einbezogen hat. Wenn es den Zeugen dennoch als glaubwürdig angesehen hat, so ist dies deshalb nicht zu beanstanden, weil seine Aussagen in entscheidenden Kernpunkten sowohl durch die vorgelegten Jahresabschlüsse der aufgelösten KG für das Jahr 1981 und der Klägerin für das Jahr 1982 als auch durch die Aussage des Zeugen Dr. W. gestützt werden. Den Jahresabschlüssen hat das Berufungsgericht zutreffend entnommen, daß die Klägerin den Warenbestand der KG restlos und deren Betriebsausstattung teilweise übernommen hat. Damit deckt sich die Aussage des Zeugen Dr. W., der als Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer an der Liquidation mitgewirkt hat, gegen dessen Glaubwürdigkeit Bedenken nicht ersichtlich sind und der ausgesagt hat, daß die Klägerin alle verbliebenen Aktiva übernommen habe und damit vornehmlich die Absicht verfolgt worden sei, sie die vorhandenen Warenvorräte verkaufen zu lassen. Ein solcher Verkauf aber setzte die Übertragung dieser Vorräte und - worauf der Zeuge Dr. W. zutreffend hingewiesen hat - vernünftigerweise auch die Übertragung der Kundenlisten voraus, so daß auch die hierauf bezogene Aussage des Zeugen M. nicht unglaubhaft erscheint.

Keinen durchgreifenden Bedenken begegnet auch, daß das Berufungsgericht einen unlösbaren Widerspruch zwischen dem Rundschreiben der Klägerin vom 18. Dezember 1981 und der Übernahme von Betriebsteilen der aufgelösten KG nicht gesehen hat. Zwar mag dieses Rundschreiben den Eindruck geweckt haben, daß die Klägerin, die danach in erster Linie ein Fitness-Studio betreiben und nur noch Schwimmbeckenersatzteile veräußern sollte, den Verkauf von Schwimmbecken selbst nicht fortsetzen wollte. Ein solcher Eindruck, der aufgrund eines, wie die weitere Entwicklung zeigt, nicht nachhaltigen Entschlusses über die Einschränkung übernommener Aktivitäten geweckt worden sein kann, schließt jedoch nicht aus, daß die Klägerin - wie vom Berufungsgericht festgestellt - entsprechende Betriebsteile mit dem Warenzeichen von der KG erworben hat; denn ein Fortsetzungswille des Erwerbers ist nicht Voraussetzung einer nach § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG wirksamen Zeichenübertragung (vgl. BGH, Urt. v. 26.5.1972 - I ZR 44/71, GRUR 1973, 363, 365 - Baader; BGH aaO. - FLASH; BGH aaO. - Benner).

d) Die Mitübertragung des Warenzeichens hat das Berufungsgericht damit begründet, daß bei der Übertragung wesentlicher Geschäftsteile eine Vermutung für eine solche Zeichenübertragung spreche. Dieser Vermutung, gegen die aus Rechtsgründen an sich nichts einzuwenden ist (vgl. Baumbach/ Hefermehl, WZG, 12. Aufl., § 8, Rdn. 17), bedarf es im vorliegenden Fall jedoch gar nicht, weil sowohl der Zeuge M. im Rahmen seiner vom Berufungsgericht insgesamt als glaubhaft beurteilten Aussage als auch der Zeuge Dr. W. eine Übertragung des Cranpool-Zeichens bekundet haben. Daß die liqudierte KG Prospekte mit dem Zeichen "Cranpool" noch nach der behaupteten Zeichenübertragung auf die Klägerin an die Beklagte veräußert hat, spricht - wie das Berufungsgericht im Ergebnis zutreffend erkannt hat - nicht zwingend gegen eine Übertragung des Zeichens auf die Klägerin; und auch die vom Berufungsgericht nicht erörterte Unterlassung der Umschreibung des Zeichens auf die Klägerin über mehrere Jahre hinweg kann ihre Erklärung in Umständen finden, die - wie etwa Nachlässigkeit, mangelnde Erkenntnis der Bedeutung oder Notwendigkeit o.ä. - nicht gegen einen Zeichenerwerb bei Liquidation der KG zu sprechen brauchen.

e) Im Ergebnis zu Recht hat das Berufungsgericht auch eine Verwirkung des Löschungsanspruchs verneint. Zwar hat - wie noch näher auszuführen sein wird - die Klägerin den Eindruck erweckt, daß sie gegen eine Benutzung des Zeichens durch die Beklagte nichts einzuwenden habe. Ein solches Vertrauen auf ein Recht zur Benutzung einer Kennzeichnung kann jedoch unter Verwirkungsgesichtspunkten nicht die Eintragung dieser Kennzeichnung als Warenzeichen rechtfertigen (vgl. BGH, Urt. v. 4.6.1969 - I ZR 115/67, GRUR 1969, 694, 697 = WRP 1969, 408 - Brillant).

f) Schließlich erweist sich auch die Rüge der Revision als erfolglos, das Berufungsgericht hätte die Löschungsklage schon deshalb abweisen müssen, weil die Umschreibung des Warenzeichens im Jahre 1986 unwirksam gewesen sei; denn sie sei aufgrund eines Umschreibungsantrags vom 17. März 1986 erfolgt, zu dem der frühere Gesellschafter M. der KG als Liquidator die Zustimmung erteilt habe, obwohl sein Amt als Liquidator bereits 1985 erloschen gewesen sei. Ob dies zutrifft, kann dahinstehen. Denn die Revision hat verkannt, daß ein Formmangel bei der Umschreibung deren Wirksamkeit nicht aufhebt. Dies ist der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 5.6.1968 - I ZB 5/67, GRUR 1969, 43 ff. - Marpin bereits zu entnehmen, weil deren Überlegungen die Bestandskraft und Wirksamkeit auch formal fehlerhafter Eintragungen voraussetzen.

2. Den Unterlassungsanspruch hat das Berufungsgericht aus §§ 24, 31 WZG hergeleitet. Dies begegnet im Ansatz nach dem unter I. 1. Ausgeführten keinen Bedenken. Jedoch hätte das Berufungsgericht die Frage der Verwirkung des Unterlassungsanspruchs näher prüfen müssen.

a) Die Beklagte hat das Zeichen nach Beendigung ihrer Geschäftsbeziehung mit der inzwischen liquidierten KG - der eingetragenen Zeicheninhaberin - weiter benutzt. Dies ist, was auch das Berufungsgericht nicht verkannt hat, mit Billigung sowohl der KG als auch der Klägerin geschehen, da erstere - was der Klägerin bekannt war - unstreitig Prospektmaterial mit dem Warenzeichen an die Beklagte zur Weiterverwendung verkauft hat. Aus diesem Verhalten durfte die Beklagte schließen, daß die veräußernde KG ein Interesse an eigener Benutzung der Prospekte nicht mehr hatte und vor allem nichts gegen eine Weiterverwendung des Zeichens durch die Beklagte einwenden wollte.

b) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts hatte die Beklagte auch keinen Grund für die Annahme, daß sie in der Benutzung des Zeichens durch irgendwelche räumlichen oder zeitlichen Vorbehalte eingeschränkt sein könnte. Das Berufungsgericht hat bei seiner Annahme, im Verkauf der Prospekte sei eine "stillschweigende, räumlich begrenzte, kostenlose Erlaubnis (sog. Lizenz), das Zeichen in Norddeutschland zu benutzen" zu sehen, vernachlässigt, daß unter den vorliegend gegebenen Umständen ein entsprechender Geschäftswille auf seiten der KG schon nicht angenommen werden kann, mindestens aber für die Beklagte nicht erkennbar war. Der Prospektverkauf ist nicht nur ohne jeden Vorbehalt erfolgt, sondern auch seitens einer Gesellschaft, die in Liquidation stand und - wie auch aus dem Prospektverkauf geschlossen werden konnte - im Begriff war, ihren Geschäftsbetrieb und damit die Benutzung des für sie eingetragenen Warenzeichens zu beenden. Irgendein Hinweis auf eine bevorstehende oder gar bereits erfolgte Übertragung des Zeichens auf einen anderen Inhaber ist nicht erfolgt; aus der Warenzeichenrolle war ebenfalls nichts dergleichen ersichtlich. Die Beklagte - wie jeder objektive Betrachter in einer solchen Lage - konnte daher den Prospektverkauf an sie lediglich dahin verstehen, daß die veräußernde KG in Liquidation selbst die Prospekte mit dem Zeichen nicht mehr benötigte und nichts gegen deren - und des Zeichens - Weiterverwendung einzuwenden hatte. Für die Annahme eines Lizenzangebots fehlte es an jeder erkennbaren Grundlage.

c) In ihrem dergestalt begründeten Vertrauen darauf, das Zeichen "Cranpool" auch künftig berechtigterweise benutzen zu dürfen, ist die Beklagte auch durch das im Dezember 1981 - u.a. an sie - versandte Rundschreiben vom 18. Dezember 1981 bestärkt worden, mit dem ihr der Umfang der Geschäftsnachfolge in einer Weise mitgeteilt worden ist, die für sie jeden Zweifel daran beseitigen konnte, daß sowohl die liquidierte KG als auch die Klägerin - weil nicht mehr mit dem Schwimmbeckenvertrieb mit dem Zeichen "Cranpool" befaßt - nichts gegen die Benutzung dieses Zeichens durch sie einzuwenden hatte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte die Beklagte einen Hinweis auf den behaupteten Zeichenübergang auf die Klägerin und auf etwaige Zustimmungsvorbehalte der Zeicheninhaberin erwarten dürfen, wenn sie Anlaß zu der Annahme hätte haben sollen, daß die KG oder die Klägerin das Zeichen als allein letzterer zustehend hätte in Anspruch nehmen wollen.

d) Hat die Klägerin somit - im Zusammenwirken mit der liquidierten KG, die von ihrem Ehemann vertreten worden war, der nun nach den Feststellungen des Berufungsgerichts auch die "treibende Kraft im Unternehmen der Klägerin" ist einen Zustand geschaffen, der ein hohes Maß an Vertrauen der Beklagten in die Berechtigung zur Benutzung des Zeichens begründet hat, so handelt sie treuwidrig, weil im Widerspruch stehend zu ihrem eigenen vorangegangenen Verhalten, wenn sie der Beklagten nunmehr die Weiterbenutzung verbieten will.

Dem kann entgegen der - im Zusammenhang mit dem Löschungsanspruch geäußerten - Auffassung des Berufungsgerichts nicht entgegengehalten werden, daß die Beklagte ihrerseits einen groben Rechtsverstoß begangen habe, weil sie das Zeichen auf sich habe eintragen lassen. Das Berufungsgericht hat bei dieser Beurteilung vernachlässigt, daß von einem groben Rechtsverstoß schon deshalb keine Rede sein kann, weil die Beklagte im Hinblick auf das vorangegangene Verhalten der liquidierten KG Grund zu der Annahme hatte, mit der Verfestigung ihrer tatsächlichen Rechtsposition durch Eintragung des Zeichens Interessen der immer noch als Inhaberin in der Rolle eingetragenen, nicht mehr existierenden Gesellschaft nicht zu verletzen. Von etwaigen Rechten der Klägerin brauchte die Beklagte nach den getroffenen Feststellungen nichts zu wissen. Über eine Mitteilung darüber an sie ist nichts vorgetragen, und eine Umschreibung des Zeichens in der Warenzeichenrolle war nicht erfolgt.

e) Den für die Verwirkung kennzeichenrechtlicher Unterlassungsansprüche grundsätzlich erforderlichen Besitzstand des Verletzers hat die Beklagte durch ihre Berufung auf Verwirkung konkludent und schlüssig behauptet; die Klägerin hat einen solchen - nach der Lebenserfahrung in Anbetracht der langjährigen Benutzung des Warenzeichens durch die Beklagte auch naheliegenden - Besitzstand nicht bestritten. Jedoch fehlen für die Beurteilung der Schutzwürdigkeit unerläßliche Feststellungen und nähere Angaben zum Umfang und Wert des Besitzstands. Allerdings stehen die einzelnen Voraussetzungen des Verwirkungstatbestands bzw. die Anforderungen daran in enger (Wechselwirkungs-)Beziehung zueinander (vgl. BGH, Urt. v. 30.1.1963 - Ib ZR 118/61, GRUR 1963, 478, 481 = WRP 1963, 247 - Bleiarbeiter). Daraus folgt, daß an den Umfang und die Bedeutung eines Besitzstands um so geringere Anforderungen zu stellen sind, je schutzwürdiger das Vertrauen des Verletzers in seine Berechtigung ist (vgl. Großkomm/ Köhler, Vor

§ 13 UWG, B, Rdn. 473). Da vorliegend die Beklagte von Anfang an durch positives Tun des Zeichenberechtigten zur Nutzung berechtigt war, jedenfalls aber in redlich erworbenem guten Glauben an eine solche Berechtigung gehandelt hat und das dadurch begründete Vertrauen in eine kontinuierliche Benutzung der Kennzeichnung in hohem Maße schutzwürdig ist, genügt vorliegend bereits ein auch nur relativ geringer Umfang und eine geringe Bedeutung des Besitzstands für die Bejahung des Verwirkungstatbestands. Ob aber von einem solchen, den nur geringen Mindestanforderungen genügenden Besitzstand ausgegangen werden kann, bedarf noch der tatrichterlichen Prüfung anhand hierfür zu treffender ergänzender Feststellungen.

III. Das Berufungsurteil kann demnach keinen Bestand haben, soweit es auch dem Unterlassungsantrag stattgegeben hat. Insoweit ist die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Revisionskosten - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Im übrigen ist die Revision gegen das Berufungsurteil zurückzuweisen.