Bundesgerichtshof
Beschl. v. 23.09.1997, Az.: X ZB 14/96
„Textdatenwiedergabe“

I.

1.

Am 22. September 1979 meldete die Rechtsbeschwerdeführerin beim Deutschen Patentamt ein "Fernsehgerät" zum Patent an. Während des Erteilungsverfahrens trennte sie aus der Anmeldung zunächst ein "Verfahren und (ein) Gerät zum wahlweisen Wiedergeben eines empfangenen Fernsehsignals oder eines empfangsseitig generierten Videosignals" ab. Für diesen Teil der Anmeldung wurde ihr am 13. Oktober 1993 das deutsche Patent 29 54 735 erteilt.

Unter dem 29. September 1993 trennte die Rechtsbeschwerdeführerin aus der Stammanmeldung ferner ein "Verfah-ren zum Wiedergeben von Textdaten" ab. Zusammen mit ihrer Teilungserklärung legte sie für den abgetrennten Teil vollständige Anmeldungsunterlagen mit insgesamt fünf Patentansprüchen vor. Anspruch 1 hatte folgenden Wortlaut:

"1.
Verfahren zum Wiedergeben von Textdaten auf den Bildschirm eines Fernsehsignalempfängers, bei dem die Textdaten empfangsseitig generiert und gespeichert werden, und bei dem die gespeicherten Textdaten bei Abruf des Benutzers ausgelesen und wiedergegeben werden,

dadurch gekennzeichnet, daß

als Textdaten eine Gebrauchsanleitung vorgesehen ist, welche den Benutzer des Fernsehsignalempfängers zumindest darüber informiert, wie er den Fernsehempfänger in Betrieb zu nehmen hat;

die Textdaten in ein Fernsehbild umgesetzt wer- den, welches anstelle und unabhängig von einem empfangenen Fernsehsignal wiedergegeben wird."

Der abgetrennte Anmeldungsteil führt das Aktenzeichen 29 54 745.

2.

Mit Beschluß vom 29. Februar 1996 wies das Deutsche Patentamt die Teilanmeldung 29 54 745 zurück, weil die mit ihr beanspruchte technische Lehre nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe.

Dagegen erhob die Rechtsbeschwerdeführerin Beschwerde. Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht erklärte sie am 25. April 1996 die Teilung der Teilanmeldung 29 54 745. Unter dem 18. Juni 1996 widerrief die Rechtsbeschwerdeführerin diese Erklärung. Gleichzeitig gab sie hinsichtlich des Anmeldungsteils 29 54 745 eine neue Teilungserklärung ab, wobei sie für den Umfang der Teilung auf die der Erklärung beiliegende Teilanmeldung für den abgetrennten Teil verwies. Die in Bezug genommenen Anmeldungsunterlagen umfaßten u.a. folgenden Satz Patentansprüche:

"1.
Vorrichtung zur wahlweisen Wiedergabe eines empfangenen Fernsehsignals oder eines empfangsseitig generierten Videosignals zum Bereitstellen einer Gebrauchsanleitung für eine Fernsehempfangseinrichtung, deren Kenntnis zur Ingebrauchnahme des Empfängers erforderlich ist,

gekennzeichnet durch

die Kombination folgender Merkmale:

a)
Die Gebrauchsanleitung ist in Form von Textda- ten in einem empfängerinternen elektronischen, nicht-flüchtigen Speicher (8) herstellerseitig derart gespeichert, daß die Textdaten vom Benutzer unveränderbar sind, und die Textdaten sind Bestandteil des empfangsseitig generierten videosignalaufgebauten Bildes, welches aus einer Vielzahl von Reihen und Spalten organisierter Bildelemente besteht, die bei Abruf des Benutzers aus der Speichereinrichtung ausgelesen und in ein Teil- oder Voll-Fernsehbild umgesetzt werden;

b)
Mittel (9, 16) zum Umsetzen der im elektronischen Speicher (8) gespeicherten Daten in ein Videosignal zur Erzeugung eines Teil- oder Voll-Fernsehbildes, welches wenigstens für ein vorbestimmtes Zeitintervall anstelle eines gegebenenfalls empfangenen oder gespeicherten Fernsehsignals oder in Überlappung über einen anschließbaren Bildschirm (13) wiedergegeben wird.

2.
Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet

daß zur Umwandlung der gespeicherten und codierten Daten des aus dem Speicher auszulesenden Bildes ein parallel-seriell-Wandler verwendet wird.

3.
Gerät zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 oder 2,

gekennzeichnet durch

eine nicht-flüchtige Halbleiterspeichereinrichtung (8) zum elektronischen Speichern der Daten eines Bildes und durch eine automatisch betätigbare Schalteinrichtung (15), mit deren Hilfe die empfangbaren oder in einem Magnetbandspeicher gespeicherten Fernsehsignale oder die aus den elektronischen gespeicherten Daten generierten Videosignale einer Bilddarstelleinrichtung (13) zuführbar sind."

3.

Das Bundespatentgericht (GRUR 1997, 277 [BPatG 15.07.1996 - 20 W (pat) 41/96]) hat den Zurückweisungsbeschluß des Deutschen Patentamtes aufgehoben und der Rechtsbeschwerdeführerin das nachgesuchte Patent mit den von ihr zuletzt begehrten vier Verfahrensansprüchen erteilt. Es hat des weiteren festgestellt, daß die Teilungserklärung vom 18. Juni 1996 unwirksam ist. Gegen diese Feststellung richtet sich die - zugelassene - Rechtsbeschwerde. Mit ihr beantragt die Rechtsbeschwerdeführerin,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, soweit die Teilungserklärung vom 18. Juni 1996 für unwirksam erklärt worden ist, und die Sache insoweit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II.

Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft. Sie hat auch in der Sache Erfolg.

1.

Zur Begründung seines Feststellungsausspruchs hat das Bundespatentgericht ausgeführt, auf den Entscheidungsfall finde nicht § 39 PatG, sondern Art. 4 G Abs. 2 PVÜ Anwendung. Ob die genannte Vorschrift den Widerruf einer einmal abgegebenen Teilungserklärung erlaube, sei zweifelhaft. Vorliegend könne die Frage jedoch dahinstehen, weil die Teilungserklärung vom 25. April 1996 offensichtlich unwirksam sei. Mit Schriftsatz vom 22. April 1996 habe die Rechtsbeschwerdeführerin für die Teilanmeldung 29 54 745 neu gefaßte Patentansprüche vorgelegt, die identisch mit denjenigen Patentansprüchen übereingestimmt hätten, welche die Rechtsbeschwerdeführerin für den aus der Teilanmeldung abgetrennten Teil eingereicht habe. Die Teilungserklärung vom 25. April 1996 sei deshalb darauf gerichtet gewesen, den Gegenstand der Teilanmeldung 29 54 745 restlos abzutrennen und in ein neues Anmeldeverfahren zu überführen. Wie der erkennende Senat zu § 60 PatG bereits entschieden habe (Sen.Beschl. v. 05.03.1996 - X ZB 13/92, GRUR 1996, 747 [BGH 05.03.1996 - X ZB 13/92] - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem), könne darin eine Teilung schon begrifflich nicht gesehen werden.

Für die Teilungserklärung vom 18. Juni 1996 gelte im Ergebnis das gleiche. Auch sie sei nach den Grundsätzen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu § 60 PatG (BGHZ 133, 18[BGH 14.05.1996 - X ZB 4/95] - Informationssignal) unwirksam, weil der abgetrennte Gegenstand in der Teilanmeldung 29 54 745 nicht enthalten gewesen sei. Ausweislich der mit der Teilungserklärung vom 18. Juni 1996 eingereichten Anmeldungsunterlagen habe die Rechtsbeschwerdeführerin aus der Teilanmeldung u.a. eine Vorrichtung zum Wiedergeben von Textdaten abgeteilt. Inhalt der Teilanmeldung 29 54 745 sei jedoch - wie sich aus den am 29. September 1993 für die Teilanmeldung vorgelegten Patentansprüchen ergebe - lediglich ein Verfahren (und keine Vorrichtung) zum Wiedergeben von Textdaten (und nicht allgemein von Videosignalen) gewesen.

2.

Diese Ausführungen halten einer rechtlichen Überprüfung nicht stand.

a)

Zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß der Beurteilung des Streitfalles Art. 4 G Abs. 2 PVÜ zugrunde zu legen ist. Die Rechtsbeschwerdeführerin hat ihren Geschäftssitz in Italien; sie zählt mithin zu den Verbandsangehörigen, auf die die Bestimmungen des Unionsvertrages Anwendung finden. Das Bundespatentgericht hat gleichfalls erkannt, daß § 39 PatG außer Betracht zu bleiben hat. Die Vorschrift, die auf der Grundlage des Vorbehaltes in Art. 4 G Abs. 2 Satz 2 PVÜ nähere Bedingungen für die Teilung einer Patentanmeldung regelt, gilt nach der Übergangsbestimmung in Art. 12 Abs. 1, 17 GPatG nur für solche Anmeldungen, die nach dem 31. Dezember 1980 beim Deutschen Patentamt eingereicht worden sind. Im Entscheidungsfall ist diese zeitliche Voraussetzung nicht erfüllt, weil der Anmeldetag der Stammanmeldung (22. September 1979) vor dem für die Anwendung des § 39 PatG maßgeblichen Stichtag liegt.

b)

Art. 4 G Abs. 2 Satz 1 PVÜ gestattet es dem Anmelder, die Patentanmeldung von sich aus zu teilen, wobei ihm hinsichtlich jeder der entstehenden Teilanmeldungen als Anmeldezeitpunkt der Tag der ursprünglichen Anmeldung und ein ggf. bestehendes Prioritätsvorrecht erhalten bleiben. Für die Teilung eines Patents hat der Senat bereits entschieden, daß der Begriff der "Teilung" eine Aufspaltung des zu teilenden Gegenstandes in mindestens zwei Teile verlangt. Der Senat hat deshalb eine Teilung verneint, wenn der gesamte Gegenstand des Patents abgetrennt wird, so daß ein Restpatent nicht mehr verbleibt (aaO, GRUR 1996, 747, 749 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem), oder wenn vom Patent überhaupt nichts abgetrennt wird, weil der Gegenstand, der nach dem Inhalt der Teilungserklärung abgeteilt werden soll, im Patent nicht enthalten ist (BGHZ 133, 18, 22 f.[BGH 14.05.1996 - X ZB 4/95] = GRUR 1996, 753, 754 f. - Informationssignal). Für die Teilung einer Patentanmeldung gilt - wie das Bundespatentgericht zu Recht ausgeführt hat - insoweit nichts grundsätzlich anderes. Unterschiede können sich zwar daraus ergeben, daß der "Gegenstand" bei einer Patentanmeldung nicht in gleicher Weise wie bei einem bereits erteilten Patent durch die Formulierung der Patentansprüche begrenzt wird. Auch eine Patentanmeldung wird jedoch nur dann "geteilt", wenn ihr Gegenstand in zumindest zwei Teile zerlegt wird. Aus der bestehenden Anmeldung muß, damit von einer Teilung der Patentanmeldung gesprochen werden kann, ein Teil des Anmeldungsgegenstandes herausgelöst und in ein neues, selbständiges Anmeldeverfahren übergeleitet werden. Der um den abgetrennten Teil verminderte Rest verbleibt in der ursprünglichen Anmeldung und ist im bereits anhängigen Erteilungsverfahren weiterzubehandeln.

Mit dem Wirksamwerden der Teilung ergeben sich verselbständigte Anmeldungsteile, die wiederum ihrerseits gemäß Art. 4 G PVÜ geteilt werden können. Erforderlich hierfür ist, daß vom Gegenstand der Teilanmeldung (als dem zu teilenden Ganzen) ein (weiterer) Teil abgetrennt wird. Wie bei der Teilung eines Patents (Sen., aaO - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem) ist dabei nicht zu fordern, daß jede der sich bei der Teilung ergebenden Anmeldungen eine selbständige, für sich schutzfähige Erfindung zum Inhalt hat. Es genügt vielmehr, wenn sich der abgetrennte und der in der Anmeldung verbleibende Teil auf formell verschiedene Erfindungsgegenstände beziehen (Sen.Urt. v. 06.03.1979 - X ZR 60/77, GRUR 1979, 692, 694 - Spinnturbine I), wozu bereits ein einziges unterscheidendes Anspruchsmerkmal ausreicht.

Damit ist freilich nicht gesagt, daß sich beide Teile nicht überschneiden können. In diesem Sinne darf auch die Entscheidung "Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem" (aaO, S. 751) nicht verstanden werden, soweit dort ausgeführt ist, die Teilungserklärung müsse unzweideutig zum Ausdruck bringen, daß das Patent geteilt werde und welcher Erfindungsgegenstand Inhalt des Stammpatents (und damit Gegenstand des weiteren Einspruchsverfahrens) sein solle. Der Senat hat ausdrücklich nicht verlangt, daß mit der Teilungserklärung in gleicher Weise auch der Gegenstand der Trennanmeldung festgelegt werden müsse. Einer solchen Forderung steht bereits der Umstand entgegen, daß der Patentinhaber im Verfahren der Trennanmeldung auf den gesamten Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung zurückgreifen kann (BGHZ 115, 234[BGH 01.10.1991 - X ZB 34/89] = GRUR 1992, 38 - Straßenkehrmaschine). Erst am Ende des Prüfungsverfahrens - und nicht schon bei Abgabe der Teilungserklärung - muß (und kann) daher der genaue Inhalt der Trennanmeldung feststehen. Dasselbe gilt mit Blick auf die jeweiligen Teilanmeldungen, wenn Gegenstand der Teilung eine Patentanmeldung ist.

c)

Wenngleich das Bundespatentgericht danach von im wesentlichen zutreffenden rechtlichen Grundsätzen ausgegangen ist, kann seine Beurteilung des Streitfalles dennoch keinen Bestand haben.

Unter Hinweis auf die Senatsentscheidung "Informati-onssignal" (BGHZ 133, 18[BGH 14.05.1996 - X ZB 4/95]) hält das Bundespatentgericht die Teilungserklärung vom 18. Juni 1996 für unwirksam, weil der abgetrennte Gegenstand in der Teilanmeldung 29 54 745 nicht enthalten gewesen sei. Das Bundespatentgericht stützt seine Annahme auf die Feststellung, die von der Rechtsbeschwerdeführerin - neben anderem - abgeteilte Vorrichtung zum Wiedergeben von Textdaten sei nicht Gegenstand der ausschließlich auf ein Verfahren gerichteten Teilanmeldung 29 54 745 gewesen.

Mit dieser Erwägung läßt sich eine Teilungserklärung nicht verneinen. In seinem vom Bundespatentgericht herangezogenen Beschluß "Informationssignal" (aaO, S. 22 f.) hat der Senat für die Teilung eines Patents entschieden, daß eine Teilung dann nicht vorliegt, wenn vom Patent überhaupt nichts abgeteilt wird. Das sei der Fall, wenn die technische Lehre, die nach der "Teilungserklärung" abgetrennt werden solle, nicht im Patent enthalten sei. Für eine Patentanmeldung gilt - wie ausgeführt - Entsprechendes. Auch sie wird nicht geteilt, wenn der Anmeldungsgegenstand unangetastet bleibt, weil dasjenige, was aus der Anmeldung herausgelöst werden soll, nicht Bestandteil der Anmeldung ist. Für die Frage der Teilung kommt es insofern nicht - wie das Bundespatentgericht offensichtlich meint - darauf an, ob der gesamte, vom Anmelder abgetrennte Gegenstand in der Anmeldung enthalten ist; entscheidend ist vielmehr, daß er nicht vollständig a u ß e r h a l b des Anmeldungsgegenstandes liegt. Eine Teilungserklärung kann deshalb schon dann zu bejahen sein, wenn der abgetrennte Gegenstand auch, wenn auch nicht ausschließlich, eine technische Lehre umfaßt, die in der Anmeldung teilbar enthalten ist. Weist der abgetrennte Teil darüber hinaus einen (zusätzlichen) Gegenstand auf, der in der geteilten Anmeldung nicht enthalten ist, stellt sich allenfalls die Frage, ob der Gegenstand der Trennanmeldung insoweit unzulässig erweitert worden ist. Dies indessen wäre erst im Prüfungsverfahren der Trennanmeldung zu klären und berührt nicht die Frage, ob eine Teilung tatbestandlich vorliegt oder nicht.

Im Streitfall hätte das Bundespatentgericht mithin untersuchen müssen, ob der von der Rechtsbeschwerdeführerin abgetrennte Gegenstand, wenn nicht vollständig, so doch zumindest teilweise, nämlich insoweit von der Teilanmeldung 29 54 745 gedeckt ist, als er sich auf ein Verfahren bezieht. Neben Patentanspruch 2 wäre in diese Prüfung auch Patentanspruch 1 der mit der Teilungserklärung vorgelegten Trennanmeldung einzubeziehen gewesen. Dessen Anspruchswortlaut ist einleitend zwar auf eine "Vorrichtung" gerichtet. Wie die Rechtsbeschwerde mit Recht geltend macht, handelt es sich hierbei jedoch um ein offensichtliches Schreibversehen. Die übrige Anspruchsfassung, der Beschreibungstext und die Rückbeziehung in den Patentansprüchen 2 und 3 belegen, daß Patentanspruch 1 tatsächlich ein Verfahren (und keine Vorrichtung) zum Inhalt hat. Ob der verfahrensbezogene Teil der Trennanmeldung zum Zeitpunkt der Teilung im Anmeldungsteil 29 54 745 enthalten gewesen ist, hat das Bundespatentgericht nicht geprüft. Seine Feststellung, die Teilungserklärung vom 18. Juni 1996 sei unwirksam, entbehrt deshalb einer tragfähigen Grundlage. Der angefochtene Beschluß ist insoweit aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 108 Abs. 1 PatG 1981).

III.

1.

Bei der erneuten Verhandlung wird das Bundespatentgericht unter Beachtung der vorstehenden Ausführungen nochmals der Frage nachzugehen haben, ob der mit der Teilungserklärung vom 18. Juni 1996 abgetrennte Gegenstand in der geteilten Anmeldung enthalten war. Grundlage dieser Prüfung ist der Inhalt der Teilanmeldung 29 54 745, wie er sich aus der Teilungserklärung vom 29. September 1993 und den hierzu eingereichten Anmeldungsunterlagen ergibt. Mit der Teilungserklärung hat die Rechtsbeschwerdeführerin - dem Sinn und Zweck einer solchen Erklärung entsprechend - festgelegt, was aus der Stammanmeldung herausgelöst werden und Gegenstand des neuen Anmeldeverfahrens 29 54 745 sein soll. Dadurch, daß die Rechtsbeschwerdeführerin am 22. April 1996 für den abgetrennten Anmeldungsteil geänderte Ansprüche vorgelegt hat, könnte der Gegenstand der Teilanmeldung 29 54 745 nur dann nachträglich verändert worden sein, wenn die neue Anspruchsfassung vom 22. April 1996 über einen bloßen Formulierungsversuch, den Inhalt der Erfindung herauszuarbeiten, hinaus einen endgültigen Verzicht der Rechtsbeschwerdeführerin enthalten würde (vgl. Sen., GRUR 1975, 310, 311 [BGH 17.09.1974 - X ZB 17/73] - Regelventil; GRUR 1987, 510, 511 - Mittelohr-Prothese).

2.

Ob die Teilungserklärung vom 25. April 1996 - wie das Bundespatentgericht angenommen hat - unwirksam ist und schon aus diesem Grund der späteren Teilungserklärung vom 18. Juni 1996 nicht entgegensteht, kann offenbleiben. Sollte die Beurteilung des Bundespatentgerichts nicht zutreffen, wäre die Teilungserklärung vom 25. April 1996 zwar nicht durch den "Widerruf" der Rechtsbeschwerdeführerin beseitigt worden. Wie jede andere Verfahrenshandlung auch ist die Teilungserklärung, sobald sie endgültig wirksam geworden ist, unwiderruflich. Das Gesetz gewährt dem Anmelder lediglich das Recht, seine Anmeldung zu teilen; es räumt ihm dagegen nicht die Befugnis ein, mehrere Anmeldungen durch Erklärung zu verbinden (Benkard, PatG GebrMG, 9. Aufl., § 39 PatG Rdn. 15; Schulte, PatG, 5. Aufl., § 39 Rdn. 12).

Der Widerrufserklärung ist jedoch - zumindest hilfsweise - der Antrag der Rechtsbeschwerdeführerin zu entnehmen, die durch die Teilungserklärung vom 25. April 1996 entstandenen Anmeldungsteile (zum Zwecke einer anderweitigen Teilung) wieder zu einer einheitlichen Anmeldung zusammenzufassen. Dieses Begehren durfte bei Vorliegen eines berechtigten Interesses der Rechtsbeschwerdeführerin nicht zurückgewiesen werden (vgl. Benkard, aaO, § 35 PatG Rdn. 127 f.; zur Ausscheidung außerdem: Sen., Beschl. v. 09.03.1967 - X ZB 28/65, GRUR 1967, 413, 417 - Kaskodeverstärker; Beschl. v. 25.02.1986 - X ZB 8/85, GRUR 1986, 531 - Schweißgemisch). Nachdem der Rechtsbeschwerdeführerin für den im Anmeldeverfahren 29 54 745 weiterverfolgten Gegenstand zwischenzeitlich ein Patent erteilt worden ist, steht dieser Teil der Anmeldung, der nicht mehr beim Bundespatentgericht anhängig ist, zwar für eine Verbindung nicht mehr zur Verfügung. Das Bundespatentgericht wird jedoch zu erwägen haben, ob nicht ggf. eine Verbindung der aus der Teilungserklärung vom 25. April 1996 einerseits und der Teilungserklärung vom 18. Juni 1996 andererseits hervorgegangenen Anmeldungsteile in Betracht kommt. Sollte mit der Teilungserklärung vom 25. April 1996 etwa ein kleinerer, mit der Teilungserklärung vom 18. Juni 1996 dagegen ein darüber hinausgehender größerer Teil aus der Teilanmeldung 29 54 745 abgetrennt werden, könnte die Teilungserklärung vom 18. Juni 1996 im Wege der Auslegung möglicherweise als Teilung des durch die vorausgegangene Teilung vom 25. April 1996 entstandenen Anmeldungsteils aufzufassen sein. Am 25. April 1996 wäre alsdann ein erster, kleinerer Teil aus der Teilanmeldung 29 54 745 abgetrennt worden, am 18. Juni 1996 durch Teilung des verbleibenden Restes ein weiterer Teil. Beide (nacheinander abgetrennten) Teile befänden sich noch im Anmeldestadium und könnten auch jetzt noch zu einer Anmeldung verbunden werden, wie sie von der Rechtsbeschwerdeführerin mit ihrer Teilungserklärung vom 18. Juni 1996 gewollt war.

3.

Sollte die erneute Verhandlung ergeben, daß die Teilanmeldung 29 54 745 von der Rechtsbeschwerdeführerin wirksam geteilt worden ist, wäre das Bundespatentgericht auch für den aus der Teilanmeldung abgetrennten Anmeldungsgegenstand zuständig. Denn die Teilanmeldung 29 54 745 ist dem Bundespatentgericht infolge der Beschwerde insgesamt angefallen, d.h. einschließlich des erst im Beschwerdeverfahren abgetrennten Teils der Anmeldung (vgl. Sen., Beschl. v. 24.11.1971 - X ZB 36/70, GRUR 1972, 472, 473 f. - Zurückverweisung; Beschl. v. 07.12.1971 - X ZB 31/70, GRUR 1972, 474, 475 - Ausscheidungsanmeldung; Beschl. v. 01.07.1976 - X ZB 3/75, BlPMZ 1977, 23, 24 = GRUR 1977, 209 - Tampon).

IV.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG 1981).