Bundesgerichtshof
Urt. v. 01.10.1991, Az.: X ZB 34/89
„Straßenkehrmaschine“

I.

Die Anmelderin hat im Einspruchsverfahren betreffend das Patent 25 45 137 dessen Teilung erklärt. Das Patent, das eine Straßenkehrmaschine betrifft, umfaßt drei Patentansprüche mit folgendem Wortlaut:

1. Straßenkehrmaschine mit einem Behälter, der durch eine Zwischenwand in eine Kehrrichtsammelkammer und in einen Flüssigkeitstank unterteilt ist, mit einem Saugkanal, der in den oberen Teil der Kehrrichtsammelkammer vor einer Prallplatte mündet und an seinem unteren Ende einen Saugkopf aufweist, mit einer Flüssigkeitsleitung, die vom Flüssigkeitstank zum Saugkopf führt, um den angesaugten Kehrricht zu befeuchten, und mit einem Gebläse zum Absaugen der Luft aus der Kehrrichtsammelkammer über ein Gitter, dadurch gekennzeichnet , daß die Zwischenwand (31) ein Sieb (4) enthält, unter dem der Flüssigkeitstank (33) angeordnet ist, und daß die Prallplatte (50) quer über der Oberseite der Kehrrichtsammelkammer (3) eingebaut ist und von der Luft umströmte, nach unten abstehende Seitenteile (51) aufweist.

2. Straßenkehrmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Seitenteile (51) der Prallplatte (50) in Richtung der Luftströmung eine abnehmende Tiefe aufweisen.

3. Straßenkehrmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Prallplatte (50) und dem Gehäuse (8) ein Fallschacht (7) angeordnet ist.

Mit der Teilanmeldung verfolgt die Anmelderin folgenden Patentanspruch:

Straßenkehrmaschine mit einer Kehrrichtsammelkammer (3), einem Saugkanal (2), dessen oberes Ende in den oberen Teil der Kehrrichtsammelkammer (3) vor einer Prallplatte (50) mündet und dessen unteres Ende an einen Saugkopf (1) angeschlossen ist, mit einem Flüssigkeitstank (33), von dem eine Flüssigkeitsleitung (11) zum Saugkanal (2) führt, um den angesaugten Kehrricht zu befeuchten, und mit einem Gebläse (8) zum Absaugen der Luft aus der Kehrrichtsammelkammer (3), dadurch gekennzeichnet, daß die Kehrrichtsammelkammer (3) über ein Sieb (4) mit dem Flüssigkeitstank (33) verbunden ist, und daß die Prallplatte (50) quer über dem oberen Teil der Kehrrichtsammelkammer (3) eingebaut ist, derart, daß die zum Gebläse (8) strömende Luft durch die Prallplatte (50) abgebremst und umgelenkt wird.

Die Prüfungsstelle für Klasse E O1 H des Deutschen Patentamts hat die Teilanmeldung zurückgewiesen, weil deren Gegenstand den Schutzbereich des Patents der Anmelderin unzulässig erweitere.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen.

Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde macht die Anmelderin geltend, daß sich der Gegenstand der Teilanmeldung aus der Offenbarung des erteilten Patents herleiten lasse; mehr erfordere die Teilanmeldung nicht. Sie beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

II.

Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde eröffnet die vollständige Überprüfung des angefochtenen Beschlusses nach Art einer Revision (BGHZ 90, 318, 320 [BGH 15.03.1984 - X ZB 6/83] - Zinkenkreisel).

III.

Die Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

1. Das Bundespatentgericht hat in dem mit der Teilanmeldung beanspruchten Gegenstand eine Erweiterung gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 des Patents gesehen (Beschl. Umdruck 5. 15), weil die Merkmale, daß Kehrrichtsammelkammer und Flüssigkeitstank durch einen gemeinsamen Behälter mit Zwischenwand gebildet seien, daß der Flüssigkeitstank unter einem in der Zwischenwand angeordneten Sieb angeordnet sowie ein Gitter vor dem Gebläse vorgesehen sei, gänzlich fortgelassen seien, weil das weitere Merkmal, daß die Flüssigkeitsleitung zum Saugkopf führe, durch das Merkmal, daß sie zum Saugkanal führe, ersetzt sei, und weil nicht mehr die konkrete körperliche Ausgestaltung der Prallplatte beschrieben, sondern nunmehr eine funktionelle Umschreibung ihrer Ausgestaltung vorgenommen sei. Die Rechtsbeschwerde, die den Gegenstand des Patentanspruchs der Teilanmeldung selbst als Unterkombination aus dem Hauptanspruch des Restpatents bezeichnet, nimmt diese Feststellung hin; Rechtsfehler sind nicht ersichtlich.

2. Das Bundespatentgericht hat seine Entscheidung auf die Auffassung gestützt, daß Gegenstände der ursprünglichen Offenbarung, die nicht Gegenstand des Patents geworden sind, auch nicht durch Teilung des Patents zum Gegenstand einer Teilanmeldung gemacht werden können, weil sonst der Schutzbereich des Patents erweitert werde. § 60 Abs. 1 Satz 1 PatG 1981 handele anders als § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG 1981 nicht von der Teilung der Anmeldung, sondern von der des Patents. Hieraus folge allerdings noch nicht zwingend, daß die Teilanmeldung an dem erteilten Patent zu messen sei. Aus den Gesetzgebungsmaterialien erschließe sich lediglich der Wille des Gesetzgebers, die Teilung im Einspruchsverfahren möglichst der Teilung im Anmeldeverfahren anzugleichen. Entscheidend sei, daß die Zulässigkeit eines Rückgriffs auf den ursprünglichen Offenbarungsgehalt der Anmeldung die "Zäsurwirkung" des Erteilungsbeschlusses abschwächen und zu Unsicherheit im Rechtsverkehr führen müsse. Mit der "rechtskräftigen" Erteilung sei die Anmeldung nicht mehr anhängig. Es bedeute eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs des Patents, wenn ursprünglich Offenbartes, aber nicht Patentiertes in den Schutzbereich des Patents aufgenommen würde. Infolge der Veröffentlichung der Erteilung des Patents könne sich jedermann zuverlässig über dessen Schutzumfang unterrichten. Die Veröffentlichung enthalte auch eine vertrauensstiftende Komponente dahin, daß für einen in der ursprünglichen Offenbarung etwa enthaltenen Überschuß kein Schutz beansprucht werde. Angesichts der früheren Praxis habe es für den Gesetzgeber naheliegen müssen, zumindest in den Gesetzgebungsmaterialien klarzustellen, daß bei Teilung im Einspruchsverfahren auf die gesamte ursprüngliche Offenbarung zurückgegriffen werden könne, wenn dies so gewollt gewesen wäre. Maßstab für eine Prüfung der Teilanmeldung auf eine unzulässige Erweiterung gegenüber dem Patent sei der enge Rahmen des Wortlauts der erteilten Patentansprüche.

3. Die Rechtsbeschwerde macht geltend, das durch Art. 4 Abschn. G Abs. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PW) (BGBl. 1970 II S. 391) eingeführte freie Teilungsrecht des Anmelders lasse einschränkende Bedingungen für die Teilung nicht zu; die freie Teilung sei auch nach der Bekanntmachung der Anmeldung, allerdings im Rahmen der in der Auslegeschrift enthaltenen Offenbarung, möglich gewesen. Die Neuregelung durch das Gemeinschaftspatentgesetz (GPatG) vom 26. Juli 1979 (BGBl. I 1269) erweitere das Teilungsrecht auf das erteilte Patent bis zur Beendigung des Einspruchsverfahrens. Mit dem Wortlaut des § 60 PatG 1981 sei eine Auslegung vereinbar, nach der der Patentinhaber die Anmeldung im Umfang der ursprünglichen Offenbarung oder doch wenigstens im Umfang der Offenbarung der Patentschrift mit der Trennanmeldung weiterverfolgen könne. Der amtlichen Begründung des GPatG sei zu entnehmen, daß auch im Einspruchsverfahren die generelle uneingeschränkte Zulassung der Teilung dem praktischen Bedürfnis der Anmelder nach weitgehender Gestaltungsfreiheit dienen solle. In diesem Rahmen habe aber der Anmelder das Recht, durch die Formulierung der Patentansprüche Art und Umfang des Patentschutzes zu bestimmen. Dies setze die Möglichkeit des Rückgriffs auf den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung oder wenigstens der Patentschrift voraus. Nach der Regelung in § 60 Abs. 1 Satz 4 PatG 1981 gälten sämtliche Voraussetzungen des Patents für den abgetrennten Teil als nicht eingetreten. Da insoweit kein Patent bestehe, könne auch eine Erweiterung des Schutzbereichs nicht eintreten. Dem berechtigten Interesse der Allgemeinheit, rechtzeitig über einen möglichen Patentschutz unterrichtet zu werden, trage die Regelung in § 60 Abs. 2 PatG 1981 und in § 60 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 PatG 1981 Rechnung.

4. Der Senat vermag der Auffassung des Bundespatentgerichts nicht beizutreten.

a) Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung gemäß § 48 Satz 1 PatG 1981, der auf die im Jahre 1986 erklärte Teilung anwendbar ist, zurückzuweisen, wenn nach § 45 Abs. 1 PatG 1981 gerügte Mängel nicht beseitigt werden. Mängel im Sinne dieser Vorschrift sind die Nichteinhaltung der Erfordernisse der §§ 35 bis 38 PatG 1981. Eine Bestimmung, daß bei der Teilung einer Anmeldung der Gegenstand des Patents die Grenze für das als Gegenstand der Teilanmeldung Beanspruchbare bilde, enthält das Gesetz nicht; § 38 PatG 1981 sieht nur vor, daß Änderungen den Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern dürfen.

b) Die von der Rechtsbeschwerdeführerin herangezogene Regelung in Art. 4 Abschn. G PVÜ sieht in ihren beiden Alternativen (Teilung bei Uneinheitlichkeit nach Abs. 1 und freie Teilung nach Abs. 2) nur eine Teilung der Patentanmeldung vor, nicht aber die eines erteilten Patents. Die Teilungsmöglichkeit nach § 60 PatG 1981 geht somit über die in Art. 4 Abschn. G PVÜ hinaus; sie kann an letzterer Regelung nicht gemessen werden.

c) Nach der Regelung in § 60 Abs. 1 Satz 2 PatG 1981 gilt bei der Erteilung des Patents im Einspruchsverfahren der abgetrennte Teil als eigene Anmeldung, für die ein Prüfungsantrag gestellt worden ist. Auch aus dem Wortlaut dieser Regelung läßt sich, worauf das Beschwerdegericht zutreffend hinweist, nicht ableiten, daß der Anmelder gehindert wäre, mit seiner Teilanmeldung auf die ursprüngliche Offenbarung der Anmeldung zurückzugreifen.

d) § 60 Abs. 1 Satz 4 PatG 1981 bestimmt, daß für den abgetrennten Teil die Wirkungen des Patents als von Anfang an nicht eingetreten gelten. Nach der amtlichen Begründung zum Entwurf des Gemeinschaftspatentgesetzes (BlPMZ 1979, 276, 287), durch das das freie Teilungsrecht nach Art. 4 Abschn. G PW in das Patentgesetzübernommen worden ist (jetzt: § 39 PatG 1981), ist die Teilungsmöglichkeit für das Patent im (nachgeschalteten) Einspruchsverfahren (jetzt: § 60 PatG 1981) geschaffen worden, weil die Einführung der Patenterteilung vor der Prüfung und Entscheidung über die Einsprüche einen Fortfall der zuvor auf die Anmeldung bezogenen Teilungsmöglichkeit in diesem Stadium, die in der Praxis erhebliche Bedeutung habe, nicht rechtfertige. Die Begründung führt weiter aus, entsprechend der für die Teilung im Anmeldestadium vorgeschlagenen Lösung erscheine es zweckmäßig, den abgetrennten Teil der Prüfung zuzuführen, wodurch gewährleistet werden solle, daß die Patentfähigkeit des abgetrennten Teils geklärt werde und daß die Wettbewerber die Möglichkeit erhielten zu prüfen, ob sie gegen das neue Patent Einspruch erheben sollten. Da der abgetrennte Teil in das Prüfungsverfahren zurückfalle, sei es folgerichtig, daß insoweit die Wirkungen des Patents ex tunc beseitigt würden, die Wirkung der Anmeldung aber unberührt bleibe.

Dieser Begründung sind keine Hinweise darauf zu entnehmen, daß die Teilanmeldung an dem Patent gemessen werden solle. Im Gegenteil spricht die Beseitigung seiner Wirkungen ex tunc dafür, daß das Patent auch als Maßstab für die Teilanmeldung ausscheidet. Dies wird dadurch unterstrichen, daß die amtliche Begründung auf die weitgehend gleichen Grundsätze für die Teilung der Anmeldung und des Patents verweist.

e) Soweit in der Kommentarliteratur die Auffassung vertreten wird, die Teilanmeldung sei am Patent zu messen, wird dies damit begründet, daß sie von dem erteilten Patent abgeleitet werde und deshalb nicht über dessen Inhalt hinausgehen könne (Schäfers in Benkard, PatG und GebrMG, 8. Aufl., § 60 PatG Rdn. 10), und daß andernfalls der Schutzbereich des Patents erweitert und damit der Nichtigkeitsgrund des § 22 Abs. 1 PatG 1981 geschaffen würde (Schulte, PatG, 4. Aufl., § 60 PatG Rdn. 10).

Der erstgenannten Auffassung ist zuzugeben, daß § 60 Abs. 1 Satz 1 PatG 1981 von der Teilung des Patents, mithin eines bestimmten, durch den Hoheitsakt der Erteilung entstandenen Rechts mit einem konkreten Inhalt, und nicht wie § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG 1981 von der Teilung der Anmeldung spricht. Dies könnte darauf hindeuten, den Gegenstand des Patents als Grenze für den mit der Teilanmeldung beanspruchbaren Gegenstand anzusehen. Dem steht allerdings schon die Regelung in § 60 Abs. 1 Satz 4 PatG 1981 entgegen, die die Wirkungen des Patents als für den abgetrennten Teil von Anfang an nicht eingetreten fingiert. Diese Regelung schließt es aus, das Patent für die Teilanmeldung als schutzbegrenzend heranzuziehen. Die Überlegung, daß - worauf die Rechtsbeschwerde zu Recht hinweist und was auch das Beschwerdegericht nicht verkennt - der Gesetzeswortlaut des § 60 Abs. 1 Satz 1 PatG 1981 aus dem Verfahrensstand im (nachgeschalteten) Einspruchsverfahren zu erklären ist, ist deshalb nicht entscheidungserheblich.

Auch der von Schulte herangezogenen Begründung vermag der Senat nicht zu folgen. Die Teilanmeldung und ein auf sie erteiltes Patent können schon deshalb nicht den Schutzbereich des Patents erweitern, weil die Teilanmeldung nach § 60 Abs. 1 Satz 2 PatG in das Stadium vor Patenterteilung zurückversetzt wird. Lediglich das nach der Teilung verbleibende Restpatent ist gemäß § 22 Abs. 1 PatG 1981 am Schutzbereich des Patents zu messen, der für das Restpatent den Maßstab für den im Einspruchsverfahren beanspruchbaren Schutz bildet (vgl. BGHZ 110, 123, 125 [BGH 23.01.1990 - X ZB 9/89] - Spleißkammer). Der Nichtigkeitsgrund erfaßt nur die Erweiterung ein und desselben Patents, nicht aber die von einem Patent abgeleitete Teilanmeldung, für die die Wirkungen des Patents als von Anfang an nicht eingetreten gelten.

f) Das Beschwerdegericht hat sich wesentlich auf die "Zäsurwirkung" des Erteilungsbeschlusses gestützt und dabei dessen "vertrauensstiftende Komponente" hervorgehoben. Es hat zutreffend darauf hingewiesen, daß die Bekanntmachung nach altem Recht zu einer auch nach außen erkennbaren Beschränkung des Schutzes führe, die es ausschließe, auf einen "Überschuß" in der ursprünglichen Offenbarung zurückzugreifen (vgl. BGH GRUR 1958, 177, 179 - Aluminiumflachfolien: BGH GRUR 1975, 310, 311 - Regelventil; BGH GRUR 1977, 714, 715 - Fadenvlies; BGH GRUR 1977, 780, 781 - Metalloxyd). Es läßt jedoch außer Betracht, daß eine derartige "Zäsurwirkung", nunmehr durch die Patenterteilung, die in dem Nichtigkeitsgrund der Schutzbereichserweiterung des § 22 Abs. 1 PatG ihre umfassende gesetzliche Ausprägung gefunden hat, durch die Regelung in § 60 Abs. 1 Satz 4 PatG gerade ausgeschlossen wird.

Nach alledem lassen sich weder aus der Gesetzessystematik noch aus den Gesetzesmaterialien tragfähige Hinweise dafür entnehmen, daß für eine nach § 60 PatG 1981 entstandene Teilanmeldung die Einhaltung des durch den Gegenstand des Patents oder die in dessen Patentschrift enthaltene Offenbarung gesetzten Rahmens Erteilungsvoraussetzung wäre und daß nicht der gesamte Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung ausgeschöpft werden könnte. Da die Erteilungsbehörde ein Patent grundsätzlich nur im Rahmen der gesetzlich geregelten materiellen Gründe versagen kann, hat die Versagung des Patents mit der durch das Beschwerdegericht gegebenen Begründung keinen Bestand. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben und die Sache gemäß § 108 Abs. 1 PatG an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen, das zu prüfen haben wird, ob das Patent aus anderen Gründen versagt werden kann.