Welche Möglichkeiten stehen einem Markenlizenznehmer bei Markenverletzung durch Dritte zu, um den eigenen Schaden ersetzt zu bekommen?

11.03.2009807 Mal gelesen
Gewerbliche Schutzrechte können grundsätzlich lizenziert werden: So kann der Inhaber einer Marke einem Lizenznehmer die Nutzung seiner Marke in einem bestimmten Umfang gestatten, dafür muss der Lizenznehmer zumeist eine Nutzungsgebühr entrichten. Wird die Marke von einem Dritten verletzt, kann der Lizenznehmer jedoch keinen Schadensersatz direkt von diesem verlangen.
 
Das Recht, Schadensersatz einzufordern, steht ausschließlich dem Inhaber der Marke zu. Dies hat das LG Köln in einem Urteil vom 29.01.2009 (AZ: 31 O 537/08) bestätigt: Ein Hersteller von Modelleisenbahnen hatte sich von einem Eisenbahndienstleistungsunternehmen die Nutzungsrechte an einer Wortmarke einräumen lassen. Ebendiese Marke wurde von einem anderen Hersteller unbefugt benutzt.
 
Nach dem Markengesetz (§ 14 Abs. 6 MarkenG) kann jedoch ausschließlich der Inhaber der MarkeSchadensersatz geltend machen. Dem Lizenznehmer steht nur ein Unterlassungsanspruch zu, er kann von dem Dritten also lediglich verlangen, sofort von der Benutzung des Kennzeichens abzusehen. 
 
Letzten Endes bleibt der Lizenznehmer jedoch nicht auf seinem Schaden sitzen: Regelmäßig kann er verlangen, dass der Markeninhaber den Schadensersatzanspruch gegenüber dem Verletzer geltend macht (sog. Drittschadensliquidation) und anschließend den Schaden ersetzt.
 
Fazit:
Bevor eine Lizenzvereinbarung unterschrieben wird, sollten beide Seiten sie unbedingt ausreichend prüfen lassen, um eventuelle Nachteile auf eigener Seite möglichst gar nicht entstehen zu lassen. Speziell die Vergütungsregelungen (z.B. Einmallizenz, Stücklizenz oder Umsatzlizenz), der Umfang der Lizenz (einfaches oder ausschließliches Nutzungsrecht) und eventuelle Haftungsregelungen müssen ebenso klar definiert sein, wie die Regelungen über den Schadensausgleich.
 
 
©  RA Axel Mittelstaedt 2009, Kanzlei für gewerblichen Rechtsschutz,   www.designvocat.com