BGH zur Erstattungsfähigkeit von vorprozessualen Patentanwaltskosten bei kennzeichenrechtlichen Abmahnungen

BGH zur Erstattungsfähigkeit von vorprozessualen Patentanwaltskosten bei kennzeichenrechtlichen Abmahnungen
08.08.2011578 Mal gelesen
Bei einer markenrechtlichen Abmahnung sind die Rechtsanwaltskosten grundsätzlich vom Abgemahnten zu erstatten, wenn die Abmahnung zu Recht erfolgte. Dass dies nicht zwingend parallel für die möglicherweise entstandenen Patentanwaltskosten gilt, hat nun der Bundesgerichtshof entschieden.

Bei markenrechtlichen Streitigkeiten vor Gericht besteht grundsätzlich die Möglichkeit, sich neben den Rechtsanwaltskosten auch die Patentanwaltskosten vom Abgemahnten erstatten zu lassen. Dies führt regelmäßig zu einer Verdoppelung der Kostennote. Gerade im Markenrecht, wo regelmäßig höhere Gegenstandswerte einschlägig sind, führt dies zu einer deutlichen Mehrbelastung für den Abgemahnten.

Der BGH hat entschieden, dass die zusätzlichen Kosten für den Patentanwalt nur dann gefordert werden dürfen, wenn von Seiten des Abmahnenden dargelegt wird, dass die Mitwirkung des Patentanwalts auch tatsächlich erforderlich war. Dies sei nur dann der Fall, wenn der Patentanwalt im Rahmen seiner Mitwirkung typische Aufgaben eines Patentanwalts übernommen habe. Insbesondere Recherchen zum Registerstand oder der Benutzungslage seien hiervon erfasst.

Diese Angabe von Aufgaben reicht aber bereits aus. Der BGH fordert keine weiteren fachspezifischen Patentanwaltstätigkeiten. Diese Entscheidung beschränkt sich auf kennzeichenrechtliche Abmahnungen: Gerade im Markenrecht sei kein naturwissenschaftliches Fachwissen – wie im klassischen Patentrecht - erforderlich. Eine markenrechtliche Abmahnung könne auch ein fachlich entsprechend ausgebildeter Rechtsanwalt verfassen. Im Grunde sei somit die Hinzuziehung eines Patentanwalts teilweise nicht erforderlich. Wird dies aus Sicht des Abmahnenden anders gesehen, müsse dieser die Erforderlichkeit nachweisen.

Fazit:
Für Abgemahnte mag es auf den ersten Blick ein Vorteil sein, da Patentanwaltskosten nicht mehr in jedem Fall übernommen werden müssen. Patentanwaltskosten sind nach der Entscheidung aus Karlsruhe an den Nachweis einer bestimmten Tätigkeit des Patentanwalts gebunden. Die pauschale Behauptung der Mitwirkung reicht also nicht mehr aus. Abzuwarten bleibt, welche Anforderungen die Instanzgerichte zukünftig an die konkrete Mitwirkung des Patentanwalts stellen werden.

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