Bundesgerichtshof
Urt. v. 08.02.1996, Az.: I ZR 57/94
„Germed“

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Der Unterlassungsanspruch folge aus dem Warenzeichenrecht der Klägerin. Zu dem Dritten verbotenen kennzeichnungsmäßigen Gebrauch eines Warenzeichens gehöre auch eine Benutzung als Firmenbestandteil. Dieser diene zwar unmittelbar nur der Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs, kennzeichne aber mittelbar auch die Herkunft der aus dem Betrieb stammenden Waren. In der Benutzung eines Firmenbestandteils liege daher regelmäßig ein Eingriff in den dem Warenzeicheninhaber geschützten Rechtskreis.

Zwischen den von der Beklagten unter ihrer Firma vertriebenen Verbandstoffen und Pflastern und den in dem Warenverzeichnis der Klagezeichen enthaltenen Waren Arzneimittel, Pflaster und Verbandstoffe bestehe Warengleichartigkeit.

Der angegriffene Firmenbestandteil sei mit dem eingetragenen Wortzeichen identisch, die Hinzufügung des beschreibenden Zusatzes "Pharma" und der gesellschaftsrechtlichen Bezeichnung "GmbH" beseitige die Verwechslungsgefahr nicht.

Ein Benutzungsrecht aus § 16 WZG stehe der Beklagten nicht zu, da diese Bestimmung lediglich zugunsten des persönlichen Namens, einer Personenfirma oder der allgemeinen Sprachfreiheit wirke, sich jedoch nicht auf willkürlich gewählte Firmenbestandteile, etwa Phantasiebezeichnungen wie Germed beziehe.

Die Beklagte könne sich auch nicht auf ein sonstiges gleich gutes Recht zur Benutzung des Wortes Germed wie die Klägerin berufen. Diese könne sich als Rechtsnachfolgerin des VEB Arzneimittelwerk Dresden auf die aus den Jahren 1963 und 1964 stammenden früheren DDR-Marken stützen.

Die Beklagte könne kein Recht zur Benutzung des Wortes Germed als Firmenbestandteil daraus ableiten, daß der VEB Pharmazeutisches Kombinat GERMED Dresden und dessen Rechtsnachfolgerin, die Germed-Pharma AG, seit 1979 Germed in ihrer Firma führten. Es könne offenbleiben, ob für die Beklagte die Voraussetzungen für eine Firmenfortführung gemäß § 22 HGB vorgelegen hätten, denn die Warenzeichen seien angesichts ihrer Anmeldetage in den Jahren 1963 und 1964 prioritätsälter als die erst im Jahre 1979 begonnene Benutzung des Bestandteils Germed in den Firmen der Rechtsvorgänger der Beklagten. Hierauf sei abzustellen, weil nach den Regelungen des Erstreckungsgesetzes keine Sonderregelung für planwirtschaftlich verwertete Warenzeichen aufgestellt, sondern DDR-Marken bis auf die in § 5 ErstrG genannten Ausnahmen (Schutzvoraussetzungen und Schutzdauer) dem Warenzeichengesetz unterstellt worden seien.

Die Rechtsstellung der Klägerin (bzw. ihres Rechtsvorgängers) sei auch nicht dadurch berührt worden, daß das Zeichen Germed aufgrund hoheitlicher Leitungsentscheidungen als Verbandszeichen von den Mitgliedern des Warenzeichenverbandes zur Kennzeichnung von chemisch-pharmazeutischen Produkten benutzt worden sei und durch die Benutzung Verkehrsgeltung erlangt habe. Die Beklagte könne trotz der über zehn Jahre von den Warenzeicheninhabern geduldeten Firmierung ihrer Rechtsvorgänger hierzu weder Zustimmung der Warenzeicheninhaber noch die Verwirkung des Zeichenrechts geltend machen. Angesichts der hoheitlichen Leitungsentscheidungen sei es dem Rechtsvorgänger der Klägerin nicht möglich gewesen, gegen die Beeinträchtigung seines Warenzeichenrechts vorzugehen, die in der im Jahr 1979 begonnenen Firmierung durch die Rechtsvorgängerin der Beklagten gelegen habe.

Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.

II. Die Klage kann nach der durch das Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 geschaffenen Rechtslage bezüglich des geltend gemachten Unterlassungs- und des Löschungsanspruchs nur Erfolg haben, wenn der Klägerin diese Ansprüche auf der Grundlage des § 14 MarkenG zustehen (§ 152 MarkenG) und wenn sie außerdem auch (schon) nach den Vorschriften der §§ 15, 24, 31 WZG bestanden haben (§ 153 Abs. 1 MarkenG). Im Umfang des Auskunftsanspruchs und des Anspruchs auf Feststellung der Schadensersatzpflicht, die, soweit das Berufungsgericht hierüber entschieden hat, jeweils Handlungen vor dem 1. Januar 1995 betreffen, kommt es dagegen allein darauf an, ob die Ansprüche nach §§ 15, 24, 31 WZG bestanden haben.

III. Die Frage, ob der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche aus §§ 15, 24, 31 WZG zugestanden haben, hat das Berufungsgericht bejaht. Dieser Beurteilung kann auf der Grundlage der bisherigen tatsächlichen Feststellungen nicht beigetreten werden.

1. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß in der Benutzung der Firma Germed-Pharma GmbH durch die Beklagte beim Vertrieb von Verbandstoffen und Pflastern eine das Warenzeichenrecht der Klägerin beeinträchtigende, an sich unzulässige zeichenmäßige Verwendung von deren gemäß § 4 ErstrG auch auf das übrige Bundesgebiet erstreckten Warenzeichen (Wortzeichen und Wort-/Bildzeichen) liege. Gegen die Annahme eines zeichenmäßigen Gebrauchs des Bestandteils Germed durch die Beklagte. hat die Revision Rügen nicht erhoben. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

2. Das Berufungsgericht hat ein Recht der Beklagten zur Benutzung ihrer Firma aus abgeleitetem Recht ihrer Rechtsvorgänger, des VEB Pharmazeutisches Kombinat GERMED Dresden und der Germed-Pharma AG, die das für die Klägerin als Warenzeichen geschützte Wort Germed seit 1979 bzw. seit 1990 in ihren Firmen geführt haben, verneint. Es ist dabei davon ausgegangen, daß infolge der Erstreckung der Warenzeichen der Klägerin auf das bisherige Bundesgebiet ohne weiteres deren Zeitrang (1963 bzw. 1964) maßgeblich geblieben sei, so daß die Firma der Beklagten als jüngere Bezeichnung weichen müsse, weil § 5 ErstrG auch Kollisionen von DDR-Schutzrechten untereinander erfasse. Dieser Beurteilung kann nicht beigepflichtet werden.

Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß es sich bei dem Streitfall darum handele, eine Kollision von DDR-Schutzrechten untereinander zu entscheiden. Mit dieser Auffassung hat es den ihm unterbreiteten Sachverhalt nicht ausgeschöpft. Denn die Klageanträge sind räumlich uneingeschränkt und damit auf das gesamte Bundesgebiet bezogen gegen die Benutzung der streitgegenständlichen Bezeichnung gerichtet. Ihnen hätte demgemäß nur dann in dem begehrten Umfang stattgegeben werden dürfen, wenn die Rechte, auf die die Klägerin ihre Ansprüche stützt, nicht nur im gesamten Bundesgebiet wirksam sind, wovon das Berufungsgericht infolge der Erstreckung nach § 4 ErstrG zutreffend ausgegangen ist, sondern ihnen auch im Gesamtgebiet keine Gegenrechte der Beklagten entgegenstehen.

a) (1) Bezogen auf das Gebiet der ehemaligen DDR begegnet es keinen Bedenken, daß das Berufungsgericht von dem älteren Zeitrang der Warenzeichenrechte der Klägerin gegenüber der Firmenbezeichnung der Beklagten ausgegangen ist. Denn obwohl für die Revisionsinstanz mangels anderweiter Feststellung des Berufungsgerichts davon ausgegangen werden muß, daß die Beklagte sich mit Recht auf das Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen für eine Firmenfortführung im Sinne von § 22 Abs. 1 HGB nach ihren Rechtsvorgängern berufen kann, reicht der deshalb zugrundezulegende Benutzungsbeginn für die Firmenbezeichnung im Jahre 1979 für sich nicht aus, um dem besseren Zeitrang der Warenzeichen der Klägerin zu begegnen.

(2) Das Berufungsgericht hat der Tatsache keine Bedeutung beigemessen, daß die streitgegenständliche von der Beklagten fortgeführte Firmenbezeichnung in der ehemaligen DDR bis zum Zeitpunkt der Klageerhebung annähernd 13 Jahre durch die Rechtsvorgänger der Beklagten unbeanstandet von der Klägerin oder ihrem Rechtsvorgänger benutzt worden ist. Das Berufungsgericht hat das darauf gestützt, daß § 5 ErstrG alle Kollisionen, auch solche von DDR-Schutzrechten untereinander erfasse, weil nur so die erstrebte Rechtsvereinheitlichung erreicht werde.

Dem kann nur insoweit beigetreten werden, als sich aus § 5 ErstrG in Abweichung von Anlage I Kap. III Sachgebiet E Abschn. II Nr. 1 § 3 Abs. 1 EinigungsV die Anwendbarkeit der Vorschriften des Warenzeichengesetzes auf alle DDR-Marken in dem in der Vorschrift näher bezeichneten Umfang ergibt, unabhängig davon, ob aus ihnen Ansprüche wegen Handlungen im Beitrittsgebiet oder im übrigen Bundesgebiet geltend gemacht werden. Aus dieser Regelung kann jedoch - entgegen der Annahme des Berufungsgerichts - nicht entnommen werden, daß mit ihr, unabhängig von dem im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Erstreckungsgesetzes bestehenden jeweiligen Rechtsbestand einer konkreten DDR-Marke, derartigen Altrechten der formale Schutz des Warenzeichengesetzes in dem Umfang eingeräumt worden ist, wie er sich abstrakt aus diesem Gesetz ergibt. Über die rechtliche Bedeutung der während der Geltung der früheren DDR-Vorschriften konkret entstandenen Rechtslage für die Klagemarken ist in § 5 ErstrG nichts bestimmt. Es fehlt mithin eine Regelung, die die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Erstreckungsgesetzes bestehende Koexistenzlage beseitigt.

Die Frage, ob für den Bestand von Altrechten wie den Klagemarken nach der inhaltlichen Änderung des maßgebenden Rechts, wie sie durch das Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes eingetreten ist, für den Zeitpunkt der Änderung das alte oder das neue Recht maßgeblich ist, hat der Gesetzgeber des Erstreckungsgesetzes in dessen § 5 nur bezüglich der Frage der Schutzfähigkeit (und der Schutzdauer, hierzu § 24 ErstrG) ausdrücklich dahin geregelt, daß es auf die zur Zeit der ursprünglichen Entstehung des Rechts gültigen Vorschriften ankommen soll (vgl. auch BGH, Beschl. v. 23.3.1995 - I ZR 173/94, WRP 1995, 809 - f6/R6).

Auch für die Beurteilung des Schutzumfangs von Altrechten, wie er sich nach den tatsächlichen Gegebenheiten in der ehemaligen DDR bis zum Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes entwickelt hat, gilt der auch im übrigen im Erstreckungsgesetz deutlich zum Ausdruck gekommene Grundsatz, daß die räumliche Erstreckung von Schutzrechten bestehende Rechte Dritter unberührt läßt (vgl. §§ 24 ff. ErstrG). Das beruht auf den allgemein gültigen Grundsätzen des intertemporalen Privatrechts, wie sie im Vierten Teil des EGBGB ihren Niederschlag gefunden haben und auch in Art. 236 § 1 EGBGB niedergelegt sind. Danach gilt allgemein das Prinzip des Bestandsschutzes, das der Gesetzgeber des Erstreckungsgesetzes - wie vorerwähnt - bei der Frage der Schutzfähigkeit der Altrechte ausdrücklich für maßgeblich erachtet und auch in anderen Zusammenhängen im Erstreckungsgesetz herangezogen hat. So ist in der amtlichen Begründung zu den Grundzügen des Entwurfs davon ausgegangen worden, daß die Inhaber erstreckter Schutzrechte grundsätzlich in dem Gebiet, auf das ihr Recht erstreckt worden ist, dieselbe Rechtsstellung erwerben sollen wie im Ursprungsgebiet und daß zusammen mit der Erstreckung auch im bisherigen Schutzgebiet bestehende gesetzliche Benutzungsrechte an dem Gegenstand des Schutzrechts auf das hinzukommende Gebiet erstreckt werden (BT Drucks. 12/1399 S. 23 = GRUR 1992, 763). Zwar läßt sich der amtlichen Begründung auch entnehmen, daß bewußt davon abgesehen worden ist, eine Regelung betreffend an Altrechten erteilten Lizenzen zu treffen (aaO. S. 26 bzw. 765). Dieser Sachverhalt weicht jedoch von der im Streitfall zu beurteilenden Sachlage deutlich ab und ist mit dieser nicht vergleichbar, so daß hieraus für die Frage des Schutzumfangs eines Altrechts Maßgebliches nicht hergeleitet werden kann.

Die vom Berufungsgericht angenommene Erweiterung des Schutzumfangs der Klagemarken in ihrem ursprünglichen Schutzgebiet gegenüber dem Zustand vor Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes würde auch, wie noch ausgeführt wird (vgl. unten b) (2)), im Gegensatz zu der in § 4 ErstrG enthaltenen Regelung stehen, so daß auch die gebotene Einheitlichkeit der Auslegung des Erstreckungsgesetzes gegen die Richtigkeit der Beurteilung des Berufungsgerichts spricht.

Bei dieser Sachlage muß davon ausgegangen werden, daß der Gesetzgeber auch in der hier interessierenden Frage von dem Prinzip des Bestandsschutzes ausgegangen ist (vgl. Knaak, GRUR Int. 1993, 18, 25). Ein anderer Ausgangspunkt würde auch den widerstreitenden Interessen der jeweils einander gegenüberstehenden Parteien nicht gerecht. Er würde im Streitfall eine über viele Jahre bestehende Koexistenzlage einseitig zugunsten der klagenden Markeninhaberin verändern, ohne daß hierfür ein durchgreifender sachlicher Grund ersichtlich ist, zumal sich auch der Verkehr an die Koexistenz der Klagemarken mit der angegriffenen Unternehmensbezeichnung gewöhnt hat, so daß tatsächlich eintretende Verwechslungen nicht in erheblichem Umfang zu befürchten sind. Des weiteren ist das Interesse der Beklagten, den von ihren Rechtsvorgängern jahrelang unbeanstandet benutzten Firmenbestandteil "Germed" im Sinn einer Firmenkontinuität auch in Zukunft ungestört benutzen zu dürfen, hoch einzuschätzen.

(3) Im Streitfall kommt es demnach für die Frage einer Rechtsverletzung durch die Beklagte im Beitrittsgebiet darauf an, ob die Beklagte sich, was zwischen den Parteien umstritten ist und wozu das Berufungsgericht Feststellungen bisher nicht getroffen hat, zu Recht auf die Berechtigung ihrer Rechtsvorgänger zur Führung des Bestandteils "Germed" in deren Firmennamen beruft. Die Beklagte hat hierzu näher dargelegt und unter Beweis gestellt, daß sie den Geschäftsbetrieb ihrer unmittelbaren Rechtsvorgängerin, der Germed-Pharma AG übernommen habe und die Voraussetzungen einer Firmenfortführung vorlägen. Dem wird das Berufungsgericht nachzugehen haben.

b) Das Berufungsgericht hat nicht gesondert im einzelnen geprüft, ob die geltend gemachten Ansprüche auch bezogen auf das alte Bundesgebiet begründet sind. Rechte aus ihren DDR-Warenzeichen kann die Beklagte jedoch im alten Bundesgebiet erst seit Eintritt der Erstreckung ihrer Rechte auf dieses Gebiet durch § 4 ErstrG mit Wirkung vom 1. Mai 1992 an geltend machen. Denn der Gesetzgeber hat für die Erstreckung der Schutzwirkungen der Altrechte keine Rückwirkung angeordnet (BGHZ 127, 262, 273 - NEUTREX). Trotzdem kann im Ergebnis die Rechtslage für das alte Bundesgebiet nicht anders beurteilt werden als für das Beitrittsgebiet (vgl. vorstehend Buchst. a).

(1) Im Zeitpunkt der Erstreckung der Klagemarken auf das übrige Bundesgebiet durch § 4 ErstrG mit Wirkung vom 1. Mai 1992 stand allerdings der Beklagten aufgrund der am 15. Juni 1991 erfolgten Eintragung ihrer Firma in das Handelsregister ein ihr originär erwachsenes Recht an diesem Unternehmenskennzeichen gemäß § 16 UWG (jetzt §§ 5, 15 MarkenG) zu. Dieses war angesichts der ursprünglich gegebenen Unterscheidungskraft jedenfalls des Bestandteils "Germed" und der hier mit dem Zeitpunkt der handelsregisterlichen Eintragung gleichzusetzenden Aufnahme der Benutzung dieser Firmenbezeichnung bereits im Juni 1991, also noch vor der Erstreckung der Klagemarken auf das übrige Bundesgebiet, entstanden. Anhaltspunkte dafür, daß der Zuschnitt der geschäftlichen Tätigkeit der Beklagten jedenfalls nicht das übrige Bundesgebiet betroffen habe, also deutliche Anzeichen für eine örtliche oder regionale geschäftliche Betätigung der Beklagten (nur) auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, sind nicht ersichtlich. Vielmehr spricht schon der Sitz der Beklagten in Siegen für eine Geschäftstätigkeit (auch) im alten Bundesgebiet, so daß grundsätzlich von einem Firmenschutz jedenfalls im alten Bundesgebiet auszugehen ist (vgl. BGH, Urt. v. 29.6.1995 - I ZR 24/93, GRUR 1995, 754, 757 = WRP 1995, 910 - Altenburger Spielkartenfabrik).

Gleichwohl kann die Beklagte aus diesem ihr originär zustehenden Firmenrecht auch für das alte Bundesgebiet nicht mit Erfolg ein Benutzungsrecht an der angegriffenen Bezeichnung gegenüber den nach § 4 ErstrG erstreckten Klagemarken der Klägerin ableiten. Denn in Anlage I Kap. III Sachgebiet E Abschn. II Nr. 1 § 5 EinigungsV ist bestimmt, daß derjenige sich nicht auf einen redlich erworbenen Besitzstand berufen kann, der, wie im Streitfall die Beklagte, (erst) ab dem 1. Juli 1990 in dem Gebiet, in dem ein Schutzrecht vor der in § 13 vorgesehenen Erstreckung noch nicht gilt, also in Ansehung der Klagemarken im alten Bundesgebiet, erstmals Benutzungshandlungen vornimmt, die in dem anderen Gebiet, im Streitfall also im Beitrittsgebiet, ein dort eingetragenes Schutzrecht, wie hier die Klagemarken, verletzen würde. Von einer solchen Rechtsverletzung wäre aber ohne weiteres auszugehen, soweit sich die Beklagte, worauf es im hier gegebenen Zusammenhang ankommt, gegenüber den Klagemarken allein auf das ihr originär erst im Jahr 1991 erwachsene Firmenrecht an der Bezeichnung "Germed" stützt.

(2) Die geltend gemachten Ansprüche stehen der Klägerin aber auch bezogen auf das alte Bundesgebiet nur dann zu, wenn die Beklagte sich nicht mit Erfolg auf das Firmenrecht ihrer Rechtsvorgänger berufen kann.

Denn die durch § 4 Abs. 1 ErstrG bewirkte Erstreckung der Klagemarken auf das übrige Bundesgebiet mit Wirkung vom 1. Mai 1992 an hat diese nur in dem Umfang ergreifen können, in dem die Klagemarken zuvor schon nach den in der ehemaligen DDR bestehenden Gegebenheiten bestanden haben. Aus dem Wortlaut der erwähnten Bestimmung des Erstreckungsgesetzes kann nicht entnommen werden, daß die Erstreckung zu einer Ausweitung des den Klagemarken zustehenden Schutzumfangs führen sollte. Auch bei der Frage des Schutzumfangs der erstreckten Altrechte ist auf das - wie bereits oben zu a) ausgeführt - im intertemporalen Privatrecht anerkannte Prinzip des Bestandsschutzes zurückzugreifen. Hierfür spricht außer den bereits zur Auslegung von § 5 ErstrG angeführten Gründen auch noch, daß für den Gesetzgeber kein Anlaß zu einer Veränderung des Bestandes der jeweiligen Schutzrechte bestand. Darüber hinaus würde die Annahme einer abweichenden Regelung dem Ziel der Rechtsvereinheitlichung im alten Bundesgebiet und im Beitrittsgebiet, dem das Erstreckungsgesetz dienen soll, widersprechen.

Zum Umfang der Erstreckung der jeweiligen Schutzrechte heißt es in der amtlichen Begründung, die Altrechte mit Ursprung in der ehemaligen DDR sollten ebenso wie die Altrechte mit Ursprung im übrigen Bundesgebiet erfaßt werden (BT Drucks. 12/1399 S. 33 = GRUR 1992, 770). Zu letzteren ist angeführt, daß alle bestehenden Schutzrechte auch in dem von ihnen bisher nicht erfaßten Gebiet Wirkung entfalten sollen (aaO. S. 28 bzw. 767). Daß damit die jeweiligen Altrechte (nur) in ihrem jeweiligen konkreten Bestand erfaßt werden sollten, versteht sich danach von selbst. Für das Ursprungsgebiet war kein Anlaß gegeben, den jeweiligen bisherigen Rechtsbestand in irgendeiner Richtung zu verändern. Bezüglich des Erstreckungsgebietes sprach gegen eine Veränderung des Rechtsbestandes neben den bereits zuvor erwähnten Gründen auch schon das Gesetzesziel, die Rechtseinheit bezüglich der gewerblichen Schutzrechte, die vom Einigungsvertrag noch nicht herbeigeführt war (vgl. Anlage I Kap. III Sachgebiet E Abschn. II Nr. 1 § 13 EinigungsV), zu erreichen. Denn dieses Ziel würde durch die Schaffung von Rechten unterschiedlichen Umfangs in den in Frage stehenden Schutzgebieten verfehlt.

Hiervon ausgehend kommt es auch bezüglich der Lage im alten Bundesgebiet darauf an, ob sich die Beklagte zu Recht auf die Firmenfortführung nach ihren Rechtsvorgängern beruft (vgl. oben Buchst. a (2)).

IV. Danach war das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch bezüglich der Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.