I.

Gegen die Zulässigkeit des vom Berufungsgericht erlassenen Teilurteils (§301 ZPO) bestehen keine Bedenken, da die Klägerin aus den beiden Klageschutzrechten unterschiedliche Ansprüche geltend macht (BGH GRUR 1961, 79, 81 - Feuerbenzinbehälter - nebst weiteren Hinweisen). Mit dem abtrennbaren, vom Berufungsgericht für entscheidungsreif und in Übereinstimmung mit dem Landgericht für unbegründet gehaltenen Teil des Klagebegehrens, der aus dem Patent Nr. 815 123 hergeleitet wird, erstrebt die Klägerin Schutz für eine mit Rechenrädern ausgestattete Erntemaschine der im Urteilstatbestand näher beschriebenen Art, die durch die Einstell- und Feststellbarkeit des hinteren Laufrads am Fahrgestell gekennzeichnet ist. Mit den auf die Patentanmeldung Nr. 1 022 408 gestützten Klageansprüchen, über die das Berufungsgericht noch nicht entschieden hat, wird dagegen Schutz für eine Erntemaschine der genannten Art verlangt, deren kennzeichnendes Merkmal darin besteht, daß die Fortbewegungsrichtung der Vorrichtung durch die im Patentanspruch 1 im einzelnen angeführten Maßnahmen um etwa 90° verlegt werden kann.

II.

In dem angefochtenen Urteil geht das Berufungsgericht zunächst davon aus, daß eine gegenständliche Verletzung des Klagepatents Nr. 815 123 ausscheide, da die Klägerin nicht behauptet habe, daß die Beklagte die Lehre des Anspruchs 10, der nach Vernichtung der Ansprüche 1 bis 9 zum Hauptanspruch geworden sei, für sich allein oder in Verbindung mit dem Unteranspruch 16 benutze. Das Berufungsgericht ist aber der Auffassung, daß aus den Ansprüchen 1 und 16 ein "Kombinationsgedanke" folgenden Inhalts herleitbar und in der Patentschrift dem Durchschnittsfachmann ohne erfinderische Überlegung nachahmbar offenbart sei:

"Vorrichtung zum seitlichen Zusammenrechen von auf der Erde liegendem Erntegut, welche

1. a)

   aus einem auf - drei - Laufrädern fahrbaren Gestell mit einem oder mehreren Rechenrädern besteht, die am Umfang mit Zinken oder sonstigen Mitnehmern versehen sind und die bei Fortbewegung der Maschine durch Bodenberührung in Drehung versetzt werden,

2. b)

   und bei welcher das hintere Laufrad des Fahrgestells in einer waagerechten Ebene einstellbar und in jeder Winkelstellung zur Fahrtrichtung feststellbar ist."

Das Berufungsgericht stellt anschließend fest, daß die Beklagte von der bezeichneten Lehre unstreitig Gebrauch mache. Es gelangt aber zu dem Ergebnis, daß die Lehre nicht schutzfähig sei und daß demnach die auf die Verletzung dieser Lehre gestützten Ansprüche der Klägerin auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten (vgl. hierzu die §§47 Abs. 1 und 2, 6 Satz 1 PatG, §259 BGB, §256 ZPO) der Begründung entbehrten. Hierbei läßt das Berufungsgericht im Hinblick darauf, daß der Sachverständige in seinem Gutachten die schweizerische Patentschrift Nr. 185 065 und den nach der Behauptung der Beklagten ebenfalls vorveröffentlichten Prospekt über die Sargent-Heuerntemaschine nicht berücksichtigt hat, offen, ob der von ihm angenommene "Kombinationsgedanke" gegenüber dem vorbekannten Stand der Technik neu, fortschrittlich und erfinderisch ist. Es vertritt die Ansicht, daß dem "Kombinationsgedanken" schon nach §4 Abs. 2 PatG der Schutz versagt werden müsse, da er wesensgleich mit einem allgemeinen Erfindungsgedanken sei; der dem Hauptanspruch des prioritätsälteren, aber nicht vorveröffentlichten Patente Nr. 919 796 entnommen werden könne.

III.

Die Revision macht dem Berufungsgericht in erster Linie zum Vorwurf, daß es sich darauf beschränkt habe, die Klageansprüche unter dem Gesichtspunkt eines aus den Ansprüchen 1 und 16 des Klagepatents hergeleiteten allgemeinen Erfindungsgedankens ("Kombinationsgedankens") zu beurteilen. Es habe nicht beachtet, daß die im Unteranspruch 16 des Klagepatents offenbarte und hier in Rede stehende Lehre einen selbständigen Gegenstand der Erfindung darstelle, dessen Schutzfähigkeit bereits in dem Erteilungsverfahren und dem durch die Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 30. November 1954 rechtskräftig abgeschlossenen Nichtigkeitsverfahren anerkannt worden sei und infolgedessen einer Nachprüfung durch den Verletzungsrichter nicht mehr unterliege. Die auf Verletzung der §§47 Abs. 1 und 2, 6 Satz 1 PatG gestützte Rüge greift indessen nicht durch.

Für die rechtliche Beurteilung des Anspruchs 16 des Klagepatents, aus dessen gegenständlicher Verletzung die Klägerin die Klageansprüche nunmehr ausdrücklich herleitet, ergeben sich zwei Möglichkeiten, die jedoch zu demselben Ergebnis führen:

Folgt man der Deduktion der Revision, dann ist der Anspruch 16 in Verbindung mit dem dort in Bezug genommenen Anspruch 1 des Klagepatents zu lesen. Dem steht nicht entgegen, daß der Anspruch 1 durch die erwähnte Entscheidung des Nichtigkeitssenats gestrichen worden ist und daß infolgedessen die Erntemaschine gemäß diesem Anspruch keinen Patentschutz genießt. Die Bezugnahme auf den Anspruch 1 ersetzt lediglich die wörtliche Wiederholung der für den Anspruch 16 als Oberbegriff in Betracht kommenden Beschreibung im Anspruch 1 (RG GRUR 1937, 1067). Der Anspruch 16 ist aber, wie die Revision offenbar übersehen hat, auch auf den Anspruch 10 als den jetzigen Hauptanspruch des Klagepatents zurückbezogen und damit in die Form eines Unteranspruchs gekleidet. Unter diesen Umständen könnte er selbständigen Schutz nur dann genießen, wenn er als "unechter" Unteranspruch angesehen werden könnte.

Legt man dagegen das Klagepatent auf Grund der Entscheidung des Nichtigkeitssenats vom 30. November 1954 aus, die zur teilweisen Vernichtung des Patents geführt hat und deren Begründung insoweit an die Stelle der Ausführungen der Patentschrift tritt (BGH GRUR 1955, 573 - Kabelschelle), so muß man den Anspruch 16 auf den Anspruch 10 zurückbeziehen, der seinerseits über den Anspruch 9 auf den Anspruch 1 als Oberbegriff zurückgreift. Anspruch 16 schützt danach gegenständlich eine Erntemaschine, welche die in diesem Anspruch sowie in den Ansprüchen 1, 9 und 10 beschriebenen Merkmale aufweist. Insbesondere von dem Merkmal des Anspruchs 10, dessen Schutzfähigkeit der Nichtigkeitssenat ausweislich der Gründe seiner Entscheidung (vgl. S. 12) geprüft und bejaht hat, macht die Beklagte, wie das Berufungsgericht in anderem Zusammenhang festgestellt hat, aber keinen Gebrauch. Damit stellt sich die Frage, ob der Klägerin eine den angeführten Ansprüchen zu entnehmende Unterkombination der von der Beklagten benutzten Merkmale geschützt ist.

Ob dieser Unterkombination Schutz zuzubilligen ist, hat nach der gefestigten, von der Wissenschaft durchweg gebilligten Rechtsprechung des Reichsgerichts (vgl. hierzu insbesondere das Urteil vom 24. November 1934 in GRUR 1935, 161 mit weiteren Hinweisen auf Rechtsprechung und Schrifttum) entgegen der Annahme der Revision der Verletzungsrichter grundsätzlich in eigener Zuständigkeit ebenso zu prüfen und zu entscheiden wie die hier letztlich auf das gleiche Ziel gerichtete Frage, ob der Anspruch 16 sich als "unechter" Unteranspruch zu dem jetzt gültigen Hauptanspruch (= Anspruch 10) darstellt und mithin eigenen Erfindungsgehalt hat. Der Verletzungsrichter wäre durch die Entscheidungen des Deutschen Patentamts - zugunsten der Klägerin - nur dann gebunden, wenn im Erteilungsverfahren oder im Nichtigkeitsverfahren der Schutzumfang des Klagepatents in der aufgezeigten Richtung ausdrücklich festgelegt worden wäre (vgl. RG a.a.O., S. 162). Für eine solche Annahme findet sich aber weder in den Erteilungsakten, die der eigenen Würdigung durch das Revisionsgericht zugänglich sind (vgl. Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz und Patentanwaltsgesetz, 4. Aufl., §47 PatG Rdn. 85 a.E.; ferner das zur Veröffentlichung vorgesehene Urteil des erkennenden Senats vom 11. Juli 1963 - Ia ZR 68/63 - Kappenverschluß), noch in der Entscheidung des Nichtigkeitssenats vom 30. November 1954 ein brauchbarer Anhalt. In der genannten Entscheidung wird im Gegenteil nach der ohne nähere Begründung gebliebenen Bemerkung, daß dem Anspruch 16 das entgegengehaltene deutsche Patent Nr. 919 796 als älteres Recht entgegenstehe, ausgeführt (S. 13 f):

"Da aber der Anspruch 16 als echter Unteranspruch zu gelten hat und der Gegenstand dieses Anspruchs daher keinen selbständigen Schutz genießt, er vielmehr nur im Zusammenhang mit den in den vorhergehenden Ansprüchen des Streitpatents enthaltenen Merkmalen zu werten ist, kann das entgegengehaltene deutsche Patent 919 796, bei welchem der Heuwender im Gegensatz zu dem in Anspruch 16 des Streitpatents gekennzeichneten Gerät eine vom Schlepper angetriebene Trommel aufweist, nicht als patenthindernd angesehen werden."

Aus diesen Ausführungen, die lediglich auf einen formellen Gesichtspunkt, nämlich auf die äußere Form des Anspruchs 16 abstellen, geht andererseits aber auch nicht eindeutig hervor, daß der Nichtigkeitssenat die für das Nichtigkeitsverfahren an sich nicht entscheidungserhebliche Frage (vgl. hierzu BGH GRUR 1955, 476 478 - Spülbecken) geprüft hat, ob das Patentamt im Erteilungsverfahren den Gegenstand des Unteranspruchs 16 als selbständigen Anspruch in materieller Hinsicht hätte behandeln können. Es läßt sich infolgedessen auch nicht feststellen, daß der Nichtigkeitssenat den Schutzumfang des Klagepatents hat bewußt beschränken, d.h. dem von der Klägerin beanspruchten Erfindungsgedanken einen selbständigen Schutz hat versagen wollen, in welchem Fall der Verletzungsrichter an die Entscheidung des Nichtigkeitssenats ebenfalls, und zwar insoweit zum Nachteil der Klägerin, gebunden wäre (vgl. RG a.a.O.).

Hiernach hat das Berufungsgericht den in Rede stehenden Erfindungsgedanken zu Recht auf seine Schutzfähigkeit geprüft, ohne sich hierbei an die Entscheidung des Nichtigkeitssenats gebunden zu fühlen.

IV.

Das Berufungsgericht sieht die "Bedeutung" des im Anspruch 16 des Klagepatents gekennzeichneten Laufrads im Anschluß an die Patentbeschreibung - abgesehen von seiner Funktion beim Wenden der Maschine (vgl. a.a.O., S. 3, Zeilen 76 ff) - zunächst darin, daß durch dessen Einstellbarkeit die Schrägstellung des Trägers und damit die Gesamtbreite der Erntemaschine beliebig zu verändern ist, damit beim Fahren nach der Arbeitsstelle enge Wege oder sonstige Durchgänge passiert werden können (vgl. a.a.O., S. 2, Zeilen 44 ff). Über diese Regulierung der Transportbreite hinaus, so fährt das Berufungsgericht fort, ließen sich nach den überzeugenden Darlegungen der Klägerin und des gerichtlichen Sachverständigen mit Hilfe des einstellbaren Laufrads auch die - jeweils von der Verwendung als Heuwender, Schwadenrechen oder Mahdenstreuer abhängige - Arbeitsbreite der Erntemaschine und deren Wirkungsweise beeinflussen, da das Laufrad eine richtungsgebende und spursichernde Wirkung ausübe, sofern die Erntemaschine nicht starr, sondern schwenkbar (pendelnd) an die Zugvorrichtung angehängt werde.

Das Berufungsgericht hat den allgemeinen Erfindungsgedanken, den es aus dem Hauptanspruch des prioritätsälteren, aber nicht vorveröffentlichten Patents Nr. 919 796 hergeleitet und dem von der Klägerin beanspruchten Erfindungsgedanken gemäß §4 Abs. 2 PatG als wesensgleich entgegengehalten hat, wie folgt formuliert:

"Heuerntemaschine, die ihrem Verwendungszweck entsprechend mit verschiedener Winkellage zur Fahrtrichtung frei schwenkbar an ein Zugorgan anhängbar und mit mindestens einem in verschiedenen Laufstellungen feststellbaren Laufrad versehen ist, so daß die Maschine bei der Arbeit in der jeweils gewünschten Schräglage zum Schlepper gehalten werden kann."

In diesem Zusammenhang hat das Berufungsgericht ausgeführt: In der Beschreibung des Patents Nr. 919796 werde ausdrücklich offenbart, daß die Erfindung zu wesentlichen Vorteilen führe, die für alle Heuerntemaschinen - mithin nicht nur für die durch das Patent Nr. 919 796 geschützte Trommelheumaschine - von Bedeutung seien, bei denen es darauf ankomme, die Neigung der die Werkzeuge tragenden Achse zur Fahrtrichtung der jeweils gewünschten Arbeit anpassen zu können (S. 1 Zeilen 34 ff). Daß neben der Wirkung des feststellbaren Laufrads für die Arbeitslage des Geräts nicht auch seine Bedeutung für die Transportstellung erwähnt werde, sei unschädlich. Da dem Durchschnittsfachmann ausdrücklich gesagt werde, daß das festgelegte Laufrad die Spurhallung der Maschine bewirke (vgl. etwa S. 2 Zeilen 13 f), erkenne er ohne Mühe, daß er durch geeignete Feststellung des Laufrads auch die schmalste Fahrbreite für den Transport der Maschine herbeiführen könne. Wenn der Durchschnittsfachmann schon, wie die Klägerin meine und der gerichtliche Sachverständige bestätigt habe, aus dem Klagepatent trotz fehlender Angaben den Vorteil der Regulierbarkeit der Arbeitsbreite entnehmen könne, dann könne er erst recht aus dem älteren Patent den nicht ausdrücklich erwähnten Vorteil der günstigen Transportstellung erkennen. Im Vergleich zu diesem allgemeinen Erfindungsgedanken des älteren Rechts sei der strittige "Kombinationsgedanke" des Klagepatents lediglich eine spezielle Ausführung für eine bestimmte Heuerntemaschine und werde daher mitumfaßt. Auch hier werde für eine schwenkbar am Zugorgan angehängte Erntemaschine die gleiche Aufgabe, nämlich Arbeits- und Transportlage festzulegen, mit dem gleichen Mittel, nämlich einem in verschiedenen Stellungen feststellbaren Laufrad, gelöst.

Die Revision macht geltend, das Berufungsgericht habe au Unrecht die Identität (Wesensgleichheit) des hier in Rede stehenden Erfindungsgedankens des Klagepatents und des allgemeinen Erfindungsgedankens des Patents Nr. 919 796 bejaht und dadurch gegen den §4 Abs. 2 PatG verstoßen. Das Berufungsgericht habe rechtsirrig angenommen, daß die beiden Lehren in der Aufgabenstellung und in den erreichten Wirkungen übereinstimmten. In der Druckschrift des prioritätsälteren Rechts sei lediglich von der Änderung der Arbeitsbreite die Rede, während die Klagepatentschrift sowohl die Änderung der Arbeitsbreite als auch die Änderung der Transportbreite als Aufgabe hervorhebe. Nach Ansicht der Revision beruht die angebliche Fehlbeurteilung vor allem auch darauf, daß das Berufungsgericht unter Verletzung des §286 ZPO den Sachvortrag der Klägerin über die Wirkungsweise der Erntemaschine nach dem Erfindungsgedanken des Klagepatents nicht genügend berücksichtigt habe. Auch diesen Rügen bleibt der Erfolg versagt.

Die Auffassung des Berufungsgerichts, daß die beiden von ihm gegenübergestellten Erfindungsgedanken identisch sind, erweist sich jedenfalls im Ergebnis als zutreffend.

Zwei Erfindungsgedanken sind identisch, wenn sie sich nach Aufgabe und Lösung decken. Ob die Lösungsmittel als übereinstimmend anzusehen sind, hängt wiederum von ihrer Wirkung, ihrer Funktion, ab. Kur insofern kommt es bei dem Vergleich zweier Erfindungsgedanken auch auf die Wirkungsweise an (vgl. hierzu Reimer, Patentgesetz und Gebrauchamustergesetz, 2. Aufl., §4 PatG Anm. 7 und 8; ferner auch §6 Anm. 55).

Das Lösungsmittel ist bei beiden Erfindungsgedanken unstreitig das gleiche und besteht nach den Darlegungen des Berufungsgerichts darin, das am Fahrgestell befindliche Laufrad so zu gestalten, daß es in verschiedenen Winkelstellungen zum Maschinenrahmen feststellbar ist.

Aus den oben wiedergegebenen Ausführungen des angefochtenen Urteils wird jedoch nicht deutlich, ob daß Berufungsgericht die beiden Erfindungsgedanken gemeinsame Aufgabe darin gesehen hat, die Schrägstellung der Erntemaschine herbeizuführen, oder darin, die Arbeits- und Transportlage der Vorrichtung festzulegen. Einer Klärung dieser Frage bedarf es jedoch nicht; denn dem Revisionsgericht obliegt ohnehin die selbständige Auslegung der Druckschriften des prioritätsälteren Patents und des Klagepatents darauf hin, welche technischen Lehren sie enthalten (vgl. hierzu das zur Veröffentlichung vorgesehene Urteil des erkennenden Senats vom 28. November 1963 - Ia ZR 8/63 - Mischer II, mit weiteren Hinweisen). Die Auslegung erstreckt sich somit auch darauf, welche Aufgaben diesen Lehren zugrunde liegen.

Wenn man von der Erwägung ausgeht, daß sich die Aufgabe eng an die konkrete Erfindung anschließt (vgl. hierzu Pietzcker, Patentgesetz, 1929, §1 Anm. 75), so kann nach Ansicht des erkennenden Senats die Aufgabe bei beiden Erfindungsgedanken nur darauf gerichtet sein, die Schrägstellung der Erntemachine herbeizuführen. Hierin ist auch die Wirkung (Funktion) des gemeinsamen Lösungsmittels, nämlich des feststellbaren Laufrads, zu erblicken. Dies ergibt sich für den vom Berufungsgericht angenommenen allgemeinen Erfindungsgedanken des Vorpatents aus dem Patentanspruch 1 sowie insbesondere auch aus S. 1, Zeilen 21 ff und S. 2, Zeilen 34 ff der Patentbeschreibung und für den hier in Rede stehenden Erfindungsgedanken des Klagepatents vor allem aus S. 2 Zeilen 44 ff der Patentbeschreibung. Durch die Schrägstellung wird nach beiden Lehren die Transport- und Arbeitsbreite und nach dem Erfindungsgedanken des Klagepatents darüber hinaus auch - wie die Revision es ausdruckt - die Wirkungsweise der Erntemaschine, d.h. die dem jeweiligen Verwendungszweck anzupassende Umlauf- bzw. Arbeitsgeschwindigkeit der durch Berührung mit dem Boden oder Erntegut angetriebenen Rechenräder, geregelt. Insoweit handelt es sich entgegen der Annahme der Revision nicht um Aufgaben oder Wirkungen im patentrechtlichen Sinn, sondern lediglich um die Folgeerscheinungen der Schrägstellung. Die Hinweise der Revision, der Druckschrift des Vorpatents könne die Änderung der Transportbreite nicht als Aufgabe entnommen werden, und das Berufungsgericht habe den Sachvortrag der Klägerin über die Wirkungsweise der Erntemaschine nach dem Erfindungsgedanken des Klagepatents nicht genügend berücksichtigt, sind somit nicht entscheidungserheblich und stoßen daher, von anderen Erwägungen abgesehen, bereits aus diesem Grund ins Leere.

V.

Die Revision sieht einen Verstoß gegen §4 Abs. 2 PatG ferner darin, daß das Berufungsgericht den von ihm angenommenen allgemeinen Erfindungsgedanken des Vorpatents Nr. 919 796 in die Identitätsprüfung einbezogen hat. Diese Rüge ist ebenfalls nicht begründet.

Es trifft zwar zu, daß der frühere I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in dem von der Revision berufenen, in einem Nichtigkeitsverfahren erlassenen Urteil vom 7. Januar 1955 - Repassiernadel I - (abgedruckt in GRUR 1955, 244) Bedenken geäußert hat, ob bei der Identitätsprüfung gemäß §4 Abs. 2 PatGüber den Gegenstand der Erfindung hinaus, der auch alle glatten, d.h. die dem Fachmann ohne weiteres zur Verfügung stehenden patentrechtlichen Äquivalente erfaßt, auch ein etwaiger allgemeiner Erfindungsgedanke des älteren Patents zu berücksichtigen ist. Der I. Zivilsenat hat seine Zweifel lediglich mit dem Hinweis auf Pietzcker, Patentgesetz, §3 Anm. 13 begründet und zu der Streitfrage selbst nicht abschließend Stellung genommen, da hierzu nach Lage des Falles keine Veranlassung bestand (vgl. a.a.O., S. 246).

Nach Ansicht des erkennenden Senats hat das Berufungsgericht bei der Bestimmung des Schutzumfangs des Klagepatents den nach §4 Abs. 2 PatG entgegengehaltenen allgemeinen Erfindungsgedanken des Vorpatents mit Recht beachtet.

Die Streitfrage, was unter dem "Gegenstand der Erfindung" im Sinne des §4 Abs. 2 PatG zu verstehen ist, wird vom Gesetzgeber nicht beantwortet. Man kann für ihre Beantwortung jedenfalls nichts aus den in §4 Abs. 2 Satz 1 PatG gebrauchten Worten "Gegenstand des auf eine frühere Anmeldung erteilten Patents" entnehmen. Als die Vorschrift des §4 Abs. 2 (ursprünglich §3 Abs. 1) durch die Novelle von 1891 in das Patentgesetz eingefügt wurde, wußte der Gesetzgeber nicht, wie die Worte "Gegenstand der Erfindung" später in Rechtsprechung und Schrifttum verstanden werden würden. Ebensowenig wie der Gesetzgeber die Auslegung dieser in §6 PatG enthaltenen Worte voraussehen konnte, war ihm eine solche Voraussicht bezüglich des §4 Abs. 2 PatG möglich. Der Weg der Auslegung ist somit frei und nicht durch den Gesetzgeber in eine bestimmte Richtung gewiesen.

Der erkennende Senat vermag keinen einleuchtenden Grund zu finden, der es rechtfertigen könnte, den in §4 Abs. 2 PatG enthaltenen Begriff "Gegenstand des Patents" anders aufzufassen als den gleichbedeutenden Begriff "Gegenstand der Erfindung", wie er in §6 PatG verwendet wird. Der Begriff "Gegenstand des Patents" im Sinne des §4 Abs. 2 PatG ist daher nach den Grundsätzen zu bestimmen, die die Rechtsprechung zu §6 PatG entwickelt hat. Er umschließt sonach den gesamten, gegebenenfalls möglichen Schutzbereich der Erfindung und erstreckt sich infolgedessen auch auf einen allgemeinen Erfindungsgedanken, der dem älteren Patent zu entnehmen ist. Daß bei der Identitätsprüfung der gesamte, dem älteren Patent zukommende Schutzumfang in Betracht gezogen wird, verlangt letztlich auch der Zweck des §4 Abs. 2 PatG, der ebenso wie die §§3 Satz 3, 13 Abs. 1 Nr. 2 PatG Doppelpatentierungen verhindern will. Dieses Ziel läßt sich in vollem Umfange erst dann erreichen, wenn auch für einen allgemeinen Erfindungsgedanken nur demjenigen Erfinder Schutz gewährt wird, der ihn zuerst angemeldet und dadurch der Allgemeinheit zugänglich gemacht hat.

Die Beurteilung der Streitfrage durch den erkennenden Senat stimmt mit der Ansicht überein, die das Reichsgericht in seinem Urteil vom 31. März 1942 (GRUR 1942, 349) und damit zu einem Zeitpunkt vertreten hat, als sich die nunmehr gültige Auffassung über den Schutzumfang eines Patents bereits herausgebildet hatte. In dieser Entscheidung, die in einem Verletzungsprozeß ergangen ist, wird ausgeführt, daß ein in einem älteren Patent geschützter allgemeinerer oder erweiterter (jetzt: allgemeiner) Erfindungsgedanke, von dem Fall des Haupt- und Zusatzpatents abgesehen, dem Schutz eines entsprechenden Erfindungsgedankens in einem jüngeren Patent entgegenstehe (vgl. a.a.O., S. 350). Diese Auffassung widerspricht an sich vorausgegangenen, in Nichtigkeitsverfahren erlassenen Entscheidungen (vgl. z.B. MuW 1929, 502; 1938, 273, 276; 1939, 18, 19; 172; Mitt. 1938, 14, 17;  1939, 114, 115),in denen das Reichsgericht ausgesprochen hat, daß das Patentamt im Erteilungsverfahren nicht zu prüfen habe, ob die jüngere Anmeldung in den Schutzbereich des auf eine ältere Anmeldung erteilten Patents eingreife. Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß die genannten Entscheidungen aus einer Zeit stammen, au der die jetzige Auffassung über den Schutzumfang noch in der Entwicklung begriffen war. Jedenfalls hat das Reichspatentamt schon frühzeitig bei der Identitätsprüfung gemäß §4 Abs. 2 PatG den allgemeinen Erfindungsgedanken des älteren Patents in der Regel beachtet (vgl. hierzu die grundsätzliche Entscheidung vom 16. Oktober 1933 in Bl. 1933, 263; ferner GRUR 1938, 327). Dieser Praxis hat sich das Deutsche Patentamt grundsätzlich angeschlossen (vgl. Bl. 1955, 25, 26; 1956, 279, 280; 1959, 227, 228; Mitt. 1957, 59; abweichend allerdings Bl. 1956, 16, 18). Für die Berücksichtigung des allgemeinen Erfindungsgedankens setzen sich auch Benkard, a.a.O., §4 PatG Rdn. 19, Krauße/Katluhn/Lindenmaier, Patentgesetz, 4. Aufl., §4 Anm. 7, Lutter/Elster, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., §4 PatG Anm. 5, Reimer, a.a.O., §4 PatG Anm. 5 d, 6 e und Bernhardt, Lehrbuch des deutschen Patentrechts, 2. Aufl., §19 III, S. 110 ein. In der gleichen Richtung bewegt sich ferner eine Vielzahl sonstiger Äußerungen im Schrifttum (vgl. u.a. Schuster, GRUR 1934, 211;  1957, 401; Heydt, Mitt. Bl. 1955, 60; Aders, GRUR 1955, 224; Reimer, GRUR 1956, 387, 396;  1957, 189; Herbst, GRUR 1957, 149, 156; Wanckel, GRUR 1957, 162; Trüstedt, GRUR 1957, 176; Hüni, GRUR 1962, 217, und Boecker, GRUR Ausl. 1963, 341). Während Bußmann/Pietzcker/Kleine, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Aufl., 2. Teil §7 II, S. 191 ihre eigene Meinung nicht eindeutig erkennen lassen, wenden sich allerdings Busse, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl,, §4 PatG Anm. 5, Tetzner, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., §4 PatG Anm. 18 bis 22. 27 und 28, Pietzcker, a.a.O., §3 Anm. 13 und Klauer/Möhring, Patentgesetz, 2. Aufl., §4 Anm. 3 gegen die Einbeziehung des allgemeinen Erfindungsgedankens des älteren Patents in die Identitätsprüfung.

Die Bedenken, die in den beiden letztgenannten Kommentaren vorgebracht werden und die sich die Revision zu eigen macht, greifen nicht durch. Die Ausführungen Pietzckers haben, soweit sie sich auf die fünfjährige Ausschlußfrist des §37 (früher §28) Abs. 3 PatG stützen, - wie bereits das Berufungsgericht betont hat - heute keine Bedeutung mehr, da diese Ausschlußfrist durch die Verordnung zur Änderung des Patentgesetzes vom 23. Oktober 1941 (RGBl. II 372) weggefallen ist (vgl. hierzu Reimer, a.a.O., §4 PatG Anm. 5 c). Der in beiden Kommentaren hervorgehobene Gesichtspunkt, daß bei Berücksichtigung des allgemeinen Erfindungsgedankens der vom Gesetzgeber gewollte Unterschied zwischen der Prüfung aus den §§1, 2 PatG und der Identitätsprüfung gemäß §4 Abs. 2 PatG verwischt würde, erweist sich ebenfalls nicht als stichhaltig. Abgesehen davon, daß sich der dem Gesetzgeber unterschobene Wille nicht feststellen läßt (vgl. hierzu Reimer, a.a.O., §4 PatG Anm. 6 c 1), bestehen zwischen den Prüfungen aus den genannten Bestimmungen, wie z.B. in der bereits erwähnten Entscheidung des Reichspatentamts vom 16. Oktober 1933 (Bl. 1933, 263, 265/66), ferner von Reimer (a.a.O., §4 PatG Anm. 6 c 2) und von Schuster (GRUR 1934, 211, 220 und 1957, 401, 405) im einzelnen auseinandergesetzt wird, tatsächlich erhebliche Unterschiede, von denen insbesondere hervorzuheben ist, daß der allgemeine Erfindungsgedanke des älteren Rechts sich aus dessen - gegebenenfalls durch Beschreibung und Zeichnung erläuterten - Ansprüchen herleiten lassen muß, während bei vorveröffentlichten Rechten die Patentbeschreibung auch unabhängig vom Wortlaut der Ansprüche neuheitsschädlich sein kann, und ferner der dem älteren Recht entnommene allgemeine. Erfindungsgedanke der jüngeren Anmeldung bzw. dem jüngeren Patent nur dann entgegengehalten werden kann, wenn er schutzfähig war und auf Grund des älteren Rechts geschützt ist oder geschützt gewesen ist (vgl. dazu unten VI), während für die Neuheitsschädlichkeit vorveröffentlichter Entgegenhaltungen die Frage der Schutzfähigkeit und des Schutzes des dort Offenbarten ohne Belang ist.

Die Revision wendet gegendie Berücksichtigung eines allgemeinen Erfindungsgedankens bei derIdentitätsprüfung schließlich noch ein, daß sich ein solcher Gedanke aus einemälteren Recht nicht abstrahieren lasse, da seine Konstruktion der Entstehungund dem Wesen nach aufs engste mit der Prüfung einer Verletzungsform verbundensei. Auch dieser Einwand ist nicht überzeugend. Bei der Absteckung des Schutzumfangsdes älteren Patents in Richtung auf das jüngere Patent oder die jüngereAnmeldung nehmen letztere grundsätzlich die gleiche Stellung ein, die imVerletzungsstreit die angegriffene Form gegenüber dem Klagepatent inne hat. Esist zwar richtig, daß sich die Untersuchung bei der Identitätsprüfung - andersals im Verletzungsstreit - auf das jüngere Patent oder die jüngere Anmeldungschlechthin und nicht lediglich auf eine konkrete Ausführungsform zu erstrecken hat. Dieser Umstand steht aber, wie gerade der vorliegende Fall zeigt, der Erkennbarkeit eines allgemeinen Erfindungsgedankens, der das ältere und jüngere Patent umfaßt, nicht entgegen.

VI.

Das Berufungsgericht hat - rechtlich unangreifbar - festgestellt, daß der allgemeine Erfindungsgedanke im älteren Patent aus dem Hauptanspruch herleitbar und in der Patentschrift einem Fachmann ohne erfinderische Bemühung nachahmbar offenbart ist. Es hätte jedoch noch prüfen und feststellen müssen, ob auch die übrigen Voraussetzungen für die Schutzfähigkeit des allgemeinen Erfindungsgedankens erfüllt sind, bevor es ihn dem Klagepatent entgegenhielt. Denn nur ein durch das ältere Recht geschützter allgemeiner Erfindungsgedanke kann als "Gegenstand" dieses Rechts in dem oben dargelegten Sinn angesehen und damit gemäß §4 Abs. 2 PatG dem jüngeren Recht unter dem Gesichtspunkt des Verbots der Doppelpatentierung entgegengehalten werden. Daher wäre vor allem die Untersuchung geboten gewesen, ob der allgemeine Erfindungsgedanke am Prioritätstage des älteren Patents den Anforderungen auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshöhe (§§1 Abs. 1, 2 PatG) genügt hat und ob gegebenenfalls im Erteilungsverfahren und in etwaigen Nichtigkeitsverfahren achutzhindernde Beschränkungen bzw. Verzichte ausgesprochen worden sind oder ob der Schutzumfang des Vorpatents in jenen Verfahren sonst in irgendeiner Richtung ausdrücklich festgelegt worden ist (vgl. hierzu Krauße/Katluhn/Lindenmaier, a.a.O., §4 Anm. 7; Trüstedt, GRUR 1957, 176, 181 f; Schuster, GRUR 1957, 401, 405).

In dieser Unterlassung des Berufungsgerichts liegt ein Verstoß gegen den §4 Abs. 2 PatG, der von Amts wegen zu beachten ist und zur Folge hat, daß das angefochte Urteil keinen Bestand haben kann. Da die erforderlichen Erwägungen im wesentlichen tatsächlicher Natur sind und infolgedessen in der Revisionsinstanz nicht nachgeholt werden können, bleibt es dem erkennenden Senat verwehrt, in der Sache selbst zu entscheiden (vgl. hierzu §565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO).

Führt im übrigen die vom Berufungsgericht vorzunehmende Prüfung zu dem Ergebnis, daß der im älteren Recht offenbarte Erfindungsgedanke im Hinblick auf den Stand der Technik nicht schutzfähig ist, dann würde das ältere Recht dem von der Klägerin geltend gemachten Erfindungsgedanken des Klagepatents nicht entgegenstehen. Es läßt sich dann allerdings nicht ausschließen, daß der von der Klägerin beanspruchte Schutz an dem vorbekannten Stande der Technik scheitert.

VII.

Nach alledem war das angefochte Urteil aufzuheben und der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§§564 Abs. 1, 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

Dem Berufungsgericht war auch die Entscheidung über die Kosten der Revision vorzubehalten, weil sie von dem noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits abhängt.