Bundesgerichtshof
Urt. v. 21.04.1994, Az.: I ZR 291/91
„Simmenthal“

I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung der allein noch den Gegenstand des Revisionsverfahrens bildenden Teilabweisung der Widerklage ausgeführt:

Soweit der Antrag sich auf Einwilligung in die Schutzentziehung für die IR-Marke der Klägerin R 165 311 richte, sei er in vollem Umfang unbegründet. Der Umstand, daß die Klägerin diese Marke in der Zeit ab Mai 1981 bis 1989 in Deutschland nicht benutzt habe, mache die Marke nicht löschungs- bzw. schutzentziehungsreif; denn der Klägerin sei die Benutzung in der in Frage stehenden Zeit nicht zumutbar gewesen. Sie habe als Folge des gegen europäisches Recht verstoßenden deutschen Verbots des weiteren Imports ihres . Hauptprodukts, des "Rindfleischs in Gelee", das Zeichen für dieses Erzeugnis in Deutschland nicht mehr verwenden können. Eine Änderung dieses Erzeugnisses in einer Weise, die den europarechtswidrigen besonderen Anforderungen in Deutschland entsprochen hätte, sei ihr wegen der damit verbundenen geschmacklichen Veränderungen und der dann zu erwartenden Enttäuschung namentlich ihrer überwiegend italienischen Abnehmer in Deutschland nicht zumutbar gewesen.

Ob es der Klägerin zuzumuten gewesen wäre, den Export ihrer Nebenprodukte ungeachtet seiner Unwirtschaftlichkeit ohne gleichzeitigen Export des Haupterzeugnisses "Rindfleisch in Gelee" fortzusetzen, könne offenbleiben, weil diese Nebenprodukte nichts mit "Viande de boeuf bouillie" zu tun hätten, für die allein die IR-Marke R 165 311 eingetragen sei.

Aus den gleichen Gründen wie bei der IR-Marke R 165 311 erweise sich auch der auf Einwilligung in die Schutzentziehung für die IR-Marke der Klägerin 376 659 gerichtete Antrag insoweit als unbegründet, als er sich auf den Schutz für die eingetragenen Waren "viande", "extraits de viande" und "conserves" beziehe. Denn diese Waren seien warengleich bzw. warengleichartig mit dem den Schutzgegenstand der anderen Marke bildenden "Viande de boeuf bouillie", so daß die Unzumutbarkeit des Vertriebs von "Rindfleisch in Gelee" sich schutzerhaltend auch für die IR-Marke 376 659 auswirke. Dies müsse um so mehr gelten, als die Tendenz bestehe, den Kreis der Waren, für die ein Zeichen angemeldet sei, möglichst weit zu ziehen, insbesondere auch auf gleichartige Waren zu erstrecken.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nur teilweise stand.

1. Ohne Rechtsverstoß hat das Berufungsgericht angenommen, daß die Nichtbenutzung der IR-Marke R 165 311 der Klägerin während eines die gesetzliche Fünf-Jahres-Frist überschreitenden Zeitraums vorliegend nicht zur Löschungsreife geführt hat, weil der Klägerin die Benutzung der Marke in der fraglichen Zeit unzumutbar im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 Halbs. 2 WZG i.V. mit § 10 der VO über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken vom 5. September 1968 (BGBl I S. 1001) i.d.F. vom 17. September 1970 (BGBl II S. 991) gewesen ist.

a) Die Klägerin war als Folge eines mit EG-Recht (Art. 30 EWGV) nicht vereinbaren Einfuhrverbots gehindert, ihr hauptsächlich den Gegenstand ihrer Exporte nach Deutschland bildendes Erzeugnis "Rindfleisch in Gelee" in Deutschland in der im Herstellerland Italien üblichen und zulässigen Zusammensetzung zu verkaufen; sie konnte daher - was von der Revision ebenfalls nicht in Frage gestellt wird - für dieses identische Produkt ihre Marke nicht verwenden. Eine Veränderung des Erzeugnisses allein für den (markenerhaltenden) Vertrieb in Deutschland brauchte die Klägerin - insoweit entgegen der Auffassung der Revision - schon deshalb nicht vorzunehmen, weil seine Zusammensetzung den nach übergeordnetem europäischen Recht zu stellenden Anforderungen für einen Export nach Deutschland genügte und der Klägerin nicht anzusinnen war, die Zusammensetzung bis zur Klärung der Rechtslage in ihrem Sinne den Forderungen der deutschen Einfuhrbehörden allein im Blick auf den zeichenrechtlichen Benutzungszwang anzupassen. Sie durfte sich vielmehr ohne weiteres darauf verlassen, daß insoweit - nach Erweis der Unzulässigkeit des deutschen Importverbots - die Unzumutbarkeitsregelung des § 11 Abs. 1 Nr. 4 Halbs. 2 WZG zu ihren Gunsten Anwendung finden werde, ohne daß es entscheidend darauf ankommt, ob - worauf das Berufungsgericht zusätzlich abgehoben hat - solche Produktveränderungen aus geschmacklichen Gründen ihren Absatz in Deutschland wesentlich beeinträchtigt hätten. Unzumutbar war vielmehr eine gesonderte (Teil-)Herstellung speziell für den deutschen Markt allein schon aus produktionstechnischen bzw. Kostengründen.

Aus den gleichen Gründen konnte von der Klägerin auch nicht verlangt werden, ein anderes Erzeugnis aus dem geschützten Warenbereich "Viande de boeuf bouillie" herzustellen oder zu erwerben, um es auf dem deutschen Markt unter Benutzung der IR-Marke R 165 311 zu deren Erhaltung zu vertreiben.

b) Die Revision rügt allerdings hilfsweise auch, das Berufungsgericht hätte selbst bei Annahme der Unzumutbarkeit der Zeichenbenutzung für "Rindfleisch in Gelee" den Antrag auf Einwilligung in die Schutzrechtsentziehung für die IR-Marke R 165 311 nicht in vollem Umfang abweisen dürfen; vielmehr hätte es die Löschungsanordnung des Landgerichts allenfalls dahin einschränken dürfen, daß die Benutzung des Zeichens für die Ware "Viande de boeuf bouillie" unter Verwendung der Zusatzstoffe Agar-Agar und Johannisbrotkernmehl ausgenommen sei. Auch diese Rüge bleibt ohne Erfolg.

Wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, nötigt der Zweck der Regelung des sogenannten Benutzungszwangs nicht dazu, ein Warenzeichen im Löschungsverfahren auf die tatsächlich benutzten konkreten Waren zu beschränken, sondern erlaubt es, im Warenverzeichnis über letztere hinaus auch solche Waren zu belassen, die nach der Auffassung des Verkehrs gemeinhin als "gleiche" Waren angesehen werden (BGH, Urt. v. 13.7.1989 - I ZR 157/87, GRUR 1990, 39, 40 - Taurus; vgl. auch schon BGH, Urt. v. 7. 6. 1978 - I ZR 125/76, GRUR 1978, 647, 648 - TIGRESS). Dies gilt wegen des erkennbar engen Sach- und Zweckzusammenhangs der beiden Halbsätze des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG nicht nur für die Beurteilung der Frage, welche Waren durch die Benutzung einer ganz konkreten Ware als mitbenutzt gelten können, sondern gleichermaßen auch für die Frage, ob und in welchem Maße die Unzumutbarkeit der Benutzung der Marke für eine Ware auch anderen Waren des Verzeichnisses zugute kommen, d.h. deren Löschungsreife verhindern kann. Auch insoweit reicht nach Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung die Unzumutbarkeit der Benutzung der Marke für eine bestimmte Ware aus, um die Löschungsreife auch insoweit auszuschließen, als Waren in Frage stehen, die mit derjenigen, für die die Benutzung wegen Unzumutbarkeit ausgeschlossen ist, als "gleich" im Sinne der genannten Rechtsprechung (vgl. BGH aaO. - TI-GRESS und BGH aaO. - Taurus) anzusehen sind.

Dies bedeutet für den vorliegenden Fall, daß als Folge der Unzumutbarkeit der Benutzung der für "Viande de boeuf bouillie" geschützten Marke für die konkrete Ware "Rindfleisch in Gelee" auch eine Teilentziehung des Schutzes nicht in Betracht kommt; denn bei "Rindfleisch in Gelee" handelt es sich um ein Erzeugnis aus gekochtem Rindfleisch, das mit allen typischen Erzeugnissen, die aus diesem schon sehr speziellen Rohstoff hergestellt werden, diesen selbst als charakteristisch und wesensbestimmend gemeinsam hat und deshalb vom maßgeblichen Verkehr ohne weiteres als mit anderen Erzeugnissen aus gekochtem Rindfleisch "gleich" in dem Sinne angesehen wird, den der Bundesgerichtshof in der erwähnten Entscheidung (aaO. - Taurus) dahin näher umschrieben hat, daß Eigenschaften und Zweckbestimmungen. der verschiedenen Waren in weitem Umfange übereinstimmen müßten. Da dies für alle Waren aus "gekochtem Rindfleisch" zutrifft, ist hier für eine Zerlegung dieses ohnehin nicht weit gefaßten Oberbegriffs im Warenverzeichnis (vgl. dazu BGH aaO. - TI-GRESS) kein Raum.

2. Das Berufungsgericht hat die Teilabweisung des Widerklageantrags auf Einwilligung in die Schutzentziehung für die IR-Marke 376 659 im wesentlichen damit begründet, daß die Unzumutbarkeit der Benutzung der Marke wegen der Untersagung des Vertriebs des von der Klägerin hergestellten "Rindfleischs in Gelee" sich wegen der Warengleichheit dieses Erzeugnisses mit den im Warenverzeichnis der IR-Marke 376 659 aufgeführten Waren "viande", "extraits de viande" und "conserves" rechtserhaltend auch zugunsten dieser Marke auswirke, soweit die genannten Warenarten in Frage stünden. Dem kann so nicht beigetreten werden.

a) Das Berufungsgericht hat nicht beachtet, daß hier - anders als bei der IR-Marke R 165 311, bei der das Berufungsgericht im Hinblick auf deren engen Warenbereich von einer entsprechenden Prüfung zu Recht abgesehen hat - sich zunächst schon die Frage stellt, ob die Klägerin ihre IR-Marke 376 659 nicht rechtserhaltend für solche Erzeugnisse des - wesentlich breiteren - Warenverzeichnisses hätte benutzen können und müssen, die vom Einfuhrverbot nicht betroffen waren, um jedenfalls insoweit ihr Recht zu erhalten. Der vom Berufungsgericht - allerdings in anderem rechtlichen Zusammenhang - angeführte Umstand, eine Fortsetzung des Exports sogenannter Nebenerzeugnisse der Klägerin wäre ohne den wichtigsten Umsatzträger "Rindfleisch in Gelee" unwirtschaftlich gewesen (vgl. BU 12 letzter Abs.), kann allein eine solche Notwendigkeit nicht ausschließen; nach Sinn und Zweck des gesetzlichen Benutzungszwangs kann nämlich grundsätzlich die bloße Unwirtschaftlichkeit von Benutzungshandlungen allein nicht als Rechtfertigungsgrund im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 Halbs. 2 WZG anerkannt werden (vgl. Busse/Starck, WZG, 6. Aufl., § 11 Rdn. 26).

Jedoch kommt es vorliegend für die Frage der Zumutbarkeit der Zeichenbenutzung weniger auf die - im übrigen auch nicht hinreichend festgestellte - Unwirtschaftlichkeit einer anderweiten Zeichenverwendung, sondern entscheidend auf andere Umstände an, die im Rahmen der hier anzustellenden Interessenabwägung (vgl. Baumbach/Hefermehl, WZG, 12. Aufl., § 11 Rdn. 51) zugunsten der Klägerin ins Gewicht fallen. Letztere verfügte vorliegend über ein Erzeugnis, das sie unter Benutzung der IR-Marke in Deutschland vertrieb und weitervertreiben wollte. Ohne das Verbot hätte dieser Vertrieb rechtserhaltend für alle Waren des Verzeichnisses der IR-Marke gewirkt, die mit dem gekennzeichneten Produkt "gleich" im Sinne der vorerwähnten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (aaO. - Taurus) sind; insoweit hätte es irgendwelcher anderer rechtserhaltender Handlungen der Klägerin nicht bedurft. Sie zu solchen Maßnahmen nur deshalb als genötigt anzusehen, weil ihr vorübergehend durch eine mit europäischem Recht nicht vereinbare staatliche Maßnahme der Vertrieb des eigentlichen Erzeugnisses untersagt worden ist, wäre in hohem Maße unbillig. Darüber hinaus hätten solche Maßnahmen im Hinblick auf die - nach den insoweit unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts - bestehende Absicht der Klägerin, nach dem Erfolg ihres Rechtswegs zu den europäischen Behörden und dem Europäischen Gerichtshof das eigentliche Erzeugnis auch wieder in Deutschland abzusetzen, lediglich den formalen Charakter der Überbrückung einer unverschuldeten Unterbrechungszeit und keinen eigenen wirtschaftlichen Sinn gehabt. Ob solche formalen, wirtschaftlich nicht gebotenen Handlungen überhaupt den Anforderungen genügen könnten, die an eine Benutzung i.S. von § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG zu stellen sind, erscheint schon zweifelhaft; sie sind einer Partei aber an sich schon im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 Halbs. 2 WZG nicht zumutbar (vgl. BGHZ 112, 317, 323[BGH 18.10.1990 - I ZR 292/88] - Silenta); dies muß erst recht gelten, wenn - wie vorliegend - ihre Veranlassung allein in einem staatlichen Einfuhrverbot zu sehen ist, das nicht hätte ergehen dürfen.

Das Berufungsgericht ist somit im Ergebnis zu Recht davon ausgegangen, daß die Unzumutbarkeit der Zeichenbenutzung sich vorliegend auf alle Waren auswirkt, die als "gleich" im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (aaO. - Taurus) mit der dem unberechtigten Einfuhrverbot unterworfenen Ware "Rindfleisch in Gelee" anzusehen sind.

b) Jedoch hat das Berufungsgericht die Grenzen dieser Auswirkungen deswegen nicht eng genug gezogen, weil es bei der Beurteilung dessen, was als im Rechtssinne "gleiche" Waren anzusehen sind, nicht die in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (vgl. BGH aaO. - TIGRESS; BGH aaO. - Taurus) entwickelten Maßstäbe angelegt hat.

Die vom Berufungsgericht angenommene Tendenz, den Kreis der Waren, für die ein Zeichen angemeldet ist, möglichst weit zu ziehen, ist den genannten Urteilen des Bundesgerichtshofes nicht zu entnehmen. Diese lassen vielmehr nur erkennen, daß nach Sinn und Zweck des Benutzungszwangs zwar nicht die Beschränkung des Schutzbereichs auf die tatsächlich benutzte Ware zu fordern ist, jedoch eine Erstreckung auf nicht identische Waren nur in relativ engen Grenzen zulässig ist, nämlich nur dann, wenn es sich um Waren handelt, die nach der insoweit allein maßgeblichen Vorstellung des Verkehrs mit denjenigen, für die das Zeichen benutzt wird, "gleich" in dem Sinne sind, daß ihre Eigenschaften und Zweckbestimmungen in weitem Umfange übereinstimmen (vgl. dazu BGH aaO. - Taurus, S. 40 f.).

Demnach ist, da vorliegend die Ware "Rindfleisch in Gelee" als Folge der dargelegten Unzumutbarkeit der Zeichenbenutzung die Stelle der Ware einnimmt, für die im Regelfall die Marke tatsächlich benutzt worden wäre, zu prüfen, ob diese Ware mit den im Verzeichnis der IR-Marke genannten Warengruppen "viande", "extraits de viande" und "conserves" ihren Eigenschaften und Zweckbestimmungen nach in weitem Umfang übereinstimmt. Dies kann - entgegen der Beurteilung des Berufungsgerichts - nur teilweise bejaht werden.

aa) Charakteristische Eigenschaften und Zweckbestimmungen des Erzeugnisses "Rindfleisch in Gelee" sind, daß es sich nicht um ein für die Weiterverarbeitung bestimmtes Rohprodukt, sondern um ein auf der Grundlage bereits gekochten Fleisches für den Verkehr bestimmtes, also weiterverarbeitetes und auf eine gewisse Haltbarkeit angelegtes Erzeugnis handelt, das sich dem Verkehr daher auch in erster Linie als (Fleisch-) Konserve darstellt. Keine der genannten Eigenschaften und Zweckbestimmungen ist mit denen von rohem, unverarbeitetem Fleisch, das vom Begriff "viande" des Verzeichnisses auch umfaßt wird, gleich, so daß es insoweit einer Einschränkung bedürfte, durch die der Warenbegriff des Verzeichnisses auf Waren beschränkt würde, die die gleichen charakteristischen Merkmale wie "Rindfleisch in Gelee" aufweisen, d.h. auf Fleischzubereitungen aus bereits gegartem Fleisch in Konservenform. Diese aber werden bereits von dem im Warenverzeichnis enthaltenen Warenbegriff der "conserves" (eindeutig) miterfaßt, so daß es einer zusätzlichen Bezeichnung durch Unterteilung des zu weitgehenden Oberbegriffs "viande" (vgl. dazu BGH aaO. - TIGRESS) nicht bedarf, dieser vielmehr in vollem Umfang in die Schutzentziehung einzubeziehen ist.

bb) Fleischextrakt ("extraits de viande") weist schon im Verhältnis zu normalem Fleisch (in natürlichem Zustand), erst recht aber zu verzehrfertigen Fleischzubereitungen in der Art des "Rindfleischs in Gelee" so ausgeprägte Besonderheiten nach Eigenschaft und Zwecksetzung auf, daß insgesamt von der erforderlichen Übereinstimmung in "wesentlichem Umfange" (vgl. BGH aaO. - Taurus) mit dem hier in Frage stehenden Vergleichserzeugnis keine Rede sein kann. Insoweit scheidet daher eine Beschränkung der Schutzentziehung im Ganzen aus.

c) Dagegen ist eine Beschränkung bei der Warengruppe "conserves" geboten, allerdings auch hier nicht in vollem Umfang auf den Warenbegriff im Ganzen, weil dieser als Oberbegriff auch Konserven gänzlich ungleicher Art - etwa Obst- oder Gemüsekonserven - einschließt. Demgemäß ist eine Unterteilung des Oberbegriffs geboten (vgl. BGH aaO. - TIGRESS) und der Kreis der "gleichen" Waren mit Hilfe entsprechender Unterbegriffe einzuengen.

Zu diesem Kreis gehören zunächst zweifelsfrei alle Arten von Fleischkonserven im engeren Sinne. Daneben wird der Verkehr eine hinreichend weite Übereinstimmung von Eigenschaften und Zweck auch bei solchen Konserven sehen, bei denen Fleisch zwar nicht so ausschließlich im Vordergrund steht wie bei Rindfleisch in Gelee, aber jedenfalls auch - sei es auch neben anderen zum Verzehr bestimmten Mitteln (Teigwaren, Thunfisch) - noch eine erkennbare Rolle als Bestandteil der Konserve spielt. Zweifelhaft erscheint dagegen, ob der Verkehr Konserven ohne alle Fleischbestandteile der Art, wie die Klägerin sie vor dem Verbot des Vertriebs von "Rindfleisch in Gelee" neben diesem und neben anderen Fleischkonserven (Kutteln, Preßkopf o.ä.) ebenfalls vertrieben hat, - also Fischkonserven und Konserven von Nudelgerichten ohne Fleisch - noch ohne weiteres als "gleich", das heißt nach Eigenschaft und Zweckbestimmung weitgehend übereinstimmend beurteilen wird. Jedoch kann dies dahinstehen, weil die Ausnahme dieser konkreten Konservenerzeugnisse von der Schutzentziehung sich aus einem anderen Grund rechtfertigt, auf den das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang - von seinem zu weiten Gleichheitsverständnis her folgerichtig - nicht eingegangen ist. Hinsichtlich dieser früher von der Klägerin nach Deutschland vertriebenen Erzeugnisse kommt § 11 Abs. 1 Nr. 4 Halbs. 2 WZG nämlich nicht erst über die rechtliche Brücke einer Erstreckung der Unzumutbarkeit auf gleiche Waren, sondern unmittelbar zur Anwendung, weil eine rechtserhaltende (Weiter-) Benutzung der IR-Marke 376 659 durch die Klägerin auch für diese konkreten Waren selbst nicht zumutbar war.

Wie das Berufungsgericht in anderem rechtlichen Zusammenhang festgestellt hat, beruhte die Einstellung der Einfuhr der seinerzeit gleichfalls unter dieser Marke vertriebenen sogenannten Nebenprodukte - darunter Fisch- und Teigwarenkonserven - auf triftigen wirtschaftlichen Gründen, die das Berufungsgericht - insoweit von der Revision unbeanstandet - darin gesehen hat, daß der mit 10 % Umsatzanteil wenig bedeutsame weitere Export dieser Waren ohne das Hauptprodukt, das "Zugpferd", "Rindfleisch in Gelee" wirtschaftlich nicht sinnvoll gewesen sei.

Zur - ausnahmsweisen - Beachtlichkeit solcher rein wirtschaftlicher Motivationen einer Nichtbenutzung unter den vorliegend gegebenen Umständen gilt wiederum weitgehend das bereits in früherem Zusammenhang (unter II 2 a) Ausgeführte: Zwar würde auch insoweit allein die Unwirtschaftlichkeit des Weitervertriebs der Nebenwaren nicht ausreichen, um die Zeichenbenutzung unzumutbar erscheinen zu lassen; jedoch gilt auch hier deshalb etwas anderes, weil die mangelnde Wirtschaftlichkeit hier nicht vorgegeben, sondern nur die Folge des gegen Europarecht verstoßenden Einfuhrverbots für die Hauptware ist, deren Mitvertrieb vorher auch den Vertrieb der Nebenwaren wirtschaftlich sinnvoll gestaltet hatte.

III. Auf die Revision der Beklagten ist daher - unter ihrer Zurückweisung im übrigen - das Berufungsurteil im Kostenpunkt und in der Sache insoweit aufzuheben, als es auf die Berufung der Klägerin die auf Einwilligung in die inländische Schutzentziehung für die IR-Marke 376 659 gerichtete Widerklage in zu weitgehendem Umfang, nämlich durch Herausnahme der Waren "viande", "extraits de viande" und "conserves", letztere in vollem Umfang, abgewiesen hat, statt die. Herausnahme auf "conserves de viande", "conserves de poisson" und "pâte en conserves" zu beschränken. Insoweit war unter Zurückweisung der Berufung der Klägerin der erkennende Teil des Berufungsurteils neu zu formulieren.

Die Kostenentscheidung ergeht gemäß § 92 Abs. 1, § 97 Abs. 1 und § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO.