Bundesgerichtshof
Urt. v. 11.11.1993, Az.: I ZB 18/91
„Boy“

I. Gegen das für "Bespielte Tonträger, insbesondere Schallplatten und Tonbandkassetten" zur Eintragung in die Zeichenrolle angemeldete Zeichen

"TOMMYBOY"

hat die Inhaberin des für "Tragbare Rundfunkempfänger" eingetragenen Warenzeichens 671 672

"Boy",

fristgerecht Widerspruch erhoben.

Die Prüfungsstelle für Klasse 9 Wz des Deutschen Patentamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Sie hat zur Begründung im wesentlichen ausgeführt, das angemeldete Zeichen komme dem Widerspruchszeichen nicht verwechselbar nahe. Unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe schon angesichts der Unterschiede der Zeichen nicht. Bei dem angemeldeten Zeichen handele es sich um einen Gesamtbegriff, von dem der Verkehr allenfalls den allein individualisierenden Bestandteil "TOMMY" abspalten werde, so daß auch danach keine Verwechslungsgefahr angenommen werden könne. Verwechslungsgefahr aus dem Gesichtspunkt des Serienzeichens bestehe mangels Hinweischarakters des Wortes "Boy" nicht.

Die hiergegen erhobene Beschwerde ist erfolglos geblieben.

II. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt:

1. Der sachlichen Entscheidung über den Widerspruch und die Beschwerde stehe nicht entgegen, daß ein anderer Senat des Bundespatentgerichts ein anderes Verfahren rechtskräftig entschieden habe, in dem die auch hier Widersprechende gestützt auf das auch hier in Rede stehende Widerspruchszeichen gegen eine Zeichenanmeldung der Anmelderin vorgegangen war, die neben einem Bildbestandteil auch die Wortbestandteile "TOMMY BOY" enthalten habe. Angesichts der Unterschiedlichkeit der in jenem und dem vorliegenden Verfahren angegriffenen Zeichenanmeldungen liege eine rechtskräftige Vorentscheidung über denselben Streitgegenstand nicht vor.

2. Verwechslungsgefahr bestehe zwischen dem angemeldeten Zeichen und dem Widerspruchszeichen nicht.

Die Zeichenwörter seien schon wegen ihrer auffällig verschiedenen Buchstaben- und Silbenzahl bildlich und klanglich gut auseinanderzuhalten.

Das angemeldete Zeichen enthalte zwar die Lautfolge "BOY" des Widerspruchszeichens als Endbestandteil, jedoch könne unter den besonderen Umständen des Falles hieraus keine Verwechslungsgefahr abgeleitet werden. Die Möglichkeit einer Abspaltung des ersten Bestandteils "TOMMY" sei von der Prüfungsstelle zutreffend verneint worden. Es handele sich bereits seiner Art nach nicht um einen Bestandteil, den der Verkehr wie reine Warennamen, Dosierungs- und Wirkungsangaben usw. als nicht eigentlich kennzeichnend unbeachtet lassen könne. Das Zeichenwort "TOMMYBOY" bilde darüber hinaus aber auch eine begriffliche Einheit, die den Gedanken an eine Einzelbetrachtung ihrer beiden Bestandteile als fernliegend erscheinen lasse. Es handele sich um einen Gesamtbegriff in der Art eines englischen Kosenamens, der "Tommy, mein Junge" bedeute. Ähnliche Bildungen wie "Johnnieboy" und insbesondere "Frankieboy" als Kosename für den bekannten amerikanischen Star Frank Sinatra seien allgemein bekannt. In solchen zusammengesetzten Kosenamen werde im übrigen der kennzeichnende Schwerpunkt in dem Namensbestandteil, hier also in "TOMMY", und nicht in "BOY" gesehen.

Dieser Umstand spreche neben anderem auch gegen eine Wertung des Bestandteils "BOY" in der Anmeldung als Stammbestandteil von Serienzeichen. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr aus dem Gesichtspunkt der Serienabwandlung bzw. der Bildung von Serienzeichen, welche ohnehin einen Ausnahmetatbestand darstelle, sei nur zu befürchten, wenn die Vergleichszeichen den gleichen Wortstamm aufwiesen und diesem Stammbestandteil auch im Rahmen des Gesamtzeichens ein derartiger Hinweischarakter zukomme, daß der Verkehr wirklich Anlaß habe, trotz des unterschiedlichen Gesamteindrucks aus der bloßen Übereinstimmung einzelner Silben irrige Schlüsse herzuleiten. Das sei insbesondere anzunehmen, wenn es sich um einen besonders charakteristisch hervorstechenden Bestandteil handele oder wenn die Art der abweichenden Bestandteile jenen Schluß nahelege, was jedoch hinsichtlich des Endbestandteils "BOY" in der angemeldeten Bezeichnung "TOMMYBOY" nicht der Fall sei. Ferner könne ein solcher Hinweischarakter aber auch angenommen werden, wenn ein Unternehmen den Verkehr bereits an mehrere Zeichen mit dem gleichen Wortstamm gewöhnt habe oder wenn es sich um einen im Verkehr bereits als Herkunftshinweis durchgesetzten Bestandteil handele. Zwar habe die Widersprechende dargelegt, daß sie das Wort "Boy" einzeln und in Zusammensetzungen in den Jahren 1983 bis 1987 zur warenzeichenmäßigen Kennzeichnung von tragbaren Rundfunkgeräten verwendet habe. Dadurch möge die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens zugenommen haben, jedoch könne angesichts des Bestreitens der Anmelderin nicht davon ausgegangen werden, daß schon eine für die Entscheidung erhebliche besondere Stärkung der Kennzeichnungskraft eingetreten sei, die dem Verkehr Anlaß geben könnte, bei den mit "TOMMYBOY" bezeichneten Anmeldewaren an ein weiteres Serienzeichen der Widersprechenden zu denken. Dies liege einmal deswegen fern, weil die vorliegende Art der Zeichenbildung durch die Verschmelzung von "BOY" mit dem Vornamen "TOMMY" eine andere sei als die Bildung von Serienzeichen für Rundfunkgeräte durch die Widersprechende, bei der sie beschreibende Angaben vorangestellt und mit einem Bindestrich an das Wort "Boy" angeschlossen habe (z.B. Beat-Boy, City-Boy, Concert-Boy, Hit-Boy, Music-Boy, Party-Boy). Hinzu komme überdies, daß das angemeldete Zeichen nicht für dieselben Waren bestimmt sei, für welche die Widersprechende ihr Zeichen allein und in Zusammenstellungen benutzt habe.

Für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne sei nichts dargetan oder ersichtlich.

III. Die gegen diese Entscheidung gerichtete Rechtsbeschwerde der Widersprechenden bleibt ohne Erfolg.

1. Das Rechtsmittel ist zulässig. Zwar fehlt es an einer Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 13 Abs. 5 Satz 1 WZG), ihre Statthaftigkeit folgt jedoch aus § 13 Abs. 5 Satz 2 WZG i.V. mit § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG, da die Widersprechende rügt, der angefochtene Beschluß des Bundespatentgerichts sei nicht mit Gründen versehen, und diese ihre Auffassung mit näheren Ausführungen begründet hat (BGHZ 39, 333, 334[BGH 21.12.1962 - I ZB 27/62] - Warmpressen). Darauf, ob diese Rüge durchgreift, kommt es für die Frage der Statthaftigkeit des Rechtsmittels nicht an.

Auch die übrigen förmlichen Voraussetzungen der Rechtsbeschwerde sind erfüllt.

2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch sachlich nicht begründet, da die Rügen, mit denen die Widersprechende Begründungsmängel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG beanstandet, nicht durchgreifen.

a) Die Rechtsbeschwerde rügt, daß die Ausführungen des Bundespatentgerichts zur mittelbaren Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens so unklar und verworren seien, daß die der Entscheidung zugrundeliegenden Erwägungen nicht durchschaubar seien, was dem vollständigen Fehlen von Entscheidungsgründen gleichstehe. Dem kann nicht beigetreten werden.

Zwar ist der Ausgangspunkt der Rechtsbeschwerde zutreffend, daß dem vollständigen Fehlen von Gründen solche Fälle gleich zu erachten sind, in denen die der Entscheidung zugrundeliegenden Erwägungen so unklar und verworren sind, daß sie nicht durchschaut werden können (BGHZ 39, 333, 341[BGH 21.12.1962 - I ZB 27/62] - Warmpressen). Entgegen der Annahme der Rechtsbeschwerde liegen derartige Gegebenheiten im Streitfall jedoch nicht vor.

Das Bundespatentgericht hat sich zur Frage der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Zeichenabwandlung bzw. der Bildung von Serienzeichen zutreffend auf die grundlegende Entscheidung des Bundesgerichtshofs (Beschl. v. 22. 5. 1968 - I ZB 3/67, GRUR 1969, 40, 41 = WRP 1968, 367 = BlPMZ 1969, 198 - Pentavenon) bezogen und geprüft, ob dem Wort "Boy" ein solcher Hinweischarakter zukommt, daß der Verkehr Anlaß hat, irrige Schlüsse daraus herzuleiten, daß das angemeldete Zeichen lediglich in einer einzelnen Silbe mit dem Widerspruchszeichen übereinstimme. Das Bundespatentgericht hat das verneint, weil der Bestandteil "BOY" in dem angemeldeten Zeichen nicht derart charakteristisch hervorsteche, daß der Verkehr bereits allein in ihm den Herkunftshinweis erblicke.

Ob diese Beurteilung rechtsfehlerhaft ist, weil, worauf die Rechtsbeschwerde abhebt, die Eignung des Wortes "BOY" als Stammbestandteil einer Serie von Warenzeichen hier anhand des Widerspruchszeichens hätte geprüft werden müssen, bedarf keiner abschließenden Entscheidung, weil es hierauf für die Frage, ob ein Begründungsmangel vorliegt, nicht ankommt. Jedenfalls kann die Beurteilung nicht als so unklar und verworren erachtet werden, daß hierin ein Begründungsmangel im hier in Frage stehenden Sinn zu sehen ist. Die Begründung des Bundespatentgerichts läßt nämlich ohne weiteres erkennen, daß es das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr deshalb verneint hat, weil der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen einen Gesamtbegriff sieht, den er nicht in zwei Bestandteile zerlegt. Demnach kommt nicht nur die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im Sinne einer Abspaltung des Bestandteils "BOY" nicht in Betracht, sondern es scheidet auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr aus, weil der Verkehr unter jeglichem Gesichtspunkt das angemeldete Zeichen als Einheit betrachtet. Da § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht die Richtigkeit der Begründung voraussetzt, sondern nur den Zwang zur Begründung überhaupt durchsetzen soll, kann in der vorerwähnten Beurteilung des Bundespatentgerichts ein Begründungsmangel im Sinne der vorerwähnten Vorschrift nicht gesehen werden.

b) Die Rechtsbeschwerde rügt weiter, die Erwägung des Bundespatentgerichts, es könne nicht davon ausgegangen werden, daß schon eine für die Entscheidung erhebliche besondere Stärkung der Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens eingetreten sei, die dem Verkehr Anlaß geben könnte, bei den mit "TOMMYBOY" bezeichneten Anmeldewaren an ein weiteres Serienzeichen der Widersprechenden zu denken, sei inhaltslos und nicht nachvollziehbar, weil der Verkehr, wenn er sich an eine Serienbildung in Gestalt mehrerer Zeichen mit dem gleichen Wortstamm gewöhnt habe, nicht zusätzlich noch eine für die Entscheidung erhebliche besondere Stärkung der Kennzeichnungskraft verlangen werde. Auch diese Rüge kann im hier vorgegebenen engen Rahmen der Prüfung, ob überhaupt eine Begründung vorliegt, keinen Erfolg haben.

Sie zielt, entgegen den Voraussetzungen in § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG, nicht darauf ab, ob überhaupt eine Begründung vorliegt, sondern wirft die Frage der Richtigkeit der Begründung auf, die aber im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht geprüft wird. Das Bundespatentgericht hat im Zusammenhang mit dem vorerwähnten, von der Rechtsbeschwerde gerügten Begründungsteil ausgeführt, daß Hinweischarakter eines Zeichens oder Bestandteils dann angenommen werden könne, wenn der Zeicheninhaber den Verkehr bereits an mehrere Zeichen mit demselben Wortstamm gewöhnt habe oder wenn es sich um einen im Verkehr bereits als Herkunftshinweis durchgesetzten Bestandteil handele. Es hat alsdann Ausführungen dazu gemacht, inwieweit die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens eine erhebliche Stärkung durch umfangreiche Benutzung gewonnen haben könnte. Diese Ausführungen lassen nicht nur den Gedankengang des Bundespatentgerichts hinreichend klar erkennen, sie sind auch rechtlich nicht zu beanstanden.

c) Muß demnach davon ausgegangen werden, daß das Bundespatentgericht eine Eignung des Wortes "BOY", als Stammbestandteil für eine mit ihm gebildete Zeichenserie zu dienen mit - formal ausreichender, auf Rechtsfehler als solche nicht zu prüfender - Begründung verneint hat, bedarf es keines Eingehens auf die weitere Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe "unverständlich" angenommen, daß im angemeldeten Zeichen - anders als in den von der Widersprechenden angeführten Benutzungen des Widerspruchszeichens - unter Voranstellung beschreibender Bestandteile beim angemeldeten Zeichen eine Verschmelzung der Bestandteile "TOMMY" und "BOY" stattgefunden habe. Denn etwaige Mängel in der Begründung zusätzlicher Ausführungen, die, weil mit anderen Erwägungen (hier: die Verneinung des Herkunftshinweischarakters des Wortes "BOY" als Stammbestandteil) der Begründungspflicht bereits genügt ist, für die Entscheidung nicht erheblich sind, können die Rüge des Begründungsmangels nicht erfolgreich machen (BGH, Beschl. v. 26. 1. 1989 - I ZB 8/88, GRUR 1989, 425 - Superplanar).

Hiervon abgesehen liegt aber auch die von der Rechtsbeschwerde gerügte Unverständlichkeit nicht vor, weil sich den Ausführungen des Bundespatentgerichts ohne weiteres entnehmen läßt, daß es den Unterschied der Zeichenbildung zwischen dem angemeldeten Zeichen und den von der Widersprechenden vorgetragenen serienartigen Benutzungen (z.B. Beat-Boy, City-Boy, Concert-Boy u.a.) darin gesehen hat, daß bei dem angemeldeten Zeichen mit dem Vornamen "TOMMY" dem Bestandteil "BOY" ein individualisierendes unterscheidungskräftiges Wort hinzugefügt ist, während die Widersprechende dem Wort "BOY" einen beschreibenden Bestandteil beigefügt hat.

d) Aus den vorerwähnten Gründen kann auch die Rüge, die Erörterung der Warengleichartigkeitsfrage im Zusammenhang mit der Serienzeichenbildung zeuge von grundsätzlich unrichtigen warenzeichenrechtlichen Vorstellungen des Bundespatentgerichts, keinen Erfolg haben, weil unrichtigen Rechtsvorstellungen im Rahmen der hier allein in Betracht kommenden Rüge des Begründungsmangels keine Bedeutung zukommt.

e) Die Rechtsbeschwerde rügt noch, daß die Widersprechende sich im Widerspruchsverfahren auf den Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gestützt habe, in der Begründung des angefochtenen Beschlusses hierzu jedoch jede Stellungnahme fehle. Auch diese Rüge hat keinen Erfolg.

Zwar ist der Rechtsbeschwerde im Ausgangspunkt ihrer Überlegung beizutreten, daß die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne auch im Widerspruchsverfahren zur Prüfung der Zeichenübereinstimmung gehört (BGHZ 39, 266, 270 f. - Sunsweet). Nicht gebilligt werden kann jedoch die Auffassung der Rechtsbeschwerde, die Widersprechende habe sich im Schriftsatz vom 25. Januar 1989 auf diesen rechtlichen Gesichtspunkt berufen und in der Begründung des angefochtenen Beschlusses fehle dazu jede Stellungnahme. Es erscheint schon zweifelhaft, ob in dem Sachvortrag in dem vorerwähnten Schriftsatz, ein nicht unerheblicher Teil des interessierten Publikums werde davon ausgehen, bespielte Tonträger unter der Bezeichnung "TOMMYBOY" würden seitens oder unter Mitwirkung der Herstellerin von "BOY"-Geräten der Unterhaltungselektronik hergestellt und vertrieben, eine Berufung auf den Rechtsgedanken der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gesehen werden kann. Hiervon abgesehen fehlt es aber auch an jeglichem Tatsachenvortrag, der erst die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne erlaubt, zumal es auch im Widerspruchsverfahren, einem registerrechtlichen, auf Schnelligkeit angelegten Verfahren, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darauf ankommt, daß die tatsächlichen Voraussetzungen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liquide im Sinne der "Vitapur"-Entscheidung (BGHZ 46, 152, 155) [BGH 13.07.1966 - Ib ZB 6/65] sind. Bei dieser Sachlage kann die Beurteilung des Bundespatentgerichts in dem angefochtenen Beschluß, für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne sei nichts dargetan oder ersichtlich, auch unter dem Gesichtspunkt des Begründungszwanges nicht als verfahrensfehlerhaft angesehen werden.

3. Liegt demnach ein Begründungsmangel nicht vor, so ist die Rechtsbeschwerde ohne weiteres zurückzuweisen (BGHZ 39, 333, 334[BGH 21.12.1962 - I ZB 27/62] - Warmpressen; BGH, Beschl. v. 12. 7. 1979 - X ZB 10/78, GRUR 1980, 104, 105 - Kupplungsgewinde). Dem Rechtsbeschwerdegericht ist der Eintritt in die eigentliche Sachprüfung schlechthin verschlossen (BGH, Beschl. v. 16. 7. 1964 - Ia ZB 214/63, GRUR 1964, 697, 698 f. [BGH 16.07.1964 - Ia ZB 214/63] - Fotoleiter). Der gegenteiligen Auffassung der Rechtsbeschwerde, daß bei bloßer Zulässigkeit der auf § 100 Abs. 3 PatG gestützten Rechtsbeschwerde sich die Nachprüfung des Rechtsbeschwerdegerichts jedenfalls auch auf die vom Bundespatentgericht von Amts wegen zu prüfenden Verfahrensvoraussetzungen zu erstrecken habe, kann nicht beigetreten werden. Sie stünde im Widerspruch zu den Zielen, die der Gesetzgeber mit der Einführung der Rechtsbeschwerde verfolgt hat.

Aus § 100 Abs. 2 PatG ergibt sich, daß die Rechtsbeschwerde nur für Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung und zum Zweck einer geordneten Rechtsfortbildung vorgesehen ist (vgl. amtl. Begr. in BlPMZ 1961, 156, 157). Dem hier von der Widersprechenden verfolgten individuellen Interesse an einer fehlerfreien Entscheidung ist nur in den engen Grenzen des § 100 Abs. 3 PatG Rechnung getragen. Nur die dort angeführten fünf groben Verfahrensverstöße sollen auch ohne Zulassung der Rechtsbeschwerde zur höchstrichterlichen Prüfung führen. Hieraus ergibt sich, daß die Nachprüfungsbefugnis des Rechtsbeschwerdegerichts auch allein auf das Vorliegen der in § 100 Abs. 3 PatG enthaltenen sogenannten absoluten Rechtsbeschwerdegründe begrenzt sein muß. Anderenfalls läge es in der Hand der Verfahrensbeteiligten, sich durch bloßes Vorschieben eines der in § 100 Abs. 3 PatG genannten Rechtsbeschwerdegründe eine uneingeschränkte Rügemöglichkeit für Verletzungen des Verfahrensrechts (oder des materiellen Rechts) zu verschaffen und dadurch das Ziel des Gesetzgebers, die Rechtsbeschwerde nur in den wenigen vorerwähnten besonderen Fällen zu eröffnen, zu vereiteln.

Die Beanstandung der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht hätte wegen rechtskräftiger Vorentscheidung seinerseits keine Sachentscheidung treffen dürfen, das sei im Rechtsbeschwerdeverfahren von Amts wegen zu berücksichtigen, geht daher ins Leere.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 13 Abs. 5 Satz 2 WZG, § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.