Bundesgerichtshof
Urt. v. 04.03.1993, Az.: I ZR 65/91
„Datatel“

I. Das Berufungsgericht hat die tatsächlichen Voraussetzungen eines Löschungsanspruchs aus § 16 Abs. 1 UWG als gegeben angesehen und dessen Verwirkung verneint, da der Löschungsanspruch nicht schon durch den tatsächlichen Gebrauch der streitigen Bezeichnung, sondern erst mit der Eintragung im Handelsregister habe entstehen können, von der die Klägerin aber unstreitig erst kurz vor Klageerhebung erfahren habe. Den Anspruch hat es jedoch daran scheitern lassen, daß der Klägerin, die wegen der Verwirkung des Unterlassungsanspruchs den Beklagten den Gebrauch der eingetragenen Firma doch nicht mehr verbieten könne, kein berechtigtes Interesse an der Löschung zuzubilligen sei. Die höchstrichterliche Rechtsprechung zum Warenzeichenrecht, wonach das Vertrauen in eine vom Inhaber ungestörte Zeichenbenutzung allein zur Verwirkung des Unterlassungsanspruchs führt, nicht aber die Eintragung der benutzten Bezeichnung als Warenzeichen rechtfertigen kann, hat es zu keiner anderen Beurteilung veranlaßt. Es hat unter anderem den tragenden Gesichtspunkt dieser Rechtsprechung wiedergegeben, daß es mit dem Grundsatz, der Verwirkungseinwand solle nur bereits Erworbenes sichern, nicht zu vereinbaren sei, einem Verletzer, der bisher lediglich einen begrenzten Besitzstand, also noch kein eigenes Ausschließlichkeitsrecht erlangt habe, durch die Eintragung weitergehende, vom Umfang künftiger Benutzung unabhängige Rechte zu verschaffen. Diese Erwägung treffe auf den Streitfall nicht zu, da die Beklagte zu 1 durch die Eintragung ihres Firmenrechts kein Ausschließlichkeitsrecht erlangt habe. Zu einer Vertiefung des Schadens der Klägerin oder Ausweitung des unzulässigen Firmengebrauchs sei es daher nicht gekommen. Durch den Registereintrag habe sich lediglich die Beweislage im Verhältnis zu Dritten verbessert, da hierdurch der Nachweis der Firmenführung und der Priorität erleichtert werde. Demjenigen, der sich gegenüber dem Inhaber erfolgreich auf Verwirkung berufen könne, die Rechtsverteidigung gegen Dritte nicht zu verwehren, erscheine als logische und notwendige Folge der Schutzwürdigkeit des Besitzstands, die der Grund der Verwirkung sei. Von der Klägerin angedeutete, aber nicht näher dargelegte "strategische" Ziele könnten nicht berücksichtigt werden. Die Löschungsklage sei daher mangels Rechtsschutzbedürfnis als unzulässig abzuweisen.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Das Berufungsgericht hat der Klägerin das Rechtsschutzbedürfnis für die Löschungsbewilligungsklage abgesprochen. Damit hat es Wesen und Funktion des Rechtsschutzbedürfnisses nicht zutreffend beurteilt.

Das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses soll verhindern, daß Rechtsstreitigkeiten in das Stadium der Begründetheitsprüfung gelangen, die ersichtlich des Rechtsschutzes durch eine solche Prüfung nicht bedürfen (vgl. BGH, Urt. v. 9.4. 1987, GRUR 1987, 568, 569 = WRP 1987, 627 - Gegenangriff m.w.N.). Bei Leistungsklagen, zu denen die Löschungsbewilligungsklage gehört, ergibt sich ein Rechtsschutzbedürfnis jedoch regelmäßig schon aus der Nichterfüllung des behaupteten materiellen Anspruchs, dessen Vorliegen für die Prüfung des Interesses an seiner gerichtlichen Durchsetzung zu unterstellen ist (st. Rspr.; vgl. BGH aaO - Gegenangriff m.w.N.). Nur ausnahmsweise können besondere Umstände das Verlangen des Klägers, in die materiell-rechtliche Prüfung seines Anspruchs einzutreten, als nicht schutzwürdig erscheinen lassen. Solche Umstände hat das Berufungsgericht jedoch nicht aufgezeigt. Mit seiner Annahme, die Klägerin könne deshalb kein Interesse an einer Löschung der Firma haben, weil sie deren Gebrauch doch nicht verbieten könne, hat das Berufungsgericht vernachlässigt, daß es die letztere Voraussetzung selbst nur aufgrund einer näheren Prüfung materiellrechtlicher Fragen bejaht hat, deren Beantwortung in seinem Sinne - wie noch aufzuzeigen sein wird - keineswegs selbstverständlich erscheinen konnte. Kommt es aber auf die richtige Beantwortung solcher materiell-rechtlicher Vorfragen tatsächlich entscheidend an, so muß ein Interesse des Klägers an ihrer ordnungsgemäßen Prüfung und Klärung in einem Klageverfahren schon deshalb als gegeben angesehen werden.

Aber auch auf der Grundlage der weitergehenden Annahme des Berufungsgerichts, ein Interesse der Klägerin an der Löschung bestehe auch dann nicht, wenn der positive Ausgang der materiell-rechtlichen Prüfung ihres Löschungsanspruchs unterstellt werde, durfte das Berufungsgericht das Rechtsschutzbedürfnis nicht verneinen. Es mußte vielmehr von einem solchen Interesse, das die Klägerin selbst mit der - allerdings nicht näher spezifizierten - Behauptung "strategischer" Ziele begründet hat, bei der gebotenen rechtlichen Beurteilung der Löschungsfolgen schon deshalb ausgehen, weil es sich unmittelbar aus § 37 HGB ergibt. Denn die von der Klägerin ersichtlich erstrebte Anwendung dieser Vorschrift - auch die Revisionserwiderung geht von einer solchen Zielsetzung des vorliegenden Verfahrens aus - setzt mindestens voraus, daß die Eintragung der beanstandeten Firmenbezeichnung wieder gelöscht wird.

Ob auch die weiteren Voraussetzungen eines erfolgreichen Vorgehens gemäß § 37 Abs. 2 HGB erfüllt sind, bedarf im vorliegenden Zusammenhang noch keiner Prüfung, da der Klägerin jedenfalls nicht bereits der prozessuale Weg zu einer (materiell-rechtlichen) Prüfung dieser Frage abgeschnitten werden darf. Ihr Rechtsschutzbedürfnis ist daher entgegen der Beurteilung des Berufungsgerichts zu bejahen.

2. Die danach zulässige Löschungsbewilligungsklage hat auch in der Sache Erfolg.

a) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsverstoß die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 UWG als erfüllt angesehen.

Im Hinblick auf die Branchennähe der Parteien und die prägende Kennzeichnungskraft des in beiden Firmen identisch wiederkehrenden Bestandteils "Datatel" hat das Berufungsgericht eine Verwechslungsgefahr - mindestens im weiteren Sinne - rechtsfehlerfrei bejaht, ohne daß geprüft zu werden braucht, ob die Bezeichnung "Datatel" in der prioritätsälteren Firma der Klägerin auch selbständig Schutz als Firmenbestandteil genießt; denn auch dann, wenn die Firma der Klägerin nur im Ganzen als schutzfähig angesehen wird, wird der Verkehr im Hinblick auf die identische Verwendung des einprägsamen Bestandteils "Datatel" in der Firma der Beklagten zur Annahme mindestens organisatorischer oder wirtschaftlicher Zusammenhänge zwischen beiden Namensträgern neigen, zumal in der Firma der Beklagten neben der Bezeichnung "Datatel" nur rein beschreibende und daher von Haus aus nicht kennzeichnungskräftige Bestandteile zu finden sind.

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht auch gesehen, daß dem Löschungsbewilligungsanspruch nicht der Einwand der Verwirkung entgegengesetzt werden kann.

aa) Eine selbständige Verwirkung dieses Anspruchs kann nicht in Betracht gezogen werden, da schon die Zeitspanne von nur drei Jahren zwischen der Eintragung der beanstandeten Firma und ihrer Beanstandung durch die Klägerin zu kurz erscheint, um einen hinreichenden Vertrauenstatbestand zu begründen, und da insbesondere jeglicher Sachvortrag der Beklagten dazu fehlt, daß (und gegebenenfalls in welchem Umfang) sie einen (wertvollen) Besitzstand gerade und allein aufgrund der Eintragung ihrer auch vorher schon seit längerem benutzten Firmenbezeichnung erlangt habe (vgl. zum Erfordernis näher spezifizierter Darlegungen BGH, Urt. v. 26. 5. 1988 - I ZR 227/86, GRUR 1988, 776, 778 = WRP 1988, 665, jeweils unter III 3 - PPC).

bb) Auch aus der Verwirkung des Anspruchs auf Unterlassung der Verwendung des Firmenbestandteils "Datatel" kann die Beklagte keinen durchgreifenden Einwand gegen die Löschungsbewilligungsklage herleiten.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist der Benutzer einer verwechslungsfähigen, prioritätsjüngeren Kennzeichnung auch nach Verwirkung des Anspruchs auf Unterlassung der Benutzung nicht berechtigt, die Kennzeichnung nunmehr in ein Register eintragen zu lassen (vgl. etwa BGH, Urt. v. 26.9. 1991 - I ZR 177/89, GRUR 1992, 45, 47 = WRP 1992, 29 - Cranpool m.w.N.). Dem liegt die Erwägung zugrunde, daß der Verwirkungseinwand, der auf einen im Vertrauen auf die Benutzungsberechtigung geschaffenen schutzwürdigen Besitzstand gegründet ist, nicht dazu führen darf, neue, zusätzliche Rechtspositionen des Benutzers zu schaffen und damit die Rechtslage des nach Treu und Glauben nur in bestimmten Grenzen (ausnahmsweise) schutzwürdigen Rechtsverletzers über diese Grenzen hinaus zu erweitern (vgl. BGH, Urt. v. 4. 6. 1969 - I ZR 115/67, GRUR 1969, 694, 697 = WRP 1969, 408 - Brillant; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 17. Aufl., Einl. UWG Rdn. 445; Großkomm/Köhler, Vor § 13 UWG Rdn. 483).

Diese Erwägungen gelten - entgegen der Beurteilung des Berufungsgerichts und ungeachtet dessen, daß die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bislang lediglich Fälle der Eintragung eines vorher benutzten Warenzeichens betrifft - auch im vorliegenden Fall. Denn auch die Eintragung einer bislang ohne registerrechtliche Absicherung benutzten Firmenbezeichnung führt - mindestens bei der hier gegebenen Fallgestaltung, bei der vorher eine andere, ihn nicht beeinträchtigende Firmenbezeichnung im Handelsregister eingetragen war - zu einer deutlich verstärkten Rechtsposition des Kennzeicheninhabers und damit zu einer Erweiterung seines "Besitzstands" auch im Verhältnis zum Verletzten.

Zwar kann dem Berufungsgericht darin beigetreten werden, daß die Eintragung einer Firma im Handelsregister nicht - wie die Eintragung einer bislang nur benutzten Bezeichnung als Warenzeichen - erst zur Entstehung des Schutzrechts führt, weil ein im Sinne des § 16 Abs. 1 UWG schutzfähiges Recht an den in der Vorschrift genannten Bezeichnungen bereits durch Aufnahme der Benutzung entsteht. Das Berufungsgericht hat jedoch zu wenig beachtet, daß dessen ungeachtet auch der Eintragung einer Bezeichnung als Firma im Handelsregister besondere, nicht unerhebliche Rechtswirkungen zukommen.

Gemäß § 37 HGB darf eine Firma als Bezeichnung des Unternehmens nur in der dem Inhaber zustehenden Form verwendet werden, insbesondere so, wie sie im Handelsregister nach den Vorschriften der §§ 29 ff. HGB eingetragen ist. Demgemäß durfte die Beklagte die beanstandete Firmenbezeichnung bis zu deren Eintragung im Handelsregister jedenfalls als (firmenmäßige) Bezeichnung ihres Geschäftsbetriebs nicht benutzen, da sie bis dahin unter einer anderen Bezeichnung im Handelsregister eingetragen war. Bis zur Änderung der Firmeneintragung mußte sich die Beklagte daher einer Firmierung mit der jetzt beanstandeten Bezeichnung enthalten, da sie sich anderenfalls einem Vorgehen entweder des Registergerichts (§ 37 Abs. 1 HGB) oder rechtlich beeinträchtigter Dritter (§ 37 Abs. 2 HGB) ausgesetzt hätte. Diese Schwäche ihrer kennzeichenrechtlichen Position hat die Beklagte erst durch die Eintragung der angegriffenen Bezeichnung als Firma im Handelsregister beseitigt. Eine objektive Verbesserung ihrer Rechtslage (und damit eine Erweiterung ihres rechtlichen "Besitzstandes") liegt somit vor.

Der Klägerin kann auch nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, daß nach Treu und Glauben sie diese Verbesserung hinzunehmen habe, weil letztere im konkreten Verhältnis der Parteien zueinander nichts ändere und eine Besserstellung gegenüber Dritten die Klägerin nicht zu interessieren habe. Denn tatsächlich zeitigt die Eintragung auch Nachteile im unmittelbaren Verhältnis zur Klägerin, da diese - ungeachtet der Verwirkung ihres Anspruchs auf Unterlassung der Bezeichnung "Datatel" im geschäftlichen Verkehr - bis zur Änderung der Handelsregistereintragung jedenfalls nach den firmenrechtlichen Grundsätzen des Handelsrechts (§§ 18 ff. HGB) einer im Sinne dieser Vorschriften firmenmäßigen Verwendung der bis dahin nicht eingetragenen Bezeichnung weiter hätte entgegentreten können, zwar nicht gemäß § 16 UWG, aber gemäß § 37 Abs. 2 HGB.

Dazu bedarf es keiner Entscheidung der Streitfrage, ob Ansprüche aus § 37 Abs. 2 HGBüberhaupt - grundsätzlich - dem Verwirkungseinwand ausgesetzt sein können (so RGZ 167, 184, 190 - Webwarengeschäft und Staub/Hüffer, HGB, 4. Aufl., § 37 Rdn. 33) oder ob im Hinblick auf den mit § 37 Abs. 2 HGB verfolgten Zweck einer Durchsetzung öffentlicher Interessen (BGHZ 53, 65, 70 - Doktortitel; weitere Nachweise bei Großkomm/Teplitzky, § 16 UWG Rdn. 464 in Fn. 675) eine Verwirkung wegen ihrer Auswirkungen auf außerhalb des Treu und Glaubens-Verhältnisses der Parteien bestehende Interessen Dritter oder der Allgemeinheit grundsätzlich nicht in Betracht kommen könne (so Weber, Das Prinzip der Firmenwahrheit und die Bekämpfung irreführender Firmen nach dem UWG, 1984, S. 136 f.; v. Gamm, Festschrift für Stimpel, 1985, S. 1007, 1013 f. sowie - modifizierend - Großkomm/Teplitzky, § 16 UWG Rdn. 476). Denn eine Verwirkung auch des (engeren) Anspruchs aus § 37 Abs. 2 HGB wäre vorliegend jedenfalls deshalb nicht in Betracht gekommen, weil es an der Voraussetzung eines schutzwürdigen Besitzstands fehlt. Ein Besitzstand, der unter Verstoß gegen eine dem Schutz auch von Dritt- und Allgemeininteressen dienende Gesetzesvorschrift (§ 37 HGB) gewonnen worden ist, ist regelmäßig und grundsätzlich nicht schutzwürdig. Umstände aber, die ausnahmsweise ein Interesse am weiteren Gebrauch auch einer im firmenrechtlichen Sinne unzulässigen Firma nicht nur begründen, sondern auch schützenswert erscheinen lassen könnten, hat weder das Berufungsgericht festgestellt noch die Beklagte vorgetragen.

cc) Der Anspruch auf Löschungsbewilligung erweist sich somit als begründet, so daß der Klage insoweit stattzugeben ist. Damit erübrigt sich eine Prüfung des vom Berufungsgericht - von seinem Rechtsstandpunkt aus folgerichtig - mitbeschiedenen Hilfsantrags der Klägerin.

III. Auf die Revision der Klägerin ist daher das Berufungsurteil aufzuheben, und auf die Berufung der Klägerin ist unter Teilabänderung des landgerichtlichen Urteils die Beklagte entsprechend dem Löschungsbewilligungsantrag der Klägerin zu verurteilen. Außerdem ist unter Aufhebung der Kostenentscheidung des landgerichtlichen Urteils anderweitig über die Kosten auch des landgerichtlichen Verfahrens zu entscheiden. Diese Entscheidung ergeht gemäß § 92 und § 100 Abs. 4 ZPO. Die Kostenentscheidung im übrigen beruht auf § 91 ZPO, da auch das Berufungsverfahren sich bereits - wie aus der Antragstellung ersichtlich - ausschließlich gegen die Beklagte zu 1 gerichtet hatte, die in beiden Rechtsmittelinstanzen in vollem Umfang unterlegen ist.