Bundesgerichtshof
Urt. v. 24.11.1983, Az.: I ZR 124/81
„Tina-Spezialversand II“
Zeichenmäßigen Benutzung der Firmenbezeichnung eines Versandhandelsunternehmens in der Werbung für Waren, die eine eigene Marke aufweisen; Vorgehen, wenn der Tatbestand der firmenmäßigen Benutzung der Kennzeichnung "Tina" schon in einem zuvor erfolgten Verfahren verboten wurde; Benutzung einer Firmenkennzeichnung als ein warenzeichenmäßiger Gebrauch; Möglichkeit des Verständnisses des Firmenbestandteils "Tina" als Warenherkunftshinweis durch den Verkehr
Bibliographie
- Gericht
- BGH
- Datum
- 24.11.1983
- Aktenzeichen
- I ZR 124/81
- Entscheidungsform
- Urteil
- Referenz
- WKRS 1983, 12660
- Entscheidungsname
- Tina-Spezialversand II
- ECLI
- [keine Angabe]
Verfahrensgang
- vorgehend
- OLG Düsseldorf - 25.05.1981
Rechtsgrundlagen
- § 15 WZG
- § 16 WZG
Fundstellen
- GRUR 1984, 354
- MDR 1984, 553-554 (Volltext mit amtl. LS)
Verfahrensgegenstand
Tina-Spezialversand II
Amtlicher Leitsatz
Zur Frage der zeichenmäßigen Benutzung der Firmenbezeichnung eines Versandhandelsunternehmens in der Werbung für Waren, die eine eigene, von dieser Firmenbezeichnung abweichende Marke aufweisen.
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die mündliche Verhandlung vom 24. November 1983
durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und
die Richter Dr. Piper, Dr. Erdmann, Dr. Teplitzky und Dr. Scholz-Hoppe
für Recht erkannt:
Tenor:
Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 25. Mai 1981 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Tatbestand
Der Beklagte betreibt eine Messerfabrik und ist Inhaber des im Jahre 1951 für Messerschmiedewaren eingetragenen deutschen Warenzeichens Nr. 612 ... "T.". Die Klägerin betreibt unter der im Jahre 1967 in das Handelsregister eingetragenen Firma "Tina Spezialversand GmbH" den Versandhandel mit einem umfangreichen Sortiment verschiedenartiger Waren, worunter sich unter anderem Messerschmiedewaren wie Messer, Scheren, Fußnagelzangen, Haarschneider und Taschensägen befinden. Sie hat unter den Bezeichnungen "Tina Versand" und "Tina-Spezialversand" eine umfangreiche Werbung betrieben.
In einem vorangegangenen Rechtsstreit, welcher durch das in GRUR 1977, Seite 789 veröffentliche BGH-Urteil "Tina-Spezialversand" abgeschlossen worden ist, ist der jetzigen Klägerin auf Antrag des jetzigen Beklagten durch Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 25.07.1975 (2 U 7/75) untersagt worden, im geschäftlichen Verkehr unter der firmenmäßigen Kennzeichnung "Tina", sei es in der Fassung "Tina Versand" und/oder "Tina Spezialversand" Messer, Scheren, Fußnagelzangen, Haarschneider und Taschensägen feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu vertreiben. Diese Entscheidung ist damit begründet worden, daß in der firmenmäßigen Benutzung der Bezeichnung "Tina" (- auch mit den Zusätzen "Versand" oder "Spezialversand" -) zugleich eine warenzeichenmäßige Benutzung und damit zugleich eine Verletzung des Warenzeichens des jetzigen Beklagten zu sehen sei, sofern die Benutzung in bezug auf die konkret bezeichneten Messerschmiedewaren erfolge. In den Entscheidungsgründen des genannten Berufungsurteils wie auch des anschließenden Revisionsurteils des Bundesgerichtshofs wurde die Frage offengelassen, ob eine warenzeichenmäßige Benutzung in Fällen gleicher Art dann zu verneinen sei, wenn die Firma nicht als Marke benutzt werde, sondern zur Warenkennzeichnung eine von der Firma abweichende Marke diene.
Mit der vorliegenden Klage erstrebt die Klägerin die Feststellung, daß eine warenzeichenmäßige Benutzung der Bezeichnung "Tina" für die von der Klägerin angebotenen Messerschmiedewaren und damit eine Verletzung der Rechte des Beklagten dann zu verneinen sei, wenn in bestimmter Weise eine eigene abweichende Warenkennzeichnung verwendet werde, insbesondere dann, wenn zusätzlich noch auf die Herkunft der Waren aus dem Lieferprogramm der Firma L. hingewiesen werde.
Der Beklagte ist dem Feststellungsbegehren der Klägerin entgegengetreten und hat geltend gemacht, auch durch die von der Klägerin genannten zusätzlichen Hinweise ändere sich letztlich nichts an dem Tatbestand einer Warenzeichenverletzung. Das Landgericht hat die Klage, mit der eine Reihe entsprechend formulierter Haupt- bzw. Hilfsanträge gestellt worden waren, als unbegründet abgewiesen.
Im Berufungsverfahren hat die Klägerin ihre Anträge neu formuliert und letztlich wie folgt gestellt:
festzustellen, daß die Klägerin berechtigt ist, unter der firmenmäßigen Kennzeichnung "Tina-Versand" und/oder "Tina-Spezialversand" Messer, Scheren, Fußnagelzangen, Haarschneider und Taschensägen feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen und/oder zu vertreiben, sofern die angebotenen Waren oder deren Primärverpackung oder -Umhüllung nicht mit der vorerwähnten firmenmäßigen Kennzeichnung versehen sind und eine eigene eindeutig von der Kennzeichnung "Tina" abweichende und für den flüchtigen Betrachter wahrnehmbare Warenkennzeichnung aufweisen, nämlich die Bezeichnungen
- a)
Ator
oder
- b)
Decora
oder
- c)
Boss
oder
- d)
Protektor
oder
- e)
Derby 2000
und
- 1.
in etwaigen Werbeankündigungen in einer für den flüchtigen Betrachter wahrnehmbaren Weise mit einem der vorbezeichneten Warenzeichen gekennzeichnet sind,
insbesondere wenn die abweichende Kennzeichnung nach Maßgabe der nachfolgend wiedergegebenen Abbildung (Beispiel Ator) erfolgt:
- 2.
hilfweise: in der Werbeankündigung zusätzlich in einem Block unter der Headline unübersehbar und auch für den flüchtigen Betrachter wahrnehmbar:
"Stahl- und Messerschmiedewaren aus dem Lieferprogramm der Firma H.A. L. KG, L."
angeboten werden, insbesondere nach Maßgabe der auf den nachfolgenden Seiten wiedergegebenen Abbildungen (Beispiel Ator):
Die Berufung ist erfolglos geblieben. Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihre Klage in der Form der zuletzt gestellten Anträge weiter. Der Beklagte beantragt die Zurückweisung des Rechtsmittels.
Entscheidungsgründe
I.
Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung zunächst damit begründet, daß sich die Unzulässigkeit des zum Gegenstand der negativen Feststellungsklage gemachten Handelns aus der rechtskräftigen Entscheidung des vorangegangenen, durch Urteil des Bundesgerichtshofs vom 13.7.1977 - I ZR 136/75 - GRUR 1977, 789 - WRP 1977, 708 - Tina-Spezialversand abgeschlossenen Rechtsstreits ergebe. Das Feststellungsbegehren der Klägerin beziehe sich auf den Tatbestand der firmenmäßigen Benutzung der Kennzeichnung "Tina" (mit dem Zusatz "Versand" oder "Spezialversand") beim Vertrieb bestimmter Messerschmiedewaren, mithin auf ein Verhalten, das der Klägerin schon nach dem Tenor des (durch Zurückweisung der Revision) rechtskräftig gewordenen Urteils des damaligen Berufungsgerichts generell verboten sei. Dem stehe nicht entgegen, daß in den Entscheidungsgründen Jenes Urteils und ähnlich auch in den Entscheidungsgründen des Revisionsurteils die Beurteilung für den - seinerzeit nicht gegebenen - Fall offengelassen worden sei, daß zur Warenkennzeichnung eine von der Firma abweichende Marke diene; denn bei einem wörtlich vom Tenor des Vorprozesses erfaßten Verhalten könne ein Verletzungsfall nur verneint werden, wenn sich nach den Gesamtumständen des Falles die Annahme einer Verletzung nicht mehr mit Sinn und Inhalt des Urteils vereinbaren lasse. So liege der Fall hier jedoch nicht, da die Gründe der genannten Vorentscheidungen in gleicher Weise auf die vorliegende Fallgestaltung paßten.
II.
Diese Ausführungen begegnen durchgreifenden rechtlichen Bedenken.
Die Rechtskraft eines Urteils reicht gem. § 322 Abs. 1 ZPO nur soweit, als über den durch die Klage erhobenen Anspruch entschieden worden ist. Der Umfang bzw. die Tragweite dieser Entscheidung ergibt sich aus der Urteilsformel, zu deren Auslegung jedoch Tatbestand und Entscheidungsgründe heranzuziehen sind (BGHZ 2, 164, 170[BGH 21.05.1951 - IV ZR 32/50]; 36, 365, 367) [BGH 14.02.1962 - IV ZR 156/61].
Aus den Entscheidungsgründen der beiden im ersten Verfahren erlassenen Urteile hat das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß entnommen, daß darin die Frage offengelassen worden ist, ob die Verwendung anderer, von der Bezeichnung "Tina" unterscheidbarer Warenzeichen eine andere als die damalige rechtliche Beurteilung rechtfertigen könnte. Damit ist jedoch - was das Berufungsgericht nicht hinreichend beachtet hat - auch ausdrücklich klargestellt worden, daß - ungeachtet des umfassenden Wortlauts der Urteilsformel - über die damals nicht gegebene Fallgestaltung einer zusätzlichen Verwendung anderer, von der Bezeichnung "Tina" abweichender Marken nicht entschieden worden ist.
Erstrecken sich somit die Vorentscheidungen nicht auf die hier vorliegende abweichende Fallgestaltung, so können sie für diese keine Rechtskraftwirkungen zeitigen, so daß sich die auf diese Wirkungen gestützte Begründung des Berufungsgerichts als rechtsfehlerhaft erweist.
III.
Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung weiter wie folgt begründet:
In der Benutzung einer Firmenkennzeichnung sei regelmäßig auch ein warenzeichenmäßiger Gebrauch zu sehen; nur wenn nach den Umständen des Einzelfalles nicht die Möglichkeit bestehe, daß der unbefangene Durchschnittsbetrachter in dem Zeichen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware sehe, könne ausnahmsweise etwas anderes gelten. Solche Umstände seien im vorliegenden Falle weder in der Art des Geschäftsbetriebes der Klägerin als Versandunternehmen zu sehen - dies sei schon im Vorprozeß festgestellt worden -, noch darin, daß die Kennzeichnung "Tina" von der Klägerin jetzt nicht auf den infrage stehenden Waren und deren Primärverpackung, sondern nur auf der Sekundärverpackung erscheine, daß Waren und Primärverpackung deutlich mit der abweichenden Kennzeichnung versehen seien, daß auch Werbeankündigungen eine solche abweichende Kennzeichnung aufwiesen und daß auf die Herkunft der Waren aus dem Lieferprogramm der Firma L. hingewiesen werde.
Auch in ihrer Gesamtheit schlössen diese Umstände nämlich nicht die Möglichkeit aus, daß weiter auch die Verwendung der Bezeichnung "Tina" durch die Klägerin als Herkunftshinweis für die von ihr vertriebenen Waren verstanden werde. Denn der Verkehr werde - insbesondere aufgrund seiner Erfahrungen mit Hausmarken von Kaufhäusern und Versandhandelsunternehmen - in der zusätzlichen Kennzeichnung lediglich eine Zweitmarke sehen und der ihm unbekannten Firmenbezeichnung L. keine besondere Bedeutung beimessen.
Ebensowenig seien die aufgeführten Umstände geeignet, die Verwechslungsgefahr zu beseitigen, die dadurch entstehe, daß der Verkehr der Kennzeichnung "Tina" einerseits im Zusammenhang mit den von der Klägerin vertriebenen Messerschmiedewaren und andererseits im Zusammenhang mit den im Betrieb des Beklagten hergestellten Messerschmiedewaren begegne.
IV.
Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.
1.
Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsverstoß eine warenzeichenmäßige Verwendung der Bezeichnung Tina durch die Klägerin angenommen. Wie der Senat bereits in der den Vorprozeß abschließenden Entscheidung (GRUR 1977, 789, 790 = WRP 1977, 708 - Tina-Spezialversand -) ausgeführt hat, hat die Eintragung eines Warenzeichens nach §§ 15, 24, 31 WZG zur Folge, daß kein anderer als der Zeicheninhaber dieses oder ein damit verwechslungsfähiges Zeichen beim Vertrieb gleicher oder gleichartiger Waren benutzen darf. Zu dem damit verbotenen kennzeichnungsmäßigen Gebrauch gehört nach ständiger Rechtsprechung auch eine Benutzung als Firmenbestandteil oder Geschäftsbezeichnung (BGH GRUR 1975, 257 - Buddelei - m.w.N.; BGH GRUR 1977, 789, 790 = WRP 1977, 708 - Tina-Spezialversand: BGH Urteil vom 28.4.1983 -, I ZR 52/81, Urteilsabdruck S. 12 - Haller II). Denn mittelbar kennzeichnet eine Firma oder Geschäftsbezeichnung auch die Herkunft der aus dem Betrieb stammenden Waren, so daß die Benutzung eines Warenzeichens als Bestandteil einer Firma regelmäßig in den nach § 15 WZG geschützten Rechtskreis des Warenzeicheninhabers eingreift (BGH a.a.O. -Buddelei - m.w.N.).
Davon ist das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen. Es hat auch nicht verkannt, daß eine Ausnahme von diesem Regelfall, wie der Bundesgerichtshof sie einmal (vgl. BGH GRUR 1957, 433 = WRP 1957, 241 - Hubertus -) angenommen hat, in Anbetracht des grundsätzlich weit zu ziehenden Rahmens einer zeichenmäßigen Benutzung (vgl. BGH GRUR 1961, 280, 281 = WRP 1961, 167 - Tosca; BGH GRUR 1981, 592, 593 - Championne du Monde) nur dann in Betracht kommen kann, wenn nach den Umständen des Einzelfalles nicht die Möglichkeit besteht, daß der unbefangene Durchschnittsbetrachter in der verwendeten Form einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware sieht (BGH GRUR 1975, 257, 258 - Buddeleiö GRUR 1977, 789, 790 = WRP 1977, 708 - Tina-Spezialversand).
Einen solchen Ausnahmefall hat das Berufungsgericht mit der Begründung verneint, nach den hier vorliegenden Umständen sei die Möglichkeit des Verständnisses des Firmenbestandteils "Tina" als Warenherkunftshinweis durch den Verkehr nicht auszuschließen.
Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Revision wendet sich dagegen in erster Linie mit Ausführungen, mit denen sie in revisionsrechtlich unzulässiger Weise die im wesentlichen tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts durch ihre eigene zu ersetzen sucht. Soweit sie damit zugleich die Erfahrungswidrigkeit der tatrichterlichen Feststellungen und darüber hinaus mangelnde Sachaufklärung und Mißachtung höchstrichterlicher Grundsätze rügt, kann sie ebenfalls keinen Erfolg haben.
a)
Das Berufungsgericht stützt seine Annahme, der Verkehr werde in den von der Beklagten nunmehr verwendeten besonderen Warenzeichen für die Messerschmiedewaren lediglich Zweitmarken sehen, neben denen weiter auch das Firmenkennzeichen "Tina" als Herkunftshinweis für die Ware verstanden werde, im wesentlichen darauf, daß "Tina" sowohl infolge seiner Einprägsamkeit als auch infolge der umfangreichen Werbung der Klägerin den Verkehr in starkem Maße verleite, die von der Klägerin angebotenen Waren schlicht als "Tina"-Waren anzusehen, zumal dies auch seinen Erfahrungen mit Hausmarken in den Kaufhäusern und im Versandhandel entspreche, nach denen neben den Zweitmarken auch der Firmenbezeichnung eine bedeutsame Herkunftshinweisfunktion für die Ware zukomme. Eine solche Reaktionsweise des Verkehrs werde auch nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Beklagte auf die Herkunft der Messerschmiedewaren aus dem Lieferprogramm der Firma L. hinweisen wolle, da der Verkehr, der die Beklagte als Handelsunternehmen kenne und dem der Firmennamen L. in der Regel nichts sage, auch dadurch nicht veranlaßt werde, nicht auch zumindest zusätzlich den Namen "Tina" als herkunftskennzeichnend anzusehen.
Ob diese Feststellungen für den angesprochenen Verkehr in seiner Gesamtheit zutreffen, mag zweifelhaft sein, bedarf jedoch keiner Entscheidung. Denn nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes genügt es für die Annahme einer zeichenmäßigen Verwendung einer Kennzeichnung bereits, wenn die Möglichkeit besteht, daß ein nicht unerheblicher Teil der in Betracht kommenden Verkehrskreise in der Kennzeichnung einen Hinweis auf die Herkunft der Ware erblickt (BGH GRUR 1962, 647 f - WRP 1962, 372 - Strumpf-Zentrale - m.w.N.; GRUR 1981, 592, 593 - Championne du Monde). Hinsichtlich einer solchen Möglichkeit sind die Feststellungen des Berufungsgerichts jedoch nicht erfahrungswidrig, da es nicht fernliegt, daß ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen flüchtigen Durchschnittsbetrachter in der vom Berufungsgericht angenommenen Weise auf die Verbindung der Firmenbezeichnung mit einem zusätzlichen Warenzeichen oder einer weiteren Herkunftsangabe reagieren wird.
b)
Das Berufungsgericht durfte - entgegen der Ansicht der Revision - seine Feststellung über die Vorstellung eines nicht unerheblichen Teils des Verkehrs auch ohne Beweiserhebung durch Verkehrsbefragung treffen, da seine Mitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören und besondere Umstände, die gleichwohl eine Verkehrsbefragung erforderlich erscheinen lassen könnten, nicht ersichtlich sind (BGH GRUR 1971, 251 = WRP 1971, 312 - Oldtimer; GRUR 1982, 229, 230 - Klix/Klick).
c)
Unbegründet ist schließlich auch die Rüge der Revision, das Berufungsgericht hätte nicht unberücksichtigt lassen dürfen, daß der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung zum Benutzungszwang mehrfach entscheidend auf die Anbringung der Kennzeichnung auf der Ware selbst abgestellt und dementsprechend in seiner Entscheidung vom 2. März 1979 (GRUR 1979, 551 = WRP 1979, 451 - lamod) die Verwendung eines Warenzeichens ausschließlich als Bestandteil der Firma nicht als zeichenmäßige Benutzung i.S. des § 5 Abs. 7 WZG angesehen habe.
Der Begriff der Benutzung i.S. des § 5 Abs. 7 WZG ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in einer weitgehend vom Zweck dieser Gesetzesregelung bestimmten Weise eigenständig auszulegen (BGHZ 70, 143, 148[BGH 28.09.1977 - I ZB 4/76] - Orbicin: BGH GRUR 1979, 52, 53 - Contiflex; GRUR 1980, 289, 290 - Trend). Die dazu entwickelten Grundsätze können daher nicht ohne weiteres zur Auslegung des Begriffs der warenzeichenmäßigen Verwendung herangezogen werden.
2.
Auch die Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch das Berufungsgericht läßt keinen Rechtsfehler erkennen.
Die Verwechslungsfähigkeit der Kennzeichnungen "Tina Versand" und "Tina Spezialversand" mit dem Warenzeichen "Tina" ist bereits im Vorprozeß festgestellt worden (vgl. BGH GRUR 1977, 789, 791 = WRP 1977, 708 - Tina-Spezialversand). Bei der auch im vorliegenden Prozeß wieder infrage stehenden Benutzung der verwechslungsfähigen Kennzeichnung für gleiche Waren (Messerschmiedewaren), bei der strenge Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zu stellen sind (BGH GRUR 1982, 420, 421 [BGH 11.03.1982 - I ZR 58/80] - BBC/DDC), begegnet es auch keinen rechtlichen Bedenken, daß das Berufungsgericht die Verwechslungsgefahr weder durch die Verwendung einer weiteren Marke noch durch den ausdrücklichen Hinweis auf die Firma L. als ausgeräumt angesehen hat. Seine Feststellung, daß der flüchtige Betrachter, von dem auszugehen ist, auch dann die Waren des Beklagten noch für solche aus dem Lieferprogramm der Klägerin halten oder zumindest annehmen könne, daß die ihm bekannten Waren des Beklagten nunmehr auch im Versandhandel geliefert würden, oder daß er auch dann jedenfalls organisatorische Zusammenhänge zwischen den Parteien vermuten könne, sind jedenfalls dann nicht erfahrungswidrig, wenn sie auch hier wieder allein auf den nicht unerheblichen Teil des Verkehrs bezogen werden, auf den es auch für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur ankommt (BGH GRUR 1962, 647, 650 = WRP 1962, 372 - Strumpf-Zentrale; GRUR 1964, 71, 74 = WRP 1964, 60 - Personifizierte Kaffeekanne).
V.
Danach war die Revision der Klägerin mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.
Piper
Erdmann
Teplitzky
Scholz-Hoppe