I.

Gegen das für "Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege" angemeldete und am 31. Januar 1974 bekannt gemachte Zeichen "Orphiril" hat die Inhaberin des Warenzeichens Nr. 543 580 "Orbicin" Widerspruch erhoben. Das Widerspruchszeichen ist seit dem 23. März 1942 für ein "pharmazeutisches Präparat" eingetragen und im Jahr 1972 auf die Widersprechende umgeschrieben worden.

Die Prüfungsstelle des Deutschen Patentamtes für Klasse 5 Wz hat den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, die Widersprechende habe nicht glaubhaft gemacht, daß sie das Widerspruchszeichen "Orbicin" innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Bekanntmachung des angemeldeten Zeichens benutzt habe.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde erhoben und beantragt, den erstinstanzlichen Beschluß aufzuheben und die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patentamt zurückzuverweisen. Sie hat ausgeführt, das Widerspruchszeichen müsse im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG als dadurch benutzt gelten, daß es am 19. Dezember 1973, also innerhalb der 5 Jahre, die der Anmeldung des angegriffenen Zeichens vorausgegangen seien, als Kennzeichen eines von ihr neu entwickelten antibiotischen Arzneimittels mit diesem zur Registrierung als Arzneispezialität beim Bundesgesundheitsamt angemeldet worden sei.

Pharmazeutische Warenzeichen, so hat sie geltend gemacht, könnten nicht wie andere Warenzeichen sogleich nach ihrer Eintragung beim Deutschen Patentamt benutzt werden, da der Gesetzgeber ihre Benutzung im geschäftlichen Verkehr von der Registrierung der Präparate, für die sie bestimmt seien, beim Bundesgesundheitsamt abhängig gemacht habe. Die Anmeldung eines neuen Arzneimittels zur Registrierung beim Bundesgesundheitsamt aber setzte langwierige Vorbereitungen voraus. Dabei seien mehrere Entwicklungsphasen für die Entstehung des Medikaments zu unterscheiden: Zunächst die Suche nach einem neuen oder neu kombinierten Arzneiwirkstoff; dann die innerbetriebliche pharmakologische und toxikologische Prüfung, die u.a. eine Erprobung an regelmäßig fünf Generationen von Versuchstieren umfasse und 1-2 Jahre dauere; schließlich die unter ständiger ärztlicher Kontrolle durchgeführte klinische Prüfung, die ihrerseits über mehrere Jahre in mehreren Schritten erfolge, hier allerdings im Ausland vorgenommen worden sei. Spätestens im letzten Stadium sei das neue Medikament bereits mit dem vorgesehenen Warenzeichen benannt und von diesem nicht mehr trennbar. Erst dann sei der Weg für die Registrierung beim Bundesgesundheitsamt in Berlin frei. Durch den Erlaß der neuen Prüfungsrichtlinien im Juni 1971, die als Folge des Contergan-Schocks praktisch zu einer materiellen Prüfung der zur Registrierung angemeldeten Präparate geführt habe, sei die bis dahin (und also auch beim Inkrafttreten des Patentänderungsgesetzes vom 4. September 1967) übliche, nur unwesentliche Dauer des Registrierungsverfahrens von ca. 2 Wochen bis ausnahmsweise 1/2 Jahr auf 2-4 Jahre, im Durchschnitt auf 3 Jahre ausgedehnt worden. Die Registrierung endlich sei die Voraussetzung dafür, daß das Arzneimittel in den Handel gebracht werden dürfe. Hierfür müsse nochmals mit einer Anlaufzeit von mindestens 1/2 Jahr gerechnet werden. Insgesamt erstrecke sich die Planung, Erprobung, Registrierung und Einführung in den Verkehr eines neuen Arzneimittels über einen Zeitraum bis zu 7 Jahren. Die Kosten für die verschiedenen Prüfungen seien dabei entsprechend hoch und überschritten bei Präparaten mit neuen Wirkstoffen meist die Millionengrenze. Ein solcher Mühe- und Kostenaufwand, der auch hier erforderlich gewesen sei, lasse keinen Zweifel an einer ernsten Gebrauchsabsicht des Widerspruchszeichens aufkommen. Diese Absicht sei aber entscheidend für den in § 5 Abs. 7 WZG nicht näher definierten Begriff der Benutzung eines Warenzeichens.

Die Anmelderin hat die Richtigkeit des Sachvortrags der Widersprechenden nicht bestritten, insbesondere auch nicht hinsichtlich der Dauer des Registrierungsverfahrens und des Kostenaufwandes, sie bezweifelt aber, daß die Einreichung des Registrierungsantrages durch die Widersprechende eine Benutzungshandlung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG sei.

Es sei auch darauf hinzuweisen, daß die Inhaberin eines älteren Arzneimittelzeichens vor dessen Registrierung nicht völlig schutzlos sei, da sie sich unter anderem auf ihren Löschungsanspruch aus § 11 Abs. 1 Ziff. 1 WZG stützen und bei einem länger als 5 Jahre dauernden Arzneimittelprüfungsverfahren auf den Entschuldigungsgrund gem. § 11 Abs. 1 Ziff. 4 WZG für ihre Nichtbenutzung berufen könne. Die Anmelderin ist im übrigen der Auffassung, daß die Vergleichszeichen nicht verwechselbar seien. Sie hat Zurückweisung der Beschwerde, hilfsweise Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsstelle beantragt und gebeten, im Falle ihres Unterliegens die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde der Widersprechenden den Beschluß der Prüfungsstelle aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung (der Verwechslungsfähigkeit der Zeichen) und Entscheidung an das Deutsche Patentamt zurückverwiesen.

Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde erstrebt die Anmelderin die Wiederherstellung des patentamtlichen Beschlusses. Die Widersprechende beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II.

Nach Ansicht des Bundespatentgerichts stellt die von der Widersprechenden am 19. September 1973 vorgenommene Anmeldung eines mit dem Widerspruchszeichen "Orbicin" benannten antibiotischen Präparates zur Registrierung beim Bundesgesundheitsamt eine Benutzungshandlung i. S. des § 5 Abs. 7 WZG dar. Das Bundespatentgericht legt unter eingehender Auseinandersetzung mit den Gesetzesmaterialien und dem einschlägigen Schrifttum den Begriff der Benutzung dahin aus, daß für die Annahme einer Benutzung entscheidend sei, ob der Zeicheninhaber seine Absicht, das Zeichen zu gebrauchen, in einer Weise betätigt hat, die einen zuverlässigen Schluß auf die Ernstlichkeit und Gegenwärtigkeit seiner Gebrauchsabsicht zulasse. Diese Absicht müsse, so führt es weiter aus, auf eine der Herkunftsfunktion des Zeichens entsprechende Verwendung gerichtet sein und ferner, um einen sicheren Schluß auf die Ernstlichkeit der Absicht zulassen zu können, über die Grenzen des Betriebes hinaus nach außen getätigt worden sein.

Im Hinblick auf diese Voraussetzungen stellt das Bundespatentgericht in tatsächlicher Hinsicht fest, das Zeichen sei für ein neues pharmazeutisches Produkt bestimmt, das im Betrieb der Widersprechenden einer mehrjährigen Prüfung und Erprobung unterzogen worden sei; dieses Präparat sei dann in fester Verbindung mit dem angemeldeten Warenzeichen mehrjährig pharmakologisch und klinisch erprobt worden, worüber ausführliche Unterlagen erstellt worden seien; diese Prüfungsstadien hätten einen Kostenaufwand von 10- 100.000,00 DM erfordert; das mit dem Widerspruchszeichen versehene Präparat sei innerhalb der Frist von 5 Jahren vor der Bekanntmachung des angemeldeten Zeichens zur Registrierung beim Bundesgesundheitsamt unter Vorlage der gemäß § 21 a AMG erforderlichen Unterlagen angemeldet worden und die von der Widersprechenden angestrebte Registrierung sei unter dem Widerspruchszeichen erfolgt und könne von dieser nicht mehr gelöst werden. Dies alles lasse den sicheren Schluß zu, daß die Widersprechende die ernstliche und gegenwärtige Absicht habe, das Widerspruchszeichen zur Herkunftsbezeichnung eines Arzneimittels zu gebrauchen. Denn anderenfalls müßte sie den Wirtschaftlichen Erfolg der mit großem Zeit-, Mühe- und Kostenaufwand durchgeführten Entwicklung und Erprobung ihrer Arzneimittelspezialität preisgeben.

III.

Die dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1.

Allerdings vermag sich der Senat die vom Bundespatentgericht vorgeschlagene Definition des Begriffs der Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG nicht zu eigen zu machen, soweit damit eine allgemeingültige grundlegende Formel zur Lösung aller Auslegungsprobleme zum Begriff der Benutzung gegeben werden soll. Das kann diese Formel nicht leisten. Zunächst könnte sie mit der Anknüpfung an die Absicht der Benutzung eher der unzutreffenden Vorstellung Raum geben, bereits diese bloße Absicht könne unter Umständen als genügend angesehen werden. Zwar wäre es ein Mißverständnis, wollte man die Ausführungen des Bundespatentgerichts dahin verstehen, es wolle den lediglich inneren Tatbestand des Benutzungswillens genügen lassen. Da es im Zusammenhang mit seiner Formel wiederholt von einer Betätigung des Benutzungswillens spricht, die auch über die Grenzen des Betriebes hinaus gelangt sein müsse, vertritt es ersichtlich die Auffassung, daß eine Benutzung i. S. der genannten Vorschrift jedenfalls auch einen objektiven Tatbestand, Handlungen in der Außenwelt, voraussetzt. Da aber anerkanntermaßen nicht schon jede beliebige Verwendung eines Warenzeichens als Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG anzusehen ist, bleibt die Frage, nach welchem Maßstab entschieden werden soll, ob eine konkrete Handlung als "Benutzung" anzuerkennen ist. Dafür bietet auch diese Definition keine zureichende Lösung. Denn die Forderung einer Betätigung, die einen sicheren Schluß auf die Ernstlichkeit und Gegenwärtigkeit des Benutzungswillens zuläßt, mag sie auch der Auslegung gewisse Richtpunkte bieten, genügt jedenfalls deshalb nicht, weil diese beiden Begriffe nicht eindeutig sind und ebenfalls erst einer der Rechtspraxis genügenden Definition bedürfen, an der es fehlt. Die vom Bundespatentgericht vorgeschlagene Formel verschiebt daher im Ergebnis das Problem einer allgemeinen Definition des Benutzungsbegriffes lediglich dahin, daß statt dieses Begriffes nunmehr diejenigen der Ernstlichkeit und der Gegenwärtigkeit zu definieren sind. Das zeigt sich z.B. an dem Fall, daß nur eine verhältnismäßig geringe Zahl markierter Waren in den Handel gebracht wird. Ob darin ein ernsthafter und gegenwärtiger Benutzungswille gefunden werden kann, läßt sich nicht ohne Rückgriff auf zusätzliche Kriterien bestimmen, die jenen unbestimmten Begriffen nicht ohne weiteres entnommen werden können.

Aber selbst wenn die genannte Formel geeignet wäre, zur Abgrenzung im Falle nur geringfügiger Benutzungen durch den Begriff der Ernsthaftigkeit des Benutzungswillens beizutragen, wäre damit noch kein allgemeines Kriterium für die Auslegung des Benutzungsbegriffs gewonnen. Denn die Frage der Benutzung kann sich nicht nur im Hinblick auf den Benutzungsumfang stellen, wie der vorliegende Fall zeigt. Denn hier geht es nicht um den Benutzungsumfang, sondern darum, ob eine bestimmte Verwendungsart, nämlich die Anmeldung als Benennung einer Arzneimittelspezialität im Rahmen deren Registrierung beim Bundesgesundheitsamt als eine Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG anerkannt werden kann. Dafür kann das Kriterium eines ernsthaften Benutzungswillens - Über diesen bestehen auch im Streitfall keinerlei Zweifel - nichts beitragen, weil insoweit nicht die Willensrichtung des Benutzers, sondern nur der durch Auslegung zu ermittelnde Wille des Gesetzes über die Abgrenzung noch als Benutzung anzuerkennender Verwendungsarten maßgebend sein kann.

2.

Die Abgrenzung der Verwendungsarten, die als Benutzung im Sinne der genannten Vorschrift anzuerkennen sind, muß dem Sinn und Zweck der Regelung des sog. Benutzungszwanges entnommen werden. Dieser wird in der amtlichen Begründung dahin umschrieben, daß im Interesse einer Entlastung des Patentamtes und zur Erleichterung von Neuanmeldungen der Geltendmachung von nur formalen Zeichenrechten begegnet werden solle (BlPMZ 1967, 265). Als einzubeziehende Verwendungsarten müssen daher grundsätzlich solche gelten, deren Ausübung zu Verwendungen führen kann, die über eine nur als formal zu beurteilende Benutzung hinausgehen können. Dafür kommen in erster Linie diejenigen Verwendungsarten in Betracht, die in § 15 WZG als bestimmungsgemäßer Gebrauch eines Warenzeichens beschrieben worden sind, nämlich das Versehen von Waren mit dem Warenzeichen und deren Verbringung in den geschäftlichen Verkehr sowie der Gebrauch auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen usw.. Im Hinblick darauf nehmen einige Autoren an, nur eine Verwendung in den in § 15 WZG beschriebenen Benutzungsarten könne auch eine Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG darstellen (vgl. z.B. Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 10. Aufl., II § 5 WZG Anm. 18; Heil GRUR 1973, 174). Im Streitfall könnte als eine Verwendungsart im Sinne des § 15 WZG allenfalls der Gebrauch während des Zeitraums der klinischen Erprobung des Arzneimittels in Betracht kommen. Ob und unter welchen Voraussetzungen eine klinische Erprobung unter einer bestimmten Bezeichnung überhaupt als eine Benutzungsart im Sinne des § 15 WZG angesehen werden kann, bedarf hier keiner Entscheidung. Die Widersprechende hat sich im Hinblick darauf, daß diese Erprobung im Ausland stattgefunden hat, darauf beschränkt, als Benutzung des Warenzeichens "Orbicin" dessen Verwendung zur Benennung eines von ihr zur Anmeldung als Arzneimittelspezialität im Registrierungsverfahren beim Bundesgesundheitsamt eingereichten antibiotischen Präparates geltend zu machen.

Diese Verwendungsart entspricht jedenfalls nicht den in § 15 WZG beschriebenen Benutzungsarten, die eine Verwendung im Handelsverkehr zum Gegenstand haben. Denn der Abschluß des Registrierungsverfahrens ist erst die gesetzlich notwendige Voraussetzung für einen Vertrieb des Präparates im Handel (§ 20 Abs. 1 AMG). Auch die beim Bundesgesundheitsamt eingereichten Muster, soweit sie mit dem Warenzeichen versehen sind, sind ausdrücklich als Prüfmuster bezeichnet, also nicht für den Handelsverkehr bestimmt.

Es ist aber kein Rechtsfehler, wenn das Bundespatentgericht den Begriff der Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG nicht als auf die Verwendungsarten des § 15 WZG beschränkt angesehen hat. Seinen Ausführungen dahin, daß der Begriff der Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG nach Sinn und Zweck dieser Vorschrift eigenständig, auch im Hinblick auf die Benutzungsarten, auszulegen ist (vgl. GRUR 1976, 363), ist beizutreten. Da dieser Zweck dahin geht, die Geltendmachung bloß formaler Zeichenrechte zu verhindern, können jedenfalls grundsätzlich auch solche Verwendungsarten als Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG in Betracht kommen, die nicht zu den in § 15 WZG beschriebenen Benutzungsarten gehören, sondern in deren Vorstadium liegen. Denn es kann nicht ausgeschlossen werden, daß schon in diesem Stadium ein Warenzeichen in einer Weise verwendet werden kann, die nicht als bloß formal zu beurteilen ist. Jedenfalls muß dies für solche Verwendungen gelten, die den innerbetrieblichen Bereich überschreiten, ohne bereits als Benutzungshandlungen im Sinne des § 15 WZG gelten zu können. Daß dabei der Begriff der nur formalen Verwendung nicht zu eng ausgelegt werden darf, ergibt sich aus den mit der Einführung des Benutzungszwanges verfolgten Zwecken ohne weiteres.

Die Verwendung eines Warenzeichens im Rahmen des Registrierungsverfahrens für eine Arzneimittelspezialität (§ 4, 21 Abs. 1 Nr. 2, 21 a Abs. 1 AMG) - nur auf diesen Fall bezieht sich die Entscheidung des Streitfalles - ist grundsätzlich als eine Benutzungsart in diesem Sinne anzuerkennen. Eine solche Verwendungsart ist generell gesetzlich vorgeschrieben. Denn jede zur Registrierung angemeldete Arzneimittelspezialität muß benannt werden (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 AMG). Diese gesetzlich vorgeschriebene Verwendungsart nur deshalb nicht als eine Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG anzusehen, weil sie nicht zu den in § 15 WZG aufgeführten Benutzungsarten gezählt werden kann, wäre im Blick auf die mit der Einführung des Benutzungszwanges verfolgten Zwecke sinnwidrig. Auch der Gesichtspunkt des etwaigen Mißbrauchs steht dem nicht entgegen. Der vom Bundespatentgericht festgestellte Sachverhalt bietet keinerlei Anhaltspunkt für die Annahme, die Widersprechende verfolge mit der Anmeldung zu mißbilligende Zwecke, etwa nur den, eine Verschlechterung ihrer zeichenrechtlichen Position zu vermeiden. Dies wird auch von der Anmelderin nicht geltend gemacht. Dem stünde in derartigen Fällen auch die Regelung entgegen, daß die Zeichen im Laufe des Registrierungsverfahrens nicht ausgewechselt werden können, ohne daß die Anmeldung ihren für die Prüfung maßgeblichen Zeitrang verliert (vgl. § 23 Abs. 2 AMG). Die dadurch eintretenden unter Umständen jahrelangen Verzögerungen im Prüfungsverfahren wären mit so erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen verbunden, daß dieser Weg zur bloß formalen Erhaltung der Zeichenrechte bei Fehlen besonderer Anhaltspunkte außer Betracht bleiben kann.

3.

Der Anerkennung als Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG kann unter den Voraussetzungen des Streitfalles (Arzneimittel spezialität) auch nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, der Gesetzgeber habe - und dies gerade im Hinblick auf die besonderen Schwierigkeiten der Arzneimittelindustrie - durch einen Hinweis in der amtlichen Begründung den Nichtabschluß des amtlichen Prüfungsverfahrens als Rechtfertigungsgrund für die Nichtbenutzung nach § 11 Abs. 1 Ziff. 4 genannt und damit den in solchen Fällen einzuschlagenden Klageweg vorgezeichnet. Dem Gesetzeswortlaut beider Vorschriften ist kein Hinweis zu entnehmen, daß in derartigen Fällen nur dieser Weg und nicht der des § 5 WZG offenstehen solle. Die Auslegung des Benutzungsbegriffs in § 5 Abs. 7 WZG hat der Gesetzgeber bewußt der Rechtsprechung überlassen. Dabei ist man ersichtlich, wie auch sonst in vergleichbaren Fällen, davon ausgegangen, daß sich erst aus den Umständen des Einzelfalles die dem Zweck der gesetzlichen Regelung am besten entsprechende Rechtsanwendung finden läßt. Unter diesem Gesichtspunkt ist es insbesondere von Bedeutung, daß sich die tatsächlichen Verhältnisse hinsichtlich der jetzt jahrelangen Dauer des amtlichen Prüfungsverfahrens, wie im Tatbestand dieses Beschlusses dargelegt, durch die vom Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit erlassene "Richtlinie für die Prüfung von Arzneimitteln" vom 11. Juni 1971 nach Erlaß der hier anzuwendenden Vorschriften wesentlich geändert haben, so daß gerade Jene Anpassungsfähigkeit der gerichtlichen Rechtsfindung, auf die der Gesetzgeber besonders im Falle des § 5 Abs. 7 WZG vertraut hat, hier zum Tragen kommen muß. Dem genannten Hinweis in der amtlichen Begründung (BlPMZ 1967, 248, 269) kann deshalb schon wegen der Veränderung der seinerzeit in Betracht gezogenen Umstände keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen werden. Vielmehr ist angesichts des vom Gesetzgeber eingeräumten Spielraums der nach den wirtschaftlichen Verhältnissen vernünftigere Weg zu wählen, der hier der Anerkennung der Anmeldung im Rahmen des Registrierungsverfahrens als Benutzung im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG ist. Es handelt sich, wie zwischen den Parteien unstreitig ist, um den Schutz und die Rechtssicherheit für sehr erhebliche Werte, an denen - als Arzneimitteln - die Allgemeinheit ein erhebliches Interesse hat. Wollte man die pharmazeutische Industrie in einem solchen Falle auf den Weg des § 11 WZG verweisen, so wäre diese angesichts der langen Entwicklungsdauer solcher Präparate und der Dauer des Registrierungsverfahrens in aller Regel darauf angewiesen, ihre Zeichen außerhalb des verhältnismäßig einfachen und schnellen Widerspruchsverfahrens vor dem Patentamt in Löschungsprozessen vor den Gerichten zu schützen. Daraus könnten unter Umständen jahrelange Rechtsunsicherheiten über die Zeichenrechtslage entstehen, die sich auf den Vertrieb neuer Arzneimittel nachteilig auswirken können (im Ergebnis wie hier: Kraft, GRUR 1973, 497 1. Sp.; vgl. auch Kleist/Peters GRUR 1976, 117 ff).

Die Rechtsbeschwerde war danach mit der Kostenfolge aus § 31 y Abs. 1 S. 2 PatG zurückzuweisen.