So ist es auch in einer Sache einer unserer Mandantinnen, bezogen auf eine markenrechtliche Auseinandersetzung mit der Firma Burg-Wächter. Vorausgegangen war zuerst eine Abmahnung der Firma Burg-Wächter, weil Burg-Wächter unberechtigt die Marke Postmaxx unserer Mandantin nutzte. Selbst in Kenntnis der Markenverletzung vertrieb die Firma Burg-Wächter zunächst noch unverändert weiter. Burg-Wächter bereinigte den Markt von sich aus insoweit auch nicht.
Im Interesse, Abnehmer der Firma Burg-Wächter möglichst aus dem Streit herauszuhalten, sprach unsere Mandantin nur vereinzelte markenrechtliche Abmahnungen gegen Kunden der Burg-Wächter aus, um mit diesen Abmahnungen eine Marktbereinigung zu erreichen. Parallel dazu gewann unsere Mandantin den Unterlassungsprozess gegen die Firma Burg-Wächter, bezogen auf die Nutzung der Marke Postmaxx für Briefkästen. Nachdem unsere Mandantin erstinstanzlich obsiegt hatte, wurde bei Burg-Wächter nachgefragt, ob die Firma Burg-Wächter bereit sei, dieses Ergebnis auch für Ersatzteile (hier Schließzylinder) gegen sich gelten zu lassen. Die Firma Burg-Wächter hatte daran aber kein Interesse, sondern meinte die Sache weiter eskalieren zu müssen. So reichten die Anwälte von Krieger Mes & Graf v.d. Groeben für die Firma Burg-Wächter ernstlich eine negative Feststellungsklage parallel zum Hauptsacheprozess die Briefkästen betreffend gegen unsere Mandantin ein, mit der sie feststellen lassen wollte, dass die Provima weder einen Anspruch hat, Burg-Wächter zu untersagen, ihre Schließzylinder unter Postmaxx zu vertreiben, noch dass die Provima die Kunden der Burg-Wächter wegen der Nutzung der Marke Postmaxx abmahnen darf.
Das LG Düsseldorf erteilte diesem Begehren von Burg-Wächter eine deutliche Absage. Die Kernaussagen des Urteils lauten: Abmahnung Postmaxx berechtigt – Abmahnung Burg-Wächter Kunden zulässig.
Genau so sah das auch das OLG Hamm und das DPMA zur Verwendung von Postmaxx bei Briefkästen: Das DPMA wies einen Löschungsantrag gegen die Marke unserer Mandantin zurück und auch das OLG Hamm bestätigte den Unterlassungsanspruch unserer Mandantin zu Postmaxx. Jeweils wurde bestätigt, dass die Provima ihre Rechte zu Postmaxx weder rechtsmissbräuchlich noch bösgläubig beansprucht.
Wohl eher um "die Spannung aufrecht zu erhalten" und weniger aus Rechtsgründen legte Burg-Wächter vertreten durch Krieger Mes & Graf v.d. Groeben Berufung gegen die Entscheidung der erfahrenen Markenkammer des LG Düsseldorf ein. Nachdem der Senat des OLG Düsseldorf schnell einen Hinweis gab, nicht mal ein Rechtsschutzbedürfnis erkennen zu können, nahm Burg-Wächter im Interesse ein deutliches Urteil und weitere Kosten zu meiden die Berufung letztlich zurück und das überzeugende Urteil des LG Düsseldorf ist damit rechtskräftig.
Urteil
Im Namen des Volkes
verkündet am 06.07.2016 (rechtskräftig)
2a O 166/15
In dem Rechtsstreit
der BURG-WÄCHTER KG, vertr. d. Harald Lüling, Dietmar Lüling und Reinhard Lüling,
Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter,
Klägerin,
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Krieger Mes & Graf van der
Groeben, Bennigsen-Platz 1, 40747 Düsseldorf
gegen
die P...... W.................. GmbH, vertr. d. ihren Geschäftsführer R... S.......,
............... 6, ..... B..........,
Beklagte,
Prozessbevollmächtigte: Faustmann ............. Rechtsanwälte
...........
hat die 2 a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf
auf die mündliche Verhandlung vom 15.06.2016
durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Dr. Fudickar, Richterin am Landgericht
Dr. Drees und Richterin Wimmers
für R e c h t anerkannt:
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von
110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages.
Tatbestand
Die Klägerin ist ein mittelständisches Unternehmen, das Briefkästen herstellt. Sie beliefert nationale und internationale Baumärkte. Bereits in den Jahren 2002 bis 2007 Vertrieb sie unter der Bezeichnung „Postmax“ Briefkästen an einen Großhändler in Österreich. Seit dem Jahr 2007 beliefert sie die Baumarktkette Bauhaus mit ihren Briefkästen unter der Bezeichnung „Burg Wächter Postmaxx“, die im stationären Handel und über einen Online-Shop, www.bauhaus.info, verkauft werden. Zudem verkauft die Klägerin Ersatzschlüsselzylinder, deren Verpackung hinsichtlich der Vorderseite wie aus Anlage K 7 und hinsichtlich der Rückseite wie aus Anlage K 6 ersichtlich gestaltet war. Die von der Klägerin angebotenen Ersatzzylinderschlösser passen nicht auf alle von der Beklagten vertriebenen Briefkästen-Modelle. Die Zylinder der Klägerin haben eine andere Stärke, so dass die Befestigungsnut am Zylinder für mit Solarpaneels versehene Briefkästen der Beklagten wenige Millimeter zu kurz greift; außerdem fehlt eine Klemme als Konterstück dieser Nut.
Die Beklagte ist eine Warenhandelsgesellschaft, die 4 bis 6 Mitarbeiter inklusive 3 Hilfskräften beschäftigt. Sie vertreibt in der Regel Aktionsware, die sich ein- bis zweimal Jährlich in großem Umfang verkauft. Beliefert wird von ihr auch die Baumarktkette Bauhaus. Seit den Jahren 2007/2008 liefert sie auch Briefkästen unter der Bezeichnung „POSTMAXX“ dort hin.
Der Geschäftsführer der Beklagten ist Inhaber der deutschen Wortmarke „POSTMAXX“, Nr. 302012028528, die mit Priorität vom 5.5.2012 in den Klassen 6, 19 und 20 für „Briefkästen aus Metall, Briefkästen aus Mauerwerk,
Briefkästen weder aus Metall noch aus Mauerwerk“ Schutz genießt. Die Beklagte ist ausschließliche Lizenznehmerin dieser Marke.
Mit anwaltlichem Schreiben vom 29.5.2015 mahnte die Beklagte Abnehmer der Klägerin wegen der oben beschriebenen Zeichenverwendung ab und forderte sie zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf. Mit anwaltlichem Schreiben vom 16.6.2015 mahnten die Prozessbevollmächtigten der Beklagten die Klägerin ab und forderten diese ebenfalls zur Abgabe einer Unterlassungserklärung auf.
Mit rechtskräftigem Urteil vom 14.1.2016, Az. I-4 U 95/15, untersagte das OLG Hamm der Klägerin, Briefkästen mit dem Zeichen „POSTMAXX“ anzubieten oder in den Verkehr zu bringen, soweit die Briefkästen nicht zuvor mit Zustimmung der Beklagten in der Europäischen Union oder in einem anderen Mitgliedstaat des EWR erstmalig in Verkehr gebracht wurden (vgl. Anlage FN 67).
Das Landgericht Bochum, Az. I-13 O 122/15, wies mit Urteil vom 18.5.2016 eine Klage der Beklagten, der Klägerin die Benutzung des Zeichens „POSTMAXX“ für Briefkastenschließzylinder zu untersagen, ab (Anlagen FN 74b, K 10), Zugunsten der hiesigen Klägerin greife §23 Nr.3 MarkenG ein, wonach berechtigt sei, für ihre vor Eintragung der Marke des Geschäftsführers der Beklagten rechtmäßig unter der Marke „POSTMAXX“ in Verkehr gebrachten Breifkästen Ersatzzylinder unter demselben Zeichen anzubieten. Gegen dieses Urteil legte die Beklagte am 21.5.2016 Berufung ein (Anlage FN 74a).
Mit Urteil vom 21.6.2016, Az. 3-06 O 8/16, untersagte das LG Frankfurt der Hornbach Baumarkt AG, einer Abnehmerin der Klägerin, die Nutzung des Zeichens „POSTMAXX“ für Ersatzzylinder. Eine Zeichenverwendung sei auch nicht für bis zum Jahr 2012 Rechtmäßig mit „POSTMAXX“ gekennzeichnete Briefkästen nach §23 Nr.3 MarkenG zulässig.
Die Klägerin ist der Ansicht, das Zeichen werde schon nicht markenmäßig, sondern nur als Bestimmungsangabe benutzt. Es bestehe auch keine Verwechselungsgefahr, weil zum einen die Waren – Briefkästen, für die die Marke geschützt sei, und Ersatzzylinder, für die die Klägerin das streitgegenständliche Zeichen nutzte – nicht ähnlich seien. Zum anderen seien die Zeichen nicht ähnlich; sie verwende auf der Produktverpackung die Wörter „Post“ und „Maxx“ in getrennter Schreibweise. Außerdem sei das „O“ in Form eines Posthorns ausgestaltet.
Im Übrigen seien sie und ihre Abnehmer berechtigt, Ersatzzylinder für Postmaxx- Briefkästen anzubieten, da in dem Zeichen nur ein Hinweis auf den Verwendungszweck der Ware als Ersatzteil für eben solche Briefkästen liege. Dies sei nach § 23 Nr.3 MarkenG, der zwar grundsätzlich auf Ersatzteile für Produkte des Markeninhabers zugeschnitten ist, zulässig, denn diese Schutzschranke sei auch im vorliegenden Fall anwendbar. Anders als durch die Benutzung des Zeichens „Postmaxx“ lasse sich die Verwendung des Schließzylinders nicht wiedergeben. Die Angabe sei – auch für Briefkästen der Beklagten – notwendig, da sich die Kunden daran beim Kauf eines Ersatzzylinders orientierten. Diese Angabe sei ihnen vom Kauf des Briefkastens „POSTMAXX“ noch in Erinnerung. Da in den Jahren 2007 bis 2012 der Verkauf und Vertrieb von Briefkästen unter „Postmaxx“ zulässig gewesen sei, müsse es nun zulässig sein, Schließzylinder für diese rechtmäßig gekennzeichneten Briefkästen anzubieten.
Jedenfalls, so meint sie, sei § 23 Nr. 3 MarkenG analog anzuwenden.
Weiterhin ist sie der Ansicht, die Markenanmeldung durch die Beklagte sei bösgläubig geschehen. Insoweit sei auch die Geltendmachung der streitgegenständlichen Ansprüche rechtsmissbräuchlich. Denn beides diene nur dazu, den schützenswerten Besitzstand der Klägerin und ihre Vertragsbeziehungen zu der Fa. Bauhaus zu stören. Die Beklagte habe Behinderungsabsicht. Die Klägerin behauptet, in den Jahren 2008 bis 2012 45.000 „POSTMAXX“-Briefkästen an die Fa. Bauhaus geliefert zu haben. Ihr Marktanteil im deutschlandweiten Baumarktsektor liege bei 50-70%; der Anteil der mit „POSTMAXX“ gekennzeichneten Briefkästen im Bauhaus-Sortiment betrage über 50%. Weiterhin habe die Beklagte von der Vorbenutzung durch die Klägerin wissen müssen. Ein solches Vorbenutzungsrecht sei zwar von der Rechtsprechung bisher nur bei bekannten Marken anerkannt, müsse im Wege eines Erst-Recht-Schlusses aber auf eingetragene Marken angewendet werden.
Da die Klägerin den Rechtsstreit im Hinblick auf das Verfahren vor dem Landgericht Bochum, Az. I-13 O 122/15, soweit das Rechtsverhältnis zwischen ihr und der Beklagten betroffen ist, teilweise für erledigt erklärt hat,
beantragt sie,
I. festzustellen, dass der Beklagten gegen Abnehmer der Klägerin keine Ansprüche aus der deutschen Marke 302012028528 „Postmaxx“ gegen die Benutzung der Bezeichnung „Postmaxx“ beim Anbieten und Vertreiben von Schließzylindern für Briefkästen zustehen, wenn dies geschieht wie folgt:
1. „Schließzylinder für Postmaxx-Metallbriefkästen“, insbesondere, wenn dies nicht geschieht wie in Anl. K6
und/oder
2. „für Briefkästen Postmaxx“ insbesondere wenn dies geschieht wie in Anl. K7;
II. festzustellen, dass die ursprünglich zulässige und begründete Klage, mit der sie die unter Ziff. I begehrte Feststellung gegenüber sich selbst geltend gemacht hat, aufgrund eines erledigenden Ereignisses unzulässig oder unbegründet geworden ist.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie meint, durch das Inverkehrbringen bzw. Vertreiben der streitgegenständliche Schließzylinder werde ihre Marke ebenso wie durch den Verkauf der Briefkästen verletzt. Das Zeichen „Burg Wächter Postmaxx + Zahlenpaar“ sei mit „POSTMAXX“ verwechselungsfähig. Dies gelte auch für die Schließzylinder. „Postmaxx“ sei nämlich der prägende Bestandteil, der vom Verbraucher als Typenbezeichnung einer „Burg Wächter“-Serie wahrgenommen werde.
Dazu ist sie der Ansicht, ihre Marke nicht bösgläubig angemeldet zu haben, da sie erst Ende 2013 festgestellt habe, dass Bauhaus Briefkästen der Klägerin unter der Bezeichnung „Postmaxx“ verkauft. Im Übrigen habe sie bewusst darauf verzichtet, die Marke auch für Briefkastenzubehör anzumelden. Ihr sei es nämlich nicht darum gegangen, ein Segment insgesamt zu blockieren. Eine umfassende Prüfung vorhandener Marken könne die Beklagte aufgrund ihrer geringen Unternehmensgröße im Verhältnis zur Vielzahl der von ihr belieferten Filialen auch gar nicht erbringen. Im Übrigen habe eine Grundrecherche ihrer Prozessbevollmächtigten weder im Markenregister des DPMA noch im Internet einen Treffer im Hinblick auf das Zeichen ergeben. Auch fehle ihr für die Bösgläubigkeit die erforderliche Absicht, die Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes zu nutzen, da sie sich erst im Juni 2014 erstmals auf Ihre Markenrechte berufen habe.
Wegen des weiteren Vorbringens wird auf die zur Akte gereichten Schriftsätze und Anlagen Bezug genommen.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage ist unbegründet.
I.
Die Klägerin hat für den Antrag zu I. gem. §256 ZPO ein Feststellungsinteresse daran, dass ihre Abnehmer durch die Benutzung des Zeichens „Postmaxx“ keine Markenrechte der Beklagten verletzen, weil ihr ein solcher Urteilsausspruch Rechtssicherheit verschafft.
Die Klägerin ist auch ordnungsgemäß vertreten gem. §§80, 78 ZPO. Insoweit wurde zum Nachweis die Originalvollmacht der Prozessbevollmächtigten vorgelegt (Anlage K9).
II.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Feststellungsanspruch darauf, dass ihre Abnehmer das Zeichen „POSTMAXX“ beim Anbieten und Vertreiben von Schließzylindern für Briefkästen verwenden dürfen, da ihre Abnehmer insoweit Markenrechte der Beklagten gem. §14 Abs. 2 Nr.2 MarkenG verletzen.
Nach §14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Ware oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechselungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
1.
Der Geschäftsführer der Beklagten ist Inhaber der deutschen Wortmarke „POSTMAXX“, Nr. 302012028258, die mit Priorität vom 5.5.2012 in den Warenklassen 6, 19 und 20 für „Briefkästen aus Metall, Briefkästen aus Mauerwerk, Briefkästen weder aus Metall, noch aus Mauerwerk“ geschützt ist. Die Beklagte ist ausschließliche Lizenznehmerin und gem. §30 Abs.1 MarkenG zur Geltendmachung der Markenrechte berechtigt.
2.
Die Abnehmer benutzten das angegriffene Zeichen jedenfalls auch herkunftshinweisend. Eine markenmäßige Verwendung liegt dann vor, wenn das Zeichen im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14, Rn. 132 m.w.N.) Bei der Beurteilung dieser Frage kommt es nicht darauf an, ob der Zeichenverwender subjektiv die betriebliche Herkunft kennzeichnen wolltw oder mit einem solchen Verständins rechnete (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14, Rn. 144).
Das Kennzeichen wird vorliegend sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite der Produktverpackung des Schließzylinders jedenfalls auch markenmäßig verwendet, da der Verkehr darin möglicherweise einen Herkunftshinweis sieht. Entscheidend ist insoweit die nicht völlig fernliegende Möglichkeit, dass der Verkehr von dem Zeichen auf ein dahinterstehendes Unternehmen schließt. Es genügt mithin beim angesprochenen Verkehr die Vorstellung, dass auf ein Unternehmen hingewiesen wird, dass Briefkästen herstellt, und so die Annahme begründet wird, dass dieses Unternehmen auch passende Ersatzschlösser produziert oder es jedenfalls einen Produktionszusammenhang gibt. Das ist nach dem weit zu verstehenden Begriff der markenmäßigen Benutzung nämlich auch ausreichend (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14, Rn. 146).
Die blickfangmäßige Gestaltung auf der Vorderseite und auch die Darstellung auf der Rückseite unterstreichen die Möglichkeit des markenmäßigen Verständnisses.Insbesondere sind auch auf der Rückseite keine näheren Erläuterungen (etwa technische Angaben oder Abmessungen) vorhanden, die gegen eine Verwendung als Marke sprechen.
Dem Verständnis als Herkunftshinweis steht nicht entgegen, dass die Angabe wegen der vorangestellten Wörter „für Briefkästen“ auch als Typenbeschreibung verstanden werden kann. Denn damit wird gerade auf passende Ware eines bestimmten (anderen) Unternehmens hingewiesen (vgl. BGH, Urteil vom 20. Januar 2005 – I ZR 34/02 – Staubsaugerfiltertüten, juris, Rn.18).
Im Übrigen wollen die Abnehmer der Klägerin auf ein Unternehmen, nämlich jedenfalls das der Klägerin, hinweisen, da sich die Ersatzschlösser auf von ihr hergestellte Briefkästen beziehen.
3.
Die gegenstehenden Zeichen sind verwechslungsfähig.
Ob eine Verwechselungsgefahr besteht, beurteilt sich zum einen nach der Kennzeichenkraft der Schutz beanspruchenden Marke und der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und zum anderen nach dem Abstand der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke registriert ist und für die das angegriffene Zeichen benutzt wird. Dabei impliziert die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden oder umgekehrt. Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (Ingerl/Rohnke, a.a.O, §14 Rn.370, 371, 431 ff., Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2015, §9, Rn. 41, 42 jeweils mit Nachweisen zur Rechtsprechung des EuGH und des BGH).
Es ist von einer normalen Kennzeichnungskraft auszugehen, da keine Anhaltspunkte für eine Schwächung ersichtlich sind.
Die gekennzeichneten Waren sind einander ähnlich.
Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn angesichts objektiver Kriterien wie Art, Erbringung, Einsatzzweck, Inanspruchnahme und wirtschaftliche Bedeutung die beteiligten Verkehrskreise der Auffassung sein können, die beiderseitigen Waren würden üblicherweise von den selben Unternehmen erbracht werden (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2015, § 9, Rn. 111).
Das ist hier der Fall. Bei Zylinderschlössern handelt es sich um ein Ersatzteil, das speziell für Briefkästen geeignet ist. Die Anwendbarkeit des Ersatzschlosses ist auch auf Briefkästen beschränkt. Im Übrigen besteht zwischen dem Briefkasten und dem verbauten Schloss ein funktioneller Zusammenhang. Es sind zwei sich ergänzende Produkte (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O, §9, Rn. 91). Zwar kann über den aufklappbaren Deckel Post in den Briefkasten hinein befördert werden. Für deren Entnahme ist es allerdings erforderlich, dass die Verschlussklappe aufgeschlossen werden kann. Ohne ein funktionierendes Schloss erfüllt der Briefkasten mithin seine Hauptfunktion, die Entgegennahme von Post zu ermöglichen, nicht. Das rechtfertigt die Zuordnung der beiden Waren zu demselben Oberbegriff.
Das streitgegenständliche Zeichen und die Marke der Beklagten sind zeichenähnlich. Im Zeichenvergleich stehen sich einerseits die ohne Bedenken als identisch zu bewertenden Wortzeichen „POSTMAXX“ und „POSTMAXX“, vgl. Anlage K 6, gegenüber; andererseits sind das Wortzeichen „POSTMAXX“ und das Wort-Bildzeichen Postmaxx, wie ersichtlich aus Anlage K7, miteinander zu vergleichen.
In klanglicher Hinsicht sind die Zeichen identisch, da die Aussprache dieselbe ist. Auch ihrem Schriftbild nach sind die Kennzeichnungen jedenfalls durchschnittlich ähnlich. Insoweit ist hier zu berücksichtigen, dass es sich bei der von den Abnehmern der Klägerin verwendeten Kennzeichnung um ein Gesamtzeichen handelt. Grundsätzlich ist auf dessen Gesamteindruck abzustellen, den es beim angesprochenen Verkehrskreis hinterlässt, da Zeichen regelmäßig als Ganzes wahrgenommen werden (Ingerl/Rohnke, a.a.O, §14, Rn.1007). Nicht auszuschließen ist dabei aber, dass einzelne Bestandteile dem Verkehr besonders in Erinnerung haften bleiben können. Dies gilt vor allem bei aus Bild- und Schriftelementen zusammengesetzten Zeichen; oftmals sind diese nur durch den Schriftbestandteil benennbar (Ingerl/Rohnke, a.a.O, §14 Rn.939).
So liegt der Fall hier. Das auf den Schließzylinderverpackungen verwendete Zeichen verfügt über keine derart ausgefallene Grafik, dass ihr ein eigenständiger Bedeutungsinhalt und Wiedererkennungswert zukäme. Vielmehr ist lediglich das „O“ als Posthorn dargestellt, was dessen Wahrnehmbarkeit als Buchstabe aber keineswegs beeinträchtigt. Ebenso wenig ist das „MAXX“ aufgrund eines bloß verlängerten Schrägstrichs im zweiten X und seiner rötlichen Schriftart bildlich auffällig gestaltet.
Die getrennte Schreibweise steht der Zeichenähnlichkeit auch nicht entgegen. Denn selbst regulär zusammengeschriebene Wörter, die ausnahmsweise getrennt, aber unmittelbar untereinander abgebildet werden, nimmt der angesprochene Verkehr als einheitliches Wort wahr. Auch in begrifflicher Hinsicht sind die Zeichen identisch.
Wegen der normalen Kennzeichnungskraft und der durchschnittlichen Waren- und Zeichenähnlichkeit ist die Verwechslungsgefahr gegeben.
4.
Die Zeichenbenutzung durch die Abnehmer der Klägerin ist nicht gem. §23 Nr. 3 MarkenG zulässig.
Nach §23 Nr.3 MarkenG hat der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.
Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt.
a.
Für die von der Klägerin und ihren Abnehmern unter der Bezeichnung „POSTMAXX“ bis zum Jahr 2012 rechtmäßig vertriebenen Briefkästen ist die Zeichenverwendung nichtgemäß §23 Nr.3 MarkenG zulässig.
Sinn und Zweck der Regelung des §23 Nr. 3 MarkenG ist es, das Ersatzteil- und Zubehörgeschäft von markenrechtlichen Beschränkungen freizustellen (Ströbele/Hacker, a.a.O, §23 Rn.97). Ohne diese Ausnahmeregelung könnten Originalhersteller mit ihrem geschützten Kennzeichen diesen Wettbewerb verhindern.
Der vorliegende Sachverhalt weicht allerdings insoweit maßgeblich von den üblicherweise von §23 MarkenG erfassten Fällen ab, als dass sich die Markennennung auf eigene Produkte des Dritten bezieht. Bis zum Jahr 2012 durfte die Klägerin ihre Produkte, also die Briefkästen, rechtmäßig mit dem nunmehr für den Geschäftsführer der Beklagten als Marke eingetragenen Zeichen „POSTMAXX“ kennzeichnen, was ihr
nun aber durch ein Urteil des LG Bochum vom 20.5.2015, welches vom OLG Hamm mit Urteil vom 14.1.2016 bestätigt wurde, untersagt worden ist.
Es widerspräche deshalb den Grundsätzen des Markenrechts, den Abnehmern der Klägerin die Markennennung auf Ersatzzylinder zu gestatten, auch wenn sie auf für bis zum Jahr 2012 vertriebene Briefkästen bezogen ist. Denn dies würde die Klägerin so stellen, als handele es sich bei „Postmaxx“ um ein für sie geschütztes Kennzeichen, obwohl sie insoweit keine schützenswerte Position erlangt hat. Eine solche entsteht nämlich nur bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen der §§4 und 5 MarkenG . Im Markenrecht existiert dagegen kein Vorbenutzungsrecht, das pauschal gegen eine Markenanmeldung vorgebracht werden kann (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O, Vor §§14-19d, Rn.333). Die bloße Vorbenutzung verleiht dem Zeichenverwender kein Recht zur unveränderten Weiterbenutzung (Fuchs-Wissemann in: Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 3. Aufl. 2014, §8, juris, Rn.95). Vielmehr müssten zur schlichten Benutzung weitere, besondere Umstände hinzukommen, die dem Rechtserwerb des Markenanmelders dann entgegengehalten werden können (z.B. Bösgläubigkeit, s.u.). Außerdem liegt es grundsätzlich in der Risikosphäre eines Zeichenverwenders, diese Benutzungsmöglichkeit dadurch zu verlieren, dass er keine eigene Markenanmeldung betreibt und stattdessen ein Dritter das Zeichen für sich schützen lässt. Dass dieser Gedanke im gesamten Markenrecht gilt, kommt auch im Anwendungsbereich der bösgläubigen Markenanmeldung, §8 Abs.2 Nr.10 MarkenG, zum Ausdruck. Denn eine Anmeldung ist nicht schon unlauter, weil dem Anmelder bekannt ist, dass im Inland ein Kennzeichen für gleiche Ware benutzt wird. Es müssen vielmehr weitere Kriterien hinzukommen (s.u.).
Die Konsequenzen einer nicht rechtzeitigen Markenanmeldung hätte der Zeichenbenutzer aber nicht zu tragen, wenn ihm über §23 MarkenG, wie in der vorliegenden Fallkonstellation, dennoch die Markenernennung als Beschaffenheitsangabe ermöglicht wurde. Dies wäre eine Ausweitung seiner Rechtsbefugnisse, obwohl er zur Zeit der Zeichenbenutzung nur eine rechtlich ungeschützte Position innehatte und dabei selbst durch das Vorantreiben einer Markenanmeldung die Umwandlung in eine geschützte Rechtsposition hätte bewirken können.
Im Übrigen würde der Anwendungsbereich des §23 MarkenG künstlich in einen Zeitraum vor und nach der Markeneintragung gesplittet, was die Handhabung dieser Schutzschranke erheblich beeinträchtigt.
b.
Soweit sich die Klägerin hilfsweise darauf beruft, das streitgegenständliche Zeichen diene auch als Bestimmungsangabe für Briefkästen der Beklagten, bestehen schon deshalb Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer Argumentation, weil „POSTMAXX“ genau in der Gestaltung auf den Zylinderverpackungen abgebildet wurde, die derjenigen entspricht, die die Klägerin für ihre Briefkästen benutzt hatte.
Im Übrigen handelt es sich zwar bei den von den Abnehmern der Klägerin vertriebenen Ersatzzylindern um Ersatzteile für Briefkästen. Jedoch ist die Benutzung dieser Angabe für Briefkästen der Beklagten schon nicht notwendig.
Notwendigkeit ist gegeben, wenn der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung ohne die Benutzung der Marke praktisch nicht übermittelt werden kann. Die Verwendung des Zeichens muss praktisch das einzige Mittel sein (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O, §23 Rn. 101; Ingerl/Rohnke, a.a.O, §23 Rn.116). Durch solche Angaben soll für den Verbraucher beim Kauf leicht und eindeutig erkennbar sein, mit welchen Originalwaren die Ersatzteile kompatibel sind.
Daran fehlt es hier, weil unstreitig ist, dass die Ersatzzylinder nicht auf alle von der Beklagten angebotenen Briefkästen passen. So sind sie mit Briefkästen, die mit einem Solarpaneel ausgestattet sind, nicht kompatibel, weil eine Klemme als Konterstück derNut fehlt, ohne die der passgenaue Einsatz aber nicht möglich ist. Die Befestigungsnutam Ersatzzylinder ist dafür zu kurz.
Deshalb ist die Angabe „POSTMAXX“ keine taugliche Bestimmungsangabe und geradenicht das einzige Mittel, den Einsatzzweck zu beschreiben. Vielmehr wäre eine weitereSpezifizierung, bspw. durch eine Modellbezeichnung, erforderlich gewesen. Ohne einenweiteren Zusatz erfüllt diese Angabe für den angemessenen informierten Verbraucherjedenfalls nicht den Zweck einer eindeutigen Bestimmungsangabe. Insbesondereentspricht auch die grafisch ausgestaltete Zeichenbenutzung nicht einem üblichen, möglichst unauffälligen Bestimmungshinweis (vgl. V. EKey in: Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 3. Aufl. 2014, §23, juris, Rn.92), vielmehr wirkt dies dadurch gerade als Herkunftshinweis.
Im Übrigen ist die konkrete Art der Markenbenutzung als vermeintlicher Bestimmungsangabe auch deshalb nicht notwendig, weil ein einziger lesbarer Hinweis auf der Verpackung für kompatible Briefkästen genügt. Es ist nicht notwendig, diesen auf Vorder- und Rückseite zu drucken, denn ein interessierter und angemessen aufmerksamer Verbraucher informiert sich über die Kompatibilitäten und nimmt auch einen bloß auf der Rückseite befindlichen Bestimmungshinweis wahr.
Eine analoge Anwendung des §23 Nr.3 MarkenG scheidet aus, da oben bereits erläutert wurde, dass es sich um eine vom geregelten Fall deutlich abweichende Konstellation handelt, die anders zu behandeln ist.
5.
Dem Unterlassungsanspruch der Beklagten steht auch nicht der Einwand der bösgläubigen Markenanmeldung i.S.d. §8 Abs.2 Nr.10 MarkenG entgegen. Der Geschäftsführer der Beklagten hat die Marke nicht bösgläubig erworben.
Dieses allgemeine Rechtsmissbrauchsverbot gilt als Schranke der Rechtsausübung, und zwar in zwei Grundformen, erstens als schutzrechtsimmanentes Verbot des Missbrauchs einer mangelbehaftet erworbenen Rechtsposition und zweitens als Verbot einer unlauteren oder sittenwidrigen und daher missbräuchlichen Geltendmachung von Ansprüchen aus einem zunächst an sich mangelfrei erworbenen Kennzeichenrecht.
Die deutsche Rechtsprechung hat zu der Frage des rechtsmissbräuchlichen Erwerbs eines Kennzeichens im Laufe der Zeit Fallgruppen entwickelt, wobei bei eingetragenen Marken der Zeitpunkt der Anmeldung der Marke maßgeblich ist (BGH GRUR 2008, 621 – AKADEMIKS).
Ein Handeln ist zum einen dann unlauter und damit bösgläubig, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein ähnliches Kennzeichen im Inland für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt und der Marktinhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Bezeichnung für gleiche oder ähnliche Waren mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Marke hat eintragen lassen (BGH GRUR 2008, 621 – AKADAMIKS).
Dieser Rechtsmissbrauchstatbestand greift hier nicht ein. Denn die Klägerin hat schon nicht substantiiert dargelegt, dass der Geschäftsführer und Markenanmelder der Beklagten, Herr Schröder, Kenntnis von den von der Klägerin vertriebenen „POSTMAXX“-Briefkästen hatte. Dieser Vortrag hätte ihr aber nach den allgemeinen prozessualen Regeln zur Darlegungs- und Beweislast oblegen, da es sich beim Einwand des Rechtsmissbrauchs um eine für sie günstige Tatsache handelt. Der Vortrag, dass die Beklagte bei der Markenanmeldung aufgrund der langjährigen kontinuierlichen Zeichenverwendung, auch über die Bauhaus-Filialen, das Zeichen hätte kennen müssen, genügt nicht zum Nachweis, dass konkret der Geschäftsführer über dieses Wissen verfügte.
Vielmehr hat die Beklagte substantiiert dargelegt, zur Zeit der Markenanmeldung keine Kenntnis von den unter dem streitgegenständlichen Zeichen vertriebenen Briefkästen gehabt zu haben. Zwar unterhielt die Beklagte ab dem Jahr 2000 Geschäftsbeziehungen mit dem Baumarkt Bauhaus; allerdings suchte der Geschäftsführer in diesem Rahmen nur äußerst selten eine Bauhaus-Filiale auf, ohne auf ausgestellte Briefkästen zu achten.
Auch das weitere erforderliche subjektive Kriterium, nämlich die Absicht des Markenanmelders, den Besitzstand des Vorbenutzers stören zu wollen, ist von der Klägerin nicht in ausreichendem Umfang dargetan worden (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O,§8, Rn.308 f.). Die Behauptung, im Laufe der Geschäftsjahre einen schützenswerten Besitzstand aufgebaut zu haben, reicht dafür nicht aus. Ebenfalls nicht ausreichend ist der Vortrag zur Anzahl der verkauften Briefkästen (2008 bis 2012: 45.000 Stück) sowie zum Marktanteil im Hinblick auf über Baumärkte vertriebene Briefkästen. Denn es fehlt insbesondere die Einordnung dieser Zahlen in den Gesamtzusammenhang der Branche. Im Übrigen kann nicht nur aufgrund einer Markenanmeldung und der anschließenden Marktbenutzung für ähnliche Waren auf die Absicht geschlossen werden, den Besitzstand eines anderen Unternehmens stören zu wollen. Denn eine angemeldete und eingetragene Marke zu benutzen, ist die übliche und berechtigte Vorgehensweise des Markeninhabers.
Zum anderen kann die Geltendmachung einer eingetragenen Marke nach der Rechtsprechung des BGH unabhängig von einer Vorbenutzung durch den Gegner auch schon vor Ablauf der Schonfrist des gesetzlichen Benutzungszwangs dann rechtsmissbräuchlich sein, wenn der Markeninhaber keinen ernsthaften generellen Benutzungswillen hat und weitere Missbrauchsumstände hinsichtlich der Ausübung hinzutreten (BGH GRUR 2009, 780 – Ivadal; EuGH GRUR 2009, 763 – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli), z.B. der Anmelder die Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes zur Erzwingung sachfremder Vorteile einsetzen möchte.
Auch dieser Missbrauchstatbestand ist nicht gegeben. Denn auch hier handelt es sich bei der Behinderungsabsicht um ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das anhand objektiver Umstände des Einzelfalls zu ermitteln und insoweit von der Klägerin darzulegen ist. Die Behinderungsabsicht muss zwar nicht der einzige Grund der Markenanmeldung, aber jedenfalls ein wesentliches Motiv dafür sein (Fuchs-Wissemann in:Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, 3. Auflage. 2014, §8, juris, Rn.98).
Solche objektiven Umstände wurden von der Klägerin nicht dargetan. Insbesondere ist der Vortrag zu einer möglichen Verdrängung der Klägerin als Lieferantin der Baumarktkette Bauhaus, woraus sich ein finanzieller Nachteil für sie ergeben könnte, nicht hinreichend substantiiert. Zudem sind aus dem bisherigen Verhalten der Beklagten keine Anhaltspunkte ersichtlich, die für eine Behinderungsabsicht sprechen.
6.
Auf ein prioritätsälteres Recht, etwa in Form einer Benutzungsmarke, an der Kennzeichnung „POSTMAXX“, wonach der Klägerin die Zeichennutzung gestattet sein könnte, beruft sich diese schon nicht.
7.
Schließlich hat die Klägerin auch kein zur Verwendung berechtigendes Vorbenutzungsrecht an dem Zeichen „POSTMAXX“ erworben, da ein solches Recht nur für bekannte Marken anerkannt ist (vgl. insoweit auch OLG Hamm, Urt. v. 14.1.2016, Az. I-4 U 95/15, Anlage FN 67, S.20 f.).
III.
Die Klage zu Ziff. II ist ebenfalls unbegründet. Denn die ursprüngliche Klage, die auch die Feststellung der Zulässigkeit der Zeichenverwendung durch die Klägerin vorsah, ist nicht erst durch die vor dem LG Bochum erhobene Leistungsklage umgekehrten Rubrums als das erledigende Ereignis unzulässig und/oder unbegründet geworden. Vielmehr war sie von Anfang an unbegründet, da die Klägerin die Kennzeichnung „POSTMAXX“ nicht zulässigerweise auf Produktverpackungen von Ersatzschlössern als Bestimmungsangabe für Briefkästen benutzen darf. Zur Begründung wird auf die unter Ziff. II stehenden Ausführungen verwiesen.
IV.
Die Nebenentscheidungen beruhen auf §§91 Abs.1, 709 S.2 ZPO.
Streitwert: bis zur teilweisen Erledigungserklärung: 150.000€
danach: 75.000€
Dr. Fudickar Dr. Drees Wimmers
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