Bundesgerichtshof
Urt. v. 30.01.1992, Az.: I ZR 54/90
„Opium“

Die Revision hat Erfolg.

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die Klägerin zu 2 bei Klageerhebung noch Inhaberin des Klagezeichens gewesen sei, da der Vorgang zur Übertragung des Geschäftsbetriebs von der Klägerin zu 2 auf die Firma PYSL erst im Herbst 1987 abgeschlossen worden sei und die Klägerin zu 2 die Herstellung von Waren unter der Marke "OPIUM" erst im Dezember 1987 endgültig eingestellt habe. Noch im August 1987 habe die Klägerin zu 2 einen, wenn auch reduzierten Geschäftsbetrieb für die Herstellung von Waren der Marke "OPIUM" und ein Lager- und Vertriebszentrum für die Waren in den USA unterhalten, weil der Übergang der USA-Produktion auf die Fabrikationsstätte der Firma PYSL in Frankreich nur schrittweise habe erfolgen können. Die Klägerin zu 2 habe ihren Unterlassungsanspruch aus § 24 WZG erst im letzten Quartal des Jahres 1987 verloren, da erst zu diesem Zeitpunkt die Firma PYSL auch materiell-rechtlich Inhaberin des Klagezeichens geworden sei. Solange der Veräußerer des Zeichens einen hierzu gehörenden, wenn auch reduzierten Geschäftsbetrieb unterhalte, fehle es an einem rechtswirksamen Übergang der Zeichenberechtigung. Vollziehe sich - wie im Streitfall - der Übergang des Geschäftsbetriebs nur allmählich, so stelle sich die Aufgabe, nach den konkreten Umständen des Einzelfalls den Zeitpunkt zu bestimmen, von dem an es sich sagen lasse, der Geschäftsbetrieb befinde sich nicht mehr in der Hand des Übertragenden. Erst von diesem Zeitpunkt an könne das Zeichen seine Funktion gewinnen, auf den Geschäftsbereich des Erwerbers hinzuweisen.

II. Dieser Beurteilung durch das Berufungsgericht kann nicht beigetreten werden. Hinsichtlich der von der Klägerin zu 2 erhobenen Klage ist keine Erledigung eingetreten, da diese im Zeitpunkt ihrer Zustellung - auf den es ankommt (BGH, Urt. v. 6.12.1984 - VII ZR 64/84, NJW 1986, 588, 589) - nicht begründet war. Die Klägerin zu 2 hatte zuvor rechtswirksam das Klagezeichen auf die Firma PYSL übertragen.

1. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daߧ 8 WZG, welcher zur Wirksamkeit der Übertragung einer inländischen Marke den Übergang des Teils des Geschäftsbetriebs erfordert, zu welchem die Marke gehört, auf die im Vertrag vom 23. Dezember 1986 zwischen der Klägerin zu 2 und der französischen Firma PYSL vereinbarte Übertragung des Klagezeichens Anwendung findet. Die rechtlichen Voraussetzungen der Übertragung eines Warenzeichens beurteilen sich nach dem Recht des Landes, in welchem das Zeichen eingetragen ist (BGH, Urt. v. 21.10.1964 - Ib ZR 22/63, GRUR Ausl 1965, 504, 505 - Carla; vgl. auch Art. 6 quater PVÜ).

2. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht die Klageberechtigung der Klägerin zu 2 nicht daran scheitern lassen, daß diese im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht mehr als Inhaberin des Klagezeichens in der Warenzeichenrolle des Deutschen Patentamts eingetragen war. Das Erfordernis der förmlichen Legitimation des

§ 8 Abs. 2 WZG gilt nur für den Rechtsnachfolger des Zeicheninhabers. Dieser kann - trotz materieller Berechtigung - sein Recht aus der Eintragung des Warenzeichens nicht geltend machen, wenn der Übergang in der Zeichenrolle nicht vermerkt ist (BGH, Urt. v. 2.3.1989 - I ZR 7/87, GRUR 1989, 422, 424 - FLASH). Der veräußernde Zeicheninhaber aber bleibt zur Geltendmachung seiner Rechte aus dem Zeichen befugt, solange er dessen materieller Inhaber ist, auch wenn er im Zuge des Veräußerungsvorgangs nicht mehr als Berechtigter in der Zeichenrolle eingetragen ist.

Die Eintragung des Rechtsnachfolgers hat für den Bestand des Rechts an der Marke keine Bedeutung. Die Änderung der Eintragung des Inhabers der Marke in der Zeichenrolle kann für sich sonach der materiellen Berechtigung des bisher Eingetragenen nicht entgegenstehen.

Das Berufungsgericht verneint zutreffend unter Hinweis auf Hefermehl (Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 8 Rdn. 29), daß die formelle Legitimation gemäß § 8 Abs. 2 WZG auch für die Geltendmachung der Rechte durch den veräußernden Zeicheninhaber erforderlich sei mit der Folge, daß dieser zur Geltendmachung nicht mehr befugt wäre, wenn der Übergang in der Zeichenrolle vermerkt ist. Der demgegenüber von Tetzner (Die Leerübertragung von Warenzeichen, S. 65) vertretenen Ansicht, der Veräußerer eines (leerübertragenen) Zeichens könne, solange er nicht wieder in der Rolle eingetragen sei, das ihm zustehende sachliche Zeichenrecht gegen Dritte nicht geltend machen, kann nicht beigetreten werden. Nach der Gesetzeslage können zeichenrechtliche Ansprüche gegenüber Dritten weder vom Veräußerer noch vom Erwerber geltend gemacht werden, wenn der Erwerber zwar materieller Rechtsinhaber wird, das Zeichen aber für den Veräußerer eingetragen bleibt; dem Veräußerer fehlt in einem solchen Falle die sachliche, dem Erwerber die gemäß § 8 Abs. 2 WZG gebotene förmliche Berechtigung. Dieser Rechtszustand ist einem wirksamen kennzeichnungsrechtlichen Schutz abträglich; einer erweiternden Anwendung des § 8 Abs. 2 WZG ist deshalb entgegenzutreten, zumal in einem Fall wie dem vorliegenden für die "förmliche Berechtigung" des veräußernden materiellen Zeicheninhabers dessen Voreintragung spricht.

Der veräußernde materiell-berechtigte Inhaber des Zeichens bleibt sonach auch dann zur Geltendmachung der Zeichenrechte gegenüber Dritten befugt, wenn der Erwerber bereits in der Zeichenrolle eingetragen ist.

3. Die Klägerin zu 2 war im Zeitpunkt der Klageerhebung jedoch nicht (mehr) Inhaberin des Klagezeichens. Zu diesem Zeitpunkt war das Warenzeichen bereits rechtswirksam gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG auf die Firma PYSL übertragen worden.

a) Der Beurteilung des Berufungsgerichts, der Zeitpunkt für den rechtswirksamen Übergang des Klagezeichens werde im Streitfall dadurch festgelegt, daß der letzte Akt zur Übertragung des US-amerikanischen Geschäftsbetriebs der Klägerin zu 2 auf die Firma PYSL erst im Herbst 1987 abgeschlossen worden sei und erst zu diesem Zeitpunkt die Klägerin zu 2 die Produktion von Waren mit der Marke "OPIUM" endgültig eingestellt habe, kann nicht beigetreten werden.

Zur rechtswirksamen Übertragung einer Marke gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG ist erforderlich, aber auch ausreichend, daß derjenige Teil des Geschäftsbetriebs, zu welchem das Warenzeichen gehört, auf den Erwerber übergeht. Dementsprechend läßt Art. 6 quater PVÜ für die rechtswirksame Übertragung einer nach dem Recht eines Verbandslandes an den Geschäftsbetrieb gebundenen Marke es genügen, daß der im Verbandsland befindliche Teil des Unternehmens oder des Geschäftsbetriebs, zu dem die Marke gehört, mit dem ausschließlichen Recht, die mit der übertragenen Marke versehenen Erzeugnisse dort herzustellen oder zu verkaufen, auf den Erwerber übergeht. Die Rechtswirksamkeit der Zeichenübertragung kann in einem solchen Falle nicht davon abhängig gemacht werden, daß im Ausland befindliche Teile des Unternehmens mitübertragen werden (Baumbach/Hefermehl aaO., Art. 6 quater PVÜ; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., PVÜ Art. 6 quater Rdn. 1). Unterhält die ausländische Markeninhaberin, wie hier die Klägerin zu 2, keinen inländischen Geschäftsbetrieb, genügt sie dem Erfordernis rechtswirksamer Zeichenübertragung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG, wenn sie den der inländischen Marke zuzurechnenden Teil des Geschäftsbetriebs überträgt. An den Vollzug der Übertragung weiterreichender Teile des Unternehmens oder des Unternehmens insgesamt kann die Wirksamkeit der Zeichenübertragung nicht geknüpft werden, und zwar auch dann nicht, wenn wie im Falle der Vereinbarung der Klägerin zu 2 mit der Firma PYSL vom 23. Dezember 1986, das Warenzeichen im Rahmen einer umfassenderen Unternehmensregelung übertragen wird.

Der vom Berufungsgericht festgestellte schrittweise, bis in den Herbst 1987 hineinreichende Vollzug der Übertragung des Geschäftsbetriebs von der Klägerin zu 2 auf die Firma PYSL bezog sich im wesentlichen auf den von der USamerikanischen Produktionsstätte mit Yves Saint LaurentDuftwässern und -Kosmetika versorgten Markt, nicht aber auf den Markt der Bundesrepublik Deutschland. Dies ergibt sich aus den von der Klägerin zu 2 gemäß Anlage K 20 zum Gegenstand ihres Klagevortrags gemachten Aussagen der in einem Parallelrechtsstreit vor dem Landgericht Düsseldorf vernommenen Zeugen A., An. und B.. Insoweit ist unstreitig, daß nahezu alle Yves Saint Laurent-Produkte, die in Europa vertrieben wurden, schon vor 1986 von der Firma PYSL in ihrer Produktionsstätte in Lassigny, Frankreich, hergestellt wurden. Die nach Abschluß des Vertrages vom 23. Dezember 1986 übergebenen Unterlagen und Lagerbestände bezogen sich im wesentlichen auf die von der Produktionsstätte der Klägerin zu 2 in Holmdel, New Jersey, aus auf dem außereuropäischen Markt vertriebenen Yves Saint Laurent-Produkte. Auch dieser Markt sollte gemäß der Vereinbarung vom 23. Dezember 1986 nunmehr ausschließlich von der Firma PYSL versorgt werden.

Dem Vortrag der Klägerin zu 2 ist nicht zu entnehmen, daß die auf den außereuropäischen Markt bezogenen Teile der Produktionsstätte der Klägerin zu 2 in Holmdel zugleich als wesentliche Teile des Geschäftsbetriebs angesehen werden könnten, welche zur Herstellung der Yves Saint Laurent-Produkte unter der inländischen Marke erforderlich waren. Das dafür maßgebliche Fertigungs-know how lag vielmehr bereits vorher bei der Firma PYSL als der ausschließlichen Lizenznehmerin für den europäischen Markt, u.a. für die Bundesrepublik Deutschland. Auf die Übertragung von Unternehmensteilen, die die Produktion der Markenwaren im Ausland betreffen, kann zur Beurteilung der Rechtswirksamkeit der Übertragung der inländischen Marke gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG i.V. mit Art. 6 quater Abs. 1 PVÜ nicht abgestellt werden. Für die Feststellung des Zeitpunkts der rechtswirksamen Übertragung des Klagezeichens ist sonach entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts unmaßgeblich, daß die letzten Unterlagen aus der Produktionsstätte der Klägerin zu 2 in Holmdel, New Jersey, erst im Herbst 1987 auf die Firma PYSL als Zeichenerwerberin übergegangen sind.

Auch die nach den Feststellungen des Berufungsgerichts von der Klägerin zu 2 in Holmdel noch im Herbst 1987 in vermindertem Umfang produzierten Parfum- und Kosmetikerzeugnisse der Marke "OPIUM" hatten keinen Bezug zum inländischen Markt. Die Weiterbenutzung einer ausländischen Parallelmarke kann der Rechtswirksamkeit der Übertragung der inländischen Marke nicht entgegenstehen; die Gefahr einer Täuschung über die Herkunft der unter der inländischen Marke vertriebenen Ware, welcher durch die gebundene Rechtsübertragung gemäß § 8 Abs. 1 WZG begegnet werden soll, wird durch die (Weiter-)Benutzung ausländischer Parallelmarken nicht begründet.

Mit den vom Berufungsgericht angestellten Erwägungen kann sonach die Wirksamkeit der Rechtsübertragung des Klagezeichens vor Klageerhebung nicht in Abrede gestellt werden.

b) Die übrigen vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen lassen eine abschließende Entscheidung des Senats zu (§ 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO). Danach war die Klägerin zu 2 bereits bei Klageerhebung nicht mehr materielle Inhaberin des Klagezeichens.

Die Klägerin zu 2 hat in der vertraglichen Vereinbarung vom 23. Dezember 1986 das der Firma PYSL zuvor als ausschließliche Lizenznehmerin zur Nutzung (auch) für die Bundesrepublik Deutschland überlassene know how mit den technischen Daten zur Herstellung von Kosmetika der Marke "OPIUM" endgültig zur Verfügung gestellt. Die Firma PYSL erhielt damit schon im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses das für die Produktion erforderliche technische Wissen zur eigenen Verfügung unter Ausschluß der Klägerin zu 2. Diese entäußerte sich damit aller Kontroll- und Weisungsbefugnisse, die sie sich im Lizenzvertrag vom 27. März 1986 noch vorbehalten hatte. Der Firma PYSL wurde damit der Teil aus dem Unternehmensbereich der Klägerin zu 2 übertragen, welcher für den Geschäftsbetrieb, zu welchem das Klagezeichen gehört, prägend ist. Die Übertragung der für die Herstellung der Markenware notwendigen immateriellen Werte, insbesondere des Herstellungsrezepts und des sonstigen Fertigungs-know-hows genügt den Anforderungen des § 8 Abs. 1 Satz 2 WZG (vgl. BGH, Urt. v. 26.5.1972 - I ZR 44/71, GRUR 1973, 363, 364 - Baader). Der nach der vertraglichen Vereinbarung vom 23. Dezember 1986 vorgesehenen Übermittlung der weiteren Unternehmensteile bedurfte es sonach zur Wirksamkeit der Zeichenübertragung nicht.

III. Nach alledem ist auf die Revision der Beklagten die Klage der Klägerin zu 2 abzuweisen.