Bundesgerichtshof
Urt. v. 09.02.1995, Az.: I ZB 5/93
„TETRASIL“

I. Zur Eintragung in die Zeichenrolle angemeldet und am 15. Dezember 1982 bekanntgemacht ist

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für "Chemische Erzeugnisse und Kunststoff-Erzeugnisse für die Industrie; chemische Erzeugnisse und Kunststoff-Erzeugnisse für die Behandlung von Gebäude-Fassaden und -Wänden, nämlich Putze, Füller, Klebstoffe und Gebäudefarben" sowie weitere (hier nicht interessierende) Waren.

Gegen die Eintragung für die vorerwähnten Waren hat die Widersprechende aus ihrer Marke 631 581

"TETRASIL",

eingetragen seit dem 13. Dezember 1952 für "Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, Kesselsteinlösemittel, Abbeizmittel, Imprägnierungsmittel für Papier und Textilien; Wasserglas, Enthärtungsmittel für Wasser, Rostentfernungsmittel; Gefrierschutzmittel für Kühlwasser", Widerspruch erhoben.

Die Anmelderin hat die Benutzung des Widerspruchszeichens bestritten.

Die Widersprechende hat unter Vorlage von Kopien von Bestellungen und Rechnungen über die Lieferung von "TETRASIL" in Tankzügen in den Jahren 1981 und 1989 und einer eidesstattlichen Versicherung ihres Verkaufsleiters die Benutzung des Widerspruchszeichens geltend gemacht.

Die Prüfungsstelle des Patentamts hat die zeichenrechtliche Übereinstimmung der einander gegenüberstehenden Zeichen festgestellt und dem angemeldeten Zeichen die Eintragung in vollem Umfang versagt. Sie hat angenommen, daß die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung des Widerspruchszeichens für die Ware "Wasserglas" glaubhaft gemacht habe, hat die Gleichartigkeit von Wasserglas mit den Waren des Verzeichnisses des Anmeldezeichens für gleichartig erachtet und Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen bejaht.

Auf die Erinnerung der Anmelderin ist der Beschluß von der gleichen Prüfungsstelle aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen worden. Der Erinnerungsprüfer hat eine rechtserhaltende Benutzung verneint, weil die Widersprechende nicht dargetan habe, daß sie das Widerspruchszeichen in hervorgehobener Weise, hinreichend eigenständig und in der eingetragenen Form eingesetzt habe.

Die hiergegen eingelegte Beschwerde der Widersprechenden ist erfolglos geblieben.

Mit ihrer - zugelassenen - Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende ihren Widerspruch weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt: Zeichenrechtliche Übereinstimmung der Zeichen sei nicht gegeben, weil die Widersprechende die Benutzung des Widerspruchszeichens nicht glaubhaft gemacht habe. Nach den vorgelegten Unterlagen sei es ausschließlich in Spediteurbegleitpapieren sowie in Kundenrechnungen verwendet worden. In dieser Zeichenverwendung könne keine rechtserhaltende Benutzung gesehen werden. Diese erfordere grundsätzlich, daß die Ware selbst, ihre Verpackung oder Umhüllung im Verkehr mit dem Zeichen versehen werde. Ausnahmen hiervon seien nur bei zwingenden wirtschaftlichen Gründen, insbesondere im Hinblick auf die Art der Waren gerechtfertigt. Entscheidend komme es darauf an, ob eine funktionsgemäße Benutzung der Marke, also ihre Verwendung zur Unterscheidung der Waren des Benutzers von den Produkten anderer Unternehmen diene. Diese Voraussetzungen lägen hier nicht vor. Zwingende wirtschaftliche Gründe seien nur bei unmöglichen oder unzumutbaren Benutzungshandlungen gegeben, so daß auf eine tatsächlich mögliche und mit vertretbarem Aufwand herzustellende Verbindung von Zeichen und Ware nicht von vornherein verzichtet werden dürfe. Solche Möglichkeiten zeichenmäßiger Benutzung seien auch beim Vertrieb von Wasserglas gegeben, etwa durch die beim Transport vergleichbarer Flüssigkeiten bekannten Aufschriften auf Tanks, durch Aufkleber oder auswechselbare Kennzeichnungstafeln. Auch wenn derartige Formen der Zeichenverwendung beim Vertrieb von Wasserglas, wie als unbestritten zu unterstellen sei, branchenunüblich seien, rechtfertige das nicht ohne weiteres die rechtliche Entscheidung, vom Erfordernis einer an sich möglichen Verbindung von Zeichen und Ware abzusehen. Denn erhebliche Teile des Wirtschaftslebens bewegten sich, wie das Unterlassen der Kennzeichnung im Warenhandel durch Handelsmarken oder die Verwendung von Sorten-, Bestell- oder Design-Bezeichnungen erkennen ließen, außerhalb einer dem Benutzungszwang entsprechenden Zeichenverwendung. Die Verwendung des Widerspruchszeichens ausschließlich in Kundenrechnungen und auf Lieferscheinen lasse auf ein derartiges Bestellzeichen schließen, zumal auch die Widersprechende keine Unterlagen eingereicht habe, die einen Einsatz des Zeichens im Wettbewerb, insbesondere in der Werbung belegten.

III. Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde der Widersprechenden ist, weil sie vom Bundespatentgericht zugelassen ist, statthaft (§ 13 Abs. 5 WZG) und auch im übrigen zulässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt und begründet.

Die Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht hat die Benutzung des Widerspruchszeichens nach der im Zeitpunkt seiner Entscheidung geltenden Vorschrift des § 5 Abs. 7 WZG beurteilt. Diese Vorschrift ist trotz der inzwischen erfolgten Aufhebung des Warenzeichengesetzes durch Art. 48 Nr. 1 des Markenrechtsreformgesetzes auch der Beurteilung im Rechtsbeschwerdeverfahren zugrunde zu legen. Insoweit ist nämlich in § 158 Abs. 3 Satz 3 MarkenG bestimmt, daß Satz 1 dieser Bestimmung, der die Anordnung der Anwendung der Vorschriften des § 43 Abs. 1 MarkenG auch in am 1. Januar 1995 (noch) anhängigen Verfahren über vor diesem Zeitpunkt erhobene Widersprüche enthält, für Rechtsbeschwerden, die, wie die vorliegende, am 1. Januar 1995 (bereits) anhängig waren, nicht gelten soll.

2. Das Bundespatentgericht hat in den von der Widersprechenden vorgetragenen Tatsachen der Lieferung von annähernd 300 t Wasserglas an eine weiterverarbeitende Firma und deren fernschriftlichen Bestellungen dieser Ware unter der Bezeichnung "TETRASIL" im Jahre 1981 keine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 5 Abs. 7 Satz 1 WZG gesehen. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Zutreffend ist das Bundespatentgericht allerdings von dem in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes anerkannten Grundsatz ausgegangen, eine dem Benutzungszwang genügende Zeichenverwendung erfordere in der Regel das Versehen der Ware selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung mit dem Zeichen. Nur in Ausnahmefällen, etwa - was im vorliegenden Fall in Frage steht - aus zwingenden wirtschaftlichen Gründen, insbesondere im Hinblick auf die Art der fraglichen Ware, könne auch eine Zeichenverwendung in Katalogen oder auf anderen Schriftstücken ohne den vorerwähnten engen körperlichen Zusammenhang mit der Ware als rechtserhaltende Benutzung anerkannt werden (BGHZ 75, 150, 157[BGH 29.06.1979 - I ZB 24/77] - Contiflex).

b) Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen der vorerwähnten besonderen Voraussetzungen für einen Ausnahmefall im vorliegenden Fall verneint. Dieser Beurteilung kann nicht beigetreten werden, weil sie die Anforderungen an die Benutzung unter Vernachlässigung der tatsächlichen Gegebenheiten überspannt.

Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, daß die im vorliegenden Fall in Frage stehenden, aufgrund der Art der Ware gegebenen zwingenden wirtschaftlichen Gründe nur dann anerkannt werden, mithin zur Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung führen könnten, wenn die enge körperliche Verbindung von Ware und Marke unmöglich oder jedenfalls unzumutbar sei. Bei dieser Beurteilung hat das Bundespatentgericht die von der Widersprechenden vorgetragenen und von der Anmelderin nicht bestrittenen tatsächlichen Gegebenheiten auf dem vorliegend in Betracht zu ziehenden Warengebiet nicht hinreichend berücksichtigt.

Die Widersprechende hatte vorgetragen, daß in der chemischen Industrie Produkte - wie etwa auch das von ihr vertriebene Wasserglas - häufig in Wechsel-Containern und -Fässern oder in Tankzügen transportiert würden, die nicht mit einzelnen Marken gekennzeichnet seien, weil sie laufend wechselnde Produkte verschiedener Hersteller enthielten. Wasserglas aus ihrer Produktion werde von Spediteuren in Tankzüge gefüllt und an die Kunden ausgeliefert. Die Bezeichnung "TETRASIL" erscheine in den Begleitpapieren und den Rechnungen.

Hiermit sind die von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGHZ aaO. - Contiflex) anerkannten zwingenden wirtschaftlichen Gründe gegeben. Denn aus der Art, hier dem flüssigen Aggregatzustand, der in Rede stehenden Ware ergibt sich, wie auch das Bundespatentgericht nicht verkannt hat, die Unmöglichkeit der unmittelbaren körperlichen Verbindung von Ware und Marke.

Nach den tatsächlichen Gegebenheiten ist aber auch davon auszugehen, daß die Kennzeichnung auf der Umhüllung oder Verpackung praktisch nicht möglich, jedenfalls aber unzumutbar ist. Zwar können die vom Bundespatentgericht angeführten Möglichkeiten der Kennzeichnung durch Aufschriften auf den Tanks, durch Aufkleber oder auswechselbare Kennzeichnungstafeln nicht von vornherein von der Hand gewiesen werden. Eine derartige theoretisch mögliche Kennzeichnung ist jedoch nur dann zumutbar, wenn sie - was nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts hier nicht vorausgesetzt werden kann - auf dem in Rede stehenden Warengebiet üblich ist, denn die Anforderungen nach Art, Umfang und Dauer der Benutzung müssen, wie der Bundesgerichtshof verschiedentlich ausgesprochen hat, am jeweils verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten gemessen werden (BGH, Urt. v. 17.1.1985 - I ZR 107/83, GRUR 1985, 926, 927 - topfitz/topfit; Urt. v. 5.6.1985 - I ZR 151/83, GRUR 1986, 168, 169 - Darcy). Nur ein derartiges Verständnis der vom Bundesgerichtshof angeführten zwingenden wirtschaftlichen Gründe wird den Zwecken des Benutzungszwangs gerecht. Dieser ist, wie sich aus der amtlichen Begründung zur Einführung des Benutzungszwangs aufgrund des Vorabgesetzes vom 4. September 1967 (BGBl. I S. 953) ergibt (BlPMZ 1967, 244, 265 f.) und was für die hier erforderliche Beurteilung nicht unberücksichtigt bleiben darf, normiert worden, um der Geltendmachung von nur formalen Zeichenrechten und bloßen Scheinhandlungen zu begegnen, er soll jedoch nicht allein aus Rechtsgründen die Art und Weise der tatsächlichen wirtschaftlichen Betätigung von Markeninhabern in bestimmter Weise - und etwa abweichend von der verkehrsüblichen Art der Benutzung - vorschreiben.

Das Bundespatentgericht hat des weiteren angenommen, die Verwendung des Widerspruchszeichens ausschließlich in Kundenrechnungen und Lieferscheinen lasse auf ein bloßes Bestellzeichen schließen, wofür auch der Umstand spreche, daß die Widersprechende keine Unterlagen über einen Einsatz des Zeichens im Wettbewerb, insbesondere in der Werbung, vorgelegt habe. Das wird von der zugrundeliegenden Tatsachengrundlage nicht getragen.

Das Bundespatentgericht hat nämlich keine Feststellungen dahin getroffen, daß auf dem Gebiet des Vertriebs von Wasserglas die Verwendung von Bestellzeichen in der Art des Widerspruchszeichens, das - wie seine Eintragung als Warenzeichen zeigt - als unterscheidungskräftig anzusehen ist und dem jedenfalls wenigstens normale Kennzeichnungskraft zuzusprechen ist, üblich ist oder jedenfalls gelegentlich vorkommt. Eine derartige Übung in anderen Branchen, wie etwa die Benutzung von Vornamen im Bereich von Textilien oder Schuhen (vgl. BGH, Urt. v. 20.3.1970 - I ZR 7/69, GRUR 1970, 552, 553 - Felina/Britta; Urt. v. 26.11.1987 - I ZR 123/85, GRUR 1988, 307, 309 - Gaby) kann nicht ohne weiteres auf andere Warengebiete, hier etwa dasjenige der chemischen Produkte, übertragen werden, zumal es sich bei dem von der Widersprechenden vertriebenen Wasserglas um Waren für gewerbliche Zwecke handelt, für die sich die tatsächlichen Gegebenheiten von denjenigen Warengebieten erheblich unterscheiden, bei denen es sich um den Verkehr mit dem Endverbraucher handelt. Die Annahme eines Bestellzeichens liegt daher fern.

Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts kann auch gegen eine rechtserhaltende Benutzung nichts daraus hergeleitet werden, daß die Widersprechende keine Unterlagen darüber vorgelegt hat, wie sie das Widerspruchszeichen im Wettbewerb, insbesondere in der Werbung, einsetzt. Denn die Widersprechende hatte, was das Bundespatentgericht in seine Beurteilung nicht einbezogen hat, vorgetragen und durch die Vorlage von entsprechenden Kopien belegt, daß ihre Kunden Bestellungen von Wasserglas unter der Bezeichnung "TETRASIL" tätigen. Ist aber davon auszugehen, daß Bestellungen in dieser Weise getätigt werden, dann muß erfahrungsgemäß angenommen werden, daß die Widersprechende ihr Zeichen im Wettbewerb einsetzt, denn anderenfalls wären die vorerwähnten Bestellungen nicht erklärlich. Ein Anlaß, über ihr Verhalten im Wettbewerb, insbesondere über ihre Werbung für den Vertrieb von Wasserglas unter der Bezeichnung "TETRASIL" vorzutragen, bestand deshalb für die Widersprechende nicht.

IV. Danach war auf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG). Billigkeitsgründe, die die Auferlegung von Kosten auf eine Beteiligte rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich, so daß von einer Kostenentscheidung abzusehen war (§ 90 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Bei seiner erneuten Beurteilung des Widerspruchs wird das Bundespatentgericht zu berücksichtigen haben, daß nunmehr nach § 158 Abs. 2 Satz 2 MarkenG anstelle der Prüfung der markenrechtlichen Übereinstimmung nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 WZG die Bestimmung des § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG anzuwenden und die Prüfung auf die Ähnlichkeit der Marken und die Ähnlichkeit der Waren (§ 9 Abs. 1 MarkenG) zu richten ist.