Bundesgerichtshof
Beschl. v. 08.10.1987, Az.: I ZB 2/86
„Oil of...“

I.

Die Rechtsbeschwerdeführerin, die Inhaberin der IR-Marke Nr. 398450 mit den Wortbestandteilen "OIL OF OLAZ" ist, hat beim Deutschen Patentamt beantragt, für ein kosmetisches Gesichtspflegemittel das Wortzeichen "OIL OF..." gemäß § 4 Abs. 3 WZG einzutragen. Zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung hat sie das Gutachten eines Meinungsforschungsinstituts vorgelegt, wonach auf die Frage "Kennen Sie ein Gesichtspflegemittel, das mit "OIL OF..." beginnt" in der Gesamtauswertung 85 % der Befragten "OLAZ" nannten. Die Prüfungsstelle holte eine Auskunft des Deutschen Industrie- und Handelstages zu der Frage ein "Kennen Sie die Bezeichnung "OIL OF..." im Zusammenhang mit einem kosmetischen Gesichtspflegemittel?".

Das Deutsche Patentamt hat sodann die Anmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, an der glatt beschreibenden Angabe "OIL OF..." bestehe ein hohes Freihaltebedürfnis. Bei dem Umfrageergebnis des Deutschen Industrie- und Handelstages könnten die auf "OIL OF OLAZ" bezogenen Antworten nicht positiv gewertet werden, der dann verbleibende Durchsetzungsgrad (12 % bei den Herstellern, 58 % bei den Händlern, 33 % bei den Verbrauchern) reiche nicht aus. Die von der Anmelderin vorgelegte Umfrage sei unverwertbar, weil sie sich nicht auf das angemeldete Zeichen "OIL OF..." beziehe, sondern lediglich auf eine Marke, die mit diesem Bestandteil beginne.

II.

Die dagegen gerichtete Beschwerde hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen. Es hat dazu ausgeführt, das Zeichen "OIL OF..." stelle für kosmetische Waren trotz seines fremdsprachlichen Charakters eine rein beschreibende Angabe im Sinn des § 4 Abs. 2 Nr. 1, 2. Alt., WZG dar.

Der Eintragung auf der Grundlage des § 4 Abs. 3 WZG stehe schon entgegen, daß die Anmelderin kein rechtlich schutzwürdiges Interesse an der Eintragung habe. Sie habe das Zeichen in der angemeldeten Form noch nicht verwendet und werde es aller Voraussicht nach auch künftig nicht in dieser Form, nämlich mit Pünktchen, verwenden; diese Pünktchen sollten vielmehr durch einen Namen ersetzt werden, wie das bei dem für die Klägerin geschützten Zeichen "OIL OF OLAZ" der Fall sei.

Außerdem habe die Anmelderin an der Eintragung deshalb kein anzuerkennendes Interesse, weil das Zeichen ersichtlich nur dazu dienen solle, Anmeldungen von Drittzeichen, die ebenfalls mit "OIL OF" begännen und jeweils ein weiteres Wort enthielten, zum Schutz der IR-Marke leichter abzuwehren. Die Anmelderin habe entsprechende Widersprüche aus ihrem Zeichen "OIL OF OLAZ" eingelegt und dabei beantragt, die Entscheidung jeweils auszusetzen, da sie nunmehr die Anmeldung des Zeichens "OIL OF..." betreibe.

Auch davon unabhängig könne die Eintragung nicht bewilligt werden, weil die Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens nicht erwiesen sei. Zweifelhaft sei bereits, ob sich ein Zeichen begrifflich durchsetzen könne, das in dieser Form dem Verkehr gegenüber nie in Erscheinung getreten sei. Die Worte "OIL OF" seien nur als unselbständige, auch nicht ohne weiteres abspaltbare Bestandteile des Zeichens "OIL OF OLAZ" verwendet worden. Jedenfalls, so führt das Bundespatentgericht unter eingehender Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der bereits genannten Umfragen aus, sei nicht erwiesen, daß diese unselbständigen Bestandteile sich im Verkehr als Herkunftshinweis ausreichend durchgesetzt hätten.

Schließlich lasse sich die nötige Verkehrsdurchsetzung auch nicht durch eine, von der Anmelderin angeregte, ergänzende Umfrage mit anderer Fragestellung ermitteln. Eine Verkehrsbefragung stelle insoweit ein untaugliches Beweismittel dar, wie das Bundespatentgericht näher ausführt.

III.

Die dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde der Anmelderin ist, weil vom Bundespatentgericht zugelassen, statthaft, sie ist auch form- und fristgerecht eingelegt und begründet worden. In der Sache hat sie keinen Erfolg.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Ansicht des Bundespatentgerichts der rechtlichen Nachprüfung standhalten würde, zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "OIL OF..." stelle eine Meinungsumfrage hier kein taugliches Beweismittel dar. Denn die Zurückweisung der Anmeldung ist jedenfalls unter dem Gesichtspunkt des mangelnden Rechtsschutzbedürfnisses begründet. Nach der rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellung des Bundespatentgerichts fehlt es an einem zeichenrechtlich relevanten Benutzungswillen.

In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, daß § 1 WZG von einem Benutzungswillen des Anmelders ausgeht. Ergibt sich, daß der Anmelder das Zeichen überhaupt nicht zur Kennzeichnung seiner Waren verwenden will, so ist die Eintragung des Warenzeichens zu versagen (vgl. BGHZ 41, 187, 193 - Palmolive) oder das bereits eingetragene Zeichen unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG zu löschen (BGH GRUR 1973, 523, 524 - Fleischer-Fachgeschäft).

Die Feststellung des Benutzungswillens begegnet allerdings regelmäßig Schwierigkeiten, weil es sich um subjektive Vorgänge handelt. In der Praxis wird deshalb mit Recht von der Vermutung ausgegangen, daß der Anmelder das Warenzeichen in der vom Gesetz als Regelfall angenommenen Weise, nämlich zur Kennzeichnung von Waren aus seinem Geschäftsbetrieb, verwenden will (vgl. BGH GRUR 1957, 224, 225 - Odorex; 1956, 233, 235 - Wipp). Die Versagung der Eintragung aus dem Gesichtspunkt des fehlenden Benutzungswillens setzt deshalb entsprechende Feststellungen voraus, an die nicht zu geringe Anforderungen gestellt werden dürfen. So beruhte im Palmolive-Fall die Feststellung mangelnden Benutzungswillens auf einer entsprechenden Erklärung der Anmelderin (a.a.O. S. 193), im Falle Fleischer-Fachgeschäft darauf, daß das Zeichen nach seinem Gebrauchszweck objektiv ungeeignet war, als Herkunftskennzeichen für Waren der Zeicheninhaberin zu dienen (a.a.O. S. 524 re. Sp.).

Im Streitfall hat das Bundespatentgericht die Feststellung fehlenden Benutzungswillens auf Indizien gestützt, die diese Beurteilung als rechtlich vertretbar erscheinen lassen. Daß der Anmelder das angemeldete Zeichen noch nicht benutzt hat, kann im Falle einer gemäß § 4 Abs. 3 WZG auf Verkehrsdurchsetzung gestützten Anmeldung allerdings für sich allein nicht in jedem Falle als Hinweis auf einen mangelnden Benutzungswillen dienen. Denn es ist in der Rechtsprechung anerkannt worden, daß z.B. Bestandteile von durchgesetzten Kombinationszeichen je nach Lage des Falles auch dann selbständig gemäß § 4 Abs. 3 WZG als Warenzeichen eingetragen werden können, wenn sie in Alleinstellung noch nicht verwendet worden sind (BGH GRUR 1983, 243, 245 [BGH 18.01.1983 - X ZB 13/82] - BEKA Robusta; vgl. dazu auch BGH GRUR 1970, 75, 77 a.E. - Streifenmuster; BGH GRUR 1970, 77, 79 - Ovalumrandung). Das schließt es jedoch nicht aus, aus der Nichtbenutzung im Zusammenhang mit weiteren Umständen des Falles den Schluß auf einen fehlenden Benutzungswillen zu ziehen. Als solchen weiteren Umstand hat das Bundespatentgericht berücksichtigt, daß die Anmelderin in Verfahren, in denen sie gegenüber ebenfalls mit "OIL OF" und einem weiteren Wort gebildeten Zeichenanmeldungen Widerspruch aus ihrem benutzten Zeichen "OIL OF OLAZ" eingelegt hatte, das Ruhen des Verfahrens beantragt hat mit der Begründung, sie betreibe nunmehr die Anmeldung des Zeichens "OIL OF...". Es kann nicht als rechtsfehlerhaft angesehen werden, wenn das Bundespatentgericht daraus entnommen hat, die Anmeldung des Warenzeichens "OIL OF..." habe nur den Zweck, Anmeldungen anderer Zeichen, die mit den Worten "OIL OF" beginnen, leichter abwehren zu können. Als weiteres Indiz ist dabei von Bedeutung, daß auch der, wie das Bundespatentgericht feststellt, glatt warenbeschreibende Charakter der Worte "OIL OF" eine Benutzung in Alleinstellung fernliegend erscheinen läßt und auch, worauf es hinweist, durch die Verwendung der Punkte hinter den Worten "OIL OF" angedeutet wird, daß allenfalls eine Benutzung mit Zusatz weiterer Bestandteile beabsichtigt sein könnte, nicht aber in der hier angemeldeten Form. Daß die Anmelderin auf entsprechenden Vorhalt behauptet hat, sie wolle das Zeichen in der angemeldeten Form benutzen, mußte das Bundespatentgericht ohne weitere Substantiierung unter den festgestellten Umständen nicht als hinreichende Darlegung des Benutzungswillens ansehen.

Auf dieser Grundlage hätte die Anmeldung allenfalls bei Vorliegen der Voraussetzungen zum Erfolg führen können, die nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für die Eintragung von Abwehrzeichen vorliegen müssen, daß also das Zeichen der Abschirmung eines noch jungen, in der Entwicklung begriffenen Hauptzeichens dienen solle (vgl. BGHZ 32, 131, 141[BGH 30.03.1960 - IV ZR 249/59] - Dreitannen). Als solches Hauptzeichen kommt hier nach Lage des Falles nur das Warenzeichen "OIL OF OLAZ" in Betracht. Nach den auf der Grundlage des Vortrages der Anmelderin und dem Ergebnis der vorgelegten Umfragen getroffenen Feststellungen ist dieses Zeichen jedoch bereits so stark durchgesetzt, daß es vom Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei nicht als noch junges, in seiner Entwicklung schutzbedürftiges Zeichen im Sinne der genannten Rechtsprechung angesehen worden ist. Unter diesen Umständen bedarf es keiner Erörterung der in der Literatur aufgeworfenen Frage, ob nach der gesetzlichen Einführung des Benutzungszwanges für eine - zeitlich begrenzte - Zulassung solcher Abwehrzeichen noch ein rechtlich schutzwürdiges Bedürfnis anerkannt werden kann (vgl. dazu Hefermehl WZG 12. Auflage § 1 Rdz. 52).

Die Rechtsbeschwerde war danach mit der Kostenfolge aus den §§ 13 Abs. 5 WZG, 109 Abs. 1 Satz 2 PatG zurückzuweisen.