Bundesgerichtshof
Urt. v. 13.12.1994, Az.: X ZB 9/94
„Lüfterkappe“

I. Die Antragsgegnerin hat am 24. September 1987 unter der Bezeichnung "Lüfterkappe für First- und Gratabdeckungen" ein Gebrauchsmuster mit ursprünglich zwölf Schutzansprüchen angemeldet, das am 17. Dezember 1987 unter der Nr. 87 12 892 in die Rolle eingetragen und dessen Schutzdauer zum zweiten Mal verlängert wurde.

Mit der Begründung, der durch den Schutzanspruch 1 in dieser Fassung beschriebene Gegenstand des Gebrauchsmusters sei nicht neu und löse die in der Gebrauchsmusterschrift bezeichnete Aufgabe nicht, hat die Antragstellerin Löschungsantrag gestellt.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag innerhalb der Frist des § 17 Abs. 1 GebrMG widersprochen. Im weiteren Verlauf des Verfahrens hat sie mehrfach neu formulierte, von ihr jeweils als Diskussionsgrundlage bezeichnete Schutzansprüche eingereicht. In der Sitzung der Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patentamts hat die Antragstellerin die Löschung des Gebrauchsmusters, die Antragsgegnerin dessen Aufrechterhaltung im Umfang der zuletzt eingereichten drei Schutzansprüche beantragt.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat das Schutzrecht durch Beschluß in der Sitzung vom 28. Oktober 1992 gelöscht. Gegen diese Entscheidung hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt, mit deren Begründung insgesamt neun Schutzansprüche eingereicht und in erster Linie die Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters in diesem Umfang, hilfsweise in dem des vor der Gebrauchsmusterabteilung gestellten Antrags begehrt. Die Antragsstellerin hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Beschwerde hatte im Umfang des Hilfsantrages Erfolg. Das Bundespatentgericht hat unter Zurückweisung des weitergehenden Löschungsantrages das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über folgende Schutzansprüche hinausgeht:

1. Lüfterkappe für First- und Gratabdeckungen aus dauerhaftem, elastischem Material, insbesondere aus Kunststoff, mit einer geringeren Breite als die sie bedeckenden First- oder Gratziegel, mit einem ersten, sich über ihre ganze Länge erstreckenden, ebenen und auf der First- oder Gratlatte zu befestigenden Abschnitt (2), an dem an mindestens einer Seite ein weiterer Abschnitt (3) so angrenzt, daß dieser mit dem ersten Abschnitt (2) auf der der First- oder Gratlatte zugewandten Innenseite einen stumpfen Winkel bildet, wobei im weiteren Abschnitt (3) in einem an den ersten Abschnitt (2) angrenzenden Bereich Lüftungsöffnungen (13) mit in Richtung auf die First- oder Gratziegel vorstehenden Rändern (14) und im Randbereich (9) auf der den First- oder Gratziegeln zugewandten Seite die First- oder Gratziegel abstützende, von Stütz- und Luftleitelementen (15), die aus dem Material des Randbereichs (9) selbst ausgeformt sind, gebildete Abstandhalter angeordnet sind, wobei auf der den Abstandhaltern gegenüberliegenden Innenseite des Randbereichs (9) flexible Dichtungsstreifen (17) zur Abdichtung des Spaltes zu den darunterliegenden Dacheindeckungsplatten vorgesehen sind und wobei die Abstandshalter bildenden Stütz- und Luftleitelemente (15) und die Lüftungsöffnungen (13) auf quer zur Lüfterkappen-Längsachse verlaufenden Linien genau hintereinander angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet,

daß im weiteren Abschnitt (3) ein sich parallel zum weiteren Abschnitt (3) über die ganze Länge erstreckende erhabener Abschnitt (11) ausgebildet ist, daß zwischen dem erhabenen Abschnitt (11) und dem weiteren Abschnitt (3) Seitenwände (12) angeordnet sind, die zueinander einen zur Innenseite (4) der Lüfterkappe hin sich öffnenden Winkel aufweisen, daß die Lüftungsöffnungen (13) in dem erhabenen Abschnitt (11) angeordnet sind und die Ränder (14) über den erhabenen Abschnitt (11) vorstehen, daß die Stütz- und Luftleitelemente (15) im wesentlichen parallel zu dem erhabenen Abschnitt (11) verlaufend angeordnet sind und daß die Stütz- und Luftleitelemente (15) eine im Querschnitt im wesentlichen dreieckige und sich nach außen hin verjüngende Form aufweisen und so auf dem weiteren Abschnitt (3) angeordnet sind, daß eine Spitze des Dreiecks zum äußeren Rand des weiteren Abschnitts (3) hingerichtet ist und die dieser Spitze gegenüberliegende Seite des Dreiecks parallel zur Längsachse der Lüfterkappe verläuft.

2. Lüfterkappe nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Stütz- und Luftleitelemente (15) abgerundete Kuppen oder eine Höckerform aufweisen.

3. Lüfterkappe nach einem der Ansprüche 1 und 2,

dadurch gekennzeichnet,

daß der weitere Abschnitt (3) aus einem Bereich (8) und einem angrenzenden Randbereich (9) besteht, die so angeordnet sind, daß sie auf der der First- oder Gratlatte zugewandten Innenseite (4) der Lüfterkappe einen stumpfen Winkel bilden.

Die weitergehende Beschwerde wurde zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidung richtet sich die durch das Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin, mit der sie die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, soweit darin zu ihrem Nachteil erkannt wurde, und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht begehrt. Die Antragsstellerin hat in der Rechtsbeschwerdeinstanz keinen Antrag gestellt.

II. Die infolge der Zulassung durch das Beschwerdegericht zulässige Rechtsbeschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Das Bundespatentgericht hat das Rechtsmittel der Antragsgegnerin im Hauptantrag zu Recht zurückgewiesen.

1. Der von der Antragsgegnerin im Löschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung gestellte Antrag, das Schutzrecht mit den drei zuletzt eingereichten Schutzansprüchen aufrechtzuerhalten, stellt nach Ansicht des Bundespatentgerichts eine teilweise Rücknahme des zunächst unbeschränkt eingelegten Widerspruchs nach § 17 Abs. 1 GebrMG dar. Das hindere - anders als die Beschränkung im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren - den Rechtsinhaber daran, wieder zu einem ursprünglich weitergehenden Gegenstand des Schutzrechtes zurückzukehren. Im Patentrecht werde ihm dies bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung ermöglicht, weil auch in dem dort eröffneten Beschränkungsverfahren bis zu diesem Zeitpunkt eine Selbstbeschränkung rückgängig gemacht werden könne. Daher könne für eine vergleichbare Einschränkung der Schutzrechte im Nichtigkeitsverfahren nichts anderes gelten. Auf das Löschungsverfahren des Gebrauchsmusterrechts ließen sich diese Gedanken jedoch nicht übertragen.

Abgesehen davon, daß hier ein Beschränkungsverfahren nicht vorgesehen sei, finde eine Sachprüfung nur bei einem Widerspruch statt, die bei einem Teilwiderspruch entsprechend beschränkt werde. Beschränkte Verteidigung bedeute daher stets Aufgabe des Schutzrechts im übrigen und führe deshalb zur Teillöschung. Anders als dem Patentinhaber, der - wie durch das Beschränkungsverfahren - seine Rechtsstellung nur mittelbar einschränken könne, sei dem Inhaber des bloß durch Registrierung erworbenen Gebrauchsmusters die Möglichkeit einer unmittelbaren Verfügung über das Recht dadurch eröffnet, daß er dem Löschungsantrag nicht oder teilweise widerspreche oder den Widerspruch zurücknehme. Mit dieser besonderen Ausgestaltung des Widerspruchs sei nicht zu vereinbaren, auch dem Gebrauchsmusterinhaber die Möglichkeit zu eröffnen, eine infolge teilweiser Rücknahme des Widerspruchs eingetretene Teillöschung ungeschehen zu machen. Hierzu hätte es vielmehr einer ausdrücklichen gesetzlichen Ergänzung des § 17 GebrMG bedurft.

2. Dies greift die Rechtsbeschwerde im Ergebnis ohne Erfolg an.

a) Nach § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG wird ein Gebrauchsmuster gelöscht, wenn der Schutzrechtsinhaber einem Löschungsantrag nach § 16 GebrMG nicht innerhalb eines Monats nach Aufforderung durch das Patentamt widerspricht. Ein teilweiser Widerspruch führt zur Löschung in dem von dieser Erklärung nicht erfaßten Umfang (Benkard, Patent- und Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 17 GebrMG Rdn. 4). Als Verfahrenshandlung ist dieser Widerspruch der Disposition des Gebrauchsmusterinhabers unterworfen; er kann diesen insbesondere zurücknehmen. Geschieht das, treten die gleichen Wirkungen wie bei einer ursprünglich beschränkten Erklärung des Widerspruchs ein (Benkard aaO., Rdn. 5).

b) Eine solche teilweise Rücknahme hat das Beschwerdegericht hier fehlerfrei bejaht.

aa) Allerdings folgt dies - wie das Bundespatentgericht entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde nicht verkannt hat - nicht schon daraus, daß die Antragsgegnerin im Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung mehrfach neue und gegenüber der ursprünglichen Anmeldung eingeschränkte - Schutzansprüche vorgebracht hat (vgl. Benkard aaO., § 15 GebrMG Rdn. 24, § 17 GebrMG Rdn. 5). Dem können unterschiedliche Motive zugrunde liegen; allein aus der Einreichung neuer Ansprüche ist daher weder ein Verzicht auf das Schutzrecht noch eine verfahrensrechtliche Beschränkung des Gegenstandes der Prüfung abzuleiten. Wie bei entsprechendem Vorgehen im patentrechtlichen Erteilungsverfahren kann es sich dabei auch lediglich um unverbindliche Formulierungsvorschläge handeln. Dafür sprach im vorliegenden Fall zudem, daß die Antragsgegnerin ihre jeweiligen Neuformulierungen zunächst lediglich als Diskussionsgrundlage bezeichnet hat.

bb) Hier hat das Beschwerdegericht eine darüber hinausgehende Beschränkung jedoch zu Recht in dem im Löschungsverfahren gestellten Antrag gesehen. Dieser ist - ebenso wie der Widerspruch und dessen Rücknahme - eine Verfahrenshandlung. Als solche ist er der Auslegung zugänglich, die - ähnlich wie der prozessuale Antrag, den das Revisionsgericht selbständig auslegen kann (st. Rspr., vgl. etwa BGH, Urt. v. 9.10.1991 - VIII ZR 88/90, ZIP 1992, 477, 478; vgl. auch Urt. v. 19.11.1993 - V ZR 269/92, NJW 1994, 387 [BGH 19.11.1993 - V ZR 269/92]) - der uneingeschränkten Überprüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht unterliegt (vgl. dazu auch Sen.Beschl. v. 13.5.1965 - Ia ZB 23/64, GRUR 1966, 146 - Beschränkter Bekanntmachungsantrag).

Nach dem Protokoll des Termins zur Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung hat die Antragsgegnerin ihren Antrag ohne jeden Vorbehalt oder sonstige Einschränkungen gestellt; sie ist danach insbesondere nicht auf die bei der Einreichung der neuen Ansprüche gemachten Vorbehalte zurückgekommen. Auch als Hilfsantrag ist dieses Begehren nicht ausgewiesen; nach seinem Wortlaut zielt es vielmehr darauf, das Schutzrecht allein in dem zuletzt geltend gemachten Umfang aufrechtzuerhalten.

Das demgegenüber von der Rechtsbeschwerde vorgetragene Verständnis, nach dem die Schutzrechtsinhaberin neben dem in diesem Antrag bezeichneten Gegenstand hilfsweise den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung habe verteidigen wollen, muß schon deshalb als fernliegend erscheinen, weil bei einer derartigen Stufung eine positive Entscheidung über den Hilfsantrag nicht zu erwarten war. Erwies sich die zuletzt verteidigte, eingeschränkte Lehre als nicht schutzfähig, mußte das auch für die in der ursprünglichen Anmeldung bezeichnete Raumform gelten. Es ist kein Anhaltspunkt ersichtlich oder geltend gemacht, der Gegenstand des zuletzt gestellten Antrags könne eine unzulässige Erweiterung enthalten und aus diesem Grunde nicht zur Aufrechterhaltung des Schutzrechts in diesem Umfang führen. Für eine solche Annahme findet sich auch in der Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung keine Grundlage.

Enthält der gestellte Antrag aber lediglich eine zulässige Einschränkung des ursprünglich angemeldeten Gegenstandes, ist eine hilfsweise Verteidigung des vollen Rechts daneben sinnlos; für die Annahme, das Begehren der Antragsgegnerin könnte in dieser Weise zu verstehen sein, fehlt es damit an jeder tragfähigen Grundlage.

Ohne derartige klärende Zusätze müssen die Behörde, an die er sich richtet, und die übrigen Verfahrensbeteiligten einem Antrag, das Schutzrecht mit einem beschränkten Inhalt aufrechtzuerhalten, entnehmen, daß es in dem darüber hinausgehenden Umfang nicht verteidigt werden soll. Wie auch die Rechtsbeschwerde nicht verkennt, kann der Inhaber eines Gebrauchsmusters auf dessen Gegenstand unmittelbar dadurch einwirken, daß er die Verteidigung im Löschungsverfahren beschränkt. Geschieht das, besteht - ebenso wie bei einer eingeschränkten Verteidigung eines Patentes im Nichtigkeitsverfahren - für eine darüber hinausgehende Prüfung des Schutzrechtes kein Anlaß mehr. Die Gebrauchsmusterabteilung muß ihre Prüfung vielmehr auf den so bezeichneten Gegenstand beschränken. Damit entzieht ein solcher Antrag der weitergehenden Prüfung die Grundlage; insoweit kommt ihm hinsichtlich des darüber hinausgehenden Umfangs des ursprünglichen Schutzbereiches die Wirkung einer Rücknahme des Widerspruches zu.

Daß - wie die Rechtsbeschwerde geltend macht - ein solcher Antrag durch den Rechtsinhaber nicht gestellt werden muß, führt zu keiner anderen Beurteilung. Dabei kann dahinstehen, ob nicht schon dieser Gesichtspunkt dafür spricht, einen gleichwohl gestellten Antrag als teilweise Rücknahme des ursprünglich weitergehenden Widerspruchs zu verstehen, weil die an sich überflüssige Maßnahme nur so einen nachvollziehbaren Sinn gewinnt. Auch wenn man das verneint, kann ein in dieser Weise beschränkter Antrag nicht wegen des Fehlens einer verfahrensrechtlichen Notwendigkeit als unerheblich oder bloße unverbindliche Anregung verstanden werden. Da der Inhaber sein Schutzrecht durch Erklärungen in dem Verfahren beschränken kann, spricht vielmehr jedenfalls dann, wenn - wie hier - ein solcher Antrag in dieser Hinsicht keine Vorbehalte enthält, alles dafür, daß er einer solchen Beschränkung dient, die etwa sinnvoll sein kann, um weitergehende Folgen zu vermeiden. Insoweit verhält es sich anders als im Prozeßrecht, wo ein rechtlich nicht erforderlicher Antrag in der Regel auch sachlich ohne Bedeutung ist.

c) Dem Beschwerdegericht ist weiter darin beizupflichten, daß die Wirkung einer solchen im Löschungsverfahren erklärten Rücknahme des Widerspruchs mit einem Rechtsmittel des Inhabers des Gebrauchsmusters nicht mehr beseitigt werden könne.

Daß im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren der Schutzrechtsinhaber nach einer beschränkten Verteidigung des Patents vor dem Bundespatentgericht, gegebenenfalls im Wege der Anschlußberufung, im Berufungsverfahren die ursprünglich weitergehenden Ansprüche wieder aufgreifen und zum Gegenstand der Verteidigung machen kann (vgl. BGH, Urt. v. 23.2.1965 - Ia ZR 63/63, GRUR 1965, 480, 482 - Harnstoff) beruht darauf, daß eine solche beschränkte Verteidigung wie eine Beschränkung des Schutzrechts in dem dafür vorgesehenen besonderen patentrechtlichen Beschränkungsverfahren behandelt wird. Da in jenem Verfahren die Beschränkung bis zu einer bestandskräftigen Entscheidung über das Schutzrecht jederzeit zurückgenommen werden kann, muß das gleiche auch für das Nichtigkeitsverfahren gelten, wenn dort eine Beschränkung durch eine eingeschränkte Verteidigung zugelassen wird. Auf die teilweise Rücknahme des Widerspruchs im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren lassen sich diese Gedanken nicht übertragen. Eine solche Rücknahme ist keine der eingeschränkten Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren vergleichbare Beschränkung des Schutzrechts; er entspricht vielmehr der teilweisen Rücknahme der gegen eine das Schutzrecht vernichtende Entscheidung eingelegten Berufung, von der der Rechtsinhaber nicht mehr zum alten Gegenstand des Patents zurückkehren kann (BGH, Urt. v. 13.1.1956 - I ZR 117/54 GRUR 1956, 317 - Wasch- und Bleichmittel). Auf die von der Rechtsbeschwerde aufgeworfene Frage, mit welchem Inhalt dem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren eine solche Beschränkung bekannt ist, kommt es hier daher nicht an.

Wird der Widerspruch bereits ursprünglich nur beschränkt erklärt, ist das Gebrauchsmuster im übrigen, d.h. in dem von dieser Erklärung nicht umfaßten Umfang nach § 17 Abs. 2 Satz 2 GebrMG zu löschen, ohne daß es einer weiteren Prüfung bedarf. Hiermit wäre nicht zu vereinbaren, wenn der Rechtsinhaber sich durch einseitige Erklärung von dem damit verbundenen Verfahrensstand und dem Rechtsverlust lösen könne.

Die im Gesetz vorgesehene Rechtsfolge spricht daher dafür, in dem so beschränkten Widerspruch ein unwiderrufliches Anerkenntnis hinsichtlich des weitergehenden Inhalts des Schutzrechtes zu verstehen (Benkard, § 17 GebrMG Rdn. 4). Für die teilweise Rücknahme des Widerspruchs kann nichts anderes gelten. In dem Umfang der Rücknahme soll eine solche Erklärung die Wirkungen eines zunächst mit weitergehendem Inhalt eingelegten Widerspruchs beseitigen. Dieser entfällt nachträglich im Umfang der Rücknahme mit der Folge, daß insoweit ein Widerspruch nicht mehr vorliegt und das Schutzrecht nach dem in § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG niedergelegten Grundsatz behandelt werden muß, d.h. ohne weitere Prüfung zu löschen ist. Von der bei einem bereits anfänglich beschränkten Widerspruch eingetretenen unterscheidet sich die durch eine teilweise Rücknahme geschaffene Rechtslage nicht. Auch die Interessenlage kann eine unterschiedliche Behandlung nicht rechtfertigen, zumal dem Schutzrechtsinhaber bei einer Rücknahme seines Widerspruchs eine ungleich längere Überlegungsfrist zur Verfügung steht. Während er über die Erklärung des Widerspruchs innerhalb der zwingenden Monatsfrist des § 17 Abs. 1 Satz 1 GebrMG entscheiden muß, kann die Rücknahme während der gesamten Dauer des Löschungsverfahrens erklärt werden. Ihm anders als bei der zeitlich anfänglichen Beschränkung bei einer Rücknahme auch die Möglichkeit zu eröffnen, sich von der abgegebenen Erklärung wieder zu lösen, besteht auch vor diesem Hintergrund kein Anlaß.

3. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 18 Abs. 5 GebrMG i.V.m. § 107 Abs. 1 PatG).

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 18 Abs. 5 GebrMG, 109 Abs. 1 S. 2 PatG.