Bundesgerichtshof
Urt. v. 27.01.1994, Az.: I ZR 65/92
„Sermion“

I. Die Klägerin ist eine Tochtergesellschaft der F. S.r.l., Mailand. Diese ist Inhaberin des deutschen Warenzeichens 567 918, Wortzeichen "SERMION", das auch in Spanien und Portugal Schutz genießt.

Die Klägerin vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland in Lizenz ihrer Muttergesellschaft die Fertigarzneimittel "Sermion Forte" (Wirkstoff: Nicergolin 10 mg) und "Sermion" (Wirkstoff: Nicergolin 5 mg) gegen Hirnleistungsstörungen in Packungen mit 50 oder 100 Dragees, entsprechend den Normgrößen N 2 und N 3 nach einer Empfehlung der Verbände der pharmazeutischen Industrie, des Handels und der Krankenkassen über therapiegerechte Packungsgrößen.

Die vorerwähnten Präparate werden auch in Portugal und Spanien vertrieben. In Portugal bringt die portugiesische Schwesterfirma der Klägerin "Sermion" in der 10 mg-Dosierung, jedoch ohne den Zusatz Forte auf den Markt. Das Präparat wird in einer 60er-Packung vertrieben, die sechs Blisterstreifen mit je zehn Dragees enthält. Die Packungsgröße ist auf eine Behandlungsdauer von 20 Tagen bei einer Dosis von dreimal einem Dragee zugeschnitten und erreicht damit die Obergrenze dessen, was portugiesische Krankenkassen erstatten. In Spanien wird "Sermion" in der 5 mg-Dosierung in Packungen zu 45 Dragees in einem Blisterstreifen von der spanischen Schwestergesellschaft der Klägerin vertrieben.

Die Beklagte, die in Deutschland vornehmlich im Wege des Parallelimports in EG-Mitgliedsländern bezogene Arzneimittel vertreibt, führt unter anderem "Sermion" aus Portugal und Spanien ein und bringt die Präparate in den Verkehr, nachdem sie die importierten Packungen zu Hunderter- (N 3) bzw. Fünfzigergebinden (N 2) ergänzt hat. Bei den portugiesischen Packungen zu 60 Dragees versieht sie die Blisterstreifen auf deren Rückseite mit einem Klebestreifen mit dem Aufdruck "Forte" und überdeckt die vordere sowie eine seitliche Schauseite der Originalpackung - mit Ausnahme der dort aufgebrachten Kennzeichnung "Sermion" und der Angabe "F. " - mit Aufklebern (GA 7 und 8). Die im übrigen unveränderte Originalpackung bringt sie unter Hinzufügen von vier losen - aus anderen portugiesischen Originalpackungen entnommenen - Blisterstreifen zu zehn Dragees, bei denen ebenfalls auf der Rückseite der Aufkleber mit dem Aufdruck "Forte" angebracht ist, in einen Umkarton ein. Auf dessen vorderer Schauseite befindet sich eine rechteckige Öffnung, die so angeordnet und so groß ist, daß in ihr das auf der portugiesischen Originalpackung angebrachte Zeichen "Sermion" erscheint. Unterhalb des Fensters ist unter anderem das Wort "Forte" aufgedruckt; der Karton enthält weiter die Angaben "Import Abpackung und Vertrieb" nebst der Firma und dem Sitz der Beklagten (Abbildung GA 9).

Die spanischen Originalpackungen ergänzt die Beklagte mit einem von einem spanischen Originalblister abgeschnittenen Streifen mit fünf Dragees und fügt einen deutschsprachigen Beipackzettel zu. Auf der oberen Schauseite der derart veränderten Originalpackung bringt sie unterhalb des dort aufgedruckten Zeichens "Sermion" einen Aufkleber mit ihrem Firmennamen nebst Adresse und weiteren Angaben (Chargennummer, Haltbarkeitsdatum, Registriernummer u.a.) an (Abbildung GA 10). Die rückwärtige Schauseite versieht sie mit einem Aufkleber mit den Angaben "Import und Vertrieb: E. Arzneimittel GmbH, P. ". Ferner überklebt sich die spanischen Angaben über die Anzahl der Dragees (Packungsbeispiel Anlage K 3).

Die Klägerin, die von ihrer Muttergesellschaft zum Vorgehen gegen Verletzungen ihres Markenrechts ermächtigt worden ist, sieht in dem vorerwähnten Angebot und Vertrieb durch die Beklagte eine Verletzung des Warenzeichens ihrer Muttergesellschaft und macht Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzfeststellungsansprüche geltend.

Sie hat die Auffassung vertreten, die Beklagte bringe in beiden Fällen ein Arzneimittel in den Verkehr, das so weder von der Zeicheninhaberin noch von deren ausländischen Tochtergesellschaften stammt, so daß die Herkunfts- und Garantiefunktion der Marke beeinträchtigt werde. Die Zeicheninhaberin könne nach dem Umpacken - insbesondere wegen der damit verbundenen Gefahr von Chargenverwechslungen - nicht mehr für die Produktsicherheit garantieren. Art. 30, 36 EWGV stünden der Abwehr der Zeichenverletzung nicht entgegen, da die verschiedenen Packungsgrößen im In- und Ausland Folge der jeweils unterschiedlichen Marktgegebenheiten in den einzelnen Ländern seien und deshalb keine verschleierten Handelsbeschränkungen im Sinne von Art. 36 Satz 2 EWGV darstellten.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat geltend gemacht, durch das Umpacken werde der Originalzustand des Arzneimittels nicht verändert. Objektiv könne es zu einer Beeinträchtigung der Ware nicht kommen, da durch ein (im einzelnen näher dargestelltes) Herstellungs- und Kontrollsystem sichergestellt sei, daß nur qualitativ einwandfreie, unbeschädigte und zur selben Charge gehörende Blister neu konfektioniert würden. In dem Sichtbarmachen des auf der Original-Packung angebrachten Zeichens liege kein (erneutes) Kennzeichnen der Ware, selbst ein flüchtiger Betrachter erkenne, daß das Warenzeichen nicht Bestandteil des Umkartons sei. Die Neukonfektionierung der Ware lasse keinen Zweifel daran, daß Ware und äußere Verpackung aus zwei verschiedenen Betrieben stammten, hierauf werde auch in den Packungsangaben deutlich sichtbar hingewiesen. Angesichts der Verschreibungspflicht für das Präparat komme es maßgeblich auf das Verständnis von Ärzten und Apothekern an. Im übrigen liege in der Geltendmachung der Zeichenrechte durch die Klägerin eine unzulässige verschleierte Handelsbeschränkung. Auf die Motivation für die Wahl unterschiedlicher Packungsgrößen in den einzelnen Ländern komme es nicht an. Eine Marktabschottung sei schon dann "künstlich" und damit unzulässig, wenn der Zeicheninhaber von seinem Zeichenrecht Gebrauch mache, ohne daß. dies zur Aufrechterhaltung der Herkunftsfunktion seines Schutzrechts zwingend erforderlich sei.

Das Landgericht hat dem Klagebegehren entsprochen. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben (OLG Köln WRP 1993, 259 [OLG Köln 21.02.1992 - 6 U 183/91]).

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

II. Das Berufungsgericht hat die Klägerin als Lizenznehmerin der Zeicheninhaberin aufgrund deren ausdrücklicher Ermächtigung - unangefochten und zutreffend - als befugt angesehen, Ansprüche aus der Verletzung des deutschen Warenzeichens "Sermion" im eigenen Namen geltend zu machen. Es hat weiter ausgeführt: Die Beklagte greife durch die angegriffenen Handlungen in die allein der Zeicheninhaberin zustehende Befugnis ein, Arzneimittel und deren Verpackungen mit dem Klagezeichen zu versehen und die so gekennzeichnete Ware in den Verkehr zu bringen.

1. Die durch den Umkarton mittels des ausgeschnittenen Fensters geschaffene Verbindung zwischen äußerer Verpackung und dem Zeichen auf der portugiesischen Originalpackung stelle ein Kennzeichnen im Sinne von § 24 Abs. 1 WZG dar. Dieses setze keine räumliche oder körperliche ("feste") Verbindung des Zeichens mit der Ware voraus. Es genüge eine Verbindung, die so nahe sei, daß zwischen dem Zeichen und der Ware eine gedankliche Beziehung hergestellt werde. Nichts anderes gelte für eine Verpackung, die ebenfalls Träger eines Warenzeichens sein könne. Das durch die Öffnung der äußeren Verpackung sichtbare Klagezeichen werde vom Verkehr als Bestandteil der äußeren Verpackung und damit als Kennzeichen der von der Beklagten vertriebenen Gesamtpackung angesehen, zumal auch die unter dem Fensterausschnitt auf der äußeren Verpackung aufgedruckte Angabe "Forte" die Beziehung von Umkarton und Warenzeichen noch verstärke. Demnach weise das Klagezeichen als integrierter Bestandteil der äußeren Verpackung zugleich auf die Herkunft der so gekennzeichneten Handelseinheit (Packungsgröße N 3 zu 100 Dragees) aus dem Betrieb der Zeicheninhaberin (oder allenfalls noch deren Lizenznehmerin) hin; dieser Hinweis entspreche jedoch unstreitig nicht den Tatsachen.

Dem stehe nicht entgegen, daß der Umkarton der Beklagten auch die Angabe "Import, Abpackung und Vertrieb" nebst deren Firma und Sitz enthalte. Es könne offenbleiben, ob diese Angaben leicht übersehen werden könnten, jedenfalls seien sie inhaltlich nicht geeignet, dem Klagezeichen in der vorliegenden Packung die Funktion eines Herkunftshinweises zu nehmen; Aufschluß über die Beziehungen der Beklagten zur Zeicheninhaberin gäben sie nicht.

Der zeichenrechtliche Unterlassungsanspruch werde auch nicht dadurch ausgeschlossen, daß die portugiesische Konzerngesellschaft die Originalpackungen in Portugal in den Verkehr gebracht habe. Ein Verbrauch der Zeichenrechte sei dadurch nicht eingetreten. Im Streitfall habe die Beklagte die von ihr vertriebenen Packungen neu gekennzeichnet, indem sie das auf der Originalpackung aufgebrachte Klagezeichen durch eine Aussparung in ihrem Umkarton sichtbar gemacht habe. Schon deswegen könne sich die Beklagte nicht auf die Erschöpfung der Zeichenrechte der Zeicheninhaberin berufen.

Das Berufungsgericht hat einen Verstoß gegen Art. 30, 36 EWGV durch die Geltendmachung des zeichenrechtlichen Unterlassungsanspruchs verneint.

2. Auch in dem Angebot und dem Vertrieb der aus Spanien importierten und mit abgeschnittenen Blistern aufgestockten Packungen sei eine Zeichenverletzung zu sehen. Das Zeichenrecht gestatte die Unterbindung eines Weitervertriebs von Ware auch dann, wenn die Originalware derart verändert oder umgestaltet werde, daß die von dem Warenzeichen ausgehende Gewähr für die Herkunft der Ware und die damit verbürgte gleichbleibende Beschaffenheit und Güte der Ware keine Grundlage mehr finde. Die hier von der Beklagten vorgenommenen Veränderungen durch das Aufstocken der spanischen Originalpackung mittels eines abgeschnittenen Blisterteils sei eine Einwirkung auf die charakteristischen Sacheigenschaften des Präparats. Aus der Sicht nicht unbeachtlicher Teile der Patienten sei bei Verwendung der beschnittenen Blister die Erwartung unveränderter Originalware nicht mehr gewährleistet. Das werde unmittelbar der Zeicheninhaberin bzw. ihrer spanischen Tochtergesellschaft zugeordnet und auch nicht dadurch verhindert, daß auf dem Umkarton und dem Beipackzettel die Beklagte als Importeurin genannt sei. Soweit die Eingriffe nicht dem Hersteller, sondern der auf dem Umkarton und dem Beipackzettel als Importeurin und Vertreiberin genannten Beklagten zugeschrieben würden, vermuteten Teile des Verkehrs geschäftliche Beziehungen zwischen der Beklagten und der Zeicheninhaberin oder deren spanischer Tochtergesellschaft.

Auch der Durchsetzung des danach gegebenen Unterlassungsanspruchs der Klägerin stünden Art. 30, 36 EWGV nicht entgegen.

III. Nach Auffassung des Senats ist die Annahme des Berufungsgerichts, in den angegriffenen Handlungen der Beklagten liege eine Warenzeichenverletzung durch eine unzulässige Neukennzeichnung von Waren bzw. durch einen unzulässigen Vertrieb veränderter Waren unter Beibehaltung der ursprünglichen Kennzeichnung, nicht rechtsfehlerfrei. Das Berufungsgericht ist insoweit von der Maßgeblichkeit allein der Auffassung des kaufenden Publikums, also der allgemeinen Verkehrskreise, ausgegangen. Es hat dabei unberücksichtigt gelassen, daß in anderem Zusammenhang, nämlich für die Frage der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln vorrangig auf den verordnenden Arzt und den Apotheker abzustellen ist, da diese bei der Rezeptierung und der Ausgabe des Medikaments sich Gedanken über den Hersteller zu machen haben (BGH, Urt. v. 25.1.1990 - I ZR 83/88, GRUR 1990, 453, 455 - L-Thyroxin; vgl. auch BGH, Urt. v. 18.1.1955 - I ZR 142/53, GRUR 1955, 415, 416 = WRP 1955, 50 - Arctuvan/Artesan; Urt. v. 12.10.1956 - I ZR 171/54, GRUR 1957, 339, 340 - Venostasin). Diese Grundsätze gelten gleichermaßen auch für das im Streitfall in Frage stehende Verständnis des Verkehrs bezüglich der von der Beklagten vertriebenen Arzneimittelpackungen, denn für das Verkehrsverständnis müssen immer dieselben angesprochenen Verkehrskreise maßgeblich sein, ohne Rücksicht darauf, ob es um die Verwechslungsgefahr oder die Auffassung von einer Aufmachung geht.

Jedoch erscheint es nicht ausgeschlossen, daß die danach nach deutschem Recht zur weiteren Sachaufklärung (Ermittlung der Auffassung der Ärzte und der Apotheker) gebotene Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu Feststellungen führen könnte, die als Grundlage für die Annahme einer unzulässigen Wiederkennzeichnung und/oder eines Vertriebs veränderter Waren unter der ursprünglichen Kennzeichnung nach deutschem Recht ausreichen. In diesem Fall wären die geltend gemachten Ansprüche gerechtfertigt und der Vertrieb der beanstandeten Packungen zu verbieten.

Die Revision sieht in einem derartigen Verbot eine unzulässige Beschränkung des Handels innerhalb der Gemeinschaft. Der Senat kann die damit gestellte Frage der Auslegung von Gemeinschaftsrecht nicht selbst beurteilen, da der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hierzu bisher nicht Stellung genommen hat. Im Fall Pfizer/Eurim-Pharm (EuGH, Urt. v. 3.12.1981 - Rs 1/81, Slg. 1981, 2913 = GRUR Int. 1982, 187) lag der Sachverhalt insoweit anders, als dort der Umkarton mittels einer Klarsichtfolie den Blick auf die Kennzeichnung und den Herstellernamen freigab, während im Streitfall der Hersteller aus den Aufdrucken auf dem Umkarton nicht entnommen werden kann.

Da die Frage nach der Auslegung des Gemeinschaftsrechts bereits für die vom Senat zu treffende Entscheidung Bedeutung gewinnt - im Fall eines Verstoßes gegen Gemeinschaftsrecht käme es auf eine Zurückverweisung zur weiteren Sachaufklärung nicht an -, hat er gemäß Art. 177 Abs. 3 EWGV die Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften herbeizuführen.