Bundesgerichtshof
Urt. v. 05.02.1969, Az.: I ZR 134/66
„Sihl“
Schutz bekannter ausländischer Firmenkennzeichen im Inland; Gefahr der Verwechslung eines Warenzeichens mit einem älteren Firmenkennzeichen; Verbindung von Firmenkennzeichen mit einem Beschaffenheitshinweis; Annahme einer von dem Beschaffenheitshinweis gekennzeichneten Warenart
Bibliographie
- Gericht
- BGH
- Datum
- 05.02.1969
- Aktenzeichen
- I ZR 134/66
- Entscheidungsform
- Urteil
- Referenz
- WKRS 1969, 12389
- Entscheidungsname
- Sihl
- ECLI
- [keine Angabe]
Verfahrensgang
- vorgehend
- OLG Frankfurt am Main - 22.09.1966
- LG Frankfurt am Main
Rechtsgrundlagen
Fundstellen
- DB 1969, 522 (amtl. Leitsatz)
- MDR 1969, 549-550 (Volltext mit amtl. LS)
Verfahrensgegenstand
Sihl
Amtlicher Leitsatz
- a)
Zur Frage des Schutzes bekannter ausländischer Firmenkennzeichen im Inland.
- b)
Die Gefahr der Verwechslung eines Warenzeichens mit einem älteren Firmenkennzeichen kann sich, auch wenn die Zeichen als solche vom Verkehr unterschieden werden, daraus ergeben, daß in dem Warenzeichen das Firmenkennzeichen mit einem Beschaffenheitshinweis verbunden ist und der Verkehr deshalb zu der Annahme verleitet wird, es handle sich um eine von dem Inhaber des Firmenkennzeichens für eine bestimmte, durch den Beschaffenheitshinweis gekennzeichnete Warenart verwendete Warenbezeichnung. Diese Annahme setzt nicht voraus, daß der Inhaber des Firmenkennzeichens schon bisher Warenzeichen in ähnlicher Weise verwendet hat.
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die mündliche Verhandlung vom 5. Februar 1969
unter Mitwirkung
der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und
der Bundesrichter Pehle, Dr. Sprenkmann, Alff und Dr. Simon
für Recht erkannt:
Tenor:
Auf die Revision der Widerklägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt (Main) vom 22. September 1966 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Tatbestand
Die Widerklägerin, eine Aktiengesellschaft des schweizerischen Rechts, betreibt seit 1836 in Z. eine an dem kleinen Fluß S. gelegene Papierfabrik. Ihre Firmenbezeichnung lautete zunächst "Z. Papierfabrik an der S.". Im Juli 1962 änderte die Widerklägerin diese Firma dahin, daß ihr der Firmenbestandteil "S." vorangestellt wurde. Für die Widerklägerin sind Warenzeichen mit dem Bestandteil "S." als ...-Marken eingetragen, darunter am ... 1955 für die Waren Papier, Pappe und Karton und daraus hergestellte Gegenstände, technische Papiere und photographische Papiere und alle anderen speziell hergerichteten Papiere das kombinierte Wort- und Bildzeichen ... Nr. ....
"S." in räumlicher Schrift auf drei Wellenlinien, sowie die am ... 1960 eingetragene ...-Marke Nr. ... "Sy.".
Die Widerklägerin stellt synthetische Papiere her, in denen statt Cellulose Chemiefasern, z.B. Nylon, verwandt werden. Wegen ihrer großen Haltbarkeit werden sie als bedruckbare Stoffe für Landkarten, Ausweise und andere Urkunden benutzt. Die Widerklägerin vertreibt sie unter der Marke "Sy".
Die Widerbeklagte zu 1 ist ein Vertriebsunternehmen, das von der Widerbeklagten zu 2 und der Firma Fe. AG gegründet worden ist. Sie vertreibt synthetische Papiere gleicher Art, die ihre Gründerinnen herstellen. Sie benutzt dafür seit Mitte 1961 das für die Widerbeklagte zu 2 als deutsches Warenzeichen und ...-Marke eingetragene, erstmals am ... 1959 angemeldete Wortzeichen "Si.". Die Widerbeklagte zu 2 ließ daneben noch das bisher unbenutzte, erstmals am ... 1959 angemeldete Wortzeichen "Sil." eintragen.
Gegenüber dem Unterlassungs- und Löschungsbegehren der Widerklägerin haben die Widerbeklagten zunächst verneinende Feststellungsklage hinsichtlich des Zeichens Si. erhoben, diese aber mit Zustimmung der Widerklägerin für erledigt erklärt, nachdem diese Widerklage mit folgenden Anträgen erhoben hatte:
- 1.
die Klägerinnen als Gesamtschuldner zu verurteilen, es zu unterlassen, sich in ihrem Geschäftsbetrieb zur Kennzeichnung folgender Waren aus Kunststoffen sowie aus Kunststoffen in Verbindung mit Natur- oder Kunstfasern hergestellte Folien als Halbfertigerzeugnisse, insbesondere zur Herstellung von bedruckten Landkarten, Tapeten, Lampenschirmen, Ausweisformularen sowie von Zeichen- und Malwaren; Papier, Pappe, Karton-, Papier und Pappwaren, Papierfolien sowie Waren daraus, nämlich Gesichtstücher, Taschentücher, Mundtücher, Wischtücher, Handtücher, Einwickelpapier, Windeln, Klosettpapier, sämtliche vorgenannten Waren mit oder ohne Verwendung von Kunststoff-Fasern hergestellt; Roh- und Halbstoffe für die Papierherstellung, Tapeten
der Bezeichnungen "Si." und "Sil." zu bedienen oder in dieser Weise bezeichnete Waren in Verkehr zu bringen;
- 2.
die Klägerin zu 2 zu verurteilen, nachstehende, auf ihren Namen eingetragene deutsche Warenzeichen und international registrierte Marken löschen zu lassen, nämlich
- a)
das deutsche Warenzeichen
Nr. ... "Si."
- b)
die internationale Marke
Nr. ... "Si."
- c)
das deutsche Warenzeichen
Nr. ... "Si."
- d)
die internationale Marke
Nr. ... "Si."
- e)
das deutsche Warenzeichen
Nr. ... "Sil."
- f)
die internationale Marke
Nr. ... "Sil."
- g)
das deutsche Warenzeichen
Nr. ... "Sil."
- h)
die internationale Marke
Nr. ... "Sil.".
Im Jahre 1951 erwirkte die Widerklägerin ein Urteil des schweizerischen Bundesgerichts gegen die Schw. Firma Si.-Werke AG, in dem ausgeführt ist, daß die Bezeichnung "S." zum geläufigen Kennwort für das Unternehmen der Widerklägerin und für deren Erzeugnisse geworden sei und starke Verkehrsgeltung erlangt habe. In der Bundesrepublik Deutschland hat die Widerklägerin bis 1960 keine nennenswerten Umsätze gehabt, in den Jahren 1960 bis 1962 an etwa 60 Kunden Ware für insgesamt 61.000 sfrs verkauft. Die Fachzeitschriften, in denen die Widerklägerin wirbt, wurden und werden zum Teil auch im Gebiet der Bundesrepublik vertrieben.
Warenzeichen mit dem Bestandteil "sil" sind beim deutschen Patentamt zugunsten dritter Unternehmen für verschiedene Warenarten eingetragen, darunter für Papierwaren die Zeichen
C., Qu., Se., Ca., Fin., L.-S. und Silv..
Ferner wird seit 1950 das nicht eingetragene Zeichen Sea. und seit 1962 für silikonisierte Verpackungspapiere das Zeichen "Sila." benutzt.
Die Widerklägerin macht geltend, die Zeichen Silbond und Sil. seien mit ihren Zeichen, insbesondere mit dem Unternehmenskennwort S. verwechslungsfähig. Der Bestandteil "b." stelle auf dem fraglichen Warengebiet eine Beschaffenheitsangabe dar. Die Verwechslungsgefahr werde auch durch mehrere, an sich unstreitige Verwechslungsfälle bewiesen. Die starke Verkehrsgeltung ihres Unternehmenskennworts in der Schw. müsse ihr im Inland nach Art. 8 PVÜ zugerechnet werden. Hiervon abgesehen genieße sie auch im Inland tatsächlich Verkehrsgeltung.
Das Landgericht hat die Widerklage abgewiesen, das Oberlandesgericht nach Beweisaufnahme die dagegen gerichtete Berufung der Widerklägerin zurückgewiesen.
Mit der Revision, um deren Zurückweisung die Widerbeklagten bitten, verfolgt die Widerklägerin ihre Klageanträge weiter.
Entscheidungsgründe
Das Berufungsgericht verneint Ansprüche der Widerklägerin aus dem Warenzeichen-, Firmen- und Namensrecht mit der Begründung, es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Mit Recht geht es dabei davon aus, daß sowohl in der Firmenbezeichnung der Viderklägerin als auch in ihrer für die warenzeichenrechtliche Begründung der erhobenen Ansprüche herangezogenen prioritätsälteren ...-Marke Nr. ... der Wortbestandteil "S." das in erster Linie kennzeichnungskräftige Element darstellt. Die daneben von der Widerklägerin ins Feld geführten Warenzeichen können außer Betracht bleiben, da sie die Widerklage nicht zu begründen vermöchten, wenn dazu ihr Waren- und Firmenzeichen S. nicht ausreicht.
Dem umstand, daß das Reichspatentamt im Jahre 1906 dem Wort S. als Flußnamen keine Unterscheidungskraft beigemessen und deshalb seine Eintragung als Warenzeichen versagt hat (PMZ 1906, 204), kommt keine entscheidungserhebliche Bedeutung zu. Zutreffend führt das Berufungsgericht aus, daß diese Entscheidung das Gericht im Verletzungsstreit aus dem Firmenkennwort nicht bindet. Im Inland wirkt das Wort S., da es als Flußname unbekannt ist, als zur Kennzeichnung der Herkunft von Waren aus einem bestimmten Betriebe geeignete Phantasiebezeichnung, aber auch als Firmenname.
A.
Warenzeichen Si.
I.
In tatsächlicher Hinsicht stellt das Berufungsgericht fest, daß in dem angegriffenen Zeichen Si. der Wortbestandteil b. eine aus dem englischen stammende Sortenbezeichnung für qualitativ hochwertiges Papier bestimmter Art ist. Es wird im Ausland häufig, im Inland seltener gebraucht und ist in inländischen Fachkreisen, in erster Linie bei Papierherstellern und Papiergroßhändlern, teilweise auch bei Druckern bekannt. In Wortverbindungen bewahrt es daher für das von den Parteien allein oder doch vorwiegend angesprochene Fachpublikum seine Eigenbedeutung.
Das Berufungsgericht schließt hieraus, die angesprochenen Fachkreise könnten die Bezeichnung Si. dahin verstehen, es handle sich um ein Papier besserer Qualität, dessen Hersteller sich durch den Zeichenbestandteil Sil von anderen Herstellern besserer Papieraorten abgrenzen wolle. Jedoch könne der Bestandteil Sil nicht in dieser Strenge von dem Zeichenbestandteil bondgetrennt werden, weil das Wort b. im Inland wenig gebräuchlich sei und weil deshalb die Zusammensetzung Silbond eine gewisse Eigenbedeutung enthalte, die über die isolierten Bestandteile hinaus im Verkehr auffalle. Immerhin könne danach aber die Gefahr einer Herkunftsverwechslung nicht ohne weiteres verneint werden.
Die Annahme einer Verwechslungsgefahr werde jedoch wegen des geringen Schutzumfangs der ...-Marke Nr. ... ausgeschlossen. Dessen Wortbestandteil Sihl möge zwar von Hause aus normale Kennzeichnungskraft aufweisen; diese sei aber durch die Benutzung zahlreicher Drittzeichen wesentlich eingeschränkt. Schwächend wirke schon die Benutzung der Silbe SIL auf den verschiedensten Warengebieten. Entscheidend aber sei die umfangreiche Verwendung dieser Silbe und der klanggleichen Silbe seal auf dem Gebiet gleicher und gleichartiger Waren der Papierindustrie. Die Widerklägerin habe die Verwendung der Zeichen Sila., det, die sich seit Jahren im Verkehr befänden und durch Werbung im Publikum bekannt erhalten würden. Diese Zeichen würden benutzt auf dem Gebiete der Verpackungsindustrie für kunststoffbeschichtete Papiere und Kartons und daraus hergestellte Behältnisse zur Verpackung von Nahrungs- und Genußmitteln (Qu.) und für silikonisierte Verpackungspapiere (Sila. usw.). Zwar sei Papier bzw. Pappe dabei regelmäßig nur als Trägerstoff der Beschichtung wichtig; dieser Umstand schließe aber die Warengleichartigkeit nicht aus, da derartige Beschichtungen nach der Verkehrsauffassung auch in Herkunftsstätten vorgenommen würden, die Waren der für die Widerklägerin eingetragenen Art herstellen.
Das angegriffene Zeichen Si. stehe den Klagezeichen nicht näher als die aufgeführten Drittzeichen. "B." sei als Beschaffenheitsangabe ebenso uncharakteristisch wie "az." in Silaz. Dieses Zeichen könne zwar vom näher unterrichteten Verkehr dahin verstanden werden" daß "sil" eine Beschaffenheitsangabe für Silikon und "az." eine Herkunftsangabe (A. Zellstoffwerke) darstelle. Maßgebend sei aber der flüchtige Verkehr.
In C. sei ebenfalls "sil" der kennzeichnende Bestandteil, während "c." bei einem fachlich näher unterrichteten Teil des Verkehrs als Abkürzung für "c." (Kaltsiegelverfahren) und demgemäß als Beschaffenheitsangabe keinen Herkunftshinweis darstelle.
Eine Verwechslungsgefahr nach dem Klang der Worte bestehe auch zwischen den se.-Zeichen und S.; auch seien die angeführten Drittzeichen mit Bestandteilen gebildet, die wie die Silbe b. erkennbar eine Eigenbedeutung hätten, die es verhindere, daß diese Zeichen als neue einheitliche Phantasiebezeichnungen ohne Sinnbezug auf die Bestandteile aufgefaßt würden. Der Abstand dieser Zeichen von S. sei deshalb nicht größer als der von den Widerbeklagten mit dem Zeichen Si. eingehaltene.
Von den sechs geltend gemachten Verwechslungsfällen seien zwei hinsichtlich ihres Zustandekommens nicht geklärt; die übrigen Fälle bewiesen nur, daß der Zwang, bei mehreren nahestehenden Zeichen auf die Zusätze zu achten, nicht immer genügend berücksichtigt werde.
Schließlich führt das Berufungsgericht aus, die Widerklägerin habe für S. jedenfalls im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Zeichen (1959) im Inland noch keine starke Verkehrsgeltung errungen gehabt. Eine im Ausland erworbene Verkehrsgeltung könne nicht berücksichtigt werden. Deshalb scheide auch ein Schutz unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens aus, der nur dann in Betracht komme, wenn ein Zeichen oder Zeichenbestandteil im Verkehr so bekannt sei, daß sein Erscheinen auch in abgewandelter Form als Unternehmenshinweis aufgefaßt werde.
II.
Die gegen diese Begründung erhobenen Angriffe der Revision sind begründet.
1.
Da die für die beiderseitigen Warenzeichen eingetragenen Waren nach der nicht angefochtenen Auffassung des Berufungsgerichts in warenzeichenrechtlichem Sinn gleichartig sind, kommen als Grundlage der Widerklage zunächst diejenigen, den Bestandteil S. enthaltenden Waren zeichen der Widerklägerin in Frage, die den Zeitvorrang vor den angegriffenen Warenzeichen der Widerbeklagten besitzen. Teilweise ist völlige Gleichheit der Waren gegeben.
Trotz dieser Warennähe, die regelmäßig geeignet ist, die Gefahr von Verwechslungen zu fördern, kann mit dem Berufungsgericht davon ausgegangen werden, daß die Bezeichnungen S. und Si. an sich nicht miteinander verwechselt werden. Gegen eine ernstliche Gefahr der Verwechselbarkeit der Zeichen als solcher spricht im Streitfall, daß die Zeichen gegenüber Fachleuten verwendet werden, die erfahrungsgemäß schärfer unterscheiden, daß ferner die Silbenzahl deutlich voneinander abweicht, daß die Silbe Sil von Haus aus keine besondere Kennzeichnungskraft aufweist und daß die Schreibweise der Zeichen in ihrem übereinstimmenden Teil auch nicht völlig identisch ist, der hier in Betracht kommende Zeichengebrauch aber im wesentlichen auf den Schriftverkehr beschränkt sein wird.
Der Inhaber eines Warenzeichens ist jedoch, wenn die Zeichen als solche von den angesprochenen Verkehrskreisen unterschieden werden, nach gefestigter Rechtsanschauung in entsprechender Anwendung des § 31 WZG auch gegen einen Zeichengebrauch geschützt, der einen nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise zu der irrigen Annahme führt, es handle sich um ein weiteres, wenn auch verschiedenes Warenzeichen desselben Unternehmens, das sich des älteren Warenzeichens bedient. Eine Verwechslungsgefahr in diesem Sinne kommt im Streitfall - wie dem Berufungsgericht zuzugeben ist - allerdings kaum in Betracht, wenn man nur auf die von der Widerklägerin zur Begründung der Widerklage angeführten Waren zeichen abstellt. Denn die in dem angegriffenen Zeichen Si. enthaltene Silbe Sil wird im Verkehr von Haus aus schwerlich als Stammbestandteil weiterer Warenzeichen der Widerklägerin angesehen werden können; ihr fehlt es, insbesondere angesichts der Häufigkeit der Verwendung der übereinstimmenden Silbe in Warenzeichen, sowohl an dem hierfür erforderlichen Grad von Kennzeichnungskraft, als auch an einer ausreichenden Benutzung der Warenzeichen der Widerklägerin im Inland für den Prioritätszeitpunkt. Gäbe es kein Unternehmen mit dem Firmenschlagwort S., oder wäre ein solches Unternehmen den angesprochenen Verkehrskreisen völlig unbekannt gewesen, so würde daher dem Berufungsgericht darin beizutreten sein, daß auch die Gefahr einer Verwechslung der Herkunftszeichen in dem dargelegten erweiterten Sinne zu verneinen wäre.
2.
Eine andere Betrachtungsweise ergibt sich jedoch aus dem von der Widerklägerin gleichfalls geltend gemachten Gesichtspunkt des Namens- und Firmenrechts: wie das Berufungsgericht feststellt, erblickt die Fachwelt in der Silbe bondeine Angabe über die Beschaffenheit der Ware, nämlich eine bestimmte Papierqualität, die auch von der Widerklägerin hergestellt wird. In diesem Umstand liegt die Besonderheit des vorliegenden Streits, soweit er um das Zeichen Si. geführt wird. Aus diesem Grunde muß damit gerechnet werden, daß ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Fachkreise in dem Zeichen Si. den Bestandteil bond selbständig auffassen wird. Dabei scheidet die Möglichkeit, daß sie die erste Silbe als einen Hinweis auf ein silikonisiertes Papier auffassen könnten, nach den Feststellungen des Berufungsgerichts offenbar aus. Dann aber ergibt sich die Gefahr, daß sie das Warenzeichen Si. als ein Warenzeichen für ein b.-Papier der Widerklägerin ansehen, sofern ihnen ein das Firmenkennwort S. führendes Unternehmen bekannt ist, von dem sie annehmen, daß es sich auf diesem Gebiete im Inland betätige. Daß dies so sei, hat die Widerklägerin schon für den Zeitpunkt der Anmeldung des angegriffenen Warenzeichens behauptet. Das Berufungsgericht hätte, wie die Revision mit Recht beanstandet, die Widerklage nicht abweisen dürfen, ohne die hierzu erhobenen Behauptungen zu prüfen.
Verwechslungsgefahr in dem hier maßgebenden Sinne setzt jedenfalls bei einem Firmenschlagwort (vgl. BGH NJW 1968, 2191, 2192 [BGH 22.05.1968 - I ZB 3/67] r - Pentavenon) nicht voraus, daß dieses von dem Unternehmen schon vorher für die Kennzeichnung von Waren unter Beifügung anderer Silben verwendet worden ist. Die Verwechslungsgefahr kann vielmehr auch bei erstmaliger Beifügung schon dadurch entstehen" daß dem bekannten Firmenkennwort eine Silbe in sprachüblicher Weise so beigefügt wird, daß der Verkehr in der Gesamtbezeichnung den Hinweis auf ein bestimmtes Erzeugnis des Unternehmens erblickt. Diese Gefahr liegt besonders nahe, wenn die beigefügte Silbe eine bestimmte Warensorte bezeichnet.
3.
Der geltend gemachte Schutz des Firmennamens ist der Widerklägerin nicht deshalb versagt, weil sie ihren Sitz im Ausland hat. Der Handelsname der Widerklägerin ist im Inland nach Haßgabe des Art. 8 PVÜ geschützt. Dieser Schutz umfaßt entsprechend den für die Kollision zwischen Firmen- und Warenzeichen allgemeingeltenden Regeln (EGHZ 15, 107, 110 - Koma; 19, 23 - Magirus) auch den Gebrauch gleicher oder verwechselbarer Warenzeichen durch Dritte. Bei einer Bezeichnung, die von Natur aus auf ein bestimmtes Unternehmen hinzuweisen geeignet ist, genügt es für die Entstehung dieses Schutzes, ebenso wie bei entsprechenden Kennzeichen inländischer Unternehmen (BGHZ 11, 214, 217[BGH 08.12.1953 - I ZR 199/52] - KfA), jedenfalls, daß die Bezeichnung im Inland in einer Weise in Gebrauch genommen worden ist, die auf den Beginn einer dauernden wirtschaftlichen Betätigung im Inland schließen läßt (BGH GRUR 1966, 267, 269 - White Horse; 1967, 199, 202 - Napoléon II). Dagegen ist für die Entstehung des Namensschutzes nicht erforderlich, daß das Firmenkennwort des ausländischen Unternehmens innerhalb der beteiligten inländischen Verkehrskreise bereits eine gewisse Anerkennung als Hinweis auf das ausländische Unternehmen gefunden habe, wie es das Reichsgericht gefordert hatte (RGZ 132, 374, 380 - Chaussures Manon; 170, 302, 306 - De vergulde Hand); welcher Grad von Verkehrsbekanntheit damit hätte verlangt werden müssen, blieb ohnehin unklar.
Für den Umfang des dem ausländischen Firmenkennwort im Inland zu gewährenden Schutzes kann es dagegen von Bedeutung sein, in welchem Maße es im Inland bereits bekannt geworden ist. Der ausländische Inhaber einer solchen Kennzeichnung kann im Inland in Bezug auf den Schutzumfang seiner Kennzeichnung, insbesondere in Bezug auf den Schutz gegen die Benutzung verwechslungsfähiger Kennzeichnungen, nur dieselbe Rechtsstellung wie der inländische Inhaber einer entsprechenden Bezeichnung beanspruchen. Nach dem inländischen Recht ist es aber für die Frage, ob die Gefahr von Verwechslungen besteht, in bestimmten Fällen von erheblicher Bedeutung, in welchem Maße dem inländischen Verkehr die den Zeitvorrang genießende Bezeichnung bekannt ist. Bei der im Streitfall nach dem bereits zu 2 Dargelegten in Betracht kommenden besonderen Art von Verwechslungsgefahr hängt es, anders als bei der reinen Zeichenverwechselbarkeit, von dem Bekanntsein des ausländischen Firmenkennworts ab, ob ein nicht unerheblicher Teil der inländischen Verkehrskreise bei Begegnung mit dem angegriffenen Zeichen Si. zu der Annahme gelangen kann, hier werde eine bestimmte Papiersorte gerade von dem ausländischen Unternehmen mit diesem Zeichen benannt. Da für die Verwechslungsgefahr die Auffassung der inländischen Verkehrskreise maßgebend ist, kann es dabei entgegen der Meinung der Widerklägerin nicht darauf ankommen, daß sie in der Schw. schon seit langem für ihr Firmenkennwort Sihl starke Verkehrsgeltung besitzt. In dieser Frage gilt daher für den Schutz ausländischer Firmenbezeichnungen dasselbe wie für den Schutz ausländischer Warenbezeichnungen (vgl. BGH v. 26. Juni 1968 - I ZR 55/66 - Alcacyl). Auch aus den von der Widerklägerin angeführten zwischenstaatlichen Abkommen zwischen Deutschland und der Schw. ergibt sich, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, keine "Anrechnung" der im Ausland erworbenen Verkehrsgeltung auf das Inland.
Eine andere Frage ist es, ob hinsichtlich ausländischer Firmenkennzeichen die Inbenutzungnahme im Inland unerläßliche Voraussetzung für die Entstehung des Kennzeichenschutzes ist, oder ob dem Art. 8 PVÜ entnommen werden kann, daß jedenfalls bei bekannten ausländischen Firmenkennzeichen hiervon abzusehen ist. Bedenken bestehen insoweit gegen die Auffassung der Revision, es genüge hierfür schon die Bekanntheit in irgendeinem Verbandsstaat und es sei nach Art. 8 PVÜ - im Wege einer Fiktion - so anzusehen, als ob die Firmenkennzeichnung auch im Inland bekannt sei. Dem hält die Revisionsbeantwortung mit Grund entgegen, daß dann der inländische Gewerbetreibende vor Ingebrauchnahme einer Firma oder eines Warenzeichens zusätzlich prüfen müßte, ob in irgendeinem Verbandsstaat dieselbe oder eine verwechslungsfähige Firmenbezeichnung bekannt ist, eine Prüfung, die in zuverlässiger Weise kaum durchführbar und jedenfalls nicht zumutbar wäre. Dieses Bedenken besteht jedoch nicht, soweit die ausländische Firmenkennzeiehnung auch im Inland bei den in Frage kommenden Fachkreisen bekannt ist, so daß bei jedem Gewerbetreibenden die entsprechende Kenntnis ohne weiteres vorausgesetzt werden müßte. Ist eine ausländische Firmenkennzeichnung darüber hinaus auch innerhalb derjenigen Kreise hinreichend bekannt, denen gegenüber das prioritatsjüngere inländische verwechselbare Firmenkennzeichen oder Warenzeichen benutzt werden soll, so könnte die Duldung derartiger Zeichen ferner dem Zweck des gesamten Kennzeichenrechts zuwiderlaufen, die angesprochenen Verkehrskreise gegen Täuschungen über die betriebliche Herkunft von Waren zu schützen. Im Streitfall bedarf es jedoch keiner abschließenden Stellungnahme zu dieser Frage, denn die Widerklägerin hatte ihr Firmenschlagwort bereits im Prioritätszeitpunkt im Inland in Benutzung genommen und es ist bisher auch nicht festgestellt, daß, in welchem Maße und innerhalb welcher Kreise dieses im Inland bekannt war und ist.
Jedenfalls kann aber die im Ausland erworbene Verkehrsgeltung für die zeichenrechtliche Verwechslungsgefahr mittelbar von Bedeutung sein, soweit bei deren Prüfung die Bekanntheit des Firmenschlagworts in Betracht zu ziehen ist. Das unterscheidungskräftige Firmenkennwort eines ausländischen Unternehmens kann, sobald es im Inland in Benutzung genommen worden ist und damit die Voraussetzungen für die Entstehung inländischen Schutzes jedenfalls erfüllt sind, auch bei vorerst geringem Benutzungsumfang den inländischen Verkehrskreisen gleichwohl stärkker bekannt sein. Namentlich dann, wenn es sich wie im Streitfall um Fachkreise handelt, muß geprüft werden, ob diesen das Firmenkennwort des ausländischen Unternehmens durch zwischenstaatliche Handelsbeziehungen bereits bekannt ist. In dieser Hinsicht kommt das Vorbringen der Widerklägerin in Betracht, sie sei schon vor Anmeldung des angegriffenen Zeichens von zahlreichen deutschen Geschäftsleuten besucht worden, habe mit ihnen unter ihrem Firmenkennwort in geschäftlicher Verbindung gestanden und ihre Werbung in Druckschriften betrieben, die auch im Inland gehalten und gelesen worden seien (vgl. GA 91, 177). Ob diese Kreise sich mit denen decken, die als Abnehmer der unter dem angegriffenen Zeichen vertriebenen Waren in Frage kommen, ist bisher nicht festgestellt.
Der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebende Zeitpunkt ist der der Anmeldung des angegriffenen Zeichens. Hat in diesem Zeitpunkt Verwechslungsgefahr nicht bestanden, so hat die Widerbeklagte zu 2 ein der Widerklägerin gegenüber voll wirksames Zeichenrecht erworben; von der Frage eines Wettbewerbsverstoßes abgesehen (dazu vgl. BGHZ 46, 130, 133[BGH 23.03.1966 - Ib ZR 120/63] - Modess; GRUR 1967, 504 - Siroset) können ihr dann nachträglich eingetretene Umstände, welche die Gefahr einer Verwechslung erst begründet und nicht nur verstärkt haben, nicht entgegengehalten werden. Um die Widerklage zu rechtfertigen, muß die für den Zeitpunkt der Anmeldung von Silbond etwa gegebene Verwechslungsgefahr auch noch im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung fortbestehen.
4.
Die Begründung, mit der das Berufungsgericht die hiernach in Betracht kommende Verwechslungsgefahr im einzelnen deshalb verneint, weil die Kennzeichnungskraft des Firmenkennworts S. durch dritte, mit Sil oder Se. gebildete Warenzeichen geschwächt worden sei, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
a)
Die hierzu angestellten Erwägungen des Berufungsgerichts berücksichtigen nicht die besonderen Umstände, die sich im Streitfall aus der zu Gunsten der Revision zu unterstellenden Tatsache ergeben, daß einem nicht unerheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung S. als Firmenkennwort der Widerklägerin im Prioritätszeitpunkt hinreichend bekannt gewesen und später bekannt geblieben sei.
In dem angegriffenen Warenzeichen Si. ist für den Fachmann, dem die Bedeutung der Silbe b. als Sortenbezeichnung bekannt ist, die Silbe Sil der kennzeichnende Bestandteil. Dieser ist mit dem Firmenbestandteil S. der Widerklägerin klanggleich. Das Schriftbild ist zwar verschieden, und bei Fachleuten wird man im allgemeinen davon ausgehen können, daß insoweit nach dem Gesamteindruck keine Gefahr der unmittelbaren Zeichenverwechslung gegeben ist. Immerhin bliebe zu prüfen, weshalb es gleichwohl zu mehreren Verwechslungsfällen gerade im Schriftverkehr gekommen ist. Möglicherweise empfindet der Verkehr, falls ihm der Unterschied im Schriftbild gegenwärtig ist, Sil als eine auf fremdsprachige Länder Rücksicht nehmende Abwandlung von S. Den in diesem Zusammenhang beachtlichen unstreitigen Verwechslungsfällen mißt das Berufungsgericht zu unrecht keine Bedeutung zu. Wenn die Fachwelt im Schriftverkehr wiederholt Verwechslungen unterliegt, so spricht das in starkem Maße für Verwechslungsgefahr auch nach dem Schriftbild. Da, wie eingangs ausgeführt, die Bezeichnungen S. und Si. als solche für einen Fachmann nicht ernsthaft verwechselt werden können, stellte sich für den Tatrichter die Frage nach dem Grunde der vorgekommenen Verwechslungen. Liegt es, wie aufgeführt, wegen der Bedeutung der Silbe bond nahe, die Verwechslung darauf zurückzuführen, daß der Verkehr das Zeichen Si. als Warenzeichen der Firma S. für ein bond-Papier ansieht, so genügte jedoch nicht der vom Berufungsgericht gegebene Hinweis, die tatsächlich vorgekommenen Verwechslungen zeigten nur, daß der Zwang zur Unterscheidung nahe beieinander liegender Zeichen nicht überall genügend berücksichtigt werde. Diese tatsächliche Würdigung wird von der Revision daher mit Recht beanstandet.
b)
Die Drittzeichen stehen entgegen der Meinung des Berufungsgerichts dem Zeichen der Widerklägerin nicht so nahe wie das angegriffene Zeichen Si.
aa)
Sila. enthält im zweiten Teil keinen Beschaffenheitshinweis. Schon deshalb scheidet hier die mehrfach erörterte besondere Gefahr aus, daß gerade aus der Beifügung eines Beschaffenheitshinweises auf die Herkunft aus dem Betriebe der Widerklägerin geschlossen werden könnte. Erst recht fehlt es aber an einer derartigen Verwechslungsgefahr, wenn - wie das Berufungsgericht ausführt - Sil innerhalb von Sila. vom Verkehr als eine Beschaffenheitsangabe für silikonisiertes Verpackungsmaterial verstanden wird.
bb)
Daß in dem Zeichen C. die Silbe C. als Beschaffenheitshinweis (C.) aufgefaßt werde, ist - wie die Revision mit Recht rügt - nicht ausreichend belegt. Aus eigener Sachkunde konnte das Gericht dies nicht feststellen.
cc)
Die mit Se. gebildeten Drittzeichen, dienen das Berufungsgericht die entscheidende Bedeutung im Rahmen des Schwächungseinwandes beimißt, stehen dem Zeichen S. keinesfalls so nahe wie das Zeichen Si. Das ergibt sich schon daraus, daß in diesen Zeichen die Silbe Se. für die einschlägige Fachwelt erkennbar die Bedeutung eines Sachhinweises hat (für siegeln), was weder für das angegriffene Zeichen, noch für das Zeichen der Widerklägerin zutrifft.
c)
Bei alledem wäre noch der die Verwechslungsgefahr fördernde Umstand zu berücksichtigen gewesen, daß das angegriffene Zeichen Si. jedenfalls auch für Waren eingetragen ist und benutzt wird, die den von der Widerklägerin vertriebenen Waren völlig gleich sind, während das Berufungsgericht hinsichtlich der unter den Drittzeichen vertriebenen Waren nur feststellt, daß sie den letzteren zeichenrechtlich gleichartig seien. Warengleichartigkeit allein rechtfertigt aber noch nicht den Schluß, die Benutzung der Drittzeichen habe eine entscheidungserhobliche Schwächung der Kennzeichnungskraft des Widerklagezeichens auf dem Gebiete derjenigen Waren herbeigeführt, hinsichtlich derer Unterlassung und Löschung begehrt wird, und dies treffe insbesondere für alle hierbei aufgeführten Warenarten, insbesondere für b.-Papier, zu. Wenn der Schwächungseinwand schon bei Warenzeichen, die gegenüber dem allgemeinen Publikum verwendet werden, nicht ohne weiteres aus der Benutzung ähnlicher Zeichen im gesamten Bereich der Warengleichartigkeit hergeleitet werden kann (BGH GRUR 1955, 579 - Sunpearl; 1957, 501 - Wipp; 1966, 259, 261 - Napoleon I), so bedarf dieser Gesichtspunkt besonderer Beachtung, wenn es sich - wie im Streitfall - um den Vertrieb von Waren speziellem Art ausschließlich an Fachleute handelt. Es hätte daher im Rahmen des Schwächungseinwandes geprüft werden müssen, ob die hier angesprochenen Fachkreise die Warengebiete, auf denen die Drittzeichen benutzt werden, hinreichend scharf von dem Warengebiet unterscheiden, für das Unterlassung und Löschung begehrt wird, oder ob dies wenigstens für einen Teil dieser Warenarten zutrifft.
Dem Umstand, daß die Silbe Sil auf zahlreichen anderen Warengebieten zur Bildung von Warenzeichen verwendet wird, hat das Berufungsgericht im Streitfall mit Recht keine erhebliche Bedeutung beigemessen. Es wird für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Streitfall vielmehr entscheidend auf die besonderen Verhältnisse auf dem hier fraglichen Warengebiet und darauf ankommen, wie die Bezeichnung Si. auf die angesprochenen Fachkreise wirkte und wirkt.
B.
Warenzeichen Sil.
Die zur Verwechslungsgefahr hinsichtlich des Warenzeichens Si. anzustellenden Erwägungen treffen für das bisher unbenutzte Zeichen Sil. insoweit nicht zu, als dort darauf abzustellen ist, daß die Silbe bond als Beschaffenheitshinweis aufgefaßt wird. Jedoch haben die Bedenken gegen die Heranziehung des Schwächungseinwandes ihre Gültigkeit überwiegend auch hinsichtlich dieses Zeichens. Ob eine Verwechslungsgefahr auch bezüglich dieses Zeichens besteht, entscheidet sich im wesentlichen danach, in welchem Maße das Firmenkennwort der Widerklägerin im Zeitpunkt der Anmeldung dieses Zeichens im inländischen Verkehr bereits bekannt war. Um die Verwechslungsgefahr auch hinsichtlich dieses Zeichens bejahen zu können, wird - weil die Silbe don nicht als Beschaffenheitshinweis aufgefaßt wird - ein höherer Grad von Bekanntheit zu fordern sein, als für die entsprechende Frage bezüglich des Zeichens Silbond. Die bisher getroffenen Feststellungen lassen indessen eine abschließende Beurteilung im Sinne der angefochtenen Entscheidung noch nicht zu. Auf die sich aus dem Charakter des Zeichens Sildon als langjährig unbenutzten Vorratszeichens in diesem Zusammenhang ergebenden Fragen braucht im gegenwärtigen Abschnitt des Rechtsstreits nicht eingegangen zu werden.
C.
Das angefochtene Urteil war hiernach aufzuheben. Bei der erneuten Verhandlung und Entscheidung der Sache wird das Berufungsgericht insbesondere prüfen müssen, ob einem nicht unerheblichen Teil der in Betracht kommenden Verkehrskreise das Firmenschlagwort der Widerklägerin als auf diese hinweisend im Prioritätszeitpunkt bekannt gewesen ist. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist hierfür keine starke Verkehrsgeltung dieser Bezeichnung zu fordern; in besonderem Maße gilt dies für die Verwechslungsgefahr bezüglich des Zeichens Si. Auch, wenn diese Bekanntheit nur in einem geringen Grade gegeben gewesen sein sollte, wird die Gefahr einer Verwechslung bezüglich des Zeichens Si. zu bejahen sein. Das würde in verstärktem Maße gelten, wenn die angesprochenen Fachkreise die Warengebiete, auf denen die entgegengehaltenen Drittzeichen bisher benutzt worden sind, hinreichend scharf von dem Warengebiet unterscheiden, auf dem die Parteien die in Vergleich zu setzenden Zeichen benutzen. Gegebenenfalls wird auch zu prüfen sein, ob die Widerklageansprüche für einen Teil der in den Anträgen bezeichneten Warengebiete durchgreifen.
Pehle
Sprenkmann
Alff
Simon