BGH, 26.06.2012 - X ZB 4/11

I.

Die beiden Einsprechenden haben gegen das Patent 10 2004 023 078 (Streitpatent), das eine Sonde zur enteralen Ernährung sowie ein Sondensystem zur enteralen Ernährung und gastralen Dekompression oder Drainage betrifft, Einspruch eingelegt, den sie auf die Widerrufsgründe der fehlenden Ausführbarkeit und der mangelnden Patentfähigkeit gestützt haben. Im Laufe des vor dem Bundespatentgericht geführten Einspruchsverfahrens hat die Patentinhaberin im Hinblick auf eine parallele europäische Patentanmeldung auf das Streitpatent verzichtet und die Einsprechenden zu 1 und 2 jeweils von Ansprüchen aus dem Streitpatent freigestellt. Das Patentgericht hat daraufhin festgestellt, dass das Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt sei.

Hiergegen richtet sich die vom Patentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde der Einsprechenden zu 1, die geltend macht, dass eine vollständige Erledigung der Hauptsache nicht eingetreten sei, weil die Patentinhaberin nicht auch die Allgemeinheit von Ansprüchen aus dem Streitpatent freigestellt habe.

II.

Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung durch das Patentgericht statthaft und auch im Übrigen zulässig. Insbesondere ist die Einsprechende zu 1 durch den Beschluss des Patentgerichts, der die Erledigung des Einspruchsverfahrens feststellt, beschwert.

Die für die Rechtsbeschwerde erforderliche Beschwer ergibt sich schon daraus, dass das Patentgericht dem auf Widerruf des Streitpatents gerichteten Begehren nicht entsprochen und das Einspruchsverfahren stattdessen in der Hauptsache für erledigt erklärt hat. Ob die für eine Rechtsbeschwerde erforderliche Beschwer vorliegt, richtet sich danach, ob die angefochtene Entscheidung dem Verfahrensbeteiligten weniger zuspricht, als er begehrt hat (BGH, Beschluss vom 15. März 1984 - X ZB 6/83, BGHZ 90, 318, 320 = GRUR 1984, 797 - Zinkenkreisel).

Diese Voraussetzung ist im Streitfall gegeben. Die Einsprechende zu 1 hat zwar im Anschluss an die Erklärung der Patentinhaberin, dass sie ihr gegenüber auch für die Vergangenheit auf die Geltendmachung von Rechten aus dem Streitpatent verzichte, keinen ausdrücklichen Antrag mehr gestellt. Hieraus geht jedoch nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit hervor, dass sie von ihrem zuvor geltend gemachten Begehren abrücken wollte und mit einer Verfahrensbeendigung ohne Sachentscheidung einverstanden war.

Ob der Einspruch der Einsprechenden zu 1 nach der Verzichtserklärung der Patentinhaberin wegen fehlenden Rechtsschutzinteresses unzulässig geworden ist und das Einspruchsverfahren deshalb für erledigt zu erklären war, ist keine Frage der Beschwer im Rechtsbeschwerdeverfahren, sondern eine Frage der Begründetheit dieses Rechtsmittels (vgl. BGH, Beschluss vom 30. Oktober 2007 - X ZB 18/06, GRUR 2008, 279 Rn. 7-9 - Kornfeinung).

III.

Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet. Das Patentgericht ist zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass das Einspruchsverfahren in der Hauptsache erledigt ist.

Das Streitpatent ist mit Zugang der Verzichtserklärung der Patentinhaberin mit Wirkung für die Zukunft (BGH, Beschluss vom 2. März 1999 X ZB 14/97, GRUR 1999, 571, 572 f. - Künstliche Atmosphäre) erloschen. Ein gegen das Patent erhobener Einspruch darf deshalb nur dann weiterverfolgt werden, wenn der Einsprechende ein Rechtsschutzbedürfnis daran hat (BGH, Beschluss vom 17. April 1997 - X ZB 10/96, GRUR 1997, 615, 617 - Vornapf; Beschluss vom 30. Oktober 2007 - X ZB 18/06, GRUR 2008, 279 Rn. 13 - Kornfeinung). Ein solches Rechtsschutzbedürfnis ist auf Seiten der Einsprechenden zu 1 nicht mehr gegeben. Diese muss nach der Freistellungserklärung der Patentinhaberin auch für die Vergangenheit nicht mit einer Inanspruchnahme aus dem Patent rechnen. Damit ist ihr Rechtsschutzbedürfnis entfallen (vgl. BGH, Urteil vom 9. September 2010 - Xa ZR 14/10, GRUR 2010, 1084 Rn. 10 [BGH 09.09.2010 - Xa ZR 14/10] Windenergiekonverter).

Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde, die auch von einem anderen Senat des Patentgerichts vertreten wird (BPatG GRUR 2011, 657 ff. [BPatG 20.10.2010 - 7 W (pat) 333/06]), kommt eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens in dieser Situation auch nicht wegen möglicher Interessen der Allgemeinheit in Betracht. Zwar dient das Einspruchsverfahren auch dem Interesse der Allgemeinheit an einem Widerruf zu Unrecht erteilter Patente, was sich unter anderem darin äußert, dass ein Einspruch grundsätzlich unabhängig von einem Rechtsschutzbedürfnis des Einsprechenden zulässig ist und das Einspruchsverfahren gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG nach Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen fortzusetzen ist. Diese Grundsätze gelten jedoch, wie der Senat mehrfach entschieden hat, nur, solange das Patent in Kraft ist. Auch wenn das Patent nur mit Wirkung für die Zukunft erloschen ist, wird ein Einspruch unzulässig, wenn der Einsprechende kein Rechtsschutzbedürfnis an einem Widerruf hat. Auch eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen ist nur zulässig, solange das Patent noch besteht (BGH, Beschluss vom 17. April 1997 - X ZB 10/96, GRUR 1997, 615, 617 - Vornapf).

IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG, die Festsetzung des Beschwerdewerts auf § 51 Abs. 1 GKG.

V.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).