Bundesgerichtshof
Beschl. v. 16.09.1997, Az.: X ZB 21/94
„Handhabungsgerät“

I.

Am 31. Mai 1990 meldete die Patentinhaberin ein "Handhabungsgerät und (ein) Verfahren zum Ausführen von Arbeiten im Stutzenbereich eines Behälters, insbesondere für zerstörungsfreie Prüfungen" zum Patent an. Die Anmeldung umfaßte insgesamt sechs Ansprüche.

Mit Beschluß vom 20. Mai 1992 wies das Deutsche Patentamt die Anmeldung zurück, weil sie nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Hiergegen erhob die Patentinhaberin Beschwerde. Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht legte sie neu formulierte Ansprüche vor, mit denen sie die Patentanmeldung nach Maßgabe eines Hauptantrages (der im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht mehr interessiert) sowie zweier Hilfsanträge weiterverfolgte. In der Fassung gemäß Hilfsantrag I hatten die Patentansprüche - ohne Bezugszeichen - folgenden Wortlaut:

"1.
Handhabungsgerät für Arbeiten im Stutzenbereich eines Behälters des Primärkreises in einem Kernkraftwerk, insbesondere für zerstörungsfreie Prüfungen, bei dem an zwei bewegbaren Wagen eine Schere angeordnet ist, deren zwei Arme mit ihren einen Enden jeweils in einem an den Wagen angeordneten Fußgelenk gelagert sind und mit ihren anderen Enden über ein Scheitelgelenk miteinander verbunden sind, an dem ein Träger für ein Werkzeug oder einen Prüfkopf angeordnet ist, und daß die beiden Wagen auf einer in Umfangsrichtung des Stutzens angeordneten Ringschiene verfahrbar sind, wobei jeder Wagen einen Antriebsmotor aufweist und damit in seiner Lage einstellbar ist, und das Scheitelgelenk der Schere durch Änderung der Position mindestens eines Wagens mittels einer auf die Antriebsmotoren wirkenden Steuereinrichtung in eine vorgegebene Position und/oder auf einer vorgegebenen Bahn verfahrbar ist.

2.
Handhabungsgerät nach Anspruch 1, bei dem das Scheitelgelenk je ein an den Enden der Arme angeordnetes Zahnkranzsegmet umfaßt, wobei die Zahnkranzsegmente miteinander in Eingriff stehen und die Mittelpunkte der Zahnkranzsegmente jeweils in einem Drehzapfen gelagert sind, der an dem Träger angebracht ist.

3.
Handhabungsgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem zwischen den Wagen und den Armen je eine Feder, insbesondere ein pneumatisch/hydraulischer Zylinder angeordnet ist, um das Werkzeug bzw. den Prüfkopf an den zu prüfenden Bereich anzudrücken, wobei mindestens ein Winkelgeber zum Erfassen der Neigung wenigstens eines Armes gegenüber einer Bezugsebene vorgesehen ist.

4.
Handhabungsgerät nach Anspruch 2 oder 3, bei dem jedem Antriebsmotor ein Positionsgeber zugeordnet ist, und die Positionsgeber und der Winkelgeber mit einer eine Rechnereinrichtung enthaltenden Steuereinrichtung für die Antriebsmotoren der Wagen verbunden sind.

5.
Handhabungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem die beiden Fußgelenke als Kardangelenke ausgebildet sind.

6.
Verfahren zum Durchführen von Arbeiten im Stutzenbereich eines Behälters des Primärkreises in einem Kernkraftwerk mit einem Hantierungsgerät, bei dem an zwei bewegbaren Wagen eine Schere angeordnet ist, deren zwei Arme mit ihren einen Enden jeweils in einem an den Wagen angeordneten Fußgelenk gelagert sind und mit ihren anderen Enden über ein Scheitelgelenk miteinander verbunden sind, an dem ein Träger für ein Werkzeug oder einen Prüfkopf angeordnet ist, wobei die beiden Wagen auf einer in Umfangsrichtung des Stutzens angeordneten Ringschiene bewegt werden, und die Lage der Wagen mittels je eines Antriebsmotors eingestellt wird, das Werkzeug bzw. der Prüfkopf mittels auf die Arme wirkenden Federn, insbesondere pneumatisch/hydraulischen Zylindern, an die Behälterwand gedrückt wird, und das Scheitelgelenk durch Änderung der Position mindestens eines Wagens mittels einer auf die Antriebsmotoren wirkenden Steuereinrichtung in eine vorgegebene Position und/oder auf einer vorgegebenen Bahn gesteuert wird."

Hilfsantrag II unterschied sich von Hilfsantrag I lediglich dadurch, daß Patentanspruch 6 gestrichen war.

Mit der angefochtenen Entscheidung hat das Bundespatentgericht den Beschluß des Deutschen Patentamtes aufgehoben und der Patentinhaberin das nachgesuchte Patent - unter Zurückweisung ihrer weitergehenden Beschwerde - in der Fassung des Hilfsantrages II erteilt.

Dagegen richtet sich die vom Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde. Mit ihr erstrebt die Patentinhaberin die Erteilung des Patents nach ihrem Hilfsantrag I, d.h. unter Einbeziehung des nebengeordneten Patentanspruchs 6.

Die Patentinhaberin beantragt,

II.

Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

1.

Soweit das Bundespatentgericht den im Beschwerdeverfahren zur Entscheidung gestellten Hauptantrag zurückgewiesen hat, nimmt die Rechtsbeschwerde den angefochtenen Beschluß hin. Als rechtsfehlerhaft beanstandet sie allein, daß das nachgesuchte Patent nicht in der Fassung des Hilfsantrages I (nämlich mit dem nebengeordneten Patentanspruch 6), sondern statt dessen in der Fassung des Hilfsantrages II (d.h. ohne Patentanspruch 6) erteilt worden ist. Diese Beschränkung des Rechtsmittels ist zulässig. Sie hat zur Folge, daß der angefochtene Beschluß im Rechtsbeschwerdeverfahren nur daraufhin zu überprüfen ist, ob das Bundespatentgericht eine Erteilung des Verfahrensanspruchs 6 zu Recht abgelehnt hat.

2.

Zur Begründung seiner den Hilfsantrag I zurückweisenden Entscheidung hat das Bundespatentgericht ausgeführt: Patentanspruch 6 sei mehrdeutig. Obwohl in der Art eines Arbeitsverfahrensanspruchs abgefaßt, enthalte er tatsächlich keine echten Verfahrensmerkmale, sondern beschränke sich darauf, die Wirkungs- und Funktionsweise der in den vorhergehenden Ansprüchen unter Schutz gestellten Vorrichtung und ihrer gegenständlichen Merkmale zu umschreiben. Seinem technischen Inhalt nach lasse sich Patentanspruch 6 entweder als Bedienungs- oder Gebrauchsanleitung für das in den Patentansprüchen 1 bis 5 gekennzeichnete Handhabungsgerät auffassen oder aber als Verwendungsangabe, die patentgemäße Vorrichtung zu einem bestimmten Zweck, nämlich dem "Durchführen von Arbeiten im Stutzenbereich eines Behälters des Primärkreises in einem Kernkraftwerk" einzusetzen. Welcher Auslegung der Vorzug zu geben sei, könne letztlich dahinstehen. In dem einen wie in dem anderen Fall habe die Patentinhaberin kein schutzwürdiges Interesse daran, daß ihr neben den Vorrichtungsansprüchen 1 bis 5 auch der nebengeordnete Patentanspruch 6 gewährt werde.

Sofern mit Anspruch 6 die Wirkungsweise der erfindungsgemäßen Vorrichtung beansprucht werde - wofür einzelne Angaben in der Patentbeschreibung sprächen -, handele es sich, ungeachtet der anderslautenden Anspruchsformulierung, um einen Sach- und nicht um einen Verfahrensanspruch. Das Zusammenwirken der Vorrichtungsteile bei ihrem bestimmungsgemäßen Betrieb stelle kein Arbeitsverfahren im patentrechtlichen Sinne dar, für das die Kategorie eines Verfahrensanspruchs zur Verfügung stehe, sondern sei (lediglich) eine der Vorrichtung als solcher immanente Funktion. Da bereits der Vorrichtungsanspruch den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Sache unter Schutz stelle, sei daneben kein Raum für einen gesonderten "Funktionsanspruch", der (gekleidet in einen Verfahrensanspruch) die Wirkungsweise der Vorrichtung zum Gegenstand habe.

Im Ergebnis nichts anderes gelte, wenn Patentanspruch 6 als Verwendungsanspruch aufgefaßt werde. Auch für ihn bestehe kein Rechtsschutzbedürfnis, weil die beanspruchte Verwendung zu keiner weiteren Ausprägung des mit den Vorrichtungsansprüchen erfaßten Patentgegenstandes führe und auch in keiner Beziehung - weder gegenständlich noch schutzbereichsbezogen noch rechtsverfolgungserleichternd - über den mit ihnen erlangten Rechtsschutz hinausgehe. Anspruch 6 füge den Vorrichtungsmerkmalen des patentierten Handhabungsgerätes, dessen Wirkungsweise und dessen Verwendungszweck (der identisch bereits im Hauptanspruch erwähnt sei) nichts hinzu; er vermittele der Patentinhaberin auch keinen weitergehenden Schutz als die erteilten Vorrichtungsansprüche, mit denen jedweder Gebrauch der patentierten Sache - und folglich auch (und insbesondere) deren bestimmungsgemäße Verwendung - erfaßt werde. Anspruch 6 sei schließlich auch nicht erforderlich, um der Patentinhaberin eine Beschränkung ihres Patents auf den beanspruchten Verwendungszweck zu ermöglichen. Eine sichere Auffangposition sei bereits mit den Vorrichtungsansprüchen gegeben, die eine entsprechende Verwendungsangabe enthielten und die deshalb erforderlichenfalls auf einen Verwendungsanspruch zurückgeführt werden könnten.

3.

Diese Ausführungen halten den Angriffen der Rechtsbeschwerde im Ergebnis stand.

Nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats (BGHZ 54, 181, 184 f. = GRUR 1970, 601, 602 - Fungizid; GRUR 1972, 638, 639 - Aufhellungsmittel; BGHZ 73, 183, 187 = GRUR 1979, 461, 462 - Farbbildröhre) kann der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger die Erteilung des Patents grundsätzlich in der Ausgestaltung verlangen, die der gegebenen neuen technischen Lehre entspricht. Läßt sich die Erfindung in mehrere Patentkategorien einordnen, hat der Anmelder deshalb nicht nur das Recht, unter den in Betracht kommenden Anspruchsformen diejenige Kategorie zu wählen, die er wünscht (BGHZ 95, 295, 297 [BGH 11.07.1985 - X ZB 26/84] = GRUR 1986, 163 - Borhaltige Stähle); er ist darüber hinaus berechtigt, die Erteilung des Patents in jeder Patentkategorie zu beanspruchen, der sich die angemeldete Erfindung nach ihrem technischen Inhalt zuordnen läßt; insbesondere ist für einen Verwendungsanspruch neben einem Sachanspruch in der Regel das Rechtsschutzinteresse nicht zu verneinen (Sen. - Fungizid, aaO; Farbbildröhre, aaO). Die Beanspruchung eines Patents in mehreren Patentkategorien kann nur ausnahmsweise dann mangels Rechtsschutzbedürfnisses als unzulässig angesehen werden, wenn an der Patenterteilung in dem angestrebten Umfang im Einzelfall aus besonderen Gründen keinerlei Interesse des Anmelders besteht (Sen. - Fungizid, aaO). Das ist hier nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Bundespatentgerichts der Fall.

a)

Das Bundespatentgericht stellt fest, daß Patentanspruch 6 lediglich die durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgegebene Funktionsweise des mit seinen gegenständlichen Merkmalen in den vorhergehenden Patentansprüchen (1 und 3) gekennzeichneten Handhabungsgerätes umschreibt und keine über die "Bedienungsanleitung" für das konkrete Gerät hinausgehende Lehre enthält. Die Rechtsbeschwerde erhebt dagegen keine Beanstandungen.

b)

Soweit das Bundespatentgericht die Auffassung vertritt, die bestimmungsgemäße Funktionsweise einer Vorrichtung sei kein Arbeitsverfahren im patentrechtlichen Sinne und deswegen dem Schutz durch einen Verfahrensanspruch nicht zugänglich, wird dies von der Rechtsbeschwerde zu Recht als rechtsfehlerhaft gerügt. Jede technische Betätigung, durch die Arbeitsschritte vollzogen werden, ohne daß dabei eine Veränderung des behandelten Objekts eintritt, kann grundsätzlich als Arbeitsverfahren patentrechtlich geschützt werden. Auch beim bestimmungsgemäßen Betrieb einer Vorrichtung wirken deren Bauelemente in einer vorbestimmten zeitlichen Reihenfolge aufeinander ein und miteinander zusammen, d.h. sie vollziehen Arbeitsschritte. Im Unterschied zu den meisten Verfahrensabläufen, bei denen eine Sache hervorgebracht oder eine vorhandene Sache verändert wird, wird beim Arbeitsverfahren veränderungsfrei auf die Sache eingewirkt. Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts ist nicht zweifelhaft, daß Patentanspruch 6 sich auf die Wirkungsweise der Vorrichtung bezieht, d.h. auf den verfahrensmäßigen Funktionsablauf, der sich beim Betrieb der Vorrichtung einstellt, und damit - in an sich zulässiger Weise (vgl. BGH, Liedl 1965/66, 115, 121 - Dungschleuder; EPA/TB, ABl. EPA 1988, 386, 391 - Kategoriewechsel/MOOG) - ein Arbeitsverfahren zum Gegenstand hat.

c)

Ohne erkennbaren Rechtsfehler hat das Bundespatentgericht es der Patentinhaberin allerdings wegen fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses versagt, den Erfindungsgegenstand im vorliegenden Fall gleichzeitig durch einen Vorrichtungsanspruch u n d (in Gestalt von Patentanspruch 6) durch einen auf die Wirkungsweise der Vorrichtung bezogenen Verfahrensanspruch schützen zu lassen.

Von einem Teil der patentrechtlichen Literatur wird die Gewährung eines (Arbeits-)Verfahrensanspruchs neben einem für die Vorrichtung erteilten Sachanspruch schlechthin abgelehnt (Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl. S. 326, 587). Andere (Engel, Mitt. 1976, 227, 232; wohl auch Benkard, aaO, § 1 PatG Rn. 24, § 35 PatG Rn. 76) nehmen einen differenzierten Standpunkt ein. Maßgeblich ist nach ihrer Ansicht, wie eng der Verfahrensanspruch an die gegenständliche Ausbildung der Vorrichtung angeschlossen ist und wieviel Freiheit er für die konstruktive Ausgestaltung läßt. Enthalte der Verfahrensanspruch über die Arbeitsweise der beanspruchten Vorrichtung hinaus ein allgemeineres Prinzip, so daß die Vorrichtung nur ein Mittel sei, wie nach dem Verfahren beispielsweise gearbeitet werden könne, seien Vorrichtungs- und Verfahrensanspruch, da ihnen ein unterschiedlicher Schutzbereich zukomme, nebeneinander gewährbar. Ein Verfahrensanspruch hingegen, der n u r die Wirkungsweise der Vorrichtung beschreibe und bei dem es auch bei Berücksichtigung der weiteren technischen Entwicklung ausgeschlossen erscheine, daß sich das beanspruchte Verfahren anders als mit der geschützten Vorrichtung durchführen lasse, sei neben einem für die Vorrichtung gewährten Sachanspruch unzulässig. Der Bundesgerichtshof hat sich mit der angesprochenen Problematik bisher lediglich in zwei älteren Entscheidungen befaßt, die beide in einem Nichtigkeitsverfahren ergangen sind. In einem ersten Fall hat der Senat zwei Verfahrensansprüche mit der Erwägung zurückgewiesen, mit ihnen werde lediglich die Wirkungsweise der im Patent unter Schutz gestellten Vorrichtung beschrieben; es sei nicht zu erkennen, in welch anderer Weise als durch die geschützte Vorrichtung das Verfahren noch ausgeführt werden könne (Liedl 1963/64, 515, 531 - Läppen; insoweit in GRUR 1964, 676 nicht abgedruckt). In der kurz darauf ergangenen Entscheidung "Dungschleuder" (Liedl 1965/66, 115, 121) heißt es demgegenüber, für die Gewährung eines besonderen Verfahrensanspruchs sei "möglicherweise" dann kein Raum, wenn nach dem beanspruchten Verfahren ausschließlich mit Hilfe einer Vorrichtung gearbeitet werden könne, die Gegenstand nebengeordneter Sachansprüche sei.

Der Entscheidungsfall gibt keine Veranlassung, zu der Streitfrage abschließend Stellung zu nehmen. Vorliegend jedenfalls ist ein Rechtsschutzbedürfnis in Übereinstimmung mit den Feststellungen des angefochtenen Beschlusses zu verneinen. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei und für das Rechtsbeschwerdeverfahren bindend festgestellt, daß sich Patentanspruch 6 nach Art einer Bedienungsanleitung in der bestimmungsgemäßen Verwendung der in den Ansprüchen 1 und 3 beschriebenen Vorrichtung zu dem bereits in Patentanspruch 1 genannten Zweck erschöpft. Der bestimmungsgemäße Gebrauch der patentierten Vorrichtung gehört gemäß § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG zu den dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungshandlungen. Die in Verfahrensanspruch 6 beanspruchte Verwendung ist mithin - wie auch die Rechtsbeschwerde einräumt - schon durch den gewährten Vorrichtungsanspruch 1 geschützt. Daß das in Patentanspruch 6 beschriebene Verfahren eingesetzt werden könne, ohne zugleich von den Merkmalen der Vorrichtungsansprüche 1 und 3 Gebrauch zu machen, trägt die Patentinhaberin selbst nicht vor. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts enthält der Verfahrensanspruch 6 nichts, was über den sachlichen Gehalt des Patentanspruchs 1 hinausgeht und der Anmelderin einen zusätzlichen Schutz verleihen oder ihr eine sichere Auffangposition für den Fall späteren Wegfalls des Patentanspruchs 1 sichern oder aus sonstigen Gründen ein Rechtsschutzbedürfnis für die Gewährung eines solchen zusätzlichen Patentanspruchs begründen könnte.

Ein Rechtsschutzbedürfnis für die Erteilung von Verfahrensanspruch 6 will die Rechtsbeschwerde allein daraus herleiten, daß die angemeldete Erfindung ihre Anwendung auf dem Gebiet der Wartung nuklearer Kraftwerksanlagen finde. Kennzeichnend für dieses Geschäftsfeld - so führt sie aus - sei zweierlei. Zum einen erfordere die Entwicklung und Konstruktion einen erheblichen technischen Aufwand, um geltende Sicherheitsstandards einzuhalten, um gesundheitliche Risiken für das Bedienungspersonal auszuschließen und, nicht zuletzt, um die wartungsbedingten Ausfallzeiten des Kraftwerks möglichst gering zu halten. Bei den Anbietern habe dies zu einer ausgeprägten Spezialisierung auf eine oder einzelne bestimmte Wartungsaufgabe(n) geführt. Wegen der geringen Zahl nuklearer Kraftwerke sei zum anderen der Absatzmarkt für Wartungsgeräte der erfindungsgemäßen Art äußerst begrenzt. Die Hersteller solcher Vorrichtungen seien deshalb in aller Regel zugleich Anbieter der mit diesen Vorrichtungen durchzuführenden Wartungsarbeiten. In wirtschaftlicher Hinsicht komme gerade letzteren eine entscheidende Bedeutung zu, weil der beim Verkauf eines Wartungsgerätes erzielbare Preis nicht annähernd denjenigen Investitionsaufwand abdecke, der zur Entwicklung und Konstruktion erforderlich sei. Erst die Vergabe von Wartungsaufträgen, deren Umsatzvolumen häufig um ein Vielfaches über dem Verkaufspreis der betreffenden Wartungsvorrichtung liege, gewährleiste eine angemessene Amortisation der aufgewendeten Forschungskosten. Die Patentinhaberin sei deshalb darauf angewiesen sicherzustellen, daß die erfindungsgemäßen Handhabungsgeräte auch nach deren Verkauf nur von ihr selbst oder mit ihrer Zustimmung verwendet werden dürfen. Rechtlich lasse sich dies mit einem Verfahrensanspruch erreichen, wie er in Patentanspruch 6 vorgesehen sei. An dessen Gewährung bestehe daher - entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts - auch neben den Vorrichtungsansprüchen 1 bis 5 ein schutzwürdiges Interesse.

Mit diesen - erstmals im Rechtsbeschwerdeverfahren vorgebrachten - Erwägungen läßt sich ein Rechtsschutzbedürfnis nicht bejahen. Die Rechtsbeschwerde verkennt, daß eine patentgeschützte Vorrichtung, die der Schutzrechtsinhaber oder mit dessen Zustimmung ein Dritter in den Verkehr gebracht hat, von diesem Zeitpunkt an gemeinfrei wird. Über den geschützten Gegenstand zu verfügen, ist fortan ausschließlich Sache des Erwerbers, der die Vorrichtung insbesondere zu ihrem bestimmungsgemäßen Zweck gebrauchen kann, ohne hierfür noch eine Erlaubnis des Schutzrechtsinhabers zu benötigen. Seine Verbietungsrechte kann der Schutzrechtsinhaber nur ein einziges Mal, und zwar bei der ersten Veräußerung der patentgeschützten Sache, geltend machen (vgl. Sen., GRUR 1997, 116, 117 [BGH 26.09.1996 - X ZR 72/94] -Prospekthalter). Die patentierte Vorrichtung zu veräußern und sich gleichzeitig deren bestimmungsgemäße Verwendung mit patentrechtlichen Mitteln vorzubehalten, ist ihm verwehrt. Nichts anderes aber sucht die Patentinhaberin vorliegend mit Verfahrensanspruch 6 zu erreichen.

Soweit der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Fullplastverfahren" (GRUR 1980, 38, 39) ausgeführt hat, durch die Veräußerung einer Vorrichtung, mit deren Hilfe ein patentgeschütztes Verfahren ausgeübt werden könne, trete eine Erschöpfung des Verfahrenspatents nicht ein, selbst dann nicht, wenn der Veräußerer der Vorrichtung zugleich Inhaber des Verfahrenspatents sei, lag dem ein anders gelagerter Sachverhalt zugrunde. Im seinerzeit entschiedenen Fall hatte der Inhaber eines Verfahrenspatents eine patentrechtlich nicht geschützte Vorrichtung veräußert. Wegen des fehlenden Sachschutzes konnte mit der Veräußerung der Vorrichtung keine Erschöpfung der Patentrechte eintreten. Der Entscheidungsfall zeichnet sich demgegenüber gerade dadurch aus, daß die Vorrichtung, mit der das Verfahren nach Patentanspruch 6 ausgeübt werden kann, auch ihrerseits Patentschutz genießt.

Dem von der Rechtsbeschwerde in den Vordergrund gestellten wirtschaftlichen Anliegen kann in angemessener Weise dadurch Rechnung getragen werden, daß die Patentinhaberin die geschützten Gegenstände nicht verkauft, sondern sich auf die Lizenzierung ihrer Benutzung beschränkt.

4.

Die Regelung der Verfahrenskosten ergibt sich aus § 49 GKG und § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten.