Bundesgerichtshof
Urt. v. 20.10.1993, Az.: X ZB 4/93
„Alkoholfreies Bier“

I. Das Deutsche Patentamt hat das ein Verfahren zur Herstellung von alkoholfreiem Bier betreffende Patent nach Prüfung von zwei hiergegen gerichteten Einsprüchen durch Beschluß vom 18. Oktober 1990 aufrechterhalten. Auf die hiergegen gerichteten Beschwerden der beiden Einsprechenden hat das Bundespatentgericht mit dem angefochtenen Beschluß das Patent 32 13 056 widerrufen. Das Bundespatentgericht hat sein Erkenntnis darauf gestützt, das beanspruchte Verfahren beruhe weder im Umfang des Haupt- noch des Hilfsantrags auf erfinderischer Tätigkeit.

Die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde rügt, der Beschluß des Bundespatentgerichts sei nicht mit Gründen versehen. Sie beantragt dessen Aufhebung und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht zur erneuten Verhandlung und Entscheidung.

Die Einsprechende I beantragt die Zurückweisung der Rechtsbeschwerde. Die Einsprechende II hat sich nicht förmlich am Rechtsbeschwerdeverfahren beteiligt.

II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil sie darauf gestützt ist, daß der angefochtene Beschluß nicht mit Gründen versehen sei, soweit das Patent gemäß Hilfsantrag der Patentinhaberin nicht aufrechterhalten worden ist (§ 93 Abs. 1 Satz 2 PatG).

Sie führt jedoch nicht zum Erfolg; denn der gerügte Mangel liegt nicht vor.

1. Das Bundespatentgericht hat den Hilfsantrag der Patentinhaberin dahingehend wiedergegeben, daß ein aus den erteilten Patentansprüchen 1 und 4 gebildeter Patentanspruch 1 - unter Streichung des Wortes "vorzugsweise" - und im übrigen anzupassende Unterlagen zugrunde zu legen sind. Die Patentansprüche 1 und 4 lauten in der erteilten und durch Beschluß des Deutschen Patentamts aufrechterhaltenen Fassung:

"1. Verfahren zur Herstellung von alkoholfreiem Bier, wobei man Ausschlagwürze bei so niedrigen Temperaturen, daß praktisch keine alkoholische Gärung eintritt, mit einer aus einem Gärprozeß entnommenen, von der vergorenen Flüssigkeit befreiten Hefe in Berührung bringt, bis die Aromastoffe der Hefe von der Zelle in die Flüssigkeit diffundiert sind, dadurch gekennzeichnet, daß der pH-Wert der Ausschlagwürze vor der Behandlung mit der Hefe auf einen Wert zwischen 3 und 5 herabgesetzt wird und daß die Temperatur während der Einwirkung der von der Flüssigkeit des hefeliefernden Prozesses befreiten Hefe auf die Ausschlagwürze auf einem Wert unter 0øC gehalten wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man die vorzugsweise nicht gewässerte Hefe unmittelbar nach der Entnahme aus dem Gärprozeß mit der Flüssigkeit in Berührung bringt."

Das Bundespatentgericht hat hierzu in dem angefochtenen Beschluß (S. 10 unter B übergehend 11) ausgeführt, das Verfahren gemäß dem aus Zusammenfassung der Patentansprüche 1 und 4 gemäß Hauptantrag gebildeten Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheide sich vom Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag dadurch, daß die verwendete, aus einem Brauprozeß entnommene Hefe unmittelbar (und vorzugsweise ohne sie zu wässern) nach der Entnahme aus dem Gärprozeß und nicht, wie gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, von der anhaftenden Flüssigkeit befreit, eingesetzt werde.

Bei der Hefegabe verteilten sich die Aromastoffe naturgemäß auf das Substrat einerseits und die unmittelbare Oberfläche der Mikroorganismen andererseits. Beim Einsatz von vom Substrat weitgehend befreiter Hefe stünden danach nur die unmittelbar an die Mikroorganismen anhaftenden bzw. daraus ausdiffundierenden Aromastoffe zur Verfügung. Dies könne vorliegend - da die Temperatur unter 0øC liege und somit der Gärprozeß praktisch zum Stillstand gekommen sei - zur Ausbildung des erforderlichen Geschmacks unzureichend sein.

Es sei dann aber ohne weiteres vorhersehbar, daß vom - ebenfalls Aromastoffe enthaltenden - Substrat nicht vollständig befreite Hefe weitere Aromastoffe einzubringen vermöge. Hierbei könne der Gehalt an Substrat letztlich so hoch sein, wie es die Abwägung gegen die Menge des eingeschleppten - unerwünschten - Alkohols zulasse.

Eine derartige Abwägung und somit die Anweisung, die Hefe nicht (weitgehend) von der vergorenen Flüssigkeit zu befreien, liege daher im Rahmen fachmännischen Handelns. Irgendwelche Gründe, die auf fachmännische Bedenken gegen die gegebene Anweisung, die Hefe vor der Zugabe nicht (weitgehend) vom Substrat zu befreien, hindeuten könnten, seien auch weder zu sehen noch geltend gemacht worden. Die Lehre des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag beruhe daher ebensowenig wie die Lehre des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung auf erfinderischer Tätigkeit.

2. a) Die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe zwar den Hilfsantrag nicht schlechthin übergangen, die Begründung des Beschlusses betreffe jedoch insoweit nicht diesen Hilfsantrag, sondern einen anderen Gegenstand. Das Bundespatentgericht habe den Hilfsantrag unzutreffend ausgelegt. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag enthalte die notwendigen Verfahrensanweisungen, eine dem Prozeß entnommene Hefe nicht zu wässern und diese Hefe von der Flüssigkeit des hefeliefernden Prozesses zu befreien. Diese beiden Merkmale des hilfsweise begehrten Patentanspruchs 1 fehlten aber bei dem Gegenstand, der vom Bundespatentgericht auf seine Patentwürdigkeit hin geprüft worden sei. Dieser Prüfungsgegenstand weise zum einen das Merkmal auf, daß die einem Brauprozeß entnommene Hefe "vorzugsweise" nicht gewässert werde. Die Anweisung, die Hefe nicht zu wässern, sei also nicht zwingend ("vorzugsweise"), während gemäß Hilfsantrag das Wort "vorzugsweise" gestrichen und demnach diese Verfahrensanweisung zwingend sei.

Zum anderen sei bei dem vom Beschwerdegericht zugrunde gelegten Prüfungsgegenstand die dem Gärprozeß entnommene Hefe nicht von der anhaftenden Flüssigkeit befreit, während der Hilfsantrag an dem Erfordernis der von der Flüssigkeit des hefeliefernden Prozesses befreiten Hefe durchaus festhalte. Das Bundespatentgericht habe in diesem Punkt offenbar übersehen, daß in dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag der erteilte Patentanspruch 1 mit allen Merkmalen vollständig enthalten sei unter Hinzufügung der Merkmale des erteilten Patentanspruchs 4 und unter Streichung des in diesem Anspruch verwendeten Wortes "vorzugsweise".

Die in der Beschlußbegründung anschließende, auf den genannten Prüfungsgegenstand bezogene Untersuchung der erfinderischen Tätigkeit stelle ausdrücklich darauf ab, daß gemäß der gegebenen Anweisung die Hefe vor der Zugabe nicht (weitgehend) vom Substrat befreit werde. Das sei das Gegenteil von dem, was gemäß Hilfsantrag beansprucht werde.

Da somit zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 - notwendigerweise unter Berücksichtigung sämtlicher Anspruchsmerkmale - gemäß Hilfsantrag eine Untersuchung und demgemäß auch eine Begründung zur Frage der Erfindungshöhe schlechthin fehle, die vorhandene Begründung vielmehr einen anderen Gegenstand betreffe, fehlten in dem angefochtenen Beschluß zu einem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel die Entscheidungsgründe überhaupt. Es handele sich nicht etwa lediglich um einen Fehler in der Begründung, sondern eine Begründung dafür, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag nicht patentwürdig sei, sei gar nicht vorhanden. Eine Stellungnahme zu einem Unteranspruch sei jedenfalls dann zwingend geboten, wenn eine Patenterteilung mit diesem Gegenstand - wie hier - wenigstens hilfsweise beantragt worden sei. Von der gebotenen Stellungnahme könne aber keine Rede sein, wenn sich die Begründung der Entscheidung mit dem klar und eindeutig angegebenen Gegenstand des Hilfsantrags gar nicht befasse, sondern Ausführungen über einen anderen Gegenstand, der sich in wesentlichen Merkmalen mit dem gemäß Hilfsantrag nicht decke, verlautbare.

b) Die Rügen greifen nicht durch. Sie zielen nicht auf eine fehlende, sondern eine fehlerhafte Begründung ab. Demgegenüber lassen die in Rede stehenden Ausführungen des Bundespatentgerichts erkennen, welches Verständnis es vom Hilfsantrag hat und welche Erwägungen das Bundespatentgericht bei seiner Entscheidung geleitet haben. Damit ist dem Begründungszwang genügt (vgl. u.a. BGHZ 39, 333, 337 [BGH 21.12.1962 - I ZB 27/62] - Warmpressen; st. Rspr.). Die Rechtsbeschwerde übersieht, daß die von ihr gerügte unzutreffende Bildung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag nichts mit dem Begründungszwang des § 100 Abs. 3 Satz 5 PatG zu tun hat, sondern damit, ob dem Bundespatentgericht ein Verständnisfehler unterlaufen ist. Eine sachlich nicht zutreffende Beurteilung führt aber nicht zu einem Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG.

Die Rechtsbeschwerde sieht die Schwierigkeit, vor der sie mit Rücksicht auf den Anwendungsbereich des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG steht. Selbst wenn dem Bundespatentgericht bei der Auslegung des Hilfsantrags und deshalb bei der Bildung des Patentanspruchs 1 gemäß dem Hilfsantrag ein Verständnisfehler unterlaufen sein sollte - die Frage kann in diesem Verfahren offenbleiben -, führt das nicht zu einer fehlenden Begründung, sondern es würde lediglich die fehlerhafte Begründung fortgesetzt, die ihre Ursache in der fehlerhaften Auslegung des Hilfsantrags hätte. Auch das stellte keinen Begründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG, sondern eine fehlerhafte Begründung dar.

III. Nach allem ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegründet zurückzuweisen.

Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).