Bundesgerichtshof
Urt. v. 02.03.1993, Az.: X ZB 14/92
„Rohrausformer“

I. Das Deutsche Patentamt hat das am 12. Juli 1980 angemeldete Patent, das ein Verfahren zum Ausformen von metallischen Rohren für Wärmetauscher betrifft, nach Ausscheidung eines Teils der Ursprungsunterlagen erteilt und im Einspruchsverfahren aufrechterhalten.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hat die Patentinhaberin die "Abtrennung einer Trennanmeldung" erklärt und im übrigen beantragt, das Patent mit den erteilten Unterlagen in einer überarbeiteten Fassung aufrechtzuerhalten.

Das Bundespatentgericht hat den Beschluß des Deutschen Patentamts aufgehoben und das Patent widerrufen. Gegen diese Entscheidung richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin mit der Begründung, sie sei nicht mit Gründen versehen. Sie beantragt die Aufhebung des Beschlusses und die Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht zur erneuten Verhandlung und Entscheidung. Die Einsprechende bittet um Zurückweisung der Rechtsbeschwerde.

II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil sie darauf gestützt ist, daß der angefochtene Beschluß nicht mit Gründen versehen sei (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG). Sie ist jedoch unbegründet. Der gerügte Mangel liegt nicht vor. 1. Das Bundespatentgericht hat die abgegebene Teilungserklärung wegen Unbestimmtheit als unzulässig angesehen, da sie nicht ausreichend deutlich erkennen lasse, welche Gegenstände abgetrennt und welche im angefochtenen Patent verbleiben sollten.

Der Patentgegenstand stelle keine patentfähige Erfindung dar. Die Lehre des Patentanspruches 1, die darin bestehe, daß zum Rundformen des Endes eines Ovalrohrs dieses in einem Verfahrensschritt auf einen runden Querschnitt zusammngedrückt und in einem weiteren ein Dorn in das Rohrende eingestoßen werde, habe nämlich von einem Fachmann aufgrund des aus der US-PS 3 857 151 bekannten und unter Zuhilfenahme seines Fachwissens gefunden werden können, ohne daß es hierzu erfinderischer Tätigkeit bedurft hätte. Aus der genannten Patentschrift sei ein Verfahren bekannt, das vorsehe, an einem metallischen Rohr für einen Wärmetauscher die Enden in zwei Schritten mit kreisförmigem Querschnitt auszuformen. Nach einem Aufweiten des Rohrendes - das üblicherweise mittels eines eingepreßten Dornes erfolge - werde das so vorgeformte Rohrende kalibriert - was üblicherweise mittels eines eingepreßten Dornes erfolge - und erhalte eine runde Form. Die US-PS beziehe sich ausdrücklich auf das Rundformen der Enden an Flachrohren, wobei wegen der Hinweise in Sp. 1 auf Ovalrohre davon auszugehen sei, daß mit diesem Begriff auch Rohre mit ovalem Querschnitt angesprochen seien. Die Auffassung der Patentinhaberin, der US-PS könne lediglich ein Verfahren entnommen werden, bei dem das runde Ausformen des Rohrendes durch zweimaliges Expandieren erzielt werde, treffe nicht zu, weil in der Beschreibung ganz allgemein auf zum Kalibrieren bekannte Techniken und dabei bekannte Werkzeuge verwiesen werde. Für den Fachmann sei das Kalibrieren eines Rohres mit Hilfe eines Ringes bzw. eines Preßdornes gleichermaßen geläufig.

2. Diese Ausführungen lassen mit hinreichender Deutlichkeit erkennen, welche tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen das Bundespatentgericht bei seiner Entscheidung geleitet haben. Damit ist dem Begründungszwang genügt (vgl. u.a. BGHZ 39, 333, 337 [BGH 21.12.1962 - I ZB 27/62] - Warmpressen; BGH GRUR 1990, 110 - rechtliches Gehör; GRUR 1991, 442, 443 - pharmazeutisches Präparat).

3. Dem völligen Fehlen der Entscheidungsgründe kann nach der Rechtsprechung des Senats allerdings gleichzustellen sein, wenn einzelne selbständige Angriffs- und Verteidigungsmittel übergangen sind oder wenn die dazu gegebene Begründung nicht erkennen läßt, welche tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen für die getroffene Entscheidung maßgebend waren. Ob die Begründung im einzelnen vollständig und zutreffend ist, ist nicht entscheidend. Sie darf jedoch nicht ganz unverständlich, inhaltsleer oder verworren sein (st. Rspr., vgl. oben). Dies trifft hier jedoch nicht zu.

a) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, die Ausführungen im angefochtenen Beschluß zur Wirksamkeit der Teilungserklärung seien in sich widersprüchlich und verworren, weil sie einerseits - zutreffend - erklärten, die "Abtrennungserklärung" beträfe die ursprünglichen Ansprüche 1 bis 13, anderseits zum Ausdruck brächten, es sei nicht erkennbar, welche Gegenstände abgetrennt würden.

Das Bundespatentgericht hat zur Zulässigkeit der Teilungserklärung ausgeführt, eine solche setze das Entstehen mindestens zweier Teile des Patents voraus. Es hat der Erklärung der Patentinhaberin eine solche Teilung, nach der jeder Teil einen formell verschiedenen Erfindungsgegenstand zum Inhalt habe und das Schutzbegehren demzufolge auf jeweils andere Merkmale gerichtet sein müßte (vgl. BGH GRUR 1979, 692, 694 - Spinnturbine), auch durch Auslegung nicht entnehmen können. Es hat der Erklärung den Inhalt zugemessen, daß die Patentinhaberin die Gegenstände der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 13 insgesamt einer neuerlichen Prüfung zuführen wollte, so daß nicht erkennbar sei, ob überhaupt noch etwas im "Stammpatent" verbliebe.

Diese Begründung ist klar und weist keinen Widerspruch auf. Soweit die Rechtsbeschwerde die Auslegung der Verfahrenserklärung durch das Bundespatentgericht im Ergebnis als falsch rügen will, kann dies im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht berücksichtigt werden.

b) Deshalb geht auch die Rüge der Rechtsbeschwerde ins Leere, das Bundespatentgericht habe sich sodann nur mit Ansprüchen befaßt, die (infolge der Teilungserklärung) nicht mehr Gegenstand des Beschwerdeverfahrens gewesen seien. Es habe jede Prüfung der Frage unterlassen, welche Gegenstände im angefochtenen Patent verblieben seien.

Dies ist die Konsequenz der Auffassung des Bundespatentgerichts, eine zulässige und wirksame Teilungserklärung liege nicht vor. Wenn es durch Auslegung der Erklärung der Patentinhaberin nicht ermitteln konnte, welche Gegenstände abgetrennt und welche im Patent verbleiben sollten, hat es folgerichtig den Gegenstand der bisherigen Patentansprüche auf ihre Patentierbarkeit geprüft, da nur diese weiterhin Gegenstand des Beschwerdeverfahrens waren.

4. Daß die Patentinhaberin in der Rechtsbeschwerdeinstanz die Teilungserklärung wiederholt hat, kann ihrem Rechtsmittel ebenfalls nicht zu Erfolg verhelfen. Nach seiner gesetzlichen Ausgestaltung entspricht das Verfahren der Rechtsbeschwerde dem der Revision. Wie diese kann auch sie nur darauf gestützt werden, daß die angefochtene Entscheidung auf einer Verletzung des Gesetzes beruht (§ 101 Abs. 2 PatG). Im übrigen ist das Rechtsbeschwerdegericht in vergleichbarem Maße wie im Revisionsverfahren an die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz gebunden (§ 107 Abs. 2 PatG). Das schließt nicht nur die Berücksichtigung neuen tatsächlichen Vorbringens (vgl. dazu BGH, Beschl. v. 13. 05. 1965 - Ia ZB 1/64, GRUR 1966, 28, 29 - Darmreinigungsmittel; v. 30. 05. 1967 - Ia ZB 24/65, GRUR 1968, 86, 90 - Ladegerät; v. 25. 04. 1972 - X ZB 1/71, GRUR 1972, 642, 644 - Lactame), sondern darüber hinaus auch sonst aus, der Entscheidung einen von den Feststellungen des Beschwerdegerichts als letzter Tatsacheninstanz abweichenden Sachverhalt zugrunde zu legen. Die neue Teilungserklärung hat eine Veränderung der maßgeblichen tatsächlichen Entscheidungsgrundlage zur Folge. Das ist mit Wesen und Funktion des Rechtsbeschwerdeverfahrens nicht zu vereinbaren; in diesem ist daher die Berücksichtigung einer nach Abschluß der Tatsacheninstanzen erklärten Teilung des Streitpatents ausgeschlossen (BGH, Beschl. v. 06. 09. 1979 - X ZB 10/78, GRUR 1980, 104, 105 - Kupplungsgewinde; Benkard/Schäfers, PatG, GebrMG, 8. Aufl., § 60 PatG, Rdn. 2).

5. Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde weiter, das Bundespatentgericht habe sich nur mit einer einzigen Druckschrift, der US-PS 3 857 151 befaßt und eine erfinderische Tätigkeit unter Hinweis auf einen "Fachmann" und sein Fachwissen verneint, ohne zu erläutern, welcher Fachmann aufgrund welchen Fachwissens den Gegenstand des Anspruchs 1 aus der Druckschrift herleiten könne, insbesondere warum sich dieser ohne erfinderisches Bemühen aus der "prinzipiellen Lehre" der US-PS 3 857 151 ergeben solle.

Zwar hat das Bundespatentgericht nicht ausdrücklich dargelegt, wen es als Fachmann angesehen hat. Der Zusammenhang der Entscheidungsgründe ergibt jedoch, daß es eine erfinderische Tätigkeit schon für einen Fachmann ohne besonders hohen Ausbildungs- und Wissensstand verneinen will. Daß es dabei weder den Fachmann näher bezeichnet noch dessen Wissen und Ausbildung weiter beschrieben hat, macht die Entscheidungsgründe allenfalls unvollständig, nicht aber unverständlich. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht das für seine Beurteilung maßgebliche Fachwissen eines Durchschnittsfachmanns an mehreren Stellen dargelegt, wenn es ausführt, beim Kalibrieren von Rohren würden üblicherweise Preßdorne zum Aufweiten oder von außen einwirkende Ringe verwendet, wobei mit Dornen Vergrößerungen des Querschnitts und mit Ziehringen dessen Verkleinerung erzielt werden könnten. Das Fehlen von Belegstellen für diese Angaben ist kein Begründungsmangel hinsichtlich eines selbständigen Angriffs- oder Verteidigungsmittels im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG (vgl. BGH GRUR 1978, 423, 425 - Mähmaschine).

Die weitere Rüge der Rechtsbeschwerde, der angefochtene Beschluß erläutere nicht, was unter der "prinzipiellen Lehre" der US-PS 3 857 151 zu verstehen sei, trifft nicht zu. Diese wird vielmehr detailliert erläutert (S. 7 oben). Weiter wird auch dargelegt, aus welchen Gründen ein Fachmann aufgrund dieser Druckschrift nur unter Zuhilfenahme seines allgemeinen Fachwissens die Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents habe auffinden können (S. 7 2. Absatz, S. 8 2. u. 3. Absatz und S. 9 1. Absatz).

6. Die Rechtsbeschwerde meint schließlich, der mit Schriftsatz vom 3. Oktober 1986 im Verfahren vor dem Deutschen Patentamt gestellte Hilfsantrag sei - obwohl seinerzeit nicht beschieden, da das Deutsche Patentamt das Patent im Sinne des Hauptantrages aufrechterhalten habe - automatisch Gegenstand des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht geworden und habe beschieden werden müssen. Dies sei mit den hypothetischen Ausführungen des Bundespatentgerichts nicht geschehen, da diese völlig inhaltsleer seien.

Auch diese Rüge bleibt erfolglos. Das Bundespatentgericht war nicht gehalten, sich sachlich zu dem im Verfahren vor dem Deutschen Patentamt gestellten Hilfsantrag zu äußern, da dieser nicht Gegenstand der Verhandlung vor dem Beschwerdesenat war. Das folgt aus dem verfahrensrechtlichen Grundsatz, wonach das Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren zur Nachprüfung und Änderung von Entscheidungen des Patentamts nur befugt ist, soweit eine Nachprüfung beantragt wird (vgl. BGH Mitt. 1979, 198 - Schaltuhr; BlPMZ 1983, 157 - Schneidhaspel). Ausweislich der Sitzungsniederschrift in der mündlichen Verhandlung ist dieser Antrag nicht gestellt worden. Da der Beschwerdeführer durch seinen Antrag den Umfang der Prüfung im Beschwerdeverfahren bestimmt, hat das Bundespatentgericht mit Recht nur über diesen entschieden. Über den noch beim Deutschen Patentamt angebrachten früheren Hilfsantrag war damit nicht zu befinden.

III. Die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin ist daher mit der Kostenfolge nach § 109 Abs. 1 PatG zurückzuweisen. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich erachtet (§ 107 Abs. 1 PatG).