Bundesgerichtshof
Urt. v. 28.09.1979, Az.: I ZR 125/75
„TORCH“
Unlauterer Behinderungswettbewerb; Import japanischer Feuerzeuge; Eintragung einer Vielzahl von Marken japanischer Feuerzeughersteller als eigene Warenzeichen in Deutschland; Geltendmachung von Ansprüchen aus einem Zeichenrecht; Vorbenutzungsrecht im deutschen Warenzeichenrecht; Vorbenutzungsrecht im deutschen Patentrecht
Bibliographie
- Gericht
- BGH
- Datum
- 28.09.1979
- Aktenzeichen
- I ZR 125/75
- Entscheidungsform
- Urteil
- Referenz
- WKRS 1979, 11576
- Entscheidungsname
- TORCH
- ECLI
- [keine Angabe]
Verfahrensgang
- vorgehend
- OLG Frankfurt - 19.06.1975
- LG Frankfurt
Rechtsgrundlagen
- § 1 UWG
- § 15 WZG
- § 24 WZG
Fundstellen
- DB 1980, 391-392 (Volltext mit amtl. LS)
- JZ 1980, 478-479 (Volltext mit amtl. LS u. Anm.)
- MDR 1980, 201 (Volltext mit amtl. LS)
Verfahrensgegenstand
TORCH
Prozessführer
Firma U. K. GmbH & Co. KG,
vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin Kl GmbH,
diese vertreten durch ihren Geschäftsführer Werner K., M., R.
Prozessgegner
1. Firma H. Handelsvertretungs-, im- und Export GmbH, E., F.,
gesetzlich vertreten durch ihre alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer, die Herren Petrus Canisius Josephus P., V./Holland, und Johannes N., D.,
2. Firma B. W. N.V., D. H./Niederlande, S.weg ...,
Amtlicher Leitsatz
Als unlauterer Behinderungswettbewerb ist es anzusehen, wenn ein Importeur japanischer Feuerzeuge, der für sich die Eintragung einer Vielzahl von Marken japanischer Feuerzeughersteller als eigene Warenzeichen im Inland erwirkt hat, unter Berufung auf diese Zeichen versucht, andere Importeure von der Benutzung dieser Zeichen für japanische Feuerzeuge auszuschließen.
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes
hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. September 1979
durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und
die Richter Dr. Merkel, Dr. Schönberg, Schwerdtfeger und Dr. Piper
für Recht erkannt:
Tenor:
Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Frankfurt (Main) vom 19. Juni 1975 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.
Tatbestand
Die Parteien importieren und vertreiben u.a. ein in Japan hergestelltes Gasfeuerzeug, das die Japanische Herstellerfirma K. L. Corp. seit 1968 unter der auf dem Feuerzeug angebrachten Bezeichnung "Torch" in den Verkehr bringt. Die Bezeichnung "Torch" ist für die Firma K. weder in Japan noch in Europa als Warenzeichen angemeldet oder eingetragen.
Die Klägerin importierte das Feuerzeug erstmals im Januar 1969, die Beklagten erstmals im Jahre 1970. Bis Oktober 1970 bezog die Klägerin von der Firma K. rund 47.000 "Torch" - Feuerzeuge. Sie vertrieb diese, wie ihre übrigen Feuerzeuge auch, mit der von ihr zusätzlich zu dem bereits vorhandenen Wortzeichen angebrachten Bezeichnung "UP" oder "KBL", was nach Angaben der Klägerin "U." bzw. "K. Butan Lighter" bedeutet.
Am 4. Februar 1969 meldete die Klägerin ohne Wissen der Firma K. das Warenzeichen "Torch" in Deutschland zur Eintragung an. Die Eintragung erfolgte am 10. November 1970 unter der Rollennummer 874 851. Die Warenzeichenbestimmung lautet:
"Gas- und Benzinfeuerzeuge; Feuerzeuggas; sämtliche Waren aus englischsprechenden Ländern importiert oder für den Export bestimmt."
Aus diesem Warenzeichen nimmt die Klägerin die Beklagte in Anspruch.
Die Klägerin machte die Beklagte zu 1, die mit der Beklagten zu 2 geschäftlich eng zusammenarbeitet und gesellschaftlich mit ihr verbunden ist, mit Schreiben vom 17. Dezember 1970 unter Angabe der Rollennummer auf das für sie eingetragene Warenzeichen "Torch" aufmerksam und forderte sie auf, die Benutzung dieses Zeichens künftig zu unterlassen. Gleichwohl vertrieben die Beklagten auch weiterhin das "Torch"-Feuerzeug.
Die Klägerin hat beantragt,
- I.
die Beklagten zu verurteilen,
- 1.
es zu unterlassen, das Wort "Torch" insbesondere auch in der Schreibweise "torch" für Feuerzeuge im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlins warenzeichenmäßig zu benutzen;
- 2.
der Klägerin über den Umfang der warenzeichenmäßigen Benutzung des unter I 1 genannten Zeichens für Feuerzeuge Auskunft zu erteilen und darüber Rechnung zu legen, welche Mengen an Feuerzeugen sie seit dem 20. Dezember 1970 unter Verwendung der Bezeichnung "Torch" bzw. "torch" vertrieben haben, unter Angabe der Stückzahlen, der Zeit des Vertriebes, der Abnehmer (ausgenommen Endverbraucher) und der erzielten Preise;
- 3.
die in ihrer Verfügungsgewalt befindlichen mit dem Wort "Torch" bzw. "torch" versehenen Feuerzeuge, Kartonaufsteller oder Verpackungen oder Umhüllungen für Feuerzeuge zu vernichten oder die Bezeichnung "Torch" bzw. "torch" dauerhaft unkenntlich zu machen;
- II.
festzustellen, daß die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den unter I 1 gekennzeichneten Benutzungshandlungen seit dem 20. Dezember 1970 entstanden ist oder noch entstehen wird.
Die Beklagten haben vorgetragen: Die Firma K. habe bereits 1968 an die Firma R. in H. 7.200 "Torch"-Feuerzeuge geliefert. Im Jahre 1969 seien weitere Lieferungen über insgesamt 34.000 Stück erfolgt und im Jahre 1970 weitere 39.600 Stück. Auch sie - die Beklagten - hätten vor der Eintragung des Warenzeichens der Klägerin bereits Feuerzeuge mit der Bezeichnung "Torch" von dem Japanischen Hersteller bezogen.
Die von dem Japanischen Hersteller auf den Feuerzeugen angebrachte Bezeichnung "Torch" werde im Verkehr nicht als ein Hinweis auf den Betrieb des Jeweiligen Importeurs verstanden, sondern werde auch dann immer nur als Hinweis auf den japanischen Hersteller gewertet, weil im Verkehr der genaue Name der Herstellerfirma unbekannt bleibe.
Die Klägerin habe sich das Warenzeichen "Torch" nur eintragen lassen, um sich ein Marktmonopol dadurch zu verschaffen, daß sie unter Berufung auf ihr formales Zeichenrecht andere Handelsunternehmen vom inländischen Markt ausschließen und die Japanischen Hersteller zwingen könne, ihre Feuerzeuge ausschließlich an die Klägerin zu liefern. Diese Absicht ergebe sich vor allem aus der - unstreitigen - Tatsache, daß die Klägerin in der Zeit vom 11. September 1970 bis zum 15. Februar 1971 über das Warenzeichen "Torch" hinaus weitere 63 Warenzeichen und danach weitere 17 Warenzeichen für Gasfeuerzeuge angemeldet habe, von denen 52 von Japanischen Herstellern ursprünglich benutzt und in den Verkehr gebracht worden seien. Unter diesen Umständen sei die Anmeldung und Ausübung von Warenzeichenrechten wettbewerbswidrig und rechtsmißbräuchlich.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin hatte keinen Erfolg. Mit der Revision verfolgt sie ihr Klagebegehren weiter. Die Beklagten beantragen, die Revision zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe
I.
Das Berufungsgericht führt aus: Die Klägerin könne aus dem für sie eingetragenen Warenzeichen "Torch" keine Rechte gegen die Beklagten geltend machen. Die Ausnutzung ihrer formalen Rechtsstellung sei rechtsmißbräuchlich, weil sie schon beim Erwerb des Zeichens gegen die guten Sitten verstoßen habe. Das folge zwar noch nicht daraus, daß bereits vor Anmeldung des Klagezeichens die Japanische Firma K. die Bezeichnung "Torch" zur Kennzeichnung eines von ihr hergestellten Feuerzeugs benutzt habe und nach der Behauptung der Beklagten so gekennzeichnete Japanische Feuerzeuge bereits vor diesem Zeitpunkt im Inland vertrieben worden seien. Denn an dieser Bezeichnung habe weder ein schutzwürdiger Besitzstand im Inland bestanden, noch handele es sich bei diesem Zeichen um eine Marke mit Weltgeltung. Die Klägerin treffe Jedoch der Vorwurf eines sittenwidrigen Behinderungswettbewerbs. Aus ihrem Schriftwechsel mit der Firma K. und der Firma Ro. ergebe sich, daß die Klägerin das Warenzeichen angemeldet habe, um das ihr von der Herstellerin verweigerte Alleinvertriebsrecht auf dem Umweg über den Zeichenschutz doch noch zu erhalten, auf diese Weise der Herstellerin ihren Willen aufzuzwingen und den ihr unerwünschten Wettbewerb auszuschalten. Dieses Verhalten der Klägerin könne vielleicht noch hingenommen werden, wenn es sich bei der Anmeldung von "Torch" um einen Einzelfall gehandelt hätte. Die Klägerin räume aber bei 27 von nach ihrer Darstellung 43 in ihrem Besitz befindlichen Zeichen ein, sie könnten Japanischen Ursprungs sein. Das zeige, daß sie in zahlreichen Fällen versucht habe, über das Zeichenrecht den Feuerzeugmarkt, der nach den Vorstellungen der japanischen Hersteller frei und durch Zeichenrechte nicht behindert werden solle, zu beeinflussen und mindestens einen Teil in ihre Hand zu bringen. Der Einwand der Klägerin, sie habe sich auf diese Weise unter anderem gegen eine Ausnutzung des von ihr eingerichteten Garantie- und Reparaturdienstes wenden wollen, überzeuge nicht. Das hätte sie auch durch eine zusätzliche Kennzeichnung der Japanischen Feuerzeuge mit einer in ihrem Besitz befindlichen Händlermarke erreichen können. Die von der Klägerin verfolgte Behinderung des freien Wettbewerbs durch das Zeichenrecht widerspreche dem Grundgedanken des Zeichenrechts und verstoße gegen § 1 UWG.
Selbst wenn die Anmeldung des Zeichens "Torch" durch die Klägerin noch nicht wettbewerbswidrig sein sollte, so sei Jedenfalls die Geltendmachung von Ansprüchen aus diesem Zeichenrecht gegen die Beklagten mit den Regeln des lauteren Wettbewerbs nicht vereinbar.
II.
Die hiergegen gerichtete Revision hat keinen Erfolg.
Der Senat hat sich bereits in seinem Urteil vom 4. Februar 1977 - I ZR 129/75 - mit einem im wesentlichen gleichen Streitkomplex befaßt. Klägerin war auch dort die Firma U.-K. Sie hatte eine Mitbewerberin auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Schadensersatz wegen Verletzung dreier Warenzeichen in Anspruch genommen. Auch bei jenen Zeichen handelte es sich um Bezeichnungen, die von Japanischen Herstellern bereits vor Anmeldung der Zeichen zur Kennzeichnung von Feuerzeugen benutzt worden waren. Die so bezeichneten Feuerzeuge waren ebenfalls - unter anderem von dem in Jenem Rechtsstreit verklagten Unternehmen - vor Anmeldung der Klagezeichen in der Bundesrepublik vertrieben worden. Der Senat hat in Jener Sache das klagabweisende Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe bestätigt. Er hat das Klagebegehren unter dem Gesichtspunkt des wettbewerbsrechtlichen Behinderungswettbewerbs als rechtsmißbräuchlich erachtet. Der Senat hat ebenso wie in den Fällen Modess (GRUR 1967, 298) und Siroset (GRUR 1967, 304) und unter Hinweis auf die Ausführungen in der Recrin-Entscheidung (GRUR 1969, 607, 609) das Verwerfliche darin gesehen, daß die Klägerin die mit der Eintragung der Zeichen kraft Zeichenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes benutzte. Diese Erwägungen gelten auch im Streitfall und führen zur Zurückweisung der Revision.
Wie der Senat bereits in seiner Entscheidung vom 4. Februar 1977 ausgeführt hat, wäre das Vorgehen der Klägerin zeichen- und wettbewerbsrechtlich unbedenklich, wenn es allein darum ginge, daß die Klägerin Zeichenschutz für eine Bezeichnung erwirkt hat, die im Inland vor deren Anmeldung bereits für Feuerzeuge benutzt worden war. Das deutsche Warenzeichenrecht kennt - anders als das Patentrecht - kein Vorbenutzungsrecht. Die Klägerin träfe selbst dann nicht der Vorwurf der Unlauterkeit, wenn sie - was sie in Abrede stellt - bei Zeichenanmeldung von der Vorbenutzung Kenntnis gehabt haben sollte. Der Anmelder eines Kennzeichens handelt nicht schon deshalb unlauter, weil er weiß, daß ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Warenzeichenschutz erworben zu haben. Erst bei Hinzutreten weiterer Umstände kann die Anmeldung, oder wenn nicht schon die Anmeldung, so doch die Geltendmachung von aus dem angemeldeten Zeichen abgeleiteten Verbietungsrechten wettbewerbswidrig sein.
Hiervon geht das Berufungsgericht bei seiner Entscheidung aus. Es sieht den besonderen, die Wettbewerbswidrigkeit begründenden Umstand in dem Vorgehen der Klägerin, durch die Anmeldung zahlreicher von Japanischen Herstellern zur Kennzeichnung ihrer Feuerzeuge benutzter Kennzeichnungen ihre Mitbewerber - Importeure von japanischen Feuerzeugen - vom Markt zu verdrängen. Die Feststellung dieses zielbewußten Vorgehens stützt das Berufungsgericht insbesondere auf den von der Klägerin mit der Firma K. und der Firma Ro. geführten Schriftwechsel, der auch in dem vorausgegangenen Rechtsstreit I ZR 129/75 eine entscheidende Rolle spielte. Es führt hierzu aus:. Die Klägerin habe sich in ihrem Schreiben an die Firma K. vom 7. September 1970 darüber beschwert, daß andere Importeure in ihren Markt eindrängen und das Feuerzeug "Torch" ebenfalls, und zwar zu Kampfpreisen, verkauften. Sie habe ferner mitgeteilt, obwohl K. ihr keine Exklusivität für "Torch"-Feuerzeuge habe geben wollen, habe sie sich nach einem Weg umgesehen, ihren Markt zu schützen und deshalb die Bezeichnung "Torch" patentamtlich schützen lassen. Darauf habe die Firma K. überrascht reagiert, ihren Entschluß bekräftigt, das Feuerzeug frei und ohne Einräumung von Exklusivrechten zu verkaufen und die Klägerin aufgefordert, entweder die Zeichenanmeldung zurückzuziehen oder zu garantieren, daß die anderen Importeure nicht behindert würden. Bereits dieser Schriftwechsel mache deutlich - so führt das Berufungsgericht aus -, daß die Klägerin das Zeichen angemeldet habe, um das ihr verweigerte Alleinvertriebsrecht auf dem Umweg über den Zeichenschutz doch noch zu erhalten, den ihr unerwünschten Wettbewerb auszuschalten und der Herstellerin ihren Willen aufzuzwingen. Es handele sich dabei auch nicht um einen - vielleicht noch zu tolerierenden - Einzelfall. Die Klägerin habe vielmehr in weiteren Fällen durch Zeichenanmeldungen versucht, über das Zeichenrecht den Feuerzeugmarkt, der nach der von ihr selbst dargelegten Vorstellung der Japanischen Hersteller durch Zeichenrechte nicht behindert werden solle, zu beeinflussen und mindestens zum Teil in ihre Hand zu bringen. Diese Absicht habe die Klägerin selbst in einem Brief an die Firma Ro. am 2. August 1971 offenbart. In diesem Brief hieß es unter anderem:
"Als Importeur hauptsächlich japanischer Feuerzeuge kann ich heute sogar mit Recht behaupten, in Japan der bekannteste Mann der Branche zu sein. Das hängt vor allem damit zusammen, daß ich für Deutschland und teilweise Europa fast alle von Japan verwendeten Markenbezeichnungen in meinen Besitz brachte und somit einen starken Druck auf japanische Feuerzeug-Hersteller und -Exporteure ausüben kann.
...
Mein Endgedanke war und ist die Beherrschung des europäischen Feuerzeugmarktes durch die Vereinigung von Macht und Kapital. Die Macht in Form der Möglichkeit, den Export japanischer Feuerzeuge nach Europa zu steuern (und mit dem Partner "Kapital" sogar zu beherrschen), wäre ich beizusteuern bereit."
Wenn das Berufungsgericht aufgrund des Schriftwechsels im Verbindung mit den zahlreichen Zeichenanmeldungen durch die Klägerin zu dem Ergebnis kommt, eine solche Verhaltensweise stelle nicht nur ein unzulässiges Einwirken auf die japanischen Hersteller, sondern auch eine Wettbewerbswidrige Behinderung der Mitbewerber durch Mißbrauch des Zeichenrechts dar, so ist dies aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die gegen diese Würdigung gerichteten Angriffe der Revision greifen nicht durch.
Soweit die Revision rügt, das Berufungsgericht habe seine Würdigung auf angebliche Beweggründe der Klägerin abgestellt, statt sich an einem objektiv feststellbaren Sachverhalt zu orientieren, genügt der Hinweis darauf, daß das Berufungsgericht seine Entscheidung auf die Handlungen gestützt hat, in denen sich die Zielsetzung nicht nur dokumentierte - die Korrespondenz und die Zeichenanmeldungen - sondern mit denen sie ernsthaft versuchte, ihre auf die Beeinflussung der Hersteller und die Behinderung der Mitbewerber gerichtete Absicht durchzusetzen. Wenn die Revision meint, Jenem Verhalten komme entscheidungserhebliche Bedeutung schon deshalb nicht zu, weil die Klägerin sich darüber im klaren gewesen sei, daß sie diese angeblichen Ziele nicht habe erreichen können, ist dem entgegenzuhalten, daß sie eben dies im vorliegenden Rechtsstreit - ebenso wie in dem Vorprozeß I ZR 129/75 - versucht.
Die Revision meint des weiteren, die Eintragung des Zeichens "Torch" durch die Klägerin habe lediglich zur Folge, daß Mitbewerber für die von der Japanischen Herstellerin bezogenen Feuerzeuge nunmehr eine andere, entweder bisher noch nicht geschützte, oder für die Mitbewerber als Warenzeichen geschützte Bezeichnung verwenden müßten. Diese "Behinderung" der Mitbewerber ergebe sich Jedoch notwendig immer, wenn eine von Dritten bereits benutzte Warenkennzeichnung als Warenzeichen für einen Gewerbetreibenden eingetragen werde, und könne daher nicht wettbewerbswidrig sein.
Diese für den Normalfall zutreffende Betrachtungsweise wird den Besonderheiten des hier zur Entscheidung stehenden Sachverhalts nicht gerecht und berücksichtigt nicht das vom Berufungsgericht festgestellte Gesamtvorgehen der Klägerin.
Auf dem inländischen Feuerzeugmarkt betätigt sich eine Vielzahl von Importeuren japanischer Feuerzeuge, von denen die Klägerin - nach ihren eigenen Angaben - eine der größten Firmen ist.
Die japanischen Hersteller versehen die Feuerzeuge mit Kennzeichnungen (Bränden) für die sie in der Regel in der Bundesrepublik Deutschland keinen Schutz erwirkt haben. Nach dem Vortrag der Klägerin ist es notwendig, jedes einzelne Modell gesondert zu kennzeichnen, da man die jeweiligen Unterschiede nicht beschr ben kann. Die Klägerin trägt ferner vor, daß die japanischen Hersteller ihre Feuerzeuge jeweils nicht nur an einen Importeur in Europa sondern grundsätzlich an jeden Interessenten verkaufen. Angesichts dieser Situation konnte bisher jeder inländische Importeur jedes japanische Feuerzeug beziehen und unter derselben Bezeichnung anbieten, unter der es auch von seinen Mitbewerbern angeboten wird. Wie jeder Benutzer einer ungeschützten Bezeichnung mußte er - ebenso wie seine Mitbewerber - allerdings mit vereinzelten Angriffen seitens der Inhaber besserer Kennzeichnungsrechte rechnen. Die Importeure sehen sich jedoch einer völlig veränderten Situation gegenüber, nachdem die Klägerin mit dem Ziel, ihre Mitbewerber zu verdrängen und sich auf dem einschlägigen Markt eine Alleinstellung zu verschaffen, dazu übergegangen ist, eine Vielzahl von für japanische Feuerzeuge verwendeter Kennzeichnungen für sich schützen zu lassen.
Ob im vorliegenden Fall die Beklagte - wie die Revision geltend macht - ohne nennenswerte Schwierigkeiten auf andere Bezeichnungen ausweichen könnte, ist rechtlich unerheblich. Die vorliegende Klage ist Teil eines Vorgehens, das sich insgesamt wegen seiner zu mißbilligenden Zielsetzung mit den Regeln des lauteren Wettbewerbs nicht vereinbaren läßt.
Deshalb kommt es entgegen der Revision auch nicht darauf an, daß die Klägerin 1969 als einziges Warenzeichen lediglich die Bezeichnung "Torch" angemeldet hat und damals angeblich noch keine Kenntnis von einer Verwendung dieser Bezeichnung durch Dritte hatte. Die 1969 erfolgte Anmeldung des Zeichens war zwar für sich allein wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden. Nachdem die Klägerin jedoch ab September 1970 noch zahlreiche weitere von japanischen Herstellern verwendete Zeichen zur Eintragung angemeldet und versucht hat, unter Berufung auf diese Zeichen auch andere Importeure japanischer Feuerzeuge von der Benutzung dieser Zeichen auszuschließen, wird die Unlauterkeit des hier in Rede stehenden Klagebegehrens auch objektiv offenbar.
III.
Da das Berufungsgericht die Klage zu Recht abgewiesen hat, war die Revision zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.
Merkel
Schönberg
Schwerdtfeger
Piper