Bundesgerichtshof
Urt. v. 04.05.1995, Az.: X ZR 29/93
„Zahnkranzfräser“

Die zulässige Berufung hat in der Sache teilweise Erfolg.

I. Der Gegenstand des Streitpatents ist zwar mit dem ursprünglich erteilten Schutzanspruch nicht schutzfähig. Auch hat das Bundespatentgericht das Streitpatent mit dem in erster Instanz allein verteidigten Gegenstand zu Recht für nichtig erklärt. Der Senat hat sich jedoch nicht davon überzeugen können, daß die Voraussetzungen der Patentierung nach den Art. 52 f. EPÜ auch hinsichtlich des mit dem zweiten Hilfsantrag bezeichneten Gegenstands nicht erfüllt sind, insbesondere das Streitpatent in dieser Fassung nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Damit liegen insoweit die Voraussetzungen einer Nichtigkeitserklärung des Patents nach den Art. 138 EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 IntPatÜG nicht vor.

II. Die Berufung bleibt ohne Erfolg, soweit die Beklagte ihr Schutzrecht mit dem erteilten Patentanspruch verteidigt. Insoweit erübrigt sich eine sachliche Prüfung allerdings nicht schon deshalb, weil sie das Streitpatent vor dem Bundespatentgericht durch die mehrfache Aufnahme des Wortes "nur" inhaltlich beschränkt hat. Nach der ständigen Rechtsprechung des erkennenden Senats ist der Patentinhaber nicht gehindert, nach einer solchen Beschränkung im Verfahren vor dem Bundespatentgericht mit der Berufung wieder zum ursprünglichen Inhalt des Schutzanspruchs zurückzukehren (vgl. BGH, Urt. v. 23.2.1965 - Ia ZR 63/63, GRUR 1965, 480 - Harnstoff).

Mit diesem Inhalt ist die Lehre des Streitpatents jedoch nicht schutzfähig.

1. Ihr Gegenstand ist eine Werkzeugmaschine zum gleichzeitigen Fräsen mehrerer Flächen vom freien Ende eines Werkstücks her. Mit Hilfe solcher Geräte können unter anderem die Zähne von Zahnrädern an ihren äußeren Kanten abgeschrägt werden. Eine solche Abschrägung ist vorteilhaft vor allem dann, wenn die Zähne nicht unter ortsfester Achsstellung des Rades in die Zähne anderer Räder greifen, sondern - wie etwa bei Schaltgetrieben von Kraftfahrzeugen - auch seitlich verschoben werden und dabei in andere Zahnkränze eingebracht werden sollen. Das wird durch eine seitliche dachartige Abschrägung der Zähne erleichtert. Diese können so in trichterartige Erweiterungen der Zahnlücken des anderen Zahnkranzes eingeführt werden. Dieser Vorteil kann jedoch teilweise wieder zunichte gemacht werden, wenn an den Kanten des Zahnes nach der Bearbeitung Grate verbleiben, die dann Erhebungen bilden und dem seitlichen Einschieben in einen anderen Kranz Widerstand entgegensetzen können. Solche Grate können, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, vor allem an der Stelle entstehen, wo das zur Bearbeitung eingesetzte Werkzeug von dem Werkstück abhebt.

An einer nach ihrer einleitenden Schilderung im Stand der Technik aus der deutschen Offenlegungsschrift 1 627 378 bekannten gattungsgemäßen Werkzeugmaschine bemängelt die Streitpatentschrift vor allem, daß sich mit Hilfe der dort vorgesehenen Schlagmesserbearbeitung nicht wirtschaftlich gratfreie Abdachungen an den Stirnflächen von Zähnen zahnradartiger Werkstücke erzielen ließen. Die Fertigung solcher Abdachungen sei zwar aus der deutschen Offenlegungsschrift 1 048 762 bekannt. An deren Lehre sei jedoch zum einen nachteilig, daß die Drehachsenträger getrennt voneinander um eigene Schwenkachsen gelagert seien. Weiter beanstandet die Streitpatentschrift, daß bei Verwendung dieser Werkzeugmaschine angesichts der Arbeitsrichtung der beim Fräsen eingesetzten Schlagmesser zum Zahninneren Grate entstünden, die sich nur schwer entfernen ließen.

2. Das der Erfindung zugrundeliegende technische Problem besteht nach den Angaben der Streitpatentschrift darin, eine gattungsgemäße Werkzeugmaschine in herstellungstechnisch einfacher Weise so auszugestalten, daß durch die Schlagmesserbearbeitung an zahnradartigen Werkstücken gratfreie Abdachungen erzeugt werden.

3. Zur Lösung dieses Problems schlägt sie nach dem erteilten Patentanspruch eine Werkzeugmaschine zum Bearbeiten der Stirnflächen von Zahnradzähnen mit folgenden Merkmalen vor:

1. Die Bearbeitung des Werkstücks (W1, W2) erfolgt durch zwei Fräser (7, 8), die

a) auf je einem Drehachsenträger (7, 8) angeordnet und

b) als Einzahn-Schlagmesser (15) ausgebildet sind.

2. Die Fräser-Drehachsenträger (7, 8) können

a) unabhängig voneinander

b) mit ihren Drehachsen (10, 11) um die gleiche Achse (Y) verschwenkt werden.

3. Die Fräser sind zusätzlich in Drehrichtung ihrer Drehachse (10, 11) zentral auf die Träger-Schwenkachse (Y) zustellbar.

4. Bei der Bearbeitung

a) findet eine axiale Relativbewegung zwischen Werkstück (W1, W2) und Fräser (7, 8) statt,

b) tauchen die Fräser (7, 8) in das Werkstück (W) ein,

c) wird das Werkstück (W) kontinuierlich angetrieben,

d) werden die Fräser (7, 8) angetrieben

aa) im Synchronlauf zueinander und

bb) im konstanten Drehzahlverhältnis zum Werkstückumlauf,

e) sind die Drehrichtungen der Fräser (7, 8)

aa) einander zugekehrt,

bb) liegen in Richtung der Stirnseite (S) des Werkstücks (W1, W2),

f) so, daß

aa) das eine Schlagmesser (15) die auf der einen Seite des Zahns liegende Dachfläche (F)

bb) und das andere Schlagmesser (15) gleichzeitig

cc) die entgegengesetzt stehende Dachfläche (F1) eines anderen Zahns fräst.

4. Eine Lehre dieses Inhalts ist im druckschriftlichen Stand der Technik nicht identisch vorbeschrieben und daher neu im Sinne der Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, 54 EPU. Eine neuheitsschädliche Vorwegnahme findet sich insbesondere nicht in der deutschen Offenlegungsschrift 1 627 378. Wie sich aus den Merkmalen zu 1 und der Merkmalsgruppe 4 ergibt, lehrt das Streitpatent die Bearbeitung nach dem Wälzfräsverfahren, bei dem - wie der gerichtliche Sachverständige ausgeführt hat - Werkzeug und Werkstück aufeinander abgestimmte Bewegungen ausführen, indem das Werkstück vor den drehenden Fräsköpfen um seine Achse rotiert. Eine dafür geeignete Vorrichtung mit sämtlichen Merkmalen des Streitpatents konnte ein Fachmann durchschnittlichen Könnens der Entgegenhaltung nicht entnehmen.

Durchschnittsfachmann ist hier nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, denen der Senat folgt, ein an einer Hochschule oder Fachhochschule ausgebildeter Diplom-Ingenieur mit einer in mehrjähriger praktischer Tätigkeit erworbenen Berufserfahrung an einschlägigen Werkzeugmaschinen, der sich durch seine Bereitschaft zur Weiterbildung anhand der Literatur und zum Austausch praktischer Erfahrungen außerhalb auch des eigenen Unternehmens auszeichnet.

Ein solcher Fachmann fand für den durch das Streitpatent gelehrten gleichzeitigen Betrieb von zwei Fräsern an einem rotierenden Werkstück in der Entgegenhaltung allenfalls widersprüchliche Ausführungen, die eine identische Vorwegnahme ausschließen. Zwar soll mit diesem Gerät neben anderen auch das Wälzfräsverfahren ausgeführt werden. Wie der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats bestätigt hat, ist Gegenstand der Offenlegungsschrift unter anderem eine gattungsgemäße Werkzeugmaschine zur Ausführung verschiedener Fräsverfahren an den Stirnkanten unter anderem von Zahnrädern, die auch das Wälzfräsverfahren einschließt. Auch wird in ihr die Verwendung von zwei Fräsköpfen gelehrt, wie insbesondere Fig. 2, wo diese unter den Bezugszeichen 75 und 76 dargestellt sind, und die zugehörige Beschreibung ergeben. Hinreichend deutliche Hinweise darauf, daß diese auch beim Wälzfräsverfahren gleichzeitig eingesetzt werden sollen, ergeben sich aus der Druckschrift hingegen nicht. Der bei der Behandlung des Wälzfräsverfahrens auf S. 6 der Beschreibung im Zusammenhang mit der Bestückung der Frässpindeln für letztere verwendeten Mehrzahl bedurfte es sprachlich schon deshalb, weil an dieser Stelle mehrere unterschiedliche Frässpindeln besprochen werden, nämlich zum einen die in den nebeneinander angeordneten zwei Fräsköpfen, zum anderen eine lotrecht zu diesen beiden stehende mit dem Bezugszeichen 66, auf deren Einsatz bei dem Wälzfräsverfahren bevorzugt zurückgegriffen werden soll.

Demgegenüber spricht aus der Sicht des nacharbeitenden Fachmanns der Umstand, daß auf S. 14 der Druckschrift bei der Behandlung des Wälzfräsverfahrens die Bestückung nur einer Spindel beschrieben wird, eher gegen einen gleichzeitigen Einsatz mehrerer Fräsköpfe, zumal die Schrift sonst bei der Behandlung anderer Fräsverfahren exakte Angaben über die Bestückung beider Köpfe enthält, wie etwa die Darstellung auf S. 12 im 1. Abs. erkennen läßt. Da die Schrift somit schon für sich hinreichend klare, zur Lehre des Streitpatents führende Hinweise nicht enthält, bedarf es keines Eingehens auf die zwischen den Parteien umstrittene Frage, ob insoweit eine technische Fehlvorstellung die Fachwelt beherrschte, daß beim Wälzfräsverfahren ohnehin nur ein Fräskopf eingesetzt werden konnte.

5. In der erteilten Fassung ist der Gegenstand des Streitpatents jedoch nicht schutzfähig, da er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 2 § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 52 Abs. 1 EPÜ; §§ 22, 21 Abs. 1, 1 Abs. 1 PatG 1981).

a) In die Prüfung der Patentfähigkeit ist, wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgeführt hat, ohne Einschränkung der gesamte vorliegende Stand der Technik einzubeziehen, d.h. auch die Entgegenhaltungen, die wie die deutsche Auslegeschrift 1 048 768 und die deutsche Offenlegungsschrift 1 627 378 bereits Gegenstand der Prüfung im Einspruchsverfahren und im Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt gewesen sind. Daß im Nichtigkeitsverfahren der gesamte Streitstoff Berücksichtigung finden muß, ist notwendige Folge der Funktion dieses Verfahrens und seines Verhältnisses zum Einspruchsverfahren. Die dort ergangenen Entscheidungen stellen zwar sachverständige Stellungnahmen von erheblichem Gewicht dar, die im Rahmen der Tatsachenfeststellung und Beweiswürdigung zu beachten sind; weitergehende rechtliche Wirkungen können ihnen jedoch nicht zuerkannt werden (vgl. dazu auch - teilweise anders - Brinkhof, GRUR 1993, 177, 183, sowie die durch das Bundespatentgericht zitierten Literaturstellen).

Das Einspruchsverfahren nach Art. 99 EPÜ dient - ebenso wie das ihm entsprechende Verfahren des nationalen Rechts (§ 59 f. PatG) - der nachträglichen Überprüfung der Schutzfähigkeit eines zunächst erteilten Patents. Schutzrechtsinhaber und Einsprechender sind zwar an diesem Verfahren beteiligt, nicht jedoch im Sinne einer Parteistellung. Für das nationale Recht folgt dies schon daraus, daß das Einspruchsverfahren auch nach der Rücknahme des Einspruchs von Amts wegen fortgesetzt werden kann (§ 61 Abs. 1 PatG). Für das europäische Patentrecht enthält Regel 60 der Ausführungsanordnung zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 (mit späteren Änderungen) eine vergleichbare Bestimmung. Schon diese Art der Beteiligung schließt aus, daß die dort getroffenen Entscheidungen eine präkludierende oder präjudizielle Rechtskraft für ein etwaiges Nichtigkeitsverfahren gewinnen können.

Das anschließende Beschwerdeverfahren ist zwar nicht auf die bloße Rechtskontrolle der zuvor getroffenen Entscheidung beschränkt (vgl. für das parallele nationale Recht BGH, Beschl. v. 10.1.1995 - X ZB 11/92 - Aluminium-Trihydroxid, zur Veröffentlichung bestimmt). Mit ihm wird vielmehr eine weitere Tatsacheninstanz eröffnet (vgl. BGH, Beschl. v. 29.4.1969 - X ZB 14/67, GRUR 1969, 562, 563 [BGH 29.04.1969 - X ZB 14/67] - Appreturmittel). Auch insoweit ist jedoch nicht zu erkennen, daß die in jenem Verfahren ergangene Entscheidung mit einer Rechtskraftwirkung ausgestattet sein soll, die präjudiziell die erneute Befassung mit dort geprüften Entgegenhaltungen im Nichtigkeitsverfahren ausschließen könnte. Eine solche Folge wäre - unabhängig von der rechtlichen Einordnung der Beschwerdeentscheidungen des europäischen Patentamts - mit der Struktur der Nichtigkeitsklage im nationalen Recht und den sie beherrschenden Grundsätzen nicht zu vereinbaren. Diese sind nach Art. 138 Abs. 1 EPÜ maßgebend, da das Europäische Patentrecht das Nichtigkeitsverfahren den nationalen Gerichten und dem für sie geltenden Verfahrensrecht unterwirft. Danach ist die Nichtigkeitsklage - wie bei einem entsprechenden nationalen Patent - als Popularklage ausgestattet, innerhalb derer das Gericht den Sachverhalt grundsätzlich von Amts wegen zu erforschen und in eine umfassende Prüfung der Schutzfähigkeit einzutreten hat. Der Funktion und Struktur nach ist es dazu bestimmt, dem Interesse der Allgemeinheit daran zum Durchbruch zu verhelfen, daß solche Rechte aus der Rolle entfernt werden, die - weil nicht schutzfähig - zu Unrecht erteilt wurden.

Diese Funktion schließt es - wie bei nationalen Patenten - aus, einen Stand der Technik von der Prüfung im Nichtigkeitsverfahren auszunehmen oder nur eingeschränkt zu berücksichtigen, der bereits Gegenstand einer Beurteilung im Erteilungs- und Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt gewesen ist. Da das Europäische Patentübereinkommen in Art. 138 die nachträgliche Vernichtung eines erteilten europäischen Patents den nationalen Institutionen der Vertragsstaaten jeweils für ihr Hoheitsgebiet überträgt und das für sie geltende Recht für maßgeblich erklärt, hätte es einer ausdrücklichen Regelung bedurft, wenn diese nicht näher ausgestaltete Befugnis der nationalen Gerichte durch eine im Erteilungs- oder Einspruchsverfahren ergangene Beschwerdeentscheidung hätte beschränkt werden sollen. Eine solche enthalten weder das Europäische Patentübereinkommen noch dessen Transformation in das nationale Recht durch das Gesetz über Internationale Patentübereinkommen. Beide beziehen in die Prüfung des europäischen Patents im Nichtigkeitsverfahren vielmehr ausdrücklich und uneingeschränkt auch die Frage der Patentfähigkeit nach den Art. 52 f. EPÜ ein.

b) Für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist mithin auszugehen von der prioritätsälteren und vorveröffentlichten deutschen Auslegeschrift 1 048 762, die - wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat - den am nächsten kommenden Stand der Technik bildet. Dieser Druckschrift konnte der oben beschriebene Fachmann eine Werkzeugmaschine entnehmen, die der spanabhebenden Bearbeitung von Stirnkanten an Zahnrädern und anderen Werkstücken mit achsparallelen Zähnen dient und damit den gleichen Gegenstand wie das Streitpatent betrifft.

Bei dieser können zur Bearbeitung der Stirnkanten neben anderen Werkzeugen auch rotierende mit einer Kante eingesetzt werden (Sp. 2 Z. 45), deren Form der zu erzeugenden Abschrägung entspricht. Als dafür geeignete Werkzeuge bezeichnet die Druckschrift unter anderem Fräser, wobei - wie sich aus Fig. 1 und der Beschreibung (Sp. 3 Z. 27 f.; Sp. 4 Z. 1 f.) ableiten läßt - vorzugsweise zwei eingesetzt werden sollen (Merkmal 1).

Die Bearbeitungswerkzeuge erkennt der Fachmann nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, denen der Senat folgt, nach den Abbildungen 1-3 und deren Erläuterung ohne weiteres als Einzahn-Schlagmesser im Sinne des Merkmals 1b. Diese sind jeweils an einem Halter befestigt (Sp. 4 Z. 2 u. 3), der sich am Ende einer Werkzeugspindel befindet, die mit dem Fräswerkzeug rotiert (Sp. 5 Z. 48). Der - insbesondere durch die Abbildung 4 - erläuterten Beschreibung kann der Fachmann weiter entnehmen, daß über diese Werkzeugspindeln die beiden Fräser unabhängig voneinander gelagert sind. Nach Sp. 4 Z. 54 sind zwei Werkzeugspindeleinheiten vorgesehen, die die Werkzeugspindel aufnehmen (Merkmal 1a).

Drehachse der Fräser ist die Werkzeugspindel, die sich mit dieser Einheit dreht und angetrieben wird. Die Werkzeugspindeleinheiten sind jeweils auf einem Schlitten drehbar angeordnet, können also unabhängig voneinander verschwenkt werden (Merkmal 2a).

Infolge ihrer Befestigung auf einem längsverschiebbaren Schlitten (Sp. 4 Z. 70 übergehend Sp. 5 Z. 1 f.) können die Werkzeugspindeln auf das Werkzeug zugeschoben bzw. von diesem wegbewegt werden und sind daher insoweit auf die Drehachse des Werkstücks zustellbar (Merkmal 3). Darüber hinaus hat der gerichtliche Sachverständige bei seiner Anhörung zur Überzeugung des erkennenden Senats dargelegt, daß die in Merkmal 3 angesprochene Zustellbarkeit aus der Sicht des nacharbeitenden Fachmanns lediglich die notwendige Einstellung der Werkzeuge in Bezug auf das Werkstück beschreibt, die bei dieser Entgegenhaltung im Ergebnis in gleicher Weise wie nach der Lehre des Streitpatents durch die in Sp. 4 Z. 52 f. näher erläuterte Kombination der nicht ortsfesten Lagerung der Drehachse des Werkstücks und die drehbare Anordnung der Werkzeugspindel auf mehrfach auch gegeneinander beweglichen Schlitten erreicht werde. Damit findet sich in der Druckschrift insoweit eine Offenbarung des gesamten Merkmals 3 nach der Streitpatentschrift.

Nach den nachvollziehbaren und überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen ist dem Fachmann schon aufgrund seines allgemeinen Fachwissens bekannt, daß im Verlauf der Bearbeitung Werkstück oder Werkzeug nachgeführt werden müssen. Anderenfalls entsteht nach wenigen Arbeitsschritten zwischen beiden eine Lücke mit der Folge, daß weitere Schnitte nicht ausgeführt werden. Auch unabhängig von den primär auf einen anderen technischen Effekt bezogenen Ausführungen der Druckschrift erkennt der Fachmann daher, daß bei der Bearbeitung eine axiale Relativbewegung zwischen Werkzeug und Werkstück stattfinden muß, die hier durch eine Nachführung des Werkstücks erreicht wird (vgl. auch Sp. 4 Z. 32) (Merkmal 4a).

Bei der Bearbeitung werden die Fräser jeweils zwischen den Zähnen eingeführt, um anschließend den Schneidvorgang auszuführen (Sp. 4 Z. 15 f. u. Fig. 1-3). Damit tauchen sie aus der Sicht des nacharbeitenden Fachmanns zu Beginn des Arbeitsvorgangs in das Werkstück ein (Merkmal 4b).

Aus der Beschreibung ergibt sich für den Fachmann weiter, daß das Werkstück ebenso wie die Fräser permanent rotiert, was einen kontinuierlichen Antrieb beider, insbesondere auch des Werkstücks voraussetzt (Merkmal 4c). Diese Bewegung wird näher erläutert in Sp. 3 Z. 35 f., wo auch der Antrieb des Werkstücks angesprochen wird, und in Sp. 4 Z. 14, wo die zeichnerische Darstellung des stillstehenden Werkstücks als den tatsächlichen Verhältnissen widersprechend bezeichnet ist.

Wie sich aus Sp. 3 Z. 35-41 ergibt, werden die Fräser bei dieser Bewegung in einem Synchronlauf zueinander (Merkmal 4d aa) und in einem festen Drehzahlverhältnis zum Umlauf des Werkstücks (Merkmal 4d bb) angetrieben. Nur so läßt sich, wie der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens unschwer erkennt, eine vorhersehbare Relativbewegung zwischen Werkstück und Werkzeug und damit eine gezielte Bearbeitung erreichen. Ohne eine solche Abstimmung hinge das Zusammentreffen beider und damit Art und Umfang des Schnitts vom Zufall ab; gewollte und zielgerichtete Schritte wären so nicht zu erzielen.

Während des Fräsvorgangs arbeiten die Fräser nach Sp. 4 Z. 2 f. gegenläufig. Ihre Drehrichtungen sind mithin, wie durch Fig. 1-3 bestätigt wird, einander zugekehrt (Merkmal 4e aa). Dabei läßt sich die Vorrichtung nach diesem Stand der Technik, wie der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats ausgeführt hat, auch so einstellen, daß die Fräser und ihre Drehrichtung in Richtung der Stirnseite des Werkstücks liegen (Merkmal 4e bb). Auf diese müssen sie grundsätzlich schon deshalb ausgerichtet sein, weil dort die zu bearbeitenden Flächen liegen. Vorgaben zur genaueren Positionierung der Fräser im Verhältnis zur Stirnfläche enthält auch die Streitpatentschrift mit dem ursprünglich erteilten Schutzanspruch nicht, sondern läßt insoweit etwa auch eine Teilausrichtung zu.

Jedes Messer berührt während des Arbeitsvorgangs zunächst jede abzuschrägende Zahnkante einmal, wobei - wie insbesondere Fig. 2 und 3 und die zugehörige Beschreibung bestätigen - ein Schnitt aus der Zahnlücke heraus und der anschließende in diese hinein ausgeführt werden, so daß jedes Fräsmesser eine Art schleifen- und wellenförmige Bewegung über mehrere Zähne hinweg ausführt. Dabei bearbeitet nach der Beschreibung (Sp. 4 Z. 30 f.), die durch die Abbildungen 1-3 bestätigt wird, das eine Schlagmesser die auf der einen Seite des Zahns liegende Dachfläche (Merkmal 4f aa), während gleichzeitig (Merkmal 4f bb) das andere die entgegengesetzt stehende Dachfläche eines anderen Zahns fräst (Merkmal 4f cc).

c) Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich der erteilte Patentanspruch mithin nur dadurch, daß er eine Schwenkung der Fräser-Drehachsenträger um eine gemeinsame Drehachse vorsieht (Merkmal 2b), wobei diese Drehachse mit der Rotationsachse des Werkstücks identisch ist. Insoweit bestand für den um eine Verbesserung des Standes der Technik bemühten Fachmann hinreichender Anlaß für die Suche nach alternativen Lösungsmitteln schon angesichts der Nachteile, die mit der abweichenden Einstellmöglichkeit nach dem Stand der Technik verbunden waren, bei dem nicht eine gemeinsame Drehachse vorhanden ist, sondern die Werkzeugspindeln jeweils um eine eigene, von der Rotationsachse des Werkstücks verschiedene Achse geschwenkt werden können. Das bot zwar vielfältige Einstellmöglichkeiten, machte jedoch andererseits ein vergleichsweise kompliziertes Anpassen auf verschiedenen Einstellebenen erforderlich. Eine denkbare Alternative konnte er der bereits oben erörterten und ebenfalls eine gattungsgemäße Werkzeugmaschine betreffenden deutschen Offenlegungsschrift 1 627 378 entnehmen, bei der zwei Fräsköpfe in einer halbkreisförmigen Ausnehmung so gelagert sind, daß sie um eine gemeinsame Achse verschwenkt werden können.

Dem sachverständig besetzten Bundespatentgericht ist darin beizupflichten, daß sich dem Fachmann die Übernahme dieser Lösung schon angesichts ihrer offenkundigen Vorteile für die Einstellung der Fräser aufdrängen mußte. Da gemeinsame Drehachse und Rotationsachse des Werkstücks unverändert bleiben, müssen nur die Fräser selbst eingestellt werden. Das kann für jeden Kopf getrennt geschehen. Weil die Lage des Werkstücks bei der Einstellung nicht verändert wird, bedarf es insoweit einer Nachjustierung nicht. Zugleich wird damit auch die in Merkmal 3 angesprochene Zustellung erleichtert. Da das Fräswerkzeug bei einer Schwenkbewegung des Drehachsenträgers nicht - wie nach dem Stand der Technik - um eine vom Werkstück entfernt angeordnete Drehachse bewegt wird, führt eine Schwenkung nicht dazu, daß die Spitze des Werkstücks auf einer halbkreisförmigen Bahn vom Werkstück wegwandert. Infolge der Übereinstimmung der Drehachse mit der Rotationsachse des Werkstücks bleibt seine relative Stellung insoweit vielmehr weiter erhalten. Eine Zustellung kann sich auf die Einstellung der Entfernung und des Winkels zum Werkstück zu beschränken. Dem steht als Nachteil lediglich der Verzicht auf weitere Einstellmöglichkeiten gegenüber, der jedoch nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen um so leichter fallen mußte, als diese nicht zwingend erforderlich waren. Damit war eine Übernahme dieser Konstruktion zur Verbesserung der Maschine nach dem Stand der Technik für den nacharbeitenden Fachmann nahegelegt, so daß die Lehre des erteilten Anspruchs nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend angesehen werden kann.

III. Das gleiche gilt für die mit dem ersten Hilfsantrag verteidigte Anspruchsfassung.

1. Die für diesen vorgenommenen Änderungen beschränken sich auf die mehrfache Einfügung des Wortes "nur" im Kennzeichnungsteil des Anspruchs. Sie betreffen allein die Merkmale 4e und f, die damit folgenden Inhalt erhalten.

4. Bei der Bearbeitung ...

e) sind die Drehrichtungen der Fräser (7, 8)

aa) einander zugekehrt,

bb) liegen stets nur in Richtung der Stirnseite (S) des Werkstücks (W1, W2),

f) so, daß

aa) das eine Schlagmesser (15) nur die auf der einen Seite des Zahns liegende Dachfläche (F)

bb) und das andere Schlagmesser (15) gleichzeitig

cc) nur die entgegengesetzt stehende Dachfläche (F1) eines anderen Zahns fräst.

2. Die insoweit vorgenommenen Änderungen sind zulässig. Nach der ständigen Rechtsprechung des erkennenden Senats kann der Patentinhaber sein Schutzrecht im Nichtigkeitsverfahren beschränken (vgl. BGHZ 21, 8, 16 - Spritzgußmaschine; BGH, Urt. v. 23.2.1965 - Ia ZR 63/63, GRUR 1965, 480 - Harnstoff; Urt. v. 31.10.1967 - Ia ZR 80/64, Liedl 1967, 1968, 253, 261 - Mehrkammerfilterpresse; Urt. v. 17.9.1987 - X ZR 56/86, GRUR 1988, 287 - Abschlußblende; s.a. BGH, Beschl. v. 23.1.1990 - X ZB 9/89, GRUR 1990, 432 - Spleißkammer - für das Einspruchsverfahren), sofern sich die Änderung im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung hält, insbesondere also weder der Schutzbereich erweitert noch die unter Schutz gestellte Lehre durch eine andere ersetzt wird (BGHZ 110, 82 - Spreizdübel; BGHZ 66, 17, 19 - Alkylendiamine).

Eine Vorrichtung mit den Merkmalen nach dem ersten Hilfsantrag ergab sich für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt ebenfalls aus den Anmeldeunterlagen. Nach diesen war, wie sich insbesondere aus der wiedergegebenen Aufgabenstellung ergibt, vordringliches Ziel der unter Schutz gestellten Lehre die Vermeidung der für die Qualität des hergestellten Produkts abträglichen Grate, die beim Abheben des Werkzeugs vom Werkstück entstehen. Dabei schildert die Streitpatentschrift es vor allen Dingen als nachteilig, wenn diese im Zwischenraum zwischen den Zähnen verbleiben, wo sie nur schwer entfernt werden können (Sp. 1 Z. 47 f.). Da sich dies nach der Lehre des Streitpatents durch einen Schnitt aus dem Zahninneren heraus vermeiden läßt, der bei dem einzigen Ausführungsbeispiel als einzige Möglichkeit dargestellt wird, konnte der Fachmann bereits den ursprünglichen Anmeldeunterlagen die mit diesem verbundenen besonderen Vorteile entnehmen. Ein solcher Schnitt wurde, wie ihn die nach der Patentschrift bevorzugte Ausführungsform lehrte, durch eine Anordnung erleichtert, bei der die Drehrichtungen der Fräser und diese selbst nur in Richtung der Stirnseite des Werkzeugs liegen, da sich so, wie der gerichtliche Sachverständige bestätigt hat, eine Führung nur über einen Zahn leicht erzielen ließ.

3. Eine Werkzeugmaschine mit diesen Merkmalen ist dem Fachmann jedoch in gleicher Weise wie die nach dem erteilten Anspruch durch den Stand der Technik nahegelegt. Nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen, denen der Senat folgt, konnte bereits die Werkzeugmaschine nach der deutschen Auslegeschrift 1 048 762 so betrieben werden, daß jedes Fräswerkzeug nur einen Schnitt von innen nach außen ausführte. Das ist in der Druckschrift ausdrücklich zwar lediglich für den letzten Schnitt vorgesehen, mit dem so eine Gratbildung im Inneren vermieden werden soll. Ob das Messer einen oder zwei Zähne schneidet, hängt, wie der Fachmann nach den überzeugenden Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen unschwer erkennt, bei der durch diese Entgegenhaltung in erster Linie vorgeschlagenen Bewegung von Fräser und Werkstück indessen allein von der relativen Ausrichtung zwischen Werkstück und Werkzeug ab. Bei der Maschine nach dem Stand der Technik wird dies, wie der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats dargelegt hat, dadurch erreicht, daß das Fräswerkzeug gegenüber dem Werkstück leicht versetzt ist, so daß der von innen ausgeführte Schnitt stärker ausfällt als der von außen. Das hat, wird der Vortrieb verringert oder unterbleibt er ganz, zur Folge, daß nur der Schnitt von innen das Werkstück erreicht, während bei der Bewegung von außen das Werkzeug zwischen den Zähnen durchtaucht, ohne diese zu berühren. Von daher leuchtet ohne weiteres ein, wenn der gerichtliche Sachverständige meint, daß sich die Maschine nach dem Stand der Technik insbesondere durch eine entsprechende Gestaltung des Vortriebs auch so einrichten lasse, daß allein ein Schnitt von innen nach außen ausgeführt wird.

Da der mit dem ersten Hilfsantrag verteidigte Gegenstand des Streitpatents über diese Einfügungen hinaus einen weitergehenden erfinderischen Gehalt als der mit dem Hauptantrag verteidigte erteilte Anspruch nicht besitzt, erweist er sich mithin in gleicher Weise wie dieser als nicht schutzfähig.

IV. Demgegenüber hat der Senat aufgrund des beiderseitigen Sachvortrags der Parteien, des schriftlichen Gutachtens des gerichtlichen Sachverständigen und des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung nicht die Überzeugung gewinnen können, daß der Fachmann durchschnittlichen Könnens auch unter Berücksichtigung seiner hohen Qualifikation eine Werkzeugmaschine mit den Merkmalen des Streitpatents nach dem zweiten Hilfsantrag ohne erfinderische Tätigkeit im Stand der Technik auffinden konnte. Soweit der gerichtliche Sachverständige die Erfindungshöhe auch insoweit verneint, hat das den Senat nicht überzeugen können. Die verbleibenden Zweifel gehen zu Lasten der Klägerin, die die Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen fehlender Patentfähigkeit trifft.

1. Die mit diesem Antrag verbundenen Änderungen des Schutzanspruchs betreffen die Merkmale 1, 3 und 4. Gegenstand seiner Lehre ist danach eine Werkzeugmaschine zum Bearbeiten von Stirnflächen von Zahnrädern mit folgenden Merkmalen:

1. Die Bearbeitung des Werkstücks (W1, W2) erfolgt durch zwei Fräser (7, 8), die

a) auf je einem Drehachsenträger (7, 8) angeordnet und

b) als Einzahn-Schlagmesser (15) ausgebildet sind sowie

c) die stirnseitig arbeiten.

2. Die Fräser-Drehachsenträger (7, 8) können

a) unabhängig voneinander

b) mit ihren Drehachsen (10, 11) um die gleiche Achse (Y) geschwenkt werden.

3. Die Fräser sind zusätzlich in Längsrichtung ihrer Drehachse (10, 11) zentral auf die Träger-Schwenkachse (Y) zustellbar,

a) und zwar jeder für sich.

4. Bei der Bearbeitung

a) findet eine axiale Relativbewegung zwischen Werkstück (W1, W2) und Fräser (7, 8) statt,

b) tauchen die Fräser (7, 8) in das Werkstück (W) ein,

c) wird das Werkstück (W) kontinuierlich angetrieben,

d) werden die Fräser (7, 8) angetrieben

aa) im Synchronlauf zueinander und

bb) im konstanten Drehverhältnis zum Werkstückumlauf,

e) sind die Drehrichtungen der Fräser (7, 8)

aa) einander zugekehrt,

bb) liegen stets nur in Richtung der Stirnseite (S) des Werkstücks (W1, W2),

f) so, daß

aa) das eine Schlagmesser (15) nur die auf der einen Seite des Zahns liegende Dachfläche (F)

bb) und das andere Schlagmesser (15) gleichzeitig

cc) nur die entgegengesetzt stehende Dachfläche (F1) eines anderen Zahns fräst,

dd) wobei die Schlagmesser bei jedem Umlauf jeweils nur einen einzigen Zahn überfahren.

Bei dieser Darstellung sind die Änderungen gegenüber dem erteilten Anspruch durch Unterstreichung hervorgehoben.

2. Die durch die Aufnahme der Merkmale 1c, 3a und 4f dd und die mehrfache Einfügung des Wortes "nur" in den erteilten Patentanspruch bewirkte Beschränkung des Schutzanspruchs ist ebenfalls zulässig. Hinsichtlich des Wortes "nur" gilt dabei das zu dem ersten Hilfsantrag Gesagte; insoweit greift der zweite lediglich dessen Formulierung auf. Entgegen der Auffassung der Klägerin sind auch die weiteren Merkmale in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen einem fachkundigen Leser mit durchschnittlichen Kenntnissen hinreichend offenbart.

Die Vorrichtung nach dem Streitpatent ist auf eine stirnseitige Bearbeitung der Dachkanten ausgelegt, wie die das einzige Ausführungsbeispiel betreffenden Fig. 5 und 6 ergeben. Insoweit hat der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des Senats dargelegt, diesen Abbildungen entnehme der Fachmann jeweils einen Stirnfräser, der dadurch gekennzeichnet ist, daß die Fräskante senkrecht zur Drehachse verläuft, wenn auch Fräserformen mit leicht geneigten Kanten einbezogen werden müßten und der Übergang zum Fingerfräser eher fließend sei. Geschnitten werde bei dem in den Abbildungen wiedergegebenen Messer durch die kurze, senkrecht zur Drehachse stehende Kante. Daß dieser Art des Fräsens nach der Lehre des Streitpatents besondere Bedeutung beigemessen wurde, konnte der Fachmann den Angaben zur Ausrichtung der Fräswerkzeuge (Merkmal 4e bb) entnehmen. Diese machte, auch wenn - wie das Beispiel der Auslegeschrift 1 048 762 zeigt - eine solche Ausrichtung auch bei den gattungsgemäßen Vorrichtungen zu erreichen war, deutlich, daß hier bevorzugt ein Lauf über die Stirnkanten der zu bearbeitenden Zähne angestrebt wird, für den sich die Verwendung eines Stirnfräsers anbietet.

Daß jeder der Fräsachsenträger für sich, d.h. unabhängig von dem anderen auf seiner Drehachse in Längsrichtung auf die gemeinsame Schwenkachse verstellt werden kann (Merkmal 3a), ergibt sich für den fachkundigen Leser der Streitpatentschrif