Bundesgerichtshof
Urt. v. 24.09.1991, Az.: X ZR 37/90
„Beheizbarer Atemluftschlauch“

Die Revision hat keinen Erfolg.

I.

Das Berufungsgericht sieht den Gegenstand des Klagepatents in folgenden Merkmalen einer Vorrichtung zur Erzeugung eines Aerosols:

1.Sie hat einen flexiblen spiralförmigen Atemluftschlauch,

2.über den das von einer Verneblerkammer erzeugte Aerosol zum Patienten geführt ist.

3.Zum Aufheizen des erzeugten Aerosols ist im Atemluftschlauch mindestens ein Heizdraht angeordnet.

4.Der oder die Heizdrähte sind in den Spiralen des Atemluftschlauches angeordnet oder bilden diese.

5.Zur Anzeige einer Abweichung der am Ausgang des Atemluftschlauches gemessenen Temperatur des abströmenden Aerosols von einer festgelegten Temperatur ist ein akustischer und/oder optischer Signalgeber angeordnet.

Die Revision erhebt hiergegen keine Rüge. Ein Rechtsfehler ist nicht ersichtlich.

II.

1. Der angegriffene Schlauch macht nach der Auffassung des Berufungsgerichts auch dann keinen Gebrauch vom Gegenstand des Klagepatents, wenn zugunsten des Klägers unterstellt wird, daß er die Merkmale 1 bis 4 des Klagepatents verwirklicht. Denn der ihm ersatzlos fehlende Signalgeber gemäß dem Merkmal 5 des Klagepatents sei für die geschützte Vorrichtung nicht etwa von völlig untergeordneter Bedeutung. Dieses Merkmal diene nämlich als einziges zur Lösung des in der Klagepatentschrift als gegenüber dem ersten Teil nicht weniger wichtig dargestellten zweiten Teils der Aufgabe der geschützten Erfindung, Abweichungen des Aerosols von einer vorgewählten Temperatur sofort erkennbar zu machen. Der Kläger selbst habe das Merkmal für wesentlich gehalten, da er es im Laufe des Erteilungsverfahrens von sich aus aus einem Unteranspruch in den Hauptanspruch aufgenommen habe.

Ferner sei es fraglich, ob bei einem Patent, bei dem der Inhalt der Patentansprüche die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung seines Schutzbereichs sei, eine Patentverletzung überhaupt angenommen werden könne, wenn der angegriffenen Ausführungsform ein Anspruchsmerkmal ersatzlos fehle. Eine Verletzung des Klagepatents durch die Herstellung und den Vertrieb von Schläuchen, die nur die Merkmale 1 bis 4 des Klagepatents aufwiesen, scheide im übrigen auch deshalb aus, weil ein Gegenstand mit nur diesen Merkmalen jedenfalls nicht schutzfähig wäre, da er sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik am Prioritätstage des Klagepatents ergeben habe.

2. Die Revision wendet sich gegen diese Beurteilung ohne Erfolg.

a) Eine unmittelbare Patentverletzung (Art. 64 Abs. 1 und 3, 69 Abs. 1 EPÜ, § 9 Satz 2 Nr. 1, 139 PatG) scheidet im Streitfall unabhängig davon aus, ob, wie der Senat bislang noch nicht entschieden hat, unter der Geltung des Art. 69 Abs. 1 EPÜ (und ebenso des § 14 PatG) ein patentrechtlicher Teilschutz überhaupt anzuerkennen ist, wie weit dieser gegebenenfalls reicht und ob die Teilkombination als solche patentfähig sein muß. Es wäre mit dem im Protokoll über die Auslegung des Art. 69 Abs. 1 EPÜ ausdrücklich angesprochenen Gebot der Rechtssicherheit unvereinbar, den Schutz eines Patents auf einen Gegenstand zu erstrecken, dem ein Merkmal fehlt, dessen besondere Bedeutung in der Patentschrift hervorgehoben ist.

Wie das Berufungsgericht festgestellt hat, dient der bei dem angegriffenen Schlauch ersatzlos fehlende Signalgeber als einziges Merkmal zur Lösung des in der Klagepatentschrift als gegenüber dem ersten Teil nicht weniger wichtig dargestellten zweiten Teils der Aufgabe der geschützten Erfindung, Abweichungen des Aerosols von einer vorgewählten Temperatur sofort erkennbar zu machen.

Ohne Erfolg hält die Revision dem entgegen, der Fachmann erkenne aus dem Sinngehalt des Patentanspruchs 1 des Klagepatents, daß das ursprünglich in einem Unteranspruch untergebrachte Merkmal 5 nichts beitrage zur Lösung des "eigentlichen Problems der Erfindung das Aerosol im gesamten Atemluftschlauch ohne direkte Berührung mit den zur Erwärmung dienenden Heizdrähten gleichmäßig zu erwärmen, sondern lediglich eine zusätzliche Maßnahme im Sinne einer vorteilhaften Ausgestaltung der bereits durch die Vorrichtung mit den Merkmalen 1 bis 4 herbeigeführten Problemlösung darstelle. Es ist aus der Patentschrift nicht zu ersehen, daß das Merkmal 5 zunächst in einem Unteranspruch stand. Aus dem Ablauf des Erteilungsverfahrens sich ergebenden Tatsachen können außerdem schon im Hinblick auf das bereits angesprochene Gebot der Rechtssicherheit bei der Bemessung des Schutzbereichs eines Patents keine Berücksichtigung finden.

Entgegen der Auffassung der Revision läßt der "Sinngehalt des Patentanspruchs 1 des Klagepatents" nicht erkennen daß der Signalgeber gemäß dem Merkmal 5 kein Merkmal einer Kombination aus den Merkmalen 1 bis 5 darstellte, sondern im Sinne einer Aggregation neben der Kombination aus den Merkmalen 1 bis 4 stünde. Im Gegenteil weist der Umstand, daß dieses Merkmal 5 im Hauptanspruch und nicht etwa in einem der nachgeordneten Unteransprüche enthalten ist, darauf hin, daß das Schutzbegehren auf die Kombination sämtlicher fünf Merkmale gerichtet ist. Anhaltspunkte für das Gegenteil ergeben sich auch nicht aus der gemäß Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPÜ ergänzend zur Auslegung zu berücksichtigenden Patentbeschreibung.

b) Das Oberlandesgericht hat der Klage zu Recht auch nicht unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der mittelbaren Patentverletzung (Art. 64 Abs. 1 und 3 EPÜ i.V.m. § 10 Abs. 1 PatG) stattgegeben.

aa) Der in § 10 PatG normierte Gefährdungstatbestand der mittelbaren Patentverletzung bezweckt, die unberechtigte Benutzung der geschützten Erfindung bereits im Vorfeld zu verhindern. Er verbietet deshalb schon das Anbieten und das Liefern von Mitteln, die den Belieferten in den Stand setzen, die geschützte Erfindung unberechtigt zu benutzen. Voraussetzung ist jedoch die Gefahr der unberechtigten Benutzung der geschützten Erfindung als solcher, d.h. mit allen ihren Merkmalen. § 10 PatG enthält - wie schon die systematische Stellung der Vorschrift im Gesetz ausweist - keine Erweiterung der Regelung über den Schutzbereich des Patents gemäß § 14 PatG (= Art. 69 Abs. 1 EPÜ). Soweit in § 10 Abs. 1 PatG von der "patentierten Erfindung" die Rede ist handelt es sich um die nach § 14 PatG oder Art. 69 Abs. 1 EPÜ geschützte Erfindung.

bb) Daß der angegriffene Schlauch die danach erforderliche Eignung oder Bestimmung besitzt, hat der Kläger - zumal in dem von der Revision als übergangen gerügten zweitinstanzlichen Vortrag - nicht geltend gemacht. Er hat im Gegenteil vorgebracht, daß die Beklagte sowie andere Mitbewerber "das Klagepatent ohne das Merkmal 5 erfolgreich im Markt unterbringen könnten" (SS v. 11. Dezember 1989 S. 4) und daß im übrigen noch nicht einmal er - der Kläger - selbst bisher von diesem Merkmal Gebrauch gemacht habe.

cc) Ein Verstoß gegen § 551 Nr. 7 ZPO liegt schon deshalb nicht vor, weil sich die Entscheidungsgründe, in denen nicht zwischen unmittelbarer und mittelbarer Patentverletzung unterschieden ist, auf diese beiden rechtlichen Gesichtspunkte beziehen; aus den Entscheidungsgründen ist eindeutig zu erkennen, daß und aus welchen Gründen das Oberlandesgericht jegliche Patentverletzung - sei sie unmittelbar oder mittelbar - verneint hat (vgl. BGHZ 39, 333, 338 [BGH 21.12.1962 - I ZB 27/62] - Warmpressen). Ein Begründungsmangel im Sinne des § 551 Nr. 7 ZPO ist außerdem auch deshalb nicht gegeben, weil der Klagevortrag jedenfalls bezüglich der subjektiven Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 PatG nicht schlüssig war; denn der Kläger hatte nicht vorgetragen, daß die Beklagte wußte oder es zumindest aufgrund der Umstände offensichtlich war, daß die angegriffenen Schläuche geeignet und darüber hinaus von den Kunden der Beklagten dazu bestimmt waren, für die Benutzung der im Patent unter Schutz gestellten Erfindung verwendet zu werden (BGH GRUR 1977, 666, 667 - Einbauleuchten).

Nachdem das Klagepatent allein durch eine Anwendung der Merkmale 1 bis 4 bei einer Aerosolaufheizvorrichtung nicht benutzt wird, scheidet sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Patentverletzung aus, womit sich die Klage als unbegründet erweist.